Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2020 г. N С01-1595/2020 по делу N СИП-579/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о признании недействительным решения Роспатента и восстановлении правовой охраны указанного патента, об обязании Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр изобретений РФ, поскольку суд первой инстанции ошибочно уклонился от проверки позиции Роспатента о несоответствии спорного изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень"; только в результате исследования спорный патент подлежит признанию недействительным полностью

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2020 г. N С01-1595/2020 по делу N СИП-579/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 25 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 декабря 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Liuyang Yihelong Fireworks Group Co. Ltd. (TianJiao, Guandu, Liuyang, Hunan, China, 410340) и общества с ограниченной ответственностью "Русская пиротехника" (ул. Академика Силина, д. 6, г. Сергиев Посад, Московская обл., 141313, ОГРН 1075038009584) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2020 по делу N СИП-579/2019

по заявлению иностранного лица Liuyang Yihelong Fireworks Group Co. Ltd. и общества с ограниченной ответственностью "Русская пиротехника" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.04.2019 об удовлетворении поступившего 21.12.2018 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2627050 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Бевз Сергей Владимирович (Москва).

В судебном заседании приняли участие:

представители иностранного лица Liuyang Yihelong Fireworks Group Co. Ltd. - Ермакова Е.А. (по доверенности от 28.04.2019) и Вербицкая Л.В. (по доверенности от 28.04.2019);

представители общества с ограниченной ответственностью "Русская пиротехника" - Ермакова Е.А. (по доверенности от 26.04.2019) и Вербицкая Л.В. (по доверенности от 26.04.2019);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-269/41);

Бевз Сергей Владимирович (лично), его представители - Маркин Д.Н. (по доверенности от 25.11.2020 N 77 АГ 3136209) и Шеманин Я.А. (по доверенности от 25.11.2020 N 77 АГ 3136209).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Liuyang Yihelong Fireworks Group Co. Ltd. (далее - компания) и общество с ограниченной ответственностью "Русская пиротехника" (далее - общество) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.04.2019 об удовлетворении поступившего 21.12.2018 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2627050 на изобретение "Комбинированный фейерверк, изготовленный путем прессования", а также о восстановлении правовой охраны указанного патента и об обязании Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр изобретений Российской Федерации (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения предмета заявления).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Бевз Сергей Владимирович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2020 заявление компании и общества оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, компания и общество просят отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами.

Бевз С.В. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором также возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

В судебное заседание явились представители компании, общества, Бевз С.В. и его представители.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители компании и общества поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Бевз С.В., его представители и представитель Роспатента возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2627050 на изобретение "Комбинированный фейерверк, изготовленный путем прессования" (индекс Международной патентной классификации - F42B 4/00 (2006/1)) выдан по заявке N 2014127635 от 07.07.2014, поданной с целью перехода на национальную фазу международной заявки N PCT/CN 2013/072439, опубликованной за номером WO 2014/071713, датой подачи которой является 12.03.2013, с приоритетом от 12.11.2012, определенным по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция), на имя компании со следующей формулой:

"1. Комбинированный фейерверк, изготовленный методом прессования и содержащий ряд параллельных цилиндрических полостей, равномерно распределенных в основном корпусе, при этом верхние отверстия цилиндрических полостей открыты, а нижние отверстия цилиндрических полостей заделаны, пиротехнические составы, предназначенные для запуска фейерверка, и элементы, предназначенные для создания эффекта, размещаются в цилиндрических полостях, в заделанных концах цилиндрических полостей имеются каналы, предназначенные для поджигания, проходящие насквозь через дно основного корпуса, и нижние отверстия каналов поджигания расположены в пазу для огнепроводного шнура, при этом отсекающий паз расположен между нижними отверстиями каналов поджигания в пазу для огнепроводного шнура и огнепроводный шнур герметизирован при помощи герметика.

2. Комбинированный фейерверк по п. 1, в котором отсекающий паз расположен на дне внутренней полости паза для огнепроводного шнура.

3. Комбинированный фейерверк по п. 2, в котором ширина отсекающего паза больше ширины паза для огнепроводного шнура.

4. Комбинированный фейерверк по п. 2 или 3, в котором отсекающий паз представляет собой прямоугольное глухое отверстие.

5. Комбинированный фейерверк по п. 1, в котором по периметру дна основного корпуса проходит рама, выполненная в виде выступов, и в этой раме имеется несколько прорезей, предназначенных для вентиляции и снижения давления.

6. Комбинированный фейерверк по п. 1, в котором герметик содержит следующие компоненты в весовых частях: 1-2 части влагонепроницаемого изолирующего вещества и 2-4 части порошка кальция и магния.

7. Комбинированный фейерверк по любому из пп. 1, 2, 3, 5 или 6, в котором в заделанном конце каждой цилиндрической полости имеется канал для поджигания, проходящий насквозь через дно основного корпуса, паз для огнепроводного шнура представляет собой непрерывный паз, выполненный как одно целое, а нижнее отверстие каждого канала для поджигания расположено в выполненном как одно целое пазу, при этом отсекающий паз расположен между нижними отверстиями.

8. Комбинированный фейерверк по п. 7, в котором канал для поджигания представляет собой конусообразный канал, у которого вершина конуса направлена ко дну основного корпуса, а основание конуса обращено в сторону внутреннего дна цилиндрической полости.

9. Комбинированный фейерверк по п. 7, в котором углы непрерывного паза, выполненного как одно целое, представляют собой дуги окружности.

10. Комбинированный фейерверк по любому из пп. 1, 2, 3, 5 или 6, в котором в заделанном конце каждой цилиндрической полости имеется два канала для поджигания, проходящих насквозь через дно основного корпуса, один из которых является каналом для ввода огнепроводного шнура, а другой - каналом для вывода огнепроводного шнура, паз для огнепроводного шнура включает множество отдельных пазов, расположенных с интервалами друг от друга; у всех каналов для поджигания, за исключением канала для ввода огнепроводного шнура, соединенного с поджигаемым огнепроводным шнуром, и канала для вывода огнепроводного шнура, соединенного с резервным поджигаемым огнепроводным шнуром, нижние отверстия канала для ввода огнепроводного шнура в одной цилиндрической полости и канала для вывода огнепроводного шнура в другой соседней цилиндрической полости расположены в одном и том же отдельном пазу; отсекающий паз расположен между этими двумя нижними отверстиями.".

В соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным 31.08.2018 за N РД0263966, обществу было предоставлено право использования спорного изобретения на территории Российской Федерации на условиях исключительной лицензии на срок до 01.01.2022.

В Роспатент 21.12.2018 от Бевза С.В. поступило возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2627050, мотивированное несоответствием изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень", а также наличием в формуле изобретения по названному патенту признаков, отсутствовавших в описании и в формуле на дату подачи заявки.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 22.04.2019 о его удовлетворении и о признании недействительным полностью патента Российской Федерации N 2627050 на изобретение.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил, что патент на спорное изобретение был выдан по заявке, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года (далее - Договор РСТ), в связи с чем датой подачи данной заявки является 12.03.2013 - дата подачи международной заявки N PCT/CN 2013/072439, официальная публикация которой была осуществлена 15.05.2014 на китайском языке.

Текст заявки РСТ полностью соответствует тексту первоначальной заявки Китая, по дате подачи которой был установлен приоритет изобретения по спорному патенту.

В целях перевода текста заявки для проверки доводов возражения административный орган использовал расположенные на интернет-ресурсах bkrs.info, cidian.ru и www.zhonga.ru онлайн-словари.

В отношении довода возражения об отсутствии в первоначальных материалах заявки признака "изготовленный методом прессования" Роспатент отметил, что согласно представленному с возражением переводу заявки РСТ WO 2014/071713 A1 вместо названного признака содержались лишь признаки "отлитый под давлением" и "формованный".

Однако, как установил Роспатент, упомянутый признак на китайском языке выражен иероглифами "", что согласно вышеназванным онлайн-словарям может быть переведено как "формованное прессованием".

На основании изложенного Роспатент не усмотрел оснований для признания признака формулы "изготовленный методом прессования" отсутствующим в описании и в формуле изобретения на дату подачи заявки, на основании которой был выдан спорный патент.

Рассмотрев довод возражения об отсутствии в первоначальных материалах заявки признака "герметик содержит порошок кальция и магния", административный орган отметил абсурдность добавления порошков металлов кальция и магния в герметик, который согласно материалам спорного патента предусмотрен в предложенной конструкции с целью предотвращения распространения пламени, ввиду высокой химической активности и взрывопожароопасности этих порошков.

Роспатент обратил внимание на то, что данный признак выражен в заявке РСТ WO 2014/071713 на китайском языке иероглифами "" и исходя из полученной из онлайн-словарей информации может быть переведен как "карбонат кальция", который является главной составляющей мела и широко используется в качестве наполнителя различных строительных материалов, в том числе герметиков.

Таким образом, Роспатент констатировал, что вместо имеющегося в международной заявке РСТ признака "герметик содержит порошок карбоната кальция" в поданной в Роспатент заявке на русском языке вследствие неправильного перевода содержится признак "герметик содержит порошок кальция и магния".

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о включении в формулу спорного изобретения признака "герметик содержит порошок кальция и магния", который изменяет сущность заявленного изобретения, поскольку отсутствовал на дату подачи заявки РСТ, и, следовательно, о несоответствии спорного патента положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Проанализировав доводы возражения в отношении оценки соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатент отметил отсутствие сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения: формула спорного изобретения включает признак "изготовленный методом прессования", однако не представлены сведения о том, каким образом можно изготовить методом прессования многокомпонентное изделие, включающее (помимо корпуса) пиротехнический состав, огнепроводный шнур и иные компоненты.

В связи с этим административный орган признал изобретение по спорному патенту не соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Проверяя обоснованность довода возражения о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", административный орган признал подлежащими включению в уровень техники для целей оценки соответствия спорного изобретения названному условию представленные с возражением:

патентный документ Китая N 201037748 Y (дата опубликования - 19.03.2008);

патентный документ Китая N 101158565 А (дата опубликования - 09.04.2008);

патентный документ Испании N 1022725 (дата опубликования - 16.05.1993);

патентный документ Китая N 201945251 (дата опубликования - 23.05.1985).

Роспатент проанализировал техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения по спорному патенту, и патентные документы Китая N 101158565 А и N 201945251 и пришел к выводу о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду его известности из уровня техники.

Административный орган также отметил невозможность внесения в формулу изобретения изменений с целью частичного сохранения его правовой охраны, поскольку счел, что возможные (по его мнению) изменения приведут к расширению объема правовой охраны.

Не согласившись с решением Роспатента, компания и общество обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа об абсурдности добавления порошков металлов кальция и магния в герметик, который в предложенной конструкции предусмотрен для предотвращения распространения пламени.

Суд первой инстанции также признал правомерным вывод Роспатента о включении в формулу изобретения по спорному патенту признака, который изменяет сущность заявленного изобретения, ввиду отсутствия в формуле и в описании такого признака на дату подачи заявки.

Таким образом, суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о несоответствии спорного изобретения положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

При этом суд первой инстанции отметил обоснованность отклонения административным органом того довода компании и общества, что указание в заявке N 2014127635 признака "герметик содержит порошок кальция и магния" является очевидной технической ошибкой и следствием неправильного перевода на русский язык китайских иероглифов "".

Делая такой вывод, суд первой инстанции отметил, что перевод текста международной заявки PCT WO 2014/071713 на русский язык был представлен самой компанией, в связи с чем на стадии экспертизы заявки N 2014127635 именно названным заявителем был определен объем испрашиваемой правовой охраны, что нашло отражение в той формуле изобретения, с которой выдан спорный патент.

Таким образом, суд первой инстанции признал правомерным проведение административным органом проверки охраноспособности спорного технического решения исходя из той формулы изобретения, которая включала в себя признак "герметик содержит порошок кальция и магния".

Поскольку только после признания спорного патента недействительным полностью (спустя шесть лет после подачи заявки на выдачу патента) компания обнаружила ошибку, суд первой инстанции счел, что Роспатент обоснованно сделал вывод о том, что она не является очевидной, не может быть признана технической и исправлена путем внесения изменений в формулу изобретения.

Суд первой инстанции критически оценил довод общества и компании о нахождении в материалах поданной заявки среди прочего текста на языке оригинала (на китайском языке), в котором раскрыт признак "герметик содержит карбонат кальция", указав, что положениями действующего законодательства обязанность подготовить надлежащий перевод возложена не на административный орган, а на заявителя, то есть на лицо, обращающееся в федеральный орган исполнительной власти с целью получения интересующей его государственной услуги.

На основании изложенного суд первой инстанции отметил, что Роспатент обоснованно исходил из содержания поданной заявки, в которой формула изобретения содержала признак "герметик содержит порошок кальция и магния", а не признак "герметик содержит карбонат кальция", и пришел к выводу о том, что указанный в заявке и впоследствии в формуле изобретения признак отсутствовал в первоначальной международной заявке PCT WO 2014/071713 до ее перевода на национальную фазу.

Суд первой инстанции признал обоснованным и указание административного органа на то, что выявленная после признания спорного патента недействительным ошибка не является технической, поскольку изменяет сущность заявленного изобретения.

Признав правильность вывода Роспатента о несоответствии спорного изобретения положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, суд первой инстанции счел возможным не осуществлять проверку в отношении обоснованности выводов Роспатента в части несоответствия изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности "изобретательский уровень" и "промышленная применимость" и отказал в удовлетворении заявленных требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе компания и общество отмечают, что притязания, касающиеся заявленного объема правовой охраны спорного изобретения, выражены в первоначальной международной заявке N РСТ/CN2013/071713, которая в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Договора РСТ приравнивается к подаче правильно оформленной национальной заявки по смыслу Парижской конвенции.

Компания и общество указывают: при рассмотрении возражения против выдачи патента Роспатент установил, что спорный признак выражен в первоначальной международной заявке N РСТ/CN2013/071713 на китайском языке иероглифами "", что согласно онлайн-словарям переводится как "карбонат кальция".

В кассационной жалобе компания и общество указывают на содержание в поданной на языке оригинала заявке признака "герметик содержит карбонат кальция", который из-за ошибочного перевода на русский язык был указан как "порошок кальция и магния".

Заявители кассационной жалобы ссылаются на то, что в ходе экспертизы заявленного изобретения обстоятельства, связанные с нераскрытием в поданной на русском языке заявке спорного признака, не были установлены.

Указанное обстоятельство, по мнению компании и общества, свидетельствует о наличии допущенной по вине Роспатента очевидной технической ошибки, которая может быть исправлена путем внесения изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

При этом компания и общество обращают внимание на то, что спорный признак заявлен в качестве зависимого и приведен в пункте 6 формулы изобретения.

Ссылаясь на положения статьи 11 Договора РСТ, заявители кассационной жалобы отмечают, что административный орган был обязан анализировать первоначальную заявку при рассмотрении национальной заявки, сопровождаемой переводом на русский язык, а также правильность представленного перевода.

Компания и общество полагают неправомерным вывод Роспатента о том, что выраженное в первоначальной международной заявке N РСТ/CN2013/071713 на китайском языке словосочетание "", переведенное при помощи онлайн-словарей как "карбонат кальция", представляет собой "дополнительные материалы, изменяющие сущность заявленного изобретения".

По мнению заявителей кассационной жалобы, ограничивая себя оценкой единственного довода заявления в отношении правомерности включения в материалы заявки признака зависимого пункта 6 формулы спорного изобретения, суд первой инстанции не предоставил патентообладателю возможность скорректировать формулу изобретения путем исключения данного пункта, что позволило бы рассматривать вопрос о признании патента недействительным лишь частично.

Компания и общество отмечают, что суд первой инстанции оставил без рассмотрения доводы заявления в части оспаривания выводов Роспатента о несоответствии спорного изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

В кассационной жалобе компания и общество повторно выражают несогласие с указанными выше выводами административного органа.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (абзац второй пункта 1 статьи 1350 ГК РФ).

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным названным Кодексом, а также в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378 ГК РФ).

Суд первой инстанции признал соответствующим требованиям действующего законодательства решение административного органа, которым был аннулирован спорный патент, только на том основании, что в формулу изобретения по спорному патенту включен признак "герметик содержит порошок кальция и магния", который изменяет сущность заявленного изобретения ввиду отсутствия в формуле и в описании изобретения такого признака на дату подачи заявки.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции не учел следующее.

Признак "герметик содержит порошок кальция и магния" содержится в зависимом пункте формулы спорного изобретения.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Таким образом, в случае, если бы единственным основанием для признания спорного патента недействительным явилось бы включение нераскрытого в материалах заявки признака, содержащегося в зависимом пункте спорного изобретения, это не могло бы повлечь решение о признании патента недействительным полностью.

В подобном случае административный орган должен был сделать патентообладателю предложение об изменении формулы спорного изобретения таким образом, который позволил бы признать спорный патент недействительным частично (например, в ответ на предложение административного органа о внесении изменений в формулу изобретения патентообладатель имел бы право представить на рассмотрение измененную формулу изобретения с исключением из нее зависимого пункта, содержащего спорный признак) (решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228).

Что касается того, действительно ли в материалах заявки отсутствовал признак, содержащийся в зависимом пункте спорного изобретения, президиум Суда по интеллектуальным правам применительно к обстоятельствам настоящего спора считает необходимым обратить внимание на следующее.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 11 Договора РСТ любая международная заявка, которая отвечает требованиям, перечисленным в подпунктах "i" - "iii" пункта 1, и в отношении которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с даты международной подачи, которая считается действительной датой подачи в каждом указанном государстве.

Международная заявка, отвечающая требованиям, перечисленным в подпунктах "i" - "iii" пункта 1, приравнивается к правильно оформленной национальной подаче в смысле Парижской конвенции.

Таким образом, объем правовой охраны изобретения, заявка на которое подана в соответствии с Договором РСТ, определяется международной заявкой.

В такой ситуации ошибка, допущенная при переводе признака, содержащегося в международной заявке, является очевидной.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил и это обстоятельство подтверждено в ходе рассмотрения настоящего спора в суде, что международная заявка включает признак "герметик содержит порошок карбоната кальция".

В поданную в Роспатент заявку на русском языке ошибочно, вследствие неправильного перевода, включен признак "герметик содержит порошок кальция и магния".

В силу пункта 4 статьи 1393 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный патент на изобретение и (или) в соответствующий государственный реестр изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

На основании подпункта 6 пункта 15 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент), ошибка считается очевидной, если специалист в данной области техники понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено. Ошибка считается технической, если она обусловлена неправильным написанием слов, неправильной расстановкой знаков препинания (грамматические ошибки), наличием опечаток и погрешностей в указании библиографических данных источников информации и т.п.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что на стадии рассмотрения возражения Роспатент должен сделать предложение о внесении патентообладателем изменений не только в формулу, но и в описание изобретения с целью сохранения его правовой охраны.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2019 N 300-КГ18-19429.

Такие изменения могут касаться:

внесения признаков зависимых пунктов в независимый пункт с целью частичного сохранения правовой охраны изобретения с сокращением объема правовой охраны (изменения в формулу изобретения):

исправления технических и очевидных ошибок (как в формуле, так и в описании изобретения);

внесения иных корректив, не изменяющих заявку на изобретение по существу.

При этом следует учитывать, что обязанность Роспатента предложить внести изменения в формулу или в описание изобретения возникает только в случае, когда усматривается возможность внесения таких изменений, которые, с одной стороны, "излечат" изобретение с целью сохранения его охраноспособности, а с другой - будут допустимыми с точки зрения существа изобретения.

Таким образом, в случае, когда в ходе рассмотрения возражения Роспатент не сделал предложения о внесении изменений в описание или в формулу изобретения, это может означать:

что Роспатент не усмотрел возможности внесения изменений, хотя внесение таких изменений и "излечение" изобретения с целью сохранения его правовой охраны (полностью или частично) было возможным;

что возможность внесения таких изменений, которые бы позволили "излечить" изобретение и сохранить его правовую охрану (полностью или частично), но не изменяли бы его сущности, отсутствовала.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 по делу N СИП-589/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2020 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Как уже указывалось, подпункт 6 пункта 15 Административного регламента относит к очевидной ошибке такую, в отношении которой специалист в данной области техники понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.

По сути, в решении Роспатента установлено, что на дату подачи заявки на русском языке подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке (подразумевалось то, что приведено в международной заявке), и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.

Указанные обстоятельства также свидетельствуют о том, что, если это основание является единственным для признания патента недействительным, в ходе рассмотрения возражения Роспатент должен был предложить патентообладателю внести в формулу изобретения изменения, в том числе направленные на исправление очевидной ошибки.

Соответственно, если суд установил только это обстоятельство несоответствия патента законодательству, а в иной части решение Роспатента является незаконным, то суд должен был отменить решение административного органа применительно к пункту 4.9 Правил N 56.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции ошибочно уклонился от проверки позиции Роспатента о несоответствии спорного изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень": только в результате исследования соответствия спорного изобретения названным условиям патентоспособности можно подтвердить или опровергнуть утверждение административного органа о том, что спорный патент подлежит признанию недействительным полностью.

Неправильное применение судом первой инстанции норм материального права повлекло преждевременный, сделанный без исследования всех необходимых для рассмотрения дела обстоятельств, вывод о соответствии решения Роспатента требованиям действующего законодательства.

Допущенные судом первой инстанции нарушения могут быть исправлены только при новом рассмотрении дела, поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходимо исследование обстоятельств и имеющихся в деле доказательств, которые исследованы не были.

При таких обстоятельствах дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2020 по делу N СИП-579/2019 отменить.

Дело N СИП-579/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина