Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2021 г. N С01-1408/2020 по делу N А07-28870/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о взыскании компенсации на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо оценить доводы истца о том, что товарный знак используется его лицензиатом, принять во внимание дату его приоритета и обстоятельство того, что в материалах дела отсутствуют доказательства использования ответчиком спорного обозначения до указанной даты

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2021 г. N С01-1408/2020 по делу N А07-28870/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 13 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 января 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084) на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2020 по делу N А07-28870/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2020 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к обществу с ограниченной ответственностью "Башэлектросервис" (ул. Генерала Горбатова, 7, Республика Башкортостан, г. Уфа, 450022, ОГРН 1030203894775)

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Редькиной Натальи Владимировны,

о взыскании компенсации в размере 600 000 руб.,

В судебном заседании принял участие индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - ИП Ибатуллин А.В., предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Башэлектросервис" (далее - общество) о взыскании компенсации в размере 600 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Редькина Наталья Владимировна.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2020, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов материалам дела, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и вернуть дело на новое рассмотрение.

В поданной кассационной жалобе истец указывает на то, что им доказана принадлежность исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) "Арбат" по свидетельствам Российской Федерации N 401577 и N 599525, зарегистрированных с приоритетом от 08.12.2008 и от 02.06.2015 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "продвижение товаров (для третьих лиц)", а также использование ответчиком сходного до степени смешения с товарными знаками истца обозначения "Арбат" в отношении однородной услуги: "реализация товара".

По мнению истца, суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочному выводу о возникновении у ответчика права на коммерческое обозначение ранее приоритета товарного знака истца и об отсутствии оснований для удовлетворения иска, а также о применении в отношении истца статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из того, что товарный знак не используется самим истцом.

Истец, указывает на то, что вывод судов о возникновении у ответчика права на коммерческое обозначение с даты выдачи ИП Редькиной Н.В. разрешения на эксплуатацию средства информационного оформления-вывески "Арбат продукты 24" с учетом положения пункта 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертной Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) нельзя признать в достаточной степени обоснованным.

Кроме того, как указывает истец, суды, делая вывод о возникновении у ответчика права на коммерческое обозначение с 10.03.2015, ранее приоритета товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 599525 (02.06.2015) не учли дату приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 401577 (08.12.2008), а также обстоятельство того, что ответчиком не представлено доказательств использования товарного знака до указанной выше даты (08.12.2008).

Истец считает неправомерным вывод судов о применении в отношении него статьи 10 ГК РФ, поскольку им представлены доказательства использования товарного знака лицензиатом. Суды также необоснованно не учли разъяснения, изложенные в пункте 154 Постановления N 10, согласно которым, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Помимо изложенного, истец, ссылаясь на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и пункта 2 статьи 1477 ГК РФ, считает необоснованным вывод судов о недоказанности размера испрашиваемой компенсации.

Ответчик представил возражение относительно кассационной жалобы, в котором просил отказать в ее удовлетворении.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы.

Ответчик, третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем словесных товарных знаков (знаков обслуживания) "Арбат" по свидетельствам Российской Федерации N 401577 и N 599525, зарегистрированных 17.02.2010 с приоритетом от 08.12.2008 и 02.06.2015 соответственно, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров" (для третьих лиц).

Как было установлено судами истцу стало известно о незаконном использовании ответчиком обозначения "Арбат", сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в качестве названия магазинов в г. Уфа, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

Истец обратился в адрес ответчика с досудебным предложением о прекращении использования обозначения "Арбат" и выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Поскольку ответчиком требования о выплате компенсации в добровольном порядке удовлетворены не были, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 600 000 руб., рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, проданных ответчиком.

Установив принадлежность истцу исключительных прав на указанные знаки обслуживания, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из того, что ответчиком законно используется коммерческое обозначение ранее приоритета товарного знака истца, а также в связи с наличием в действиях истца по приобретению исключительных прав на указанные знаки обслуживания, по подаче настоящего искового заявления признаков злоупотребления правом, ввиду неиспользования истцом принадлежащих ему знаков обслуживания.

Суд первой инстанции также исходил из того, что представленный истцом расчет размера компенсации не соответствует положениям закона.

Суд апелляционной инстанции признал законными и обоснованными выводы суда первой инстанции, отклонив доводы истца, приведенные в апелляционной жалобе.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение истца, явившегося в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности предпринимателю Ибатуллину А.В. исключительных прав на знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 401577 и N 599525, в защиту которых он обратился с настоящим иском. Данные выводы судов ответчиком не оспариваются.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из правомерности использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в качестве названия магазинов, обосновывая это тем, что ответчик использует коммерческое обозначение с 10.03.2015 (дата получения разрешения на размещение и эксплуатацию средства информационного оформления-вывески "Арбат продукты 24"), ранее приоритета товарного знака истца (02.06.2015).

Между тем судами не учтено, что в пунктах 177-178 Постановления N 10, указано, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее). Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

С учетом изложенного, вывод судов о возникновении у ответчика права на коммерческое обозначение с даты выдачи разрешения на размещение и эксплуатацию средства информационного оформления вывески "Арбат продукты 24", нельзя признать в достаточной степени обоснованным и соответствующим нормам материального права.

Кроме того, указав на дату приоритета товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 599525 (02.06.2015), суду необоснованно не приняли во внимание дату приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 401577 (08.12.2008), в защиту которого также заявлены исковые требования.

С учетом изложенного, выводы судов о законности использования ответчиком спорного обозначения, нельзя признать в достаточной степени обоснованными и соответствующими материалам дела.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что истцом в апелляционной жалобе указывалось на то, что судом первой инстанции не принята во внимание дата приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 401577, а также обстоятельство того, что в материалах дела отсутствуют доказательства использования ответчиком спорного обозначения до указанной даты, вместе с тем данные доводы апелляционной жалобы не получили оценки судом апелляционной инстанции.

Отсутствие оценки изложенных в апелляционной жалобе доводов предпринимателя свидетельствует о нарушении требований, содержащихся в части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в судебном акте суда апелляционной инстанции должны быть приведены основания (доводы), по которым обжаловалось решение суда первой инстанции, мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отклонил соответствующие доводы заявителя апелляционной жалобы.

Суд апелляционной инстанции, проверяя довод истца о незаконном применении в отношении истца статьи 10 ГК РФ, также необоснованно повторил довод суда первой инстанции о том, что истец не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности.

Между тем, суд апелляционной инстанции необоснованно не принял во внимание доводы истца о том, что из материалов настоящего дела следует, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 401577 используется лицензиатом этого товарного знака (Ильясовой Рузилей Гаптелисламовной).

Суд кассационной инстанции отмечает, что использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании положений статьи 1486 ГК РФ является правомерным способом использования товарного знака.

С учетом изложенного, ссылка судов первой и апелляционной инстанций в обоснование вывода о злоупотреблении правом, на неиспользование спорных знаков обслуживания самим правообладателем (истцом), противоречит фактическим обстоятельствам дела и нормам материального права, а, следовательно, не может быть положена в основу вывода о признании в действиях предпринимателя по защите принадлежащих ему знаков обслуживания злоупотреблением права.

Судебная коллегия отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом судебная коллегия отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым также отметить, что согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 154 Постановления N 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Учитывая изложенное, а также, поскольку в материалы настоящего дела были представлены доказательства использования товарного знака истца лицензиатом, вывод судов о злоупотреблении истцом правом только на основании отсутствия доказательств использования самим истцом товарного знака, в защиту которого предъявлен иск по настоящему делу, нельзя признать правомерным.

Суд кассационной инстанции отмечает, что при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

В рассматриваемом случае такие обстоятельства на основании оценки материалов дела не установлены.

На основании изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам, вывод судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом не соответствует материалам дела.

Также суд кассационной инстанции не может признать правомерном вывод судов о том, что истребуемый истцом вид компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствует положениям закона.

Вопреки указаниям судов, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак.

Истец, избрав вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и представив свой расчет компенсации, не лишен при этом возможности добровольно снизить заявленный размер компенсации, как это имело место в рассматриваемом случае.

Таким образом, суд кассационной инстанции, проверив в пределах доводов кассационной жалобы законность судебных актов, приходит к выводу о том, что решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2020 по делу N А07-28870/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А07-28870/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев