Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2021 г. N С01-1675/2020 по делу N А70-17552/2019 Суд оставил без изменения судебные акты об удовлетворении иска об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, поскольку изобретение ответчика является зависимым от изобретения истца и используется им без согласия истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2021 г. N С01-1675/2020 по делу N А70-17552/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 3 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем веб-конференции кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Клопова Павла Анатольевича (д. Головина, Тюменский район, Тюменская область, ОГРНИП 314723207700200) на решение Арбитражного суда Тюменской области от 15.06.2020 по делу N А70-17552/2019 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2020 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Клопова Павла Анатольевича к муниципальному казенному учреждению "ТюменьГорТранс" (ул. Киевская, д. 60, корп. А, г. Тюмень, 625048, ОГРН 1047200599995) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, с участием в качестве третьего лица Администрации городского округа город Тюмень (ул. Первомайская, 20, г. Тюмень, 625036, ОГРН 1027200865284),

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Клопова Павла Анатольевича - Балаганина А.В. (по доверенности от 12.12.2019);

от муниципального казенного учреждения "ТюменьГорТранс" - Свидницкая С.С. (по доверенности от 11.01.2021 N 3);

от администрации городского округа город Тюмень - Пакулова Л.Ю. (по доверенности от 25.12.2020 N 126/21),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Клопов Павел Анатольевич (далее - предприниматель) обратился с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению "ТюменьГорТранс" (далее - учреждение) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации N 2442217 на изобретение (с приоритетом 17.01.2011) в размере 2 000 000 рублей, с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом первой инстанции привлечена Администрация городского округа город Тюмень (далее - администрация).

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 15.06.2020, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

По мнению предпринимателя, судами были неправильно применены нормы статей 1358.1 и 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и как следствие, суды пришли к необоснованному выводу об отсутствии оснований для взыскания компенсации.

Предприниматель указывает на неправомерное игнорирование судами факта злоупотребления учреждения правами (статья 10 ГК РФ) и его недобросовестности.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал доводы кассационной жалобы.

Учреждение и администрация в отзывах, и их представители в судебном заседании доводы кассационной жалобы оспорили, просили оставить обжалованные решение и постановление без изменения.

Предприниматель подал ходатайство от 02.02.2021 через систему "Мой Арбитр" о приостановлении производства по настоящему дела в связи с рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам дела N СИП-1044/2020 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.10.2020 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2442217 на изобретение.

Рассмотрев заявленное предпринимателем ходатайство, судебная коллегия не усматривает для его удовлетворения оснований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду пределов полномочий суда кассационной инстанции, установленных статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В данном случае обстоятельства наличия или отсутствия у истца материального права на иск, основанного на обладании исключительными правами патента Российской Федерации N 2442217 на изобретение, которыми мотивировано ходатайство о приостановлении производства по делу, относятся к обстоятельствам, которые подлежали установлению при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, предприниматель является автором и правообладателем изобретения "Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок", удостоверенного патентом Российской Федерации на изобретение N 2442217 (приоритет изобретения 17.01.2011).

Предприниматель в лице своего представителя 13.08.2015 обратился в учреждение с уведомлением, согласно которому учреждение в течение длительного времени использует охраняемое законом изобретение, удостоверенное патентом Российской Федерации N 2442217, в связи с чем истец предложил ответчику в срок до 01.09.2015 обратиться к представителю правообладателя с заявлением о заключении договора о предоставлении права использования изобретения, а также предприниматель запретил учреждению использование изобретения, удостоверенного патентом N 2442217, любым способом, указанным в статье 1358 ГК РФ, в том числе совершать любые действия в отношении любых устройств, при функционировании (эксплуатации) которых осуществляется запатентованный способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок.

Впоследствии истец 27.09.2019 обратился к ответчику с претензией, в которой указал, что с учетом того, что ответчиком были проигнорированы уведомления истца о запрете использования изобретения, использование изобретения не прекращено, а также о необходимости заключения договора, истец полагает справедливой компенсацией сумму 5 000 000 руб., которая должна быть уплачена в течение 10 дней со дня получения уведомления.

Согласно поступившему на претензию ответу учреждение является правообладателем патента Российской Федерации N 2690134 на изобретение "Способ видеонаблюдения за объектами" (приоритет изобретения от 30.05.2018) который является самостоятельным, принципиально отличным изобретением от способа видеонаблюдения, описанного и удостоверенного патентом на изобретение Российской Федерации N 2442217.

Указав на изложенные обстоятельства, предприниматель обратился в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил того, что изобретение ответчика, удостоверенное патентом на изобретение Российской Федерации N 2690134 "Способ видеонаблюдения за объектами", является зависимым от изобретения истца удостоверенного патентом Российской Федерации N 2442217 и используется им без согласия истца.

При этом суд первой инстанции не усмотрел оснований для взыскания компенсации с ответчика, так как на основании пункта 4 статьи 1359 ГК РФ установил правомерность использования учреждением принадлежащего истцу результата интеллектуальной деятельности.

Апелляционный суд выводы суда первой инстанции поддержал.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Предприниматель оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций, положенные в основу отказа в удовлетворении требований истца к учреждению о взыскании компенсации. В остальной части выводы судов заявителем кассационной жалобы не оспариваются, как следствие, в силу приведенной процессуальной нормы не требуют проверки.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 того же пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 того же пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

При этом, как указано в абзаце первом пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Пунктом 1 статьи 1358.1 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

По правилу пункта 2 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В абзаце втором пункта 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Как указано в статье 1406.1 ГК РФ, в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми нормами истец, исходя из предмета и оснований заявленного в рамках данного дела искового требования о взыскании компенсации, истец должен был доказать факт принадлежности ему исключительного права на изобретение и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик, в свою очередь, - представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца на изобретение.

В то же время на основании статьи 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.

Принадлежность истцу исключительного права на вышеуказанное изобретение и факт использования учреждением патента истца без согласия последнего (пункт 2 статьи 1358.1 ГК РФ) установлен судами, что не оспаривается в суде кассационной инстанции лицами, участвующими в деле.

На основании представленных истцом и учреждением доказательств, а также пояснений иных лиц, привлеченных к участию в деле, оцененных судами в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды пришли к выводу о том, что в бюджет города Тюмени, либо ответчику в доход не поступали какие-либо финансовые средства от установки и использования оборудования (АСУДД), использование которого влечет использование изобретения истца. В настоящем случае ответчиком от использования спорного изобретения не получены прибыль либо иной доход.

На основании установленных обстоятельств и применяя положения статьи 1359 ГК РФ, суды пришли к выводу к отказу во взыскании компенсации за незаконное использование ответчиком патента на изобретение.

Вывод судов первой и апелляционной инстанций относительно отсутствия оснований для привлечения к ответственности учреждения надлежащим образом мотивирован, согласуется с результатами оценки доказательств и анализом аргументов лиц, участвующих в деле.

Поскольку действия учреждения в силу закона не являются нарушением исключительного права на изобретение, суды констатировали отсутствие оснований для привлечения его к ответственности, предусмотренной статьей 1406.1 ГК РФ.

Коллегия судей кассационной инстанции не усматривает оснований не согласиться с соответствующими выводами судов.

Аргументы заявителя кассационной жалобы, направленные на оспаривание законности и обоснованности соответствующих выводов судов первой и апелляционной инстанций, основаны на неверном толковании самим истцом норм статьи 1359 ГК РФ.

Доводы заявителя кассационной жалобы о неверной оценке доказательств, имеющих отношение к нарушению исключительных права предпринимателя и взысканию компенсации с учреждения, направлены на переоценку собранных по делу доказательств и обстоятельств дела, установленных судами на основании оценки таких доказательств.

Вместе с тем заявителем кассационной жалобы не принято во внимание, что в соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

В связи с тем, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (части 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), оснований для оценки иных доводов заявителей кассационных жалоб у суда кассационной инстанции не имеется.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Коллегия судей считает необходимым отметить, что доводы истца о злоупотреблении правом со стороны ответчика, в том числе факты недобросовестности, не имеют принципиального значения для данного спора и не могут повлиять на результаты рассмотрения кассационной жалобы.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Иных гражданско-правовых последствий злоупотребления правом нормы статьи 10 ГК РФ не предусматривают.

Предусмотренные статьей 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" последствия в данном споре (о взыскании компенсации) не применимы.

Вместе с тем учреждение, о злоупотреблении правами и недобросовестности в действиях которого заявил предприниматель, в данном деле является ответчиком, не заявляющим встречных требований к истцу - предпринимателю.

Как следствие, неблагоприятные последствия злоупотребления правом и недобросовестности в данном споре не применимы и установление соответствующих обстоятельств не входит в предмет доказывания по данному делу.

Коллегия судей полагает, что судами первой и апелляционной инстанций верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

При названных обстоятельствах и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции не усматривается.

Безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 15.06.2020 по делу N А70-17552/2019 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская