Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2021 г. N С01-1719/2020 по делу N А66-4473/2020 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак передано на новое рассмотрение, поскольку суд не дал оценки доводам ответчика о неверном определении истцом стоимости права использования товарного знака применительно к обстоятельствам правонарушения, о разовом характере нарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2021 г. N С01-1719/2020 по делу N А66-4473/2020

Судья Суда по интеллектуальным правам Силаев Р.В., рассмотрев кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ершова Александра Сергеевича (Тверская обл., ОГРНИП 304690609800028) на решение Арбитражного суда Тверской области от 02.09.2020 по делу N А66-4473/2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2020 по тому же делу

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ул. Победы, д. 9, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607232, ОГРН 1025201335279) к индивидуальному предпринимателю Ершову Александру Сергеевичу о защите исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с уточненным исковым заявлением в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Ершову Александру Сергеевичу (далее - предприниматель) о взыскании 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 02.09.2020, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2020, исковые требования удовлетворены в заявленном обществе размере. Судом первой инстанции также распределены судебные расходы истца: с предпринимателя в пользу общества взыскано 2 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 570 рублей - расходов, связанных со сбором доказательств. Кроме того, с предпринимателя в доход федерального бюджета взыскано 4 400 рублей государственной пошлины.

Не согласившись с названными судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда изменить, определив сумму компенсации в размере 9 000 рублей.

Заявитель кассационной жалобы считает, что при определении размера компенсации, суды не исследовали условия представленного истцом лицензионного договора и взыскали компенсацию, исходя из расчета истца, проигнорировав возражения ответчика.

Заявитель кассационной жалобы также указывает на явную несоразмерность заявленной суммы компенсации с учетом цены товара, одноразовый характер нарушения, а также на то, что выводы судов относительно установления размера компенсации противоречат правовым позициям, изложенным в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П) и от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П).

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором истец доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Как указано в абзаце втором пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, и в отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов ввиду следующего.

Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, и таких нарушений не установлено.

В соответствии с частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, уполномочен осуществлять пересмотр судебных актов нижестоящих судов на предмет наличия существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416 (дата приоритета - 22.07.2004, сроком действия правовой охраны - до 22.07.2024), зарегистрированного для товаров 07, 09, 12, 20-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в свидетельстве.

Судами установлено, что 14.10.2019 обществом зафиксирован факт предложения к продаже и реализации от имени предпринимателя товара - крана управления отопителем, на котором имеются обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком общества, и который имеет признаки контрафактной продукции.

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право на товарный знак, общество после направления претензии предпринимателю обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере двукратной стоимости права использования товарного знака.

Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд первой инстанции руководствовался статьями 1225, 1229, 1252, 1477, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и Постановления N 28-П, и исходил из доказанности факта обладания обществом исключительным правом на вышеуказанный товарный знак и его нарушения предпринимателем при реализации спорного товара.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции указал, что ответчик не оспорил стоимость права использования товарного знака истца, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации; ответчик указывал лишь на обстоятельства, позволяющие, по мнению предпринимателя, снизить размер компенсации. Как отметил суд первой инстанции, указанные ответчиком обстоятельства не являются достаточными для удовлетворения ходатайства о снижении размера компенсации с учетом того факта, что спорный товар содержит одно охраняемое обозначение, а не несколько.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы предпринимателя, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Общество заявило требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно: в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в Постановлении N 40-П.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Оспаривая размер подлежащей взысканию компенсации, предприниматель указывал в отзыве (т. 1, л.д. 49-55) на неверное определение обществом стоимости права использования товарного знака применительно к обстоятельствам правонарушения, на разовый характер нарушения, а также на иные обстоятельства, являющиеся, по мнению ответчика, основанием для определения судом суммы компенсации в размере меньшем, нежели было рассчитано истцом (абзацы второй-шестой страницы 3 отзыва). Помимо этого, предприниматель заявил о наличии оснований для снижения размера компенсации ниже минимального размера компенсации (абзац седьмой страницы 3 - абзац второй страницы 4 отзыва).

Однако, несмотря на возражения предпринимателя в отношении размера заявленной компенсации, суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор, не дали оценки всем доводам предпринимателя, не установили надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения, констатировав лишь, что расчет стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака определен лицензионным договором от 01.10.2016.

При этом вывод суда первой инстанции о том, что ответчик не оспорил стоимость права использования товарного знака истца, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание судов на то, что отсутствие в деле основного критерия, являющегося, в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и Постановления N 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, не является безусловным основанием для отказа во взыскании суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями. При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в Постановлениях N 28-П и N 40-П.

Приведенная правовая позиция нашла отражение в определении Верховного Суда Российской Федерации, изложенной от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы о размере подлежащей взысканию компенсации, не оценили соответствующие доводы ответчика.

Таким образом, обжалуемые судебные акты приняты с существенным нарушением норм материального права, которое повлияло на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов ответчика в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Поскольку установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, является к вопросам факта, относиться к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, находится за пределами полномочий суда кассационной инстанции, предусмотренных статьей 286 и частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, и, дав оценку всем доводам участвующих в деле лиц, в частности, относительно цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Кроме того, по результатам нового рассмотрения спора суду первой инстанции в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежит распределить судебные расходы по уплате государственной пошлины, связанные с подачей (рассмотрением) апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тверской области от 02.09.2020 по делу N А66-4473/2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2020 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Р.В. Силаев