Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2021 г. по делу N СИП-848/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на промышленный образец и обязал его повторно рассмотреть данное возражение, поскольку Роспатентом не решен вопрос о вероятности смешения между спорным промышленным образцом и противопоставленным товарным знаком

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2021 г. по делу N СИП-848/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 9 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Ерина А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело N СИП-848/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ситал-Н" (ул. Фрунзе, д. 55, г. Новосибирск, 630005, ОГРН 1025401934887) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.06.2020 против выдачи патента на промышленный образец N 72093.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Маврин Владимир Валерьевич (г. Барнаул, Алтайский край, ОГРНИП 31622200096872).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ситал-Н" - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 18.12.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-272/41);

от индивидуального предпринимателя Маврина В.В. - Козырев А.А. (по доверенности от 03.03.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Ситал-Н" (далее - заявитель, общество "Ситал-Н") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.09.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 03.06.2020 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 72093 на промышленный образец.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Маврин Владимир Валерьевич.

Общество "Ситал-Н" в обоснование заявленных требований указывает, что правовая охрана промышленному образцу по патенту Российской Федерации N 72093 предоставлена с нарушением требований законодательства, поскольку запатентованная эмблема включает в себя словесный элемент "ПОДКОВА", являющийся частью товарного знака заявителя по свидетельству Российской Федерации N 184640 (далее - противопоставленный товарный знак), поэтому такая регистрация противоречит общественным интересам.

Заявитель считает, что в противопоставленном товарном знаке доминирующим элементом является словесный элемент "ПОДКОВА". Спорный промышленный образец (эмблема) обладает сходством с противопоставленным товарным знаком по семантическому, фонетическому, графическому критерию. Заявитель не согласен с выводом Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Как полагает общество "Ситал-Н", спорный промышленный образец связан с услугой "реализация товара", поскольку включает словесный элемент "ТОРГОВАЯ СЕТЬ". Содержащаяся в заявке на промышленный образец информация о том, что обозначение отражает вид деятельности "реализация автошин и запчастей" не публикуется для всеобщего сведения. Услуги, для индивидуализации которых может быть применена эмблема, однородны услугам "реализация товаров", для которых зарегистрирован товарный знак заявителя.

Заявитель оспаривает выводы Роспатента о том, что изображение по оспариваемому патенту находится в течение продолжительного времени на рынке услуг, данное обстоятельство не подтверждено представленными в материалы административного дела доказательствами.

В тексте поданного в суд заявления общество "Ситал-Н" приводит фотографии в подтверждение фактического использования спорного промышленного образца и противопоставленного ему товарного знака.

Наряду с этим общество "Ситал-Н" считает, что заявитель и правообладатель промышленного образца Маврин В.В. являются конкурентами, в регистрации и использовании промышленного образца усматриваются признаки недобросовестной конкуренции.

Роспатент в представленном отзыве на заявление просил отказать в удовлетворении заявленных требований, считая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Административный орган отмечает, что проведенный им сравнительный анализ решения эмблемы по оспариваемому патенту и противопоставленного товарного знака показал, что они производят разное общее зрительное впечатление и не являются сходными. Шрифтовая графика, приведенная на эмблеме по оспариваемому патенту, зрительно отличается от шрифтовой графики, представленной на противопоставленном товарном знаке своим начертанием и использованным цветовым решением. Кроме того, в решении эмблемы по оспариваемому патенту и противопоставленном товарном знаке присутствуют дополнительные словесные и изобразительные элементы.

Роспатент указал, что сравниваемые изображения подковы вызывают разные ассоциации. Изображение подковы в решении эмблемы по оспариваемому патенту вызывает ассоциации с кузнечным делом, кузнецом, подковывающем лошадей. С учетом выполнения изобразительного элемента противопоставленного товарного знака в виде поперечного разреза автомобильной покрышки, а также наличия прилагательного "резиновая", данный товарный знак вызывает ассоциации с местом, в котором оказываются услуги технического характера (шиномонтаж), связанные с обслуживанием автомобилей (автосервис).

Административный орган считает, что ссылки на решение Роспатента от 20.12.2019, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2020 по делу N СИП-259/2020, не могут быть приняты во внимание, так как при рассмотрении названного возражения имели место иные фактические обстоятельства, которые не относятся к предмету настоящего спора. По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом было установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 717578 не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как названный товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 184640. При этом названное решение Роспатента не содержит выводов, касающихся соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Роспатент также обращает внимание суда на то, что виды деятельности, в отношении которых охраняется решение по оспариваемому патенту, не являются однородными товарам 12, 16 и услугам 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 184640. Для признания таких услуг как "реализация товаров" и "реализация автошин и запчастей" однородными недостаточно формального указания в этих услугах такого процесса как "реализация" ввиду того, что товаром является любой продукт труда для обмена или продажи, тогда как автошина и запчасть являются определенными механизмами, приборами, устройствами. С учетом данных обстоятельств Роспатентом сделан вывод о том, что услуга "реализация товаров" не равнозначна услуге "реализация автошин и запчастей".

Как полагает административный орган, его выводы об отсутствии вероятности смешения решения по оспариваемому патенту и противопоставленного товарного знака соответствуют правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу N СИП-585/2018, согласно которой при исследовании сходства промышленных образцов с ранее зарегистрированными товарными знаками необходимо проведение сравнительного анализа внешнего вида промышленного образца и противопоставленного ему средства индивидуализации по общим критериям установления вероятности смешения.

В отношении довода заявителя о том, что включение патентообладателем в решение эмблемы по оспариваемому патенту слова "Подкова", используемого в товарном знаке заявителя, является актом недобросовестной конкуренции, Роспатент отметил, что вопрос о признании действий Маврина В.В. по получению патента Российской Федерации N 72093 на промышленный образец актом недобросовестной конкуренции не относится к вопросам, входящим в компетенцию Роспатента.

Предприниматель Маврин В.В. в письменном отзыве просит оспариваемое решение Роспатента оставить в силе, заявителю в удовлетворении требований отказать.

Заявителем представлены письменные возражения на отзыв Роспатента.

В письменных возражениях общество "Ситал-Н" ссылается также наличие в действиях предпринимателя Маврина В.В. по приобретению и использованию объекта интеллектуальной собственности злоупотреблением правом. Заявитель настаивает на том, что действия предпринимателя по регистрации спорного промышленного образца направлены на избежание ответственности за длительное существенное нарушение исключительных прав общества "Ситал-Н" на серию товарных знаков. Заявитель отмечает, что принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 184640 используется в предпринимательской деятельности более 20 лет для индивидуализации услуг магазинов. Маврин В.В. получил статус предпринимателя в 2016 году, использование им спорного обозначения наделяет его необоснованными преимуществами и способствует смешению лиц, оказывающих аналогичные услуги, в глазах потребителя. Предприниматель получает преимущества в предпринимательской деятельности, выраженные в формировании и поддержании потребительского интереса к представленным услугам посредством использования репутации заявителя, что противоречит требованиям добропорядочности и справедливости. Соответствующие действия третьего лица способны причинить убытки заявителю путем перераспределения спроса на товарном рынке.

В настоящем судебном заседании представитель заявителя поддержал требования в полном объеме.

Заявитель на вопрос суда пояснил, что в рамках настоящего дела не настаивает на квалификации действий предпринимателя Маврина В.В. в качестве акта недобросовестной конкуренции, но просит оценить их на предмет наличия злоупотребления правом.

Представители Роспатента и предпринимателя Маврина В.В. против удовлетворения заявленных требований возражали, изложив свои мотивы в отзывах на заявление.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 72093 на промышленный образец эмблема "ПОДКОВА" выдан по заявке N 2007504568 с датой приоритета 19.12.2007 по дате подачи заявки, индексы рубрики Международной классификации промышленных образцов - 54, 55, 57. Патентообладателем является Маврин Владимир Валерьевич.

Патент действует со следующим перечнем признаков.

Эмблема, , характеризующаяся

выполнением в виде горизонтально вытянутой композиции, состоящей из изобразительного элемента и текстовой части в виде шрифтовой надписи с прямым нормальным шрифтом в две строчки;

выполнением нижней строчки крупными буквами, а верхней строчки мелкими буквами;

выполнением изобразительного элемента на основе треугольной фигуры с широким горизонтальным основанием, остроконечным верхним концом и частично перекрытой дугообразной фигурой;

отличающаяся выполнением изобразительного элемента с правой стороны текстовой части, причем дугообразная фигура выполнена в виде стилизованного изображения подковы, а треугольная фигура выполнена в виде стилизованного изображения автомобильной дороги с центральной прерывистой разделительной линией, загнутой верхним концом в сторону шрифтовой надписи;

наличием горизонтальной линии между строчками;

колористическим решением, построенным на сочетании желтого фона и коричневых, серых и черных элементов.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение "", зарегистрирован 14.02.2000 по заявке N 98712332 с приоритетом 16.07.1998 на имя общества с ограниченной ответственностью "ЛАНТИС" (с 16.05.2003 правообладатель общество "Ситал-Н") для индивидуализации, в том числе, услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров". В отношении товарного знака указано цветовое сочетание: "черный, желтый, белый".

Против выдачи патента N 72093 обществом "Ситал-Н" 03.06.2020 подано возражение, мотивированное тем, что спорный промышленный образец противоречит общественным интересам, поскольку является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, принадлежащим заявителю. В целом доводы заявителя возражения аналогичны доводам, изложенным в поданном в суд заявлении.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 22.09.2020, которым отказано в удовлетворении возражения, правовая охрана промышленного образца оставлена в силе.

В ходе рассмотрения возражения, административный орган установил, что услуги "Реализация товаров", для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и "реализация автошин и запчастей", отображающее направлении вида деятельности патентообладателя, не являются однородными.

Роспатент не согласился с доводами заявителя возражения о том, что решение эмблемы по оспариваемому патенту содержит элементы, помимо словесного, являющиеся сходными до степени смешения или воспроизводящими товарный знак.

Административным органом отмечено, что в решении изделия по оспариваемому патенту и в товарном знаке размещена шрифтовая графика, размер и расположение которой указывает на ее сильное композиционное значение в общем визуальном восприятии обоих решений. Шрифтовая графика в эмблеме и товарном знаке выполнена с прямым нормальным шрифтом в две строчки, нижняя - крупными буквами, а верхняя - мелкими буквами. При этом шрифтовая графика, приведенная на эмблеме по оспариваемому патенту, зрительно отличается от шрифтовой графики, представленной на противопоставленном товарном знаке. Большой акцент упомянутым различиям придает линия, подчеркивающая шрифтовую графику в оспариваемом промышленном образце.

В решении эмблемы по оспариваемому патенту присутствуют дополнительные изобразительные элементы, так, в правой стороне присутствует дугообразная фигура, выполненная в виде стилизованного изображения подковы, а также треугольная фигура, загнутая верхним концом в сторону шрифтовой надписи, в виде стилизованного изображения автомобильной дороги с центральной прерывистой разделительной линией.

Административный орган отметил, что подкова, изображенная на товарном знаке, не является отдельным изображением, а является частью слова, буквой "П", стилизованной в виде поперечного разреза автомобильной покрышки с ярко выраженным протектором, изображение которой отсутствует на эмблеме по оспариваемому патенту. При этом и упомянутая подкова на фоне дороги, и подкова в виде разреза покрышки, акцентируя на себя внимание, индивидуализируют внешний вид сравниваемых решений.

Желтый фон товарного знака и промышленного образца, как отмечает Роспатент в оспариваемом решении, имеет слабую выразительность в общем композиционном построении, что указывает на его нюансный характер при визуальном восприятии таких решений.

Роспатентом отмечено, что изображение по оспариваемому патенту с учетом даты начала действия патента находится в течение продолжительного времени на рынке услуг, следовательно, за время нахождения на рынке у потребителя в отношении словесного элемента "Товарная сеть Подкова" промышленного образца сформированы четкие ассоциации, связанные с несколькими магазинами, находящимися под общим владением и контролем, с узнаваемым дизайном, продающим товары аналогичного ассортимента, то есть с определенной торговой сетью под названием "Подкова". Товарный знак также находится длительное время на рынке услуг, следовательно, в отношении его словесного элемента "Резиновая подкова" будут сформированы четкие ассоциации, связанные с определенным местом, где осуществляется технический осмотр машин и обслуживание автомобилей, то есть с определенным автосервисом под названием "Подкова". Следовательно, у потребителя с учетом предшествующего опыта не будет формироваться общей ассоциативной связи в отношении изделия по оспариваемому патенту и противопоставленному товарному знаку. На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что сходство между словесными элементами "Торговая сеть Подкова" и "Резиновая подкова" не прослеживается.

Общество "Ситал-Н", полагая, что решение административного органа от 22.09.2020 затрагивает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "Ситал-Н" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и предпринимателем Мавриным В.В.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения установлены статьей 1248, 1513 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного промышленного образца (19.12.2007) применимое законодательство для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 84.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Патентного закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Согласно пункту 2 статьи 6 Патентного закона не признаются патентоспособными промышленными образцами, в частности, решения изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Как отмечено в пункте 2.1 Правил N 84, в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности составное изделие, самостоятельные компоненты для сборки в составное изделие, упаковка, этикетка, эмблема, шрифт.

Внешний вид изделия составляют, в частности, форма, контуры, линии, сочетания цветов, текстура или фактура материала, декор, в том числе орнаментация.

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной структурой. Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

В подпункте 1 пункта 19.5 Правил N 84 указано, что к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле пункта 2 статьи 6 Патентного закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые в Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежит правообладателю промышленного образца.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2019 по делу N СИП-585/2018, для применения данной нормы права необходимо проведение сравнительного анализа внешнего вида промышленного образца и противопоставленного ему средства индивидуализации по общим критериям установления вероятности смешения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 24.05.2019 г."

В рассматриваемом деле сравнению подлежит изображение внешнего вида плоскостного промышленного образца (эмблемы), включающее словесные и изобразительные элементы, с противопоставленным словесным товарным знаком. В связи с этим следует руководствоваться подходами по оценке сходства обозначений, которые применяются для товарных знаков и состоят в следующем.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и промышленного образца (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

В соответствии с п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденного приказом Российским агентством по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (действовавшими на дату регистрации спорного промышленного образца, далее - Правила N 32) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), а именно: (а) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; (б) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; (в) смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Как усматривается из материалов дела, спорный промышленный образец, которому предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенном ранее перечне, представляет собой этикетку следующего вида: . Промышленный образец состоит из изобразительного элемента и словесного элемента выполненного стандартным шрифтом русского алфавита черного цвета, словесный элемент выполнен в две строки, верхняя строка выполнена более мелким шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак, содержит следующее обозначение "". Товарный знак состоит из двух слов, расположенных в две строки. Словесный элемент "Подкова" выполнен буквами желтого цвета с черной обводкой, придающей буквам иллюзию объема. Буква "П" противопоставленного словесного элемента имеет значительно больший размер по сравнению с остальными буквами словесного элемента и выполнена в виде подковы, стилизованной под поперечный разрез автомобильной покрышки с ярко выраженным протектором.

Осуществляя судебный контроль за проведенным Роспатентом сравнением внешнего вида промышленного образца и противопоставленного ему товарного знака, судебная коллегия приходит к выводу о том, что административным органом нарушена методология сравнения указанных выше объектов интеллектуальной собственности.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент исходил из того, что решение эмблемы по оспариваемому патенту и противопоставленный товарный знак производят разное общее зрительное впечатление, при этом административный орган по существу произвел сравнение обозначений только по графическому признаку, уклонившись от сравнения по смысловому и звуковому критерию.

Судебная коллегия отмечает, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элемента (к числу которых относится внешний вид спорного промышленного образца), его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. При этом словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный.

Согласно общепринятому методологическому подходу, именно словесный элемент является доминирующим в комбинированном обозначении.

В качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, устанавливаются логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента. Логическое ударение - это интонационное выделение одного из элементов предложения, наиболее важного в смысловом отношении, с целью подчеркивания его значимости. При этом следует отметить, что логическое ударение не обязательно падает на первое слово, и доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что основную индивидуализирующую функцию противопоставленного товарного знака выполняет словесный элемент "подкова", поскольку акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения "Резиновая подкова" в целом, оказывая влияние на возникновение ассоциативных образов. Словесный элемент "резиновая" выступают в роли определения к существительному "подкова" и по правилам русского языка являются зависимыми от данного существительного.

Поскольку словесный элемент "Резиновая подкова" в совокупности не образует устойчивого словосочетания, следовательно, смысловое содержание этого словосочетания, определяется, прежде всего, существительным "подкова".

Текстовую часть внешнего вида промышленного образца составляет словесный элемент "Торговая сеть Подкова", в котором также доминирующее значение имеет элемент "подкова".

Согласно словарно-справочным источникам информации словесный элемент "подкова", являющийся доминирующим в противопоставленном товарном знаке и текстовой части промышленного образца, имеет значение "железная изогнутая пластинка, прибиваемая к конскому копыту для предохранения его от повреждения и скольжения" (https://dic.academic.ru/).

Благодаря наличию стилизованного изображения в сравниваемых обозначениях в виде колеса автомобиля с протектором (в товарном знаке) и металлической подковы на фоне стилизованного изображения автомобильной дороги (в промышленном образце), оба обозначения можно расценивать в качестве современной "подковы" для автомобиля - шины колеса с протектором, в связи с чем они являются тождественными по семантике.

Данное смысловое значение соответствует описанию заявке на регистрацию спорного промышленного образца, согласно которому назначение эмблемы - символическое обозначение, отображающее направление вида деятельности - шиномонтаж, ремонт, реализация автошин и запчастей (т. 1, л.д. 92).

Оба обозначения в качестве дополнительного могут иметь значение в смысле слова "подкова" как символа везения и удачи.

Из указанного следует, что в сравниваемых обозначениях заложены одинаковые понятия и идеи, в связи с чем они являются сходными по семантическому признаку сходства. Поскольку тождественные словесные элементы сравниваемых товарных знаков выполнены буквами русского алфавита, данное обстоятельство усиливает сходство словесных элементов.

Элемент "резиновая" в противопоставленном товарном знаке и "торговая сеть" в спорном промышленном образце являются слабыми элементами, уточняющими значение доминирующего элемента.

Сравниваемые обозначения, являются сходными по звуковому признаку сходства за счет фонетического сходства доминирующего словесного элемента "подкова" сравниваемых обозначений.

При этом, по мнению судебной коллегии, наличие в противопоставленном товарном знаке элементов "Резиновая", а в промышленном образце "торговая сеть" не влияет на вывод о звуковом сходстве сравниваемых обозначений, обусловленным высоким фонетическим сходством их словесных элементов "подкова", выполняющим в данных обозначениях основную индивидуализирующую функцию.

В сравниваемых обозначениях действительно имеются графические отличия, на которые указано в тексте оспариваемого решения и в отзыве Роспатента.

Между тем в связи с наличием в сравниваемых обозначениях одного полностью совпадающего элемента, не может быть сделан вывод о полном отсутствии их сходства.

Суждения Роспатента о том, что изображение по оспариваемому патенту находится в течение продолжительного времени на рынке услуг, следовательно, за время нахождения на рынке у потребителя в отношении словесного элемента "Товарная сеть Подкова" промышленного образца сформированы четкие ассоциации, связанные с несколькими магазинами, находящимися под общим владением и контролем, с узнаваемым дизайном, продающим товары аналогичного ассортимента, то есть с определенной торговой сетью под названием "Подкова" не аргументированы ссылками на материалы административного дела. Из текста оспариваемого решения не представляется возможным установить, на основании каких доказательств Роспатент сделал вывод о возникновения у потребителей ассоциативных связей с торговой сетью правообладателя промышленного образца.

Более того, в тексте отзыва на заявление административный орган меняет свою позицию относительно ассоциаций, которые вызывает эмблема, указывая в абзаце третьем страницы шестой отзыва на то, что "изображение подковы в решении эмблемы по оспариваемому патенту вызывает ассоциации с кузнечным делом, кузнецом, подковывающем лошадей". Из текста отзыва не представляется возможным установить, какие обстоятельства столь существенным образом повлияли на установление ассоциативных связей, доказательства в обоснование данных обстоятельств Роспатентом не представлены. Между тем обязанность доказать законность принятого решения лежит именно на административном органе.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

Как разъяснено в абзаце 3 постановления от 23.04.2019 N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "абзаце 3 пункта 162"

Высокая степень сходства спорного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности услуг принимаются во внимание род, вид услуг, их потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость услуг, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности услуг делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Для определения критерия однородности применительно к спорному промышленному образцу надлежит установить, в чем состоит назначение промышленного образца, какой объект материального мира он предназначен идентифицировать.

С учетом описания заявки на промышленный образец, а также фактической деятельности патентообладателя (автосервис, магазин запчастей, на соответствующий вид деятельности указывает заявитель и не оспаривает третье лицо) судебная коллегия приходит к выводу о том, что использование спорной эмблемы направлено на идентификацию услуг шиномонтажа, ремонта, реализация автошин и запчастей.

Роспатентом признана не однородной услуга 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для индивидуализации которой зарегистрирован товарный знак, услуге "реализация автошин и запчастей".

Судебная коллегия критически относится к данному выводу с учетом того, что сравниваемые услуги соотносятся как вид и род, имеют одинаковое назначение - продажа покупателям товара. С учетом фактически осуществляемой заявителем и третьим лицом деятельности данные услуги имеют один круг потребителей.

Поскольку Роспатентом сделан вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и неоднородности услуг, для индивидуализации которых они применяются, административный орган не исследовал вопрос о вероятности смешения спорного промышленного образца и противопоставленного товарного знака.

Между тем вопрос о вероятности смешения сравниваемых обозначений является ключевым при определении охраноспособности спорного промышленного образца.

При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

С учетом выводов, содержащихся в мотивировочной части судебного акта относительно допущенных Роспатентом нарушений методологии при сравнении обозначений, определении однородности услуг, для которых используется объект патентных прав и для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и, как следствие, о недостаточной обоснованности аргументов о соответствии промышленного образца условиям патентоспособности, судебная коллегия полагает, что Роспатентом существенно нарушена процедура принятия решения, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражения заявителя, в частности установить вероятность смешения обозначений, а также оценить указанное обстоятельство вместе со степенью сходства сравниваемых объектов правовой охраны и иными обстоятельствами, существенными для правильного решения вопроса о вероятности смешения обозначений.

При таких обстоятельствах вывод обжалуемого решения об отсутствии сходства между промышленным образцом и товарным знаком, сделанный вопреки сходству отдельных их элементов, без учета однородности услуг, а также представленных доказательств существенных обстоятельств, влияющих на вероятность смешения, не соответствует пункту 2 статьи 6 Патентного закона.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что в обжалуемом решении в соответствии с представленными доказательствами, на основании исследования сходства сравниваемых объектов правовой охраны и степени однородности товаров, не решен вопрос о вероятности смешения между спорными промышленным образцом и товарным знаком.

Поскольку влияние однородности услуг на возможность смешения спорного промышленного образца и товарного знака Роспатентом не исследовано, в то время как указанное обстоятельство является существенным для решения вопроса о вероятности смешения, допущенные нарушения не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "Ситал-Н" от 03.06.2020 против выдачи патента Российской Федерации N 72093 на промышленный образец с учетом настоящего судебного акта.

Вместе с тем коллегия судей, исходя из имеющихся в деле доказательств, не может признать в достаточной степени обоснованным довод заявителя о наличии в действиях третьего лица по регистрации и использованию спорного промышленного образца признаков злоупотребления правом, выразившихся в ограничении конкуренции.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены этим Кодексом. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления N 25 положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о недоказанности истцом наличия в действиях ответчика по регистрации и использованию спорных товарных знаков признаков злоупотребления правом, выражающихся в ограничении конкуренции, поскольку доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о том, что предприниматель Маврин В.В. действовал исключительно с намерением причинить вред иным лицам либо злоупотребил правом в иных формах, в том числе действовал с целью ограничения конкуренции, в настоящем деле отсутствуют.

С учетом того, что словесный элемент "подкова" в установленном судом в тексте настоящего судебного акта значении является широко используемым в гражданском обороте, не исключена случайность совпадения словесного элемента сравниваемых обозначений.

При таких обстоятельствах требование о признании действий предпринимателя Маврина В.В. по приобретению и использованию исключительных прав на промышленный образец N 72093 злоупотреблением правом не подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Ситал-Н" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 72093 на промышленный образец по заявке N 2007504568/49 как не соответствующее пункту 2 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 03.06.2020 возражение против выдачи патента Российской Федерации N 72093 на промышленный образец по заявке N 2007504568/49.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ситал-Н" (ОГРН 1025401934887) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

А.А. Ерин

Судья

В.В. Голофаев