Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. по делу N СИП-13/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец не представил доказательств наличия у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2021 г. по делу N СИП-13/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2021 г. N С01-716/2021 по делу N СИП-13/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 18 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жегаловой А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Макеева Сергея Александровича (Москва, ОГРНИП 319774600529216) к иностранному лицу Pioneer Corporation (28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Макеева Сергея Александровича - Прохоров А.И. (по доверенности от 18.12.2019);

от иностранного лица - Pioneer Corporation - Яшина О.С. (по доверенности от 03.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Макеев Сергей Александрович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Pioneer Corporation (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249 в отношении всех товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Ответчик в отзыве, возражая против удовлетворения исковых требований, указал на отсутствие заинтересованности у истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, а также сослался на фактическое его использование. Ответчик также полагает принадлежащий ему товарный знак широко известным в Российской Федерации, в связи с чем указывает на необходимость учета однородности товаров при установлении использования товарного знака.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Из материалов настоящего дела следует, что компания является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 129249, зарегистрированного 14.07.1995 по заявке от 19.08.1993 N 93040797, в отношении товаров 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры, огнетушители".

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорные товарные знаки, для чего ответчику 16.10.2019 было направлено предложение по адресу, указанному в свидетельстве на товарный знак (том 1, л.д. 10-13).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 10.01.2020 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка от 10.10.2019 N 2019750874, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации обозначения "" в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении товаров 9-го, 15-го классов и услуг 35-го класса МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам, сравнив товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 129249 с обозначениями по заявке N 2019750874, с учетом положений пунктов 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства за счет наличия в их составе доминирующего словесного элемента "PIONEER", в то время как наличие изобразительного элемента в спорном товарного знаке не исключает того, что обозначения стойко ассоциируются друг с другом в целом.

Сравнение перечней товаров 9-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 129249, с товарами 9-го класса МКТУ, которым испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2019750874, с целью определения их однородности показало, что часть из них является однородными, так как имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей.

Следовательно, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 129249 препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

Как указывалось выше, истец ссылался на то, что он намеревается продвигать на российском рынке бытовую технику и электронику.

Для подтверждения своих доводов, истец представил в материалы дела договоры о сотрудничестве и совместной деятельности, декларации соответствия, сертификаты соответствия, договор поставки, товарные накладные, таможенные декларации (т. 3, л.д. 15-147).

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 16.09.2019 заключен предпринимателем с целью продвижения после регистрации товарного знака "PIONEER" продукции (приставки, беспроводные клавиатуры, приемники цифровых каналов [цифровые ТВ приемники], смарт ТВ-приставки, радиоприемники, телевизоры, телефонные аппараты, устройства дистанционного управления, видеодиски, компакт-диски, компьютеры, периферийные устройства компьютеров, запоминающие устройства для компьютеров, принтеры, программное обеспечение компьютеров), выпуск которой должен осуществляться иностранным лицом - SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED.

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 12.09.2019 также заключен предпринимателем с целью продвижения после регистрации товарного знака "PIONEER" продукции (телевизоры), выпуск которой должен осуществляться обществом с ограниченной ответственностью "Эс-Ти-Ай" (далее - общество "Эс-Ти-Ай").

С учетом названных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, Суд по интеллектуальным правам, оценив указанные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что из указанных документов усматривается, что истец намеревается продвигать на российском рынке указанную бытовую технику и электронику, а представленной в материалы дела заявкой N 2019750874 подтверждается осуществление истцом необходимых подготовительных действий к использованию сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 129249 обозначения, в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ.

Проанализировав представленные предпринимателем в подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика документы (перечисленные выше), суд установил, что декларациями соответствия, сертификатами соответствия, товарными накладными, а также таможенными декларациями на товары подтверждается факт ввода иностранным лицом - SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED и обществом "Эс-Ти-Ай" в гражданский оборот пультов управления, электронного оборудования, тв-приставок, теле, аудио, радио и видеоаппаратуры, акустических систем, клавиатур, снабженных источниками питания и сопутствующим оборудованием для записи, просмотра, прослушивания и подключения, а также оборудования для обработки информации.

Как отмечено в абзаце четвертом пункта 162 Постановления N 10 и указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары (пункт 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство от 20.01.2020 N 12).

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе; при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункт 7.2.1.1 Руководства от 20.01.2020 N 12).

В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения (пункт 7.2.1.2 Руководства от 20.01.2020 N 12)

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Поскольку, такие товары как "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, оборудование для обработки информации и компьютеры", относятся к электронным приборам и устройствам и комплектующим к ним, Суд по интеллектуальным правам считает, что они являются однородными товарам, предназначенным для использования электронного оборудования и приборов, оборудования для обработки информации, снабженных источниками питания и сопутствующим оборудованием для записи, просмотра, прослушивания и подключения, поскольку они относятся к одному роду (виду) товаров, у них одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, они являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, у них одинаковые условия реализации, а также круг потребителей.

Судебная коллегия учитывает, что в перечень товаров, в отношении которых установлена заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, входят такие товары, как "электронное оборудование, теле, аудио, радио и видеоаппаратура, оборудование для обработки информации", что может соотноситься как род - вид с товарами "приборы и инструменты электрические, для научных целей и обучения", что может иметь общее функциональное назначение с товарами "приборы и инструменты фотографические", которые могут соотноситься как род - вид с товарами "счетные машины".

Таким образом, указанные товары 9-го класса МКТУ являются однородными по отношению к товарам, в отношении которых истец заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

На основании изложенного, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, оборудование для обработки информации и компьютеры, приборы и инструменты для научных целей, электрические, фотографические, для обучения, счетные машины".

Так как совокупность обстоятельств дела свидетельствует о том, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров заявленного им на регистрацию обозначения с обеспечением его правовой охраной в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации в отношении указанной части товаров.

Вместе с тем, по мнению суда, предпринимателем не был подтвержден факт ввода иностранным лицом - SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED и обществом "Эс-Ти-Ай" в гражданский оборот товаров "приборы и инструменты морские, геодезические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, огнетушители" 9-го класса МКТУ.

Указанные товары 9-го класса МКТУ, не относятся к электронным приборам и устройствам, не являются однородными по отношению к товарам, для которых установлена заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Так товары "приборы и инструменты оптические" и "огнетушители" не соотносятся как род-вид с электронными приборами и устройствами, в отношении которых истец заинтересован в использовании обозначения, а товары "приборы и инструменты морские, геодезические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты", не имеют общего функционального назначения (объем и цель применения) с вышеназванными товарами, по которым истец имеет реальное намерение использовать обозначение.

Каких-либо доказательств, подтверждающих, что направленность его коммерческого интереса заключается в последующем использовании спорного обозначения в отношении указанных товаров, истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать заявленное обозначение само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положением статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10).

При таких обстоятельствах коллегия судей приходит к выводу о том, что у суда отсутствуют материально-правовые основания для признания предпринимателя заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249 в отношении товаров "приборы и инструменты морские, геодезические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, огнетушители" 9-го класса МКТУ.

При таких обстоятельствах, факт использования либо неиспользования спорного товарного знака ответчиком в трехлетний период, предшествующий дате направления предпринимателем компании предложения заинтересованного лица, не имеет правового значения для рассмотрения данного дела.

Как указывалось ранее, именно правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Из пункта 166 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 163 Постановления N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (16.10.2019) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 16.10.2016 по 15.10.2019 включительно.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как указывалось ранее, в отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях ответчик пояснил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 129249 используется в течение многих лет под контролем правообладателя - обществом "Пионер РУС" в отношении указанных в регистрации товаров "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, оборудование для обработки информации и компьютеры" 9-го класса МКТУ, и что спорное обозначение благодаря его действиям приобрело широкую известность.

В подтверждение указанных обстоятельств ответчиком в материалы дела были представлены следующие доказательства: выписка из ЕГРЮЛ на общество "Пионер Рус", учрежденного иностранным лицом - Pioneer Europe NV; нотариальное заверение указанного учредителя; счета-фактуры; товарные накладные; договоры поставки с приложениями; таможенные декларации; сертификаты соответствия; фотоматериалы (т. 1, л.д. 85-150; т. 2, л.д. 1-93; т. 4, л.д. 14-107).

Компания также представила в материалы дела приложенные к пояснениям от 07.12.2020 и приведенные выше договор сертификации, договор на выполнение работ и оказание услуг, акт сдачи-приемки услуг, акты и отчеты, договор на проведение рекламной компании; договор на оказание услуг, счет-фактуру и отчет, договор об оказании рекламных услуг, рамочный договор на оказание услуг, руководства пользователя на аппаратуру.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что все указанные документы подпадают под период времени, в течение которого правообладателем должен быть доказан факт ввода в гражданский оборот товаров 9-го класса МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 129249.

Из указанных документов следует, что общество "Пионер РУС" является аффилированным с ответчиком лицом и официальным дистрибьютером продукции компании на территории Российской Федерации, что подтверждается вышеуказанными правоустанавливающими документами (выпиской из ЕГРЮЛ, нотариальным заверением (т. 1, л.д. 85-97)).

В частности, из вышеназванных договоров и товарно-сопроводительных документов следует, что общество "Пионер Рус", поставляет бытовую технику и электронику, маркированную спорным товарным знаком в розничные магазины на территории Российской Федерации.

Помимо этого, из представленных ответчиком договоров на размещение рекламных материалов, договоров об оказании услуг по продвижению, фотографий в различных торговых точках, а также отчетов и актов выполненных работ, усматривается, что ответчик производит и реализует на территории Российской Федерации в течение многих лет продукцию, маркированную спорным товарным знаком, которая активно продвигается в гражданском обороте.

Согласно общедоступным источникам информации, Российское представительство ответчика было открыто в Москве в 1994 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/Pioneer_Corporation).

При этом оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства в их совокупности на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что ими доказан факт ввода обществом "Пионер Рус" (под контролем правообладателя) в гражданский оборот путем доведения до потребителя способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, товаров 9-го класса МКТУ "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, оборудование для обработки информации и компьютеры" с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249.

Судебная коллегия также соглашается с ответчиком в том, что представленными доказательствами, аналогичные доказательства были представлены в рамках дела N СИП-14/2020, подтверждается факт широкой известности потребителю спорного товарного знака, так как указанные товары активно реализуются на территории Российской Федерации на протяжении длительного времени, и активно продвигаются к продаже, что соответственно свидетельствует о приобретении спорным товарным знаком различительной способности в результате его использования.

При восприятии спорного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 129249 графический элемент, изображенный перед словесным, имеет малый размер, является абстрактным, выполнен в одинаковом с буквами цвете, сливается с ними и является "слабым" элементом в обозначении. При таких обстоятельствах "сильным" элементом является словесный элемент "PIONEER", несущий фонетические признаки знака и занимающий долю 7/8 от объема обозначения.

Кроме того, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2020 по делу N СИП-14/2020, в котором участвуют эти же стороны, суд установил известность товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 197575 в отношении названных товаров. Учитывая, что оспариваемый в настоящем деле товарный знак, и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 197575 имеют сходство, близкое к тождеству, воспринимаются потребителем по существу как один и тот же товарный знак, а период доказывания использования этих товарных знаков совпадает, выводы суда по указанному делу подлежат учету при рассмотрении настоящего дела в силу положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, пункт 6 статьи 1483 ГК РФ содержит критерий, который должны проверять суды в целях сохранения правовой охраны товарного знака, а именно однородность товаров, в отношении которых может быть предоставлена или сохранена правовая охрана товарному знаку как средству индивидуализации.

При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты "сильных" (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, к которым, исходя из установленных судами обстоятельств дела, может быть отнесен товарный знак.

В тех случаях, когда товарный знак не обладает сильной различительной способностью (неоригинален, малоизвестен), критерий однородности товаров в большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака, напротив, при известности, общеизвестности товарного знака однородность зачастую будет свидетельствовать об использовании товарного знака. Увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.

На необходимость учета критерия однородности в целях охраны товарного знака указывается и в рекомендациях ВОИС (п. 2.458 WIPO Intellectual Property Handbook): по общему правилу товары однородны (схожи, но не идентичны), когда при их реализации под товарным знаком, сходным до степени смешения, у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя, при этом принимаются во внимание все обстоятельства дела, включая род товаров, цели, для которых они используются, торговые каналы, через которые они реализуются, но особенно - происхождение (природа) товара и обычные места продажи.

Законодательство Российской Федерации также имплементировало данный подход о необходимости оценки однородности товаров.

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Как установлено выше, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 129249 и обозначение, которому испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2019750874, имеют высокую степень сходства, а часть товаров 9-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и которым испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2019750874, являются однородными.

При этом компанией подтверждено использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, оборудование для обработки информации и компьютеры".

Представленными в материалы дела документами в совокупности с преюдициальными обстоятельствами в отношении словесного элемента "PIONEER", также подтверждается факт широкой известности потребителю спорного товарного знака.

Следовательно, в данном случае, степень известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых спорный товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.

Материалами дела подтверждается, что компания действует на российском рынке уже более 20 лет и за это время товары ответчика приобрели широкую известность, а спорный товарный знак, индивидуализирующий их, различительную способность, что следует из данных о большом объем продаж товаров, маркированных спорным товарным знаком.

Следовательно, наличие широкой известности спорного товарного знака приводит к тому, что предназначенные для теле, аудио, радио и видео и компьютерного оборудования, снабженного источниками питания и сопутствующим оборудованием для записи, просмотра, прослушивания и подключения товары 9-го класса МКТУ, в отношении которых ответчиком доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249, могут быть признаны однородными товарам 9-го класса МКТУ "магнитные носители информации, диски звукозаписи".

Так товары "магнитные носители информации", "диски звукозаписи", 9-го класса МКТУ являются сопутствующими товарами для мультимедийных аудио-, видеосистем и компьютеров; они предназначены для использования на этих устройствах, не могут быть использованы отдельно от них.

Поскольку указанные товары относятся к одному роду (виду) товаров, у них одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, они являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, у них одинаковые условия реализации, а также круг потребителей.

Следовательно, увеличивается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному хозяйствующему субъекту в силу близости их происхождения, назначения, реализации в рамках одной среды потребителей, поскольку у них может сложиться впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя.

В связи с этим, лишение спорного товарного знака компании правовой охраны (даже в части) при наличии доказательств того, что конкурирующие организации (иностранное лицо - SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED и общество "Эс-Ти-Ай") выпускают однородные товары, будет способствовать введению потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Довод ответчика о недобросовестности истца при подаче настоящего иска отклоняется судом первой инстанции.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Вместе с тем, само по себе предъявление исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, даже с учетом приобретенной им широкой известности, не является актом недобросовестной конкуренции в отсутствие доказательств наличия обстоятельств, предусмотренных статьей 10.bis Парижской конвенции и пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции.

В свою очередь компания не представила доказательств наличия обстоятельств, предусмотренных статьей 10.bis Парижской конвенции и пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", которые бы свидетельствовали о намерении предпринимателя извлечь необоснованные преимущества из использования известного товарного знака компании.

Так как истец не представил доказательств наличия у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, огнетушители", а, ответчик с учетом широкой известности доказан факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 129249 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, оборудование для обработки информации и компьютеры" суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований предпринимателя.

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Макеева Сергея Александровича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская