Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2021 г. по делу N СИП-836/2020 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, в связи с низкой степенью сходства сравниваемых обозначений

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2021 г. по делу N СИП-836/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 16 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Ерина А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Малтри" (ул. Лифляндская, д. 6, лит. М, ком. 13Н, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1027806895258) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.07.2020, вынесенного по результатам рассмотрения возражения от 06.04.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 738869.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Беззубов Николай Борисович (Санкт-Петербург), общество с ограниченной ответственностью "Орто.Ник" (ОГРН 1057812894160).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Малтри" - Усков В.В. (по доверенности от 30.10.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2020 N 01/32-275/41, посредством использования системы "Мой Арбитр");

от третьих лиц - Наследова Е.В. (по доверенности от 11.02.2020, посредством использования системы "Мой Арбитр").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Малтри" (далее - заявитель, общество "Малтри") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.07.2020, вынесенного по результатам рассмотрения возражения от 06.04.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 738869.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Беззубов Николай Борисович и общество с ограниченной ответственностью "Орто.Ник" (далее - общество "Орто.Ник").

В обоснование заявленных требований общество "Малтри" ссылается на то, что Роспатентом неверно истолкован и применен пункт 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель полагает, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 738869 "", содержит в качестве охраняемого элемента слово "МИКС", которое, по мнению заявителя, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 665642 "".

Как полагает заявитель, при применении пункта 10 статьи 1483 ГК РФ Роспатент должен был установить, входят ли в состав спорного товарного знака элемент(-ы), сходные до степени смешения с товарным знаком заявителя, однородность товаров и услуг, для которых оспариваемый товарный знак и товарный знак заявителя зарегистрированы. При этом в отличие от положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ сравнению подлежит не спорный товарный знак с товарным знаком заявителя, а отдельный элемент, который является сходным с его средством индивидуализации. В тех случаях, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации или сходного с ним обозначения другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Общество "Малтри" считает, что несмотря на то, что основанием для признания правовой охраны спорного товарного знака недействительной явился именно пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент применил правила сравнения обозначений, относящиеся к подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, что привело к принятию незаконного и необоснованного решения. Сравнению подлежал не спорный товарный знак с товарным знаком заявителя, а лишь отдельный элемент "МИКС" спорного товарного знака с товарным знаком N 665642 "".

По мнению заявителя, вывод Роспатента об отсутствии сходства спорного и противопоставленного товарных знаков противоречат материалам дела. Аргументы Роспатента об отсутствии сильной различительной способности у элемента "MIX" противоречат решению Роспатента от 28.03.2019, принятому по результатам рассмотрения возражения ООО "Орто.Ник" против предоставления правовой охраны товарному знаку "", в котором Роспатент установил, что товарный знак заявителя носит фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров. Следовательно, Роспатент уже установил наличие различительной способности обозначения "", в том числе, для стелек и изделий ортопедических, а вывод об обратном в оспариваемом решении является необоснованным.

Общество "Малтри" отмечает, что Роспатент в ответе от 22.02.2019 N 41-04769-12 на запрос Управления Федеральной антимонопольной службы пришел к выводу о наличии сходства между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 665642 и обозначением "MIX", использованным на упаковке стелек общества "Орто.Ник". Довод Роспатента о том, что при ответе на запрос УФАС сходство определялось не для целей применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, не должен приниматься во внимание, поскольку сходство обозначений является вопросом факта, а его оценка не может меняться в зависимости от целей, для которых такое сходство устанавливается.

Заявитель в подтверждение факта сходства сравниваемых обозначений ссылается на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ относительно сходства/различия словесных элементов товарных знаков N 665642 и N 738869 (далее - Отчет ВЦИОМ).

Наряду с изложенным общество "Малтри" обращает внимание суда на то обстоятельство, что при проверке спорного товарного знака на предмет его соответствия пункту 10 статьи 1483 ГК РФ закон не требует подтверждения наличия ассоциативной связи между товарным знаком и/или отдельно обозначения "МИКС" и заявителем. Такая связь является следствием деятельности правообладателя товарного знака, длительности и интенсивности его использования. Роспатент в оспариваемом решении не дал оценки представленным заявителем доказательствам известности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 665642, которая была приобретена за счет длительного и интенсивного использования товарного знака для индивидуализации стелек, но пришел к выводу об отсутствии ассоциативных связей между обществом "Малтри" и обозначением "MIX" в то время как данные обстоятельства не подлежали доказыванию.

Роспатент также не дал надлежащей оценки действиям третьего лица с учетом статьи 10 ГК РФ, статьи Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция). Заявитель ссылался на то, что зарегистрировав в Роспатенте спорный товарный знак, третье лицо злоупотребило своими гражданскими правами, поскольку включением в состав товарного знака словесного элемента "МИКС" в качестве самостоятельно охраняемого элемента, приобрело исключительные права на указанный словесный элемент, в то время как между истцом и ответчиком существовал спор относительно законности его использования. О недобросовестности и злоупотреблении правом свидетельствует также то, что упаковка, зарегистрированная правообладателем в качестве спорного товарного знака, использовалась им задолго до регистрации, однако, заявка на регистрацию изобразительной части с включением элемента "МИКС" была подана только в период спора между заявителем и правообладателем. В результате наличия регистрации спорного товарного знака заявитель может быть ограничен в реализации своей продукции и ее продвижении.

Роспатент в отзыве на заявление просил отказать в его удовлетворении, указывая на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта.

Возражая против довода заявителя относительно неправильного применения при вынесении оспариваемого решения положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, административный орган отмечает, что при проверке соответствия товарного знака пункту 10 статьи 1483 ГК РФ осуществляется сопоставление части оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком в целом (а не его частью), поскольку именно такой смысл нормы пункта 10 статьи 1483 ГК РФ следует из ее буквального и систематического толкования.

Указанная норма права не предусматривает признание правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной на основании того, что часть оспариваемого товарного знака является сходной с частью противопоставленного товарного знака. В связи с этим наличие фонетического и семантического сходства между словесным элементом "МИКС" спорного товарного знака и словесным элементом "MIX" противопоставленного товарного знака не является основанием для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака не соответствующей пункту 10 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган отмечает, что словесный элемент "MIX" / "МИКС" является слабым с точки зрения индивидуализирующей способности, поскольку используется и в иных товарных знаках, перечень которых приведен в оспариваемом решении.

Роспатент в отношении доводов заявителя о том, что ранее в решении от 28.03.2019 административный орган пришел к выводу о фантазийном характере противопоставленного товарного знака, указал, что выводы, содержащиеся в указанном решении не относятся к настоящему делу и не вступают в противоречие с выводами по решению, которое оспаривается в рамках рассматриваемого дела. В ранее принятом решении Роспатент рассматривал доводы подателя возражения об описательном характере товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 665642 и пришел к выводу о том, что словесные элементы "ORTO" и "MIX" не являются описательными по отношению к указанным в перечне товарам, в связи с чем признал регистрацию товарного знака соответствующей пункту 1 статьи 1483 ГК РФ. В решении по настоящему делу Роспатент указал на слабую индивидуализирующую способность (а не на отсутствие различительной способности) элемента "MIX" противопоставленного товарного знака, обусловленную его частым использованием в товарных знаках, зарегистрированных в отношении, в том числе, стелек.

В отношении довода заявителя о том, что сходство между сравниваемыми товарными знаками ранее было установлено Роспатентом в рамках ответа на запрос УФАС по Санкт-Петербургу от 08.02.2019, в отзыве отмечается, что данный ответ не может рассматриваться в качестве доказательства по настоящему делу.

Роспатент отмечает, что отчет "ВЦИОМ" не был представлен заявителем с возражением и при этом не является общедоступным словарно-справочным источником, в связи с чем не мог быть оценен Роспатентом при принятии оспариваемого в рамках настоящего дела решения. Ссылаясь на положения пункта 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10), Роспатент считает, что документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления. Административный орган также отмечает, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения дополнительных экспертиз.

Роспатент настаивает на том, что при принятии оспариваемого решения им были правильно применены положения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ. Для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих пункту 10 статьи 1483 ГК РФ, необходимо установить, включает ли оно в свой состав в качестве элемента чужие средства индивидуализации или сходные с ними обозначения. С учетом того, что Роспатентом установлено отсутствие такого факта, регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит пункту 10 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода заявителя о том, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака по его регистрации представляют собой злоупотребление правом, Роспатент в отзыве отмечает, что признание действий субъектов хозяйственного оборота злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции Роспатента, в связи с чем данный довод заявителя не может свидетельствовать о незаконности оспариваемого решения Роспатента.

Третьи лица (Беззубов Н.Б. и общество "Орто.Ник") в письменных отзывах указывают на отсутствие нарушения оспариваемым ненормативным правовым актом прав и законных интересов заявителя.

Отсутствие нарушений прав заявителя подтверждено вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-264/2020 от 24.08.2020, которым установлено, что наличие у предпринимателя Беззубова Н.Б. спорного товарного знака не препятствует использованию обществом "Малтри" его товарных знаков, в том числе по свидетельству Российской Федерации N 665642 с использованием элемента "MIX". Этим же решением установлено, что регистрация спорного товарного знака была осуществлена Беззубовым Н.Б. для целей индивидуализации своей продукции с учетом наличия серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 409454, N 727293, N 733669.

В настоящем судебном заседании суд по ходатайству заявителя приобщил к материалам дела пояснения на отзывы Роспатента и на отзывы третьих лиц, а по ходатайству третьего лица общества "Орто.Ник" - письменные пояснения о преюдиции выводов и о злоупотреблении правом со стороны истца и применении к заявителю статьи 10 ГК РФ.

Представитель общества "Малтри" в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявленных требований, просил обжалуемое решение Роспатента признать недействительным.

Представители Роспатента и третьих лиц возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзывах на заявление.

Как следует из материалов дела, Беззубов Н.Б. является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 738869, зарегистрированного 12.12.2019 с приоритетом от 05.09.2019 в отношении товаров 10-го класса "стельки ортопедические" и 25-го класса "стельки" МКТУ (далее - спорный товарный знак).

Названный товарный знак является комбинированным, представляет собой вертикально ориентированное изображение упаковки стелек ортопедических. Товарный знак выполнен в черном, сером, светло-сером, белом, бежевом, оранжевом, желтом и зеленом цветах. Одна четвертая часть упаковки выполнена таким образом, что все словесные и изобразительные элементы располагаются вертикально. В указанной части на сером фоне последовательно выполнены следующие элементы (сверху вниз): стилизованное изображение кенгуру и словесный элемент "TALUS run-n-go" (изображение кенгуру и слово "TALUS" выполнены в оранжевом цвете, словесный элемент "run-n-go" - в белом), словесный элемент "стельки", выполненный в белом цвете, словесный элемент "ортопедические разгружающие" (слово "ортопедические" выполнено в белом цвете и подчеркнуто оранжевой чертой, слово "разгружающие" выполнено в оранжевом цвете), словесные элементы "МИКС", "TALUS" и стилизованное изображение кенгуру (изображение кенгуру и слово "TALUS" выполнены в светло-сером цвете, слово "МИКС" - в белом), оранжевая геометрическая фигура. Оставшиеся три четверти упаковки занимает черный фон, на котором выполнено реалистичное изображение двух ортопедических стелек. Одна стелька изображена в ракурсе сверху, другая - в ракурсе сбоку. На стельку, которая изображена в ракурсе сверху, нанесены следующие элементы: словесный элемент "ORTO NIK orthopedic insoles" (слова "ORTO" и "NIK" разделены вертикальной по отношению к направлению слов чертой, словесный элемент "orthopedic insoles" расположен под элементом "ORTO NIK"), стилизованное изображение кенгуру, словесный элемент "TALUS". Все нанесенные на стельку элементы выполнены в черном цвете. В верхней части упаковки расположен оранжевый прямоугольник, поверх которого выполнено стилизованное изображение кенгуру и словесный элемент "TALUS run-n-go" (изображение кенгуру и слово "TALUS" выполнены в черном цвете, словесный элемент "run-n-go" - в белом). Ниже оранжевого прямоугольника расположены словесные элементы (построчно, сверху вниз): "стельки", "ортопедические", "разгружающие", "микс". Слова "стельки", "ортопедические", "микс" выполнены белым цветом, слово "разгружающие" выполнено оранжевым цветом, над ним расположена оранжевая горизонтальная черта.

Слова "Orthopedic insoles", "стельки ортопедические разгружающие", реалистическое изображение ортопедических стелек, элемент "" указаны в качестве неохраняемых элементов.

Правообладателем противопоставленного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 665642 с приоритетом по дате подачи заявки 27.04.2018 является общество "Малтри".

Противопоставленный товарный знак является словесным, включает в свой состав словесные элементы "ORTO" и "MIX", выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также исключенный из правовой охраны элемент "".

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товаров 10-го класса "бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; валики надувные для медицинских целей; изделия ортопедические; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; обувь ортопедическая; одежды компрессионные; опоры, используемые при плоскостопии; перевязь [бандаж поддерживающий]; матрацы медицинские; перчатки для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; пояса брюшные; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; стельки ортопедические; супинаторы для обуви; ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чулки эластичные, используемые при расширении вен; чулки эластичные хирургические; шины хирургические; приспособления ортопедические" и товаров 25 класса "белье нижнее; гетры, грации, изделия трикотажные; корсажи (женское белье); корсеты (белье нижнее); приспособления, препятствующие скольжению обуви; стельки; чулки" МКТУ.

В Роспатент 06.04.2020 поступило возражение общества "Малтри" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 738869, мотивированное тем, что регистрация названного товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ, статьи и статьи Парижской конвенции по охране промышленной собственности в отношении всех товаров 10, 25 классов МКТУ.

В обоснование возражения заявитель ссылался на следующие доводы:

спорный и противопоставленный товарный знак содержат элементы "МИКС" и "MIX", которые являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического вхождения одного обозначения в другое, графического написания с учетом использования стандартного начертания букв латинского и кириллического алфавита, обуславливающего ассоциирование обозначений в целом;

наличие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями подтверждается справкой Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.02.2019 N 41-04769-12;

высокая вероятность смешения сопоставляемых товарных знаков обуславливается и тем, что спорный товарный знак в целом представляет собой изображение упаковки, в которой элементы "МИКС" представлены заглавными буквами и воспроизводятся неоднократно контрастным цветом, акцентируя на себе внимание;

сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для идентичных рубрик 10 и 25 класса МКТУ "стельки", "стельки ортопедические", то есть для однородных товаров;

при определении того, может ли товарный знак являться предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака;

общество "Малтри" импортирует и продает с 2006 года ортопедические товары с названием "ORTO MIX" на территории России, продукция приобрела известность и узнаваемость в глазах потребителя; товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 738869 в отношении товаров "стельки" и "стельки ортопедические" с охраняемым словесным элементом "МИКС" мог быть зарегистрирован только при предоставлении согласия на такую регистрацию от общества "Малтри", поскольку последний владеет товарным знаком с охраняемым словесным элементом "MIX" для "стелек" и "стелек ортопедических", однако такого согласия не предоставлялось;

между обществом "Малтри" и обществом "Орто.Ник" имеются конкурентные взаимоотношения, получив же правовую охрану товарного знака Беззубов Н.Б., генеральный директор общества "Орто.Ник" вправе беспрепятственно использовать в качестве средств индивидуализации словесное обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком заявителя; действия, связанные с приобретением исключительного права на спорный товарный знак содержат признаки акта недобросовестной конкуренции, противоречащей статье Парижской конвенции, согласно которой подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Решением Роспатента от 13.07.2020 в удовлетворении возражения было отказано.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент с учетом наличия конфликта интересов между обществом "Малтри" и обществом "Орто.Ник", генеральным директором и одним из учредителем которого является правообладатель спорного товарного знака, в связи с использованием в гражданском обороте сходных обозначений "MIX" / "МИКС" при маркировке ортопедических стелек, признал общество "Малтри" лицом, заинтересованным в подаче возражения.

В качестве аргумента для отказа в удовлетворении возражения заявителя Роспатент указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что обозначение "MIX" ассоциируется исключительно с продукцией лица, подавшего возражение, имеются примеры регистрации на третьих лиц различных товарных знаков с элементом "MIX", предназначенных для индивидуализации стелек. В связи с изложенным Роспатент пришел к выводу о том, что элемент "MIX" не обладает сильной различительной способностью.

Административный орган указал, что в состав спорного товарного знака в качестве элемента принадлежащий подателю возражения товарный знак "" в целом не входит. Изъятие же из состава противопоставленного товарного знака "" слабого с точки зрения индивидуализирующей способности элемента "MIX" и его противопоставление оспариваемому товарному знаку в качестве средства индивидуализации общества "Малтри" не обосновано и не соответствует сути пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатентом отклонены ссылки подателя возражения на справку Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.02.2019 N 41-04769-12, поскольку в названном документе мнение высказывалось не относительно возможного нарушения спорным товарным знаком пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении доводов подателя возражения о том, что подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладатель, являясь генеральным директором конкурента лица, подавшего возражение, действовал недобросовестно, Роспатент обратил внимание подателя возражения на то, что установление факта недобросовестной конкуренции, связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество "Малтри" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента обществом "Малтри" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьими лицами.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против отказав представлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знаки преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2019744471 на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (05.09.2019) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила N 482 в редакции, действующей на момент подачи заявки, и Правила N 56 в части, не противоречащей ГК РФ, действовавшие в период рассмотрения возражения.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Общество "Малтри" было признано Роспатентом лицом, заинтересованным в подаче возражения, что лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Рассмотрев доводы заявителя относительно того, что Роспатентом были неверно применены положения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об их необоснованности в силу следующего.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 той же статьи. Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 названной статьи.

Из буквального толкования приведенной нормы права следует, что для квалификации оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих пункту 10 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить, включает ли такое обозначение в свой состав в качестве элемента средства индивидуализации иных лиц (или сходные с ними обозначения).

Согласно пункту 49 Правил N 482 на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса. При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Исследовав спорный товарный знак "" и противопоставленный товарный знак "" в соответствии с вышеприведенными правилами и подходами, судебная коллегия приходит к выводу о том, что имеется сходство сравниваемых обозначений за счет совпадения словесного элемента "МИКС" спорного товарного знака и элемента "MIX" противопоставленного товарного знака.

Судебной коллегией также учтено, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества "Малтри" выявлены примеры регистраций на имя третьих лиц товарных знаков с элементом "MIХ" в отношении товаров "стельки", "стельки ортопедические", в том числе:

"" по свидетельству Российской Федерации N 662250;

"" по свидетельству N Российской Федерации 555991;

"" по свидетельству Российской Федерации N 629772).

Применительно к положениям пункта 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утверждено приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, далее - Руководство), судебная коллегия полагает, что словесный элемент "МИКС" / "MIX" является слабым элементом, поскольку представляет собой часто используемую в товарных знаках составную часть слова, характерную для определенного вида деятельности.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-264/2020 по исковому заявлению общества "Малтри" к предпринимателю Беззубову Николаю Борисовичу о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 738869 актом недобросовестной конкуренции, имеющим в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальное значение по отношению к рассматриваемому делу, установлено, что обществом "Малтри" не представлено сведений о том, что потребители однозначно ассоциируют обозначения "МИКС" / "MIX" именно с обществом "Малтри"; соответствующий словесный элемент не является сильным индивидуализирующим элементом (страница 17 названного решения).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, судебная коллегия приходит к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о том, что в спорный товарный знак в качестве элемента товарный знак "" в целом не входит, а сходство части спорного товарного знака "МИКС" с частью противопоставленного товарного знака "MIX" не является основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку противоречащей пункту 10 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки доводу заявителя о необходимости оценки при проверке соответствия заявленного обозначения на соответствие пункту 10 статьи 1483 ГК РФ сходства частей сравниваемых обозначений, Роспатент правомерно осуществлял сопоставление спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака, и установив отсутствие вхождения противопоставленного товарного знака в спорный товарный знак, отказал в удовлетворении возражения. Именно такой смысл нормы пункта 10 статьи 1483 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) следует из ее буквального и систематического толкования.

Иное (предлагаемое заявителем) толкование этой нормы, направленное на сравнение совпадающих частей сравниваемых товарных знаков, по существу совпадает с нормой пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, что лишает норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, являющуюся специальной нормой, какого-либо самостоятельного значения.

Вышеизложенное соответствует правовой позиции, выраженной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2020 по делу N СИП-102/2019, согласно которой для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Доводы общества "Малтри", касающиеся необходимости учета при применении пункта 10 статьи 1483 ГК РФ выводов, содержащихся в представленном в материалы дела Отчета ВЦИОМ, ответе Роспатента от 22.02.2019 N 41-04769-12 на запрос Управления Федеральной антимонопольной службы, решении Роспатента от 28.03.2019, не имеют правового значения с учетом проведенного Судом по интеллектуальным правам сравнительного анализа товарных знаков, а также с учетом обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением от 24.08.2020 по делу N СИП-264/2020, имеющим преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

Судом по интеллектуальным правам проверены доводы заявителя о том, что Роспатент не дал оценку действиям третьего лица по регистрации спорного товарного знака с учетом статьи 10 ГК РФ и статьи Парижской конвенции.

Как усматривается из содержания оспариваемого решения Роспатента, административный орган отметил, что установление факта недобросовестной конкуренции, связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к его компетенции.

На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ Роспатент пришел к выводу о том, что наличие установленного соответствующим компетентным органом факта недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя товарного знака при его регистрации является основанием для подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В данном же случае на момент подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 738869 факта наличия в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака недобросовестной конкуренции установлено не было. Ожидание же вероятного наступления благоприятных условий для одной из сторон настоящего спора административным порядком рассмотрения возражений не предусмотрено.

Судебной коллегией принято во внимание, что после вынесения Роспатентом оспариваемого ненормативного правового акта Судом по интеллектуальным правам рассмотрено дело N СИП-264/2020 по исковому заявлению общества "Малтри" к предпринимателю Беззубову Николаю Борисовичу о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 738869 актом недобросовестной конкуренции.

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2020 по делу N СИП-264/2020 (оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2020), имеющим преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела, отказано в удовлетворении иска. При этом названным судебным актом установлено, что целью регистрации спорного товарного знака Беззубовым Н.Б. не являлось извлечение необоснованной выгоды за счет другого хозяйствующего субъекта; регистрация спорного товарного знака предпринимателем была осуществлена для целей индивидуализации своей продукции с учетом наличия серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 409454, N 727293 и N 733669. Этим же судебным актом установлено отсутствие злоупотребления правом со стороны предпринимателя Беззубова Н.Б. при регистрации спорного товарного знака; обществом "Малтри" не доказано, что исключительное право на спорный товарный знак приобретено предпринимателем исключительно с целью причинения вреда иным лица. При рассмотрении данного дела Суд по интеллектуальным правам отметил, что из материалов дела следует и самим истцом не отрицается, что наличие у предпринимателя спорного товарного знака не препятствует использованию обществом "Малтри" его товарных знаков, в том числе по свидетельству Российской Федерации N 665642 с использованием элемента "MIX".

Принимая во внимание обстоятельства, установленные Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-264/2020, судебная коллегия полагает подлежащими отклонению доводы заявителя о наличии в действии общества "Малтри" признаков недобросовестной конкуренции как заявленные с нарушением статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами. Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрещает их опровержение до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти обстоятельства, не будет отменен в порядке, предусмотренном законом.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, судебная коллегия пришла к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "Малтри" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как на лицо, не в пользу которого принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

А.А. Ерин

Судья

И.В. Лапшина