Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 августа 2020 г. по делу N СИП-264/2020 Суд оставил без удовлетворения требование о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, поскольку истцом не доказано, что исключительное право на спорный товарный знак приобретено ответчиком исключительно с целью причинения вреда иным лица или с целью получения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 августа 2020 г. по делу N СИП-264/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2020 г. N С01-1295/2020 по делу N СИП-264/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 24 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Малтри" (ул. Лифляндская, д. 6, корп. лит. М, пом. 13Н, Санкт-Петербург, ОГРН 1027806895258) к индивидуальному предпринимателю Беззубову Николаю Борисовичу (Санкт-Петербург, ОГРНИП 317784700347010) о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 738869 актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" (ул. Гельсингфорсская, д. 3, лит. Л, пом.1 н, комн. 125, Санкт-Петербург 194044, ОГРН 1057812894160), Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (4-я Линия В.О., д. 13, корп. лит. А, Санкт-Петербург, 199004, ОГРН 1027809242933).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Малтри" - Родионов М.Ю., Усков В.В. (по доверенности от 30.10.2019);

от индивидуального предпринимателя Беззубова Николая Борисовича - Наследова Е.В. (по доверенности от 11.02.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" - Наследова Е.В. (по доверенности от 30.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Малтри" (далее - общество "Малтри") обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Беззубову Николаю Борисовичу (далее - предприниматель) о признании действий предпринимателя по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 738869 в отношении товаров "стельки ортопедические 10-го класса и товаров "стельки" 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, общество с ограниченной ответственностью "ОРТО.НИК" (далее - общество "ОРТО.НИК") и Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

В обоснование заявленного требования компания указывает на то, что истец первым в России начал использовать обозначение "MIX" для ортопедических стелек. С 2006 года стельки активно рекламировались и продавались в значимых объемах. Стельки заявителя давно известны потребителю и пользуются спросом, что подтверждается справкой об объемах продаж. 3 августа 2018 году обозначение "ORTO MIX" было зарегистрировано на имя истца в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 665642.

По утверждению общества "МАЛТРИ", на дату приоритета оспариваемого товарного знака ответчику было известно и о товарном знаке истца по свидетельству Российской Федерации N 665642, и о деятельности, которую он ведет, поскольку общество "ОРТО.НИК", в котором ответчик являлся генеральным директором являлось и является участником судебных и административных дел, предметом рассмотрения по которым является столкновение спорного товарного знака и обозначения "ORTO MIX".

Истец обращает внимание на то, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака ответчику были также известны объемы и длительность продаж стелек "ORTO MIX", поскольку эти данные были раскрыты ответчику в других административных и судебных процессах, поэтому вероятность совпадения в выборе названия "МИКС" для ортопедических стелек исключается.

По мнению истца ответчик определенно знал о споре между обществом "Малтри" и обществом "Орто.Ник" по делу N А40-240172/2018 и о наличии у общества "Малтри" прав на товарный знак со словесным элементом "MIX", а заявка на регистрацию была подана с единственной целью затруднить истцу защиту прав на свой товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 665642.

Истец полагает, что действия по приобретению товарного знака при осведомленности о долговременном и активном использовании обозначения "ORTO MIX" направлены исключительно на воспрепятствование законной конкуренции и подлежат запрету в силу положений статьи 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Истец обращает внимание на то, что имеется наличие сходства до степени смешения между обозначением "MIX", которое использует истец, и спорным товарным знаком со словесным элементом "МИКС", поскольку оба обозначения выступают в качестве названия серии ортопедических стелек, обладают фонетическим и семантическим сходством.

По мнению общества "Малтри" используемое им обозначение "МИКС" или "MIX" не являются общепринятыми в области ортопедических изделий, они не являются описательными и могут идентифицировать товары определенного производителя. Это подтверждается также решением Роспатента от 28.03.2019, оставленным без изменений решением Суда по интеллектуальным правам N СИП-459/2019 от 29.08.2019. Поэтому, по мнению истца, элемент "MIX" подлежит самостоятельной охране и защите, а любое использование сходных обозначений без согласия истца - запрету.

С точки зрения общества "Малтри", действия ответчика, связанные с приобретением без согласия истца исключительных прав на спорный товарный знак с обозначением "МИКС", которое является сходным до степени смешения с обозначением и товарным знаком "ORTO MIX", по мнению истца, противоречат требованиям добропорядочности и честным обычаям в торговых делах, поскольку являются направленными на эксплуатацию известности потребителям указанных обозначений в ситуации, когда ответчик не нес каких-либо издержек, связанных с обеспечением достижения такой известности.

Предприниматель в отзыве на исковое заявление не согласился с изложенными в нем доводами, ссылаясь на то, что истец и ответчик не являются конкурентами, так как производство и реализация товаров осуществляется обществом "ОРТО.НИК"; словесный элемент "МИКС" / "MIX" является фантазийным, что ранее было установлено решением Роспатента от 28.03.2019, касающимся товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 665642; словесный элемент "МИКС" используется правообладателем при маркировке продукции в совокупности с обозначением "", который является основным элементом в коллекции ортопедических стелек, выпускаемых под товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 409454, N 727293, N 738869, принадлежащих обществу "ОРТО.НИК", руководителем и учредителем которого является предпринимателем; товарный знак "" известен потребителем гораздо больше, чем "ORTO MIX", поскольку на дату введения в гражданский оборот стелек "МИКС" стельки из коллекции "TALUS" производства общества "Орто.Ник" выпускались в гораздо больших объемах, чем стельки общества "Малтри" за более длительный период времени - с 2007 по 2018 год; в заявлении не представлено ни одного доказательства того, что стельки "МИКС" с элементом "" воспринимаются потребителями как изделия истца; истец не является первым и единственным лицом, использующим слово "MIX" в составе товарного знака для товаров 05-го класса "стельки" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), 10-го класса "ортопедические стельки" МКТУ, поскольку существуют принадлежащие иным лицам товарные знаки с более ранним приоритетом: "" по свидетельству Российской Федерации N 662250 с приоритетом от 30.10.2017; "" по свидетельству Российской Федерации N 555991 с приоритетом от 04.07.2014; "" по свидетельству Российской Федерации N 629772 с приоритетом от 16.09.2016; сходство между используемым истцом обозначением "ОРТОMIX" и спорным товарным знаком отсутствует в целом ввиду имеющихся у них графических, фонетических и семантических отличий, при этом каждый из этих товарных знаков является продолжением серии знаков "ORTO" и "TALUS", которые друг с другом не ассоциируются и подтверждается решением Роспатента от 27.03.2020; вывод об отсутствии реального смешения стелек общества "Малтри" и общества "ОРТО.НИК" установлен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в решении по делу N 1-14.4-378/78-01-18 от 03.04.2019 и подтверждается выводами решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-68668/2019 от 10.12.2019.

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указал на то, что вопрос добросовестности/недобросовестности приобретения исключительного права на спорный товарный знак и его дальнейшего использования не относится к компетенции Роспатента, в связи с чем по существу заявленных требований он дать пояснений не может.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении и дополнениях к нему.

Представитель предпринимателя и общества "ОРТО.НИК" против удовлетворения исковых требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве и дополнительных пояснениях.

Роспатент и Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание своих представителей не направили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 738869 с приоритетом от 05.09.2019 является комбинированным, представляет собой вертикально ориентированное изображение упаковки стелек ортопедических. Товарный знак выполнен в черном, сером, светло-сером, белом, бежевом, оранжевом, желтом и зеленом цветах. Одна четвертая часть упаковки выполнена таким образом, что все словесные и изобразительные элементы располагаются вертикально. В указанной части на сером фоне последовательно выполнены следующие элементы (сверху вниз): стилизованное изображение кенгуру и словесный элемент "TALUS run-n-go" (изображение кенгуру и слово "TALUS" выполнены в оранжевом цвете, словесный элемент "run-n-go" - в белом), словесный элемент "стельки", выполненный в белом цвете, словесный элемент "ортопедические разгружающие" (слово "ортопедические" выполнено в белом цвете и подчеркнуто оранжевой чертой, слово "разгружающие" выполнено в оранжевом цвете), словесный элемент "МИКС TALUS" и стилизованное изображение кенгуру (изображение кенгуру и слово "TALUS" выполнены в светло-сером цвете, слово "МИКС" - в белом), оранжевая геометрическая фигура. Оставшиеся три четверти упаковки занимает черный фон, на котором выполнено реалистичное изображение двух ортопедических стелек. Одна стелька изображена в ракурсе сверху, другая - в ракурсе сбоку. На стельку, которая изображена в ракурсе сверху, нанесены следующие элементы (расположение вертикально, сверху вниз, в пяточной части стельки): словесный элемент "ORTO NIK orthopedic insoles" (слова "ORTO" и "NIK" разделены вертикальной, по отношению к направлению слов, чертой, словесный элемент "orthopedic insoles" расположен под элементом "ORTO NIK"), стилизованное изображение кенгуру, словесный элемент "TALUS". Все, нанесенные на стельку элементы, выполнены в черном цвете. В верхней части упаковки расположен оранжевый прямоугольник, поверх которого выполнено стилизованное изображение кенгуру и словесный элемент "TALUS run-n-go" (изображение кенгуру и слово "TALUS" выполнены в черном цвете, словесный элемент "run-n-go" - в белом). Ниже оранжевого прямоугольника расположены словесные элементы (построчно, сверху вниз): "стельки", "ортопедические", "разгружающие", "микс". Слова "стельки", "ортопедические", "микс" выполнены белым цветом, слово "разгружающие" выполнено оранжевым цветом, над ним расположена оранжевая горизонтальная черта. Слова "Orthopedic insoles", "стельки ортопедические разгружающие", реалистическое изображение ортопедических стелек, элемент "" указаны в качестве неохраняемых элементов.

Товарный знак зарегистрирован для следующих товаров: 10 класс МКТУ - стельки ортопедические; 25 класс МКТУ - стельки.

Полагая, что действия предпринимателя по регистрации указанного товарного знака содержат признаки недобросовестной конкуренции, общество "Малтри" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в иском заявлении, дополнениях к нему, отзыве на заявление и дополнении к нему, выслушав мнение представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что статьи 14.1 - 14.7, в том числе статья 14.4 Закона о защите конкуренции указывают на частные случаи недобросовестной конкуренции.

При этом статьей 14.8 Закона о защите конкуренции установлено, что перечень случаев недобросовестной конкуренции, определенный статьями 14.1 - 14.7 данного Закона, не является исчерпывающим.

В абзаце третьем пункта 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14.8 Закона о защите конкуренции.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления от 23.04.2019 N 10, дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, также подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела о нарушении конкуренции антимонопольным органом).

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Следовательно, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

Учитывая, что между истцом и обществом "ОРТО.НИК" (генеральным директором и одним из участником является предприниматель) имеется спор относительно законного использования обозначений" "МИКС" и "MIX" при введении в гражданский оборот продукции на территории Российской Федерации (дело N А40-240172/2018), суд признает общество "Малтри" заинтересованным в обращении с настоящим иском. Данное обстоятельство сторонами и третьими лицами не оспаривается.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 169 постановления от 23.04.2019 N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции и в статье 10.bis Парижской конвенции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", пункт 169 постановления от 23.04.2019 N 10). Цель действий может быть установлена исходя в том числе из последующего поведения правообладателя. Вместе с тем такая цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

Довод ответчика о том, что истец и предприниматель не являются конкурентами, так как предприниматель не является производителем товаров, маркированных спорным товарным знаком, что исключает факт наличия недобросовестной конкуренции, отклонятся судом первой инстанции.

Действительно, для квалификации действий лица как акта недобросовестной конкуренции через призму Закона о защите конкуренции подтверждение факта конкурентных отношений между истцом и ответчиком является обязательным.

Вместе с тем, как уже указывалось, при рассмотрении соответствующих дел применению подлежит и Парижская конвенция, нормы которой не требуют обязательного подтверждения наличия конкурентных отношений.

Иное толкование международного правового акта привело бы к невозможности признания актом недобросовестной конкуренции действий лица, которое до подачи заявки на регистрацию товарного знака не осуществляло соответствующую деятельность с использованием спорного обозначения, но было осведомлено о том, что такую деятельность осуществляют иные лица, а после подачи заявки начало осуществлять соответствующую деятельность, используя репутацию обозначения, приобретенную за счет деятельности этих иных лиц, либо предпринимая попытки вытеснить этих других лиц с рынка определенного товара.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что наличие аффилированной связи между предпринимателем и обществом "ОРТО.НИК" не исключают возможности признания предпринимателя и истца конкурентами на рынке определенного товара при осуществлении ими самостоятельной хозяйственной деятельности.

Как отмечалось ранее, в обоснование заявленного требования истец указывает на то, что обозначение, включающие словесный элемент "MIX/МИКС", использовалось им до даты приоритета спорного товарного знака в отношении однородных товаров, приобрело широкую известность у потребителей, ассоциируются у них с продукцией, изготавливаемой обществом "Малтри" и является сходным до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать данное утверждение истца доказанным по следующим основаниям.

Так, согласно подпункту 3 пункта 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Министерства экономики и развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент), перечень документов, подтверждающих общеизвестность товарного знака или обозначения, включает в себя материалы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Сходный правовой подход применим к оценке широкой известности обозначения потребителям, возникновения у такого обозначения определенной репутации.

В подтверждение обстоятельств, на которые компания ссылается в обоснование своих требований, в материалы представлены следующие документы: грузовая таможенная декларация от 10.05.2007; справка об объемах продаж стелек "ORTO MIX" от 17.03.2020; письма контрагентов общества "Малтри"; письмо от ЗАО "Экспоцентр"; договоры с типографией от 2011, 2013 и 2014 гг. и накладные; выдержки из журнала "ВЕСТНИК" всероссийской гильдии протезистов-ортопедов; распечатки веб-архива с сайта общества "Малтри"; выдержки из книги по ортезированию; нотариальный протокол от 25.08.2018 осмотра помещения торгового предприятия - аптечного пункта ООО "Нео-Фарм"; результаты поиска по слову "стельки микс" в Яндекс и Гугл.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом в материалы дела не представлена необходимая и достаточная совокупность доказательств, свидетельствующих о наличии всех признаков, позволяющих признать действия предпринимателя по приобретению исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции. При суд считает необходимым отметить следующее.

Суд полагает, что представленные истцом доказательства не подтверждают широкую известность среди потребителей использование обществом "Малтри" обозначения "МИКС/MIХ" до даты приоритета спорного товарного знака.

Из представленных истцом доказательств и его пояснений усматривается, что им использовалось совместное обозначение "ОРТО MIX" или обозначение "ОРТО", которое образует серию товарных знаков истца. Доказательств того, что истцом использовалась исключительно обозначение "МИКС/MIX" для маркирования своей продукции в материалы дела в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Суд допускает, что использование части используемого истцом обозначения, в данном случае зарегистрированного как товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 665642 могут однозначно ассоциироваться с конкретным юридическим лицом и как таковые вызывать смешение с товарным знаком.

Однако суд полагает возможным применить в данной ситуации разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данное в пункте 81 постановления от 23.04.2019 N 10.

Как отмечено в пункте 81 Постановления N 10, одним из условий распространения авторского права на часть произведения является то, что такая часть сохраняет свою узнаваемость как часть конкретного произведения при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

Однако истцом не представлено сведений о том, что потребители однозначно ассоциирует обозначение "МИКС/MIX" именно с обществом "Малтри" и воспринимается как часть обозначения .

Более того, из представленных предпринимателем доказательств, следует наличие регистраций товарных знаков, осуществленных на имя иных лиц и предназначенных, в частности, для индивидуализации стелек (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 662250, N 555991, N 629772) в составе которых присутствует словесный элемент "MIX". Следовательно, слово "MIX/МИКС" не может ассоциируется исключительно с истцом, не является сильным индивидуализирующим элементом, а воспринимается в совокупности с иными элементами того или иного товарного знака.

Судебной коллегией также оценен представленный истцом "Мнение респондентов относительно сходства/различия словесных элементов товарных знаков N 665642 и N 738869", подготовленное Фондом "ВЦИОМ" от 17.08.2020 (далее - мнение).

Однако из него не следует, что обозначение "МИКС/MIX" однозначно ассоциируется у потребителей именно с истцом. Наоборот, шесть из девяти респондентов заявили, что если бы их знакомые посоветовали им купить ортопедические стельки "MIX", и они увидели в продаже стельки, маркированные товарным знаком N 738869 ответчика, они бы решили, что это могли быть те ортопедические стельки, которые им рекомендовали купить. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что словесный элемент "МИКС/MIX" при использовании с другими элементами товарного знака истца (N 665642) является слабым элементом, поскольку при самостоятельном использовании не ассоциируется с истцом и его продукцией.

Более того представленное мнение не носит ретроспективный характер, как проведенное после даты приоритета товарного знака N 738869.

Указанные обстоятельства указывают на недоказанность истцом широкой известности потребителям до даты приоритета спорного товарного знака продукции (стельки и стельки ортопедические), маркированной обозначениями "МИКС" и "MIX", и ассоциирования потребителями этой продукции исключительно с обществом "Малтри" как ее производителем. При этом доказательствами, подтверждающими известность потребителям соответствующей продукции, могли бы являться результаты опросов потребителей, носящие ретроспективный характер, исследования о положении компании на российском рынке соответствующих товаров, однако такие доказательства в материалы дела представлены не были.

Не представлены истцом и доказательства о произведенных затратах на рекламу и продвижение обозначений "МИКС" и "MIX" в Российской Федерации.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака.

Вместе с тем, как установлено судом обозначение "МИКС/MIX" отдельно от иных обозначений истцом до регистрации своего товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 665642 не использовалось, поэтому использование ответчиком слова "МИКС" в составе комбинированного изображения спорного товарного знака с учетом наличия это слова в составе иных товарных знаков, зарегистрированных ранее, не может свидетельствовать о недобросовестном поведении предпринимателя.

Довод истца о том, что осведомленность предпринимателя о существовании на рынке продукции общества "Малтри" маркированного исключительно обозначением МИКС/MIX" следует из судебных актов по делу N А40 240172/2018 не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку согласно данными судебными актами судами не было установлено, что предприниматель узнал об этом до даты приоритета спорного товарного знака.

При вынесении решения суд также обстоятельства, установленные в решении Роспатента от 27.03.2020.

Как следует из решения Роспатента от 27.03.2020 что оспариваемый товарный знак предпринимателя и товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации N 665642 производят разное общее зрительное впечатление, отличаются друг от друга фонетически и не вызывают одинаковые смысловые ассоциации.

Довод истца о том, что целью регистрации спорного товарного знака являлось извлечение необоснованной выгоды за счет другого хозяйствующего субъекта, что подтверждаются совершениями таких действий именно после подачи иска, который рассматривается в рамках дела N А40-240172/2018, подлежит отклонению в силу того, что регистрации спорного товарного знака предпринимателем была осуществлена для целей индивидуализации своей продукции с учетом наличия серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 409454, N 727293 и N 733669.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии в действиях лица по приобретению исключительного права на товарный знак не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем в рассматриваемом случае такая очевидность отсутствует, поскольку обществом "Малтри" не доказано, что исключительное право на спорный товарный знак приобретено предпринимателем исключительно с целью причинения вреда иным лица. Напротив, из материалов дела следует и самим истцом не отрицается, что наличие у предпринимателя спорного товарного знака не препятствует использованию обществом "Малтри" его товарных знаков, в том числе по свидетельству Российской Федерации N 665642 с использованием элемента "MIX". Не представлено истцом и достаточных доказательств того, что ответчик при регистрации товарного знака преследовал цель получения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.

Учитывая изложенное, исковые требования общества "Малтри" удовлетворению не подлежат.

Поскольку оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на общество "Малтри" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "МАЛТРИ" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судьи

В.В. Голофаев

Н.Н. Погадаев