Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2021 г. N С01-1884/2020 по делу N А76-31038/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты в части отказа в удовлетворении требования о запрете использования исключительного права на товарный знак в доменном имени и в части удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов об отсутствии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и доменным именем ответчика сделаны с нарушением методологии сравнения обозначений на предмет их сходства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2021 г. N С01-1884/2020 по делу N А76-31038/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" (ул. Ленина, д. 24, г. Копейск, Челябинская обл., 456618, ОГРН 1027400775819) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020 по делу N А76-31038/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу

по иску акционерного общества "Копейский машиностроительный завод"

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Копейские машины" (пр-кт Коммунистический, д. 37, пом. 102, г. Копейск, Челябинская обл., 456617, ОГРН 1097411001280) о запрете использования товарных знаков и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ул. Хорошевская 3-я, д. 2, пом. I, ком. 40, корп. 1, пом. 4, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" - Ходаков И.Д. (по доверенности от 22.12.2020);

от общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Копейские машины" - Пасынкова О.В. (по доверенности от 02.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (далее - завод) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием к обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Копейские Машины" (далее - общество) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 58199 и N 457419 и фирменного наименования завода, в частности о:

- запрете ответчику использования исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419 в доменном имени kopmash.ru и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах;

- обязании прекратить использование фирменного наименования "Копейские Машины", сходного до степени смешения с фирменным наименованием завода и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 457419 в отношении видов деятельности: (i) Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов (код ОКВЭД 46.69.1), (ii) Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (код ОКВЭД 46.69.2), (iii) Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69.3), (iv) Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (код ОКВЭД 46.69.9) или изменить свое фирменное наименование на иное, не включающее в себя фирменное наименование "Копейские Машины", путем внесения изменений в учредительные документы и государственной регистрации этих изменений в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

- взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 1 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2019 требования о запрете незаконного использования исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах; об обязании прекратить использовать в фирменном наименовании словосочетание "Копейские Машины", сходного до степени смешения с фирменным наименованием общества "Копейский Машзавод", путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и учредительные документы; о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки выделены в отдельное производство и переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области (с учетом определения Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2019 об исправлении опечатки).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (далее - центр).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020, исковые требования удовлетворены частично: обществу запрещено незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 457419 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, а также на реализуемых товарах; с общества в пользу завода взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки в размере 200 000 руб. В удовлетворении иска в остальной части отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить в части отказа в удовлетворении требования о запрете незаконного использования исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419 в доменном имени "kopmash.ru", а также в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. в полном объеме. В указанной части заявитель просит направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемых судебных актов завод ссылается на то, что выводы судов об отсутствии сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 457419 и доменного имени "kopmash.ru" до степени смешения не основаны на имеющихся в деле доказательствах и сделаны с нарушением методологии сравнения обозначений на предмет их сходства.

С точки зрения завода, суды необоснованно не приняли во внимание, что доменное имя представляет собой транслитерацию словесного обозначения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 457419, что свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому критериям. Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает, что основанные лишь на графических различиях сравниваемых обозначений выводы судов об отсутствии сходства как такового не могут быть признаны основанными на нормах материального права и их официальных разъяснениях.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в обжалуемых решении и постановлении отсутствует сравнение товарного знака и доменного имени в целом с учетом того, что такое сходство участвующими в деле лицами не оспаривалось.

Завод ссылается также на то, что приведенные выше аргументы приводились им в судах первой и апелляционной инстанций, однако не получили какой-либо оценки в обжалуемых актах.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы также оспаривает выводы судов о том, что в данном случае подлежит взысканию компенсация в размере 200 000 руб. Как полагает завод, снижение заявленного ко взысканию размера компенсации не основано на фактических обстоятельствах дела и должным образом не мотивировано.

Участвующие в деле лица не представили отзывы на кассационную жалобу.

В судебном заседании представитель завода выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, и настаивал на удовлетворении заявленного в ней требования.

Представитель общества просил отказать в удовлетворении жалобы, ссылаясь на законность и обоснованность судебных актов.

Центр, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, завод является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

по свидетельству Российской Федерации N 58199, который зарегистрирован 15.04.1977 с приоритетом от 20.07.1976 в отношении товаров 6, 7, 8, 16, 21 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

по свидетельству Российской Федерации N 457419, который зарегистрирован 23.03.2012 с приоритетом от 28.12.2009 в отношении товаров 6, 7, 12 классов МКТУ.

Заводу стало известно, что обществом зарегистрировано доменное имя "kopmash.ru", что подтверждается письмом регистратора доменных имен (центром) от 04.02.2019 N 501-С. С точки зрения завода, указанное доменное имя является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 457419.

Завод также установил, что на сайте с доменным именем "kopmash.ru" общество предлагает к продаже продукцию с размещением фотографий продукции, на которой размещены обозначения, которые являются сходными до степени смешения с указанными выше товарными знаками истца, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра веб-сайта от 26.01.2019.

Полагая, что указанными действиями общество нарушило исключительные права завода на товарные знаки, последний обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования в части запрета незаконного использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 457419 и N 58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru и на реализуемых товарах, а также в части взыскания с общества компенсации, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности заводу исключительных прав на указанные товарные знаки, а также нарушения обществом этих прав путем размещения на сайте в сети Интернет предложений о продаже товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками.

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требования завода в части запрета обществу использовать доменное имя "kopmash.ru" в связи с тем, что такое использование нарушает исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419. В обоснование указанного вывода суд указал, что обозначение, охраняемое указанным товарным знаком, и обозначение, использованное в доменном имени, не являются сходными до степени смешения, а кроме того, доменное имя зарегистрировано ранее даты регистрации товарного знака. С учетом изложенного суд первой инстанции констатировал недоказанность нарушения обществом исключительного права завода оспариваемым действием общества и в удовлетворении требования в указанной части отказал.

Суд первой инстанции с учетом обстоятельств дела и характера допущенного обществом нарушения также пришел к выводу о наличии оснований для снижения заявленного ко взысканию размера компенсации и определил подлежащую взысканию компенсацию в сумме 200 000 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что судебные акты в части удовлетворения требования о запрете незаконного использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 457419 и N 58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru и на реализуемых товарах, а также в части наличия оснований для взыскания с общества компенсации за нарушение исключительных прав участвующими в деле лицами не оспариваются.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в указанных выше частях судом кассационной инстанции не проверяются.

По существу аргументы завода о незаконности судебных актов сводятся к его мнению о том, что суды пришли к необоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 457419 и доменным именем ответчика, что послужило основанием для вывода об отсутствии в действиях ответчика в указанной части нарушения исключительного права на названный товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам считает данный довод заслуживающим внимания.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 постановления N 10).

В пункте 158 постановления N 10 также разъяснено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Следует отметить, что по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, фирменными наименованиями, суд при установлении обстоятельств использования (администрирования, делегирования и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

При рассмотрении доменных споров могут быть предъявлены требования, в частности, о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте); об аннулировании такой регистрации.

Как следует из правовой позиции завода, отраженной в его процессуальных документах, истец в данном деле ссылался на нарушение его исключительного права на товарный знак не только в связи с приобретением ответчиком права на доменное имя, но в связи с фактическим использованием такого доменного имени при реализации товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419.

С учетом содержащихся в пункте 158 постановления N 10 разъяснений, использование в доменном имени обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров (услуг), однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, может быть квалифицировано как нарушение права на товарный знак. При этом существенное значение имеет решение вопроса о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения у обозначения, охраняемого товарным знаком, и обозначения, используемого в доменном имени.

В абзаце пятом пункта 162 постановления N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вместе с тем независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), действовавшим на момент рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как указывалось выше, в пункте 162 постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком в доменном имени обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Судебная коллегия соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что вывод суда о тождестве либо сходстве до степени смешения спорного обозначения с защищаемыми товарными знаками не может носить произвольный характер, а должен быть основан на вышеприведенных нормах права, методических подходах и правовых позициях.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При установлении смешения проводится анализ однородности товаров (услуг), для которых зарегистрирован защищаемые товарные знаки с услугами, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение. Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности услуг осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 постановления N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Вместе с тем из решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции следует, что вышеприведенные нормативные правила и правовые подходы судами не были учтены.

В частности, из решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций невозможно установить, на основании каких из вышеперечисленных признаков суды пришли к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений; проводился ли фактически анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления); также судами не приведена оценка однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и деятельности, осуществляемой ответчиком с использованием спорного доменного имени.

Суд по интеллектуальным правам также соглашается с доводом завода о том, что содержащееся на странице 9 решения суда первой инстанции сравнение противопоставленных товарного знака истца и доменного имени ответчика осуществлено лишь с точки зрения имеющихся у них различий, однако сравнение с позиции приведенных выше методологических подходов не приведено.

В постановлении суда апелляционной инстанции какого-либо иного сравнения товарного знака и доменного имени также не приведено.

Кроме того, как было отмечено выше, делая вывод об отсутствии в рассматриваемом случае сходства до степени смешения, суды не проанализировали наличие либо отсутствие однородности товаров и услуг и, как следствие, наличие либо отсутствие вероятности смешения таких обозначений.

Таким образом, выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых товарного знака и обозначения до степени смешения признаются судом кассационной инстанции не основанными на правильном применении норм материального права с учетом их официального толкования высшей судебной инстанцией.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле в части требования завода о запрете обществу использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419 в доменном имени "kopmash.ru" судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему требованию, а также не дана надлежащая оценка доводам сторон.

В отношении аргумента завода о необоснованном снижении судами размера компенсации, подлежащей взысканию, судебная коллегия отмечает следующее.

Разрешая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Исходя из правовой позиции, изложенной в абзаце четвертом пункта 62 постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, то есть судов первой и апелляционной инстанций. При этом суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, суды учли характер допущенного обществом нарушения исключительных прав исходя из вывода о том, что ответчиком допущено нарушение в виде предложения к продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, маркированных спорным обозначением, а также путем реализации ответчиком товаров, маркированных спорным обозначением. При этом поскольку суды пришли к выводу о том, что в действиях ответчика по использованию доменного имени "kopmash.ru" отсутствует нарушение исключительного права завода на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419, то это обстоятельство не учитывалось судами при определении подлежащего взысканию размера компенсации.

Вместе с тем в связи с признанием выводов судов об отсутствии оснований для признания действий ответчика по использованию доменного имени "kopmash.ru" нарушением исключительного права завода на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419 сделанными с нарушением методологии сравнения обозначений, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться также и с выводами судов о подлежащем взысканию размере компенсации.

При этом судебная коллегия исходит из того, что в случае, если суд придет к выводу о наличии оснований для признания соответствующих действий ответчика нарушением исключительных прав, это может повлиять на выводы суда в отношении характера допущенного нарушения, сроке незаконного использования средства индивидуализации и иных обстоятельств, влияющих на определение судом размера подлежащей взысканию компенсации.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, в указанных выше частях не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемых судебных актах необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем судебные акты в соответствующей части не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку суды первой и апелляционной инстанций в части рассмотрения требования завода о запрете обществу использования исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419 в доменном имени "kopmash.ru" не установили все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему требованию, а также не дали надлежащую оценку доводам сторон, судебные акты в этой части подлежат отмене с направлением дела в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кроме того, как было отмечено выше, судебные акты в части удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 200 000 руб. также подлежат отмене и направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов о подлежащем взысканию размере компенсации основаны только на установленных судами обстоятельствах нарушения прав истца путем предложения к продаже и реализации товара, на котором размещено спорное обозначение.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное выше, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020 по делу N А76-31038/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении требования о запрете использования исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 457419 в доменном имени "kopmash.ru", в части удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 200 000 руб., а также в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Дело N А76-31038/2019 в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В остальной части решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020 по делу N А76-31038/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков