Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. по делу N СИП-919/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не представил доказательств того, что неиспользование спорного товарного знака произошло по независящим от него обстоятельствам (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. по делу N СИП-919/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 июня 2021 г. N С01-866/2021 по делу N СИП-919/2020 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 9 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Латухиной В.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" (Ропшинское шоссе, д. 1, Ломоносовский район, деревня Велигонты, Ленинградская обл., 188513, ОГРН 1154725000187)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАКОМ" (Московский пр-кт, д. 167, кв. 92, Санкт-Петербург, 196070, ОГРН 1077847443728) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 330684.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" - Шибаев Р.А. (по доверенности от 20.11.2020 N 01-20);

от общества с ограниченной ответственностью "ЛАКОМ" - Дмитриев В.В. (по доверенности от 23.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" (далее - фабрика) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАКОМ" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 330684 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В поданном в суд исковом заявлении фабрика просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 330684 в отношении товаров "вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; печенье; пирожные; торты; пряники" 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В обоснование заявленных требований фабрика ссылается на то, что она имеет законный интерес в досрочном прекращении указанного товарного знака, поскольку намерен использовать в своей деятельности обозначение "МУ-МУ", тождественное товарному знаку ответчика, при маркировке товаров "вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; печенье; пирожные; торты; пряники" 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. В подтверждение указанного довода фабрика указывает на то, что обратилась в Роспатент с заявкой N 2019723876 на регистрацию указанного выше обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, однородных товарам 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и испрашивается досрочное прекращение правовой охраны в рамках настоящего дела.

Фабрика ссылается на то, что она является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом "МУ-МУ", по свидетельствам Российской Федерации N 193295, N 520917, N 519923, N 523379, которые зарегистрированы в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ, являющихся однородными товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака. При этом фабрика указывает, что она и ее аффилированные лица, с которыми заключены лицензионные договоры, используют указанные средства индивидуализации для маркировки выпускаемой продукции.

Кроме того, фабрика ссылается на то, что сфера ее деятельности является однородной товарам 30-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, что следует из устава фабрики, а также сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

По мнению фабрики, общество не использует спорный товарный знак для маркировки товаров, для которых он зарегистрирован и в отношении которых заявлен настоящий иск, что является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Общество представило отзыв на иск, в котором сослалось на то, что в период с 2017 по 2020 год не использовало товарный знак по причинам, не зависящем от него. В обоснование указанного довода общество ссылается на то, что с 14.08.2015 по 04.08.2019 правообладателем спорного товарного знака являлось общество с ограниченной ответственностью "Независимость", получившее исключительное право на товарный знак на основании договора с ответчиком, который в рамках судебного дела N А56-70881/2016 был признан недействительным, при этом сведения о восстановлении исключительного права общества были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации только 05.08.2019. Ответчик ссылается на то, что в связи с недобросовестными действиями своего генерального директора оно утратило исключительное право на товарный знак, в связи с чем прекратило использование товарного знака.

С учетом изложенного общество полагает, что в данном случае подлежит исследованию период использования товарного знака в 2015 - 2016 года, т.е. до момента незаконного отчуждения исключительного права на товарный знак. Общество указывает на то, что до утраты исключительного права в результате недобросовестных действий своего исполнительного органа оно осуществляло использование спорного товарного знака при маркировке продукции, относящейся в 30-му классу МКТУ.

Дополнительно позиция общества раскрыта в письменных пояснениях от 26.01.2021.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Явившийся в судебное заседание представитель фабрики выступил по доводам, изложенным в иске, и настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель общества выступил по доводам, содержащимся в отзыве и в дополнениях к нему, и просил оставить иск без удовлетворения.

Роспатент извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Из материалов дела следует, что словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 330684, зарегистрирован 28.08.2000 по заявке N 99703942 с приоритетом 23.03.1999 в отношении товаров "вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; печенье; пирожные; торты; пряники" 30-го класса МКТУ.

На основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер регистрации договора: 31.05.2010 РД0065043) правообладателем товарного знака стало общество.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении указанных товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, 30.07.2020 направил в адрес ответчика предложение с требованием о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак в отношении этих товаров.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 30.07.2020, что следует из почтовых квитанций) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу.

Общество не привело доводов, направленных на оспаривание соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом, который обращается в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Как следует из материалов дела, основным видом деятельности фабрики является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; к дополнительным видам деятельности относится производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями; торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах. Указанные обстоятельства установлены судом на основании имеющейся в материалах дела выписки из ЕГРЮЛ в отношении фабрики, а также сведений, содержащихся в уставе фабрики.

Из материалов дела следует, что фабрика является правообладателем следующих товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 193295, зарегистрированного в том числе в отношении товаров "вафли; галеты; жевательная резинка; какао; какао [напитки]; какао с молоком; какао-продукты; карамель [конфеты]; сахаристые кондитерские изделия; кондитерские изделия мучные; конфеты; конфеты мятные; кофе; лакричные конфеты; леденцовый сахар; мед; мороженое; пастилки; печенье; пирожные; торты; пряники; шоколад; чай" 30-го класса МКТУ;

"" по свидетельству Российской Федерации N 520917, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ;

"" по свидетельству Российской Федерации N 519923, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ;

"" по свидетельству Российской Федерации N 523379, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ.

Как следует из материалов дела (в частности, письма от 10.04.2019 N 73, а также сведений, содержащихся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации), фабрика предоставила право использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 519923, N 520917, N 193295 закрытому акционерному обществу "Кондитерская фабрика "Славянка" (ОГРН 1023102361370, далее - общество "Славянка").

Согласно имеющейся в материалах дела выписке из ЕГРЮЛ в отношении общества "Славянка" основным видом ее деятельности является производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий, к дополнительным видам деятельности относится производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения; производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий; производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао. Кроме того, к дополнительным видам деятельности общества "Славянка" относится розничная и оптовая торговля различными кондитерскими изделиями, пищевыми продуктами.

В подтверждение фактического осуществления деятельности по производству кондитерских изделий (в том числе маркированных обозначением "Му-Му") фабрика представила:

декларации Евразийского экономического союза о соответствии продукции, заявителями в которых указаны фабрика и общество "Славянка", согласно которым на декларацию заявлялись следующие товары: пирожные заварные десертные, торты вафельные в ассортименте, вафли с начинками, шоколад с вафлями, печенья сахарные, печенья в ассортименте, печенья сдобные, коржи песочные (тарталетки), крекеры в ассортименте, галеты, конфеты в ассортименте;

экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции (конфет глазированных "Му-Му"), а также протокол лабораторных исследований этой продукции и оценку результатов исследований к протоколу;

листы согласования выпуска новой продукции - "конфеты глазированные "Му-му" мягкий ирис с начинкой", "конфеты неглазированные "Му-му" сливочные", а также заявки на выпуск новой продукции;

каталог продукции кондитерского объединения "Славянка" за 2018 год.

Кроме того, фабрика 21.05.2019 обратилась в Роспатент с заявкой N 2019723876 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "МУ-МУ" в отношении широкого товаров "вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; печенье; пирожные; торты; пряники" 30-го классов МКТУ. Уведомлением от 20.12.2019 Роспатент сообщил, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку является сходным до степени смешения в том числе со спорным товарным знаком общества.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные фабрикой доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в использовании обозначения, сходного до степени смешения с обозначением "", которое охраняется спорным товарным знаком, в собственной деятельности в отношении товаров 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых предъявлен иск по настоящему делу.

Как следует из представленных фабрикой документов, она самостоятельно фактически осуществляет деятельность по производству кондитерских изделий, используя при этом обозначение "Му-Му" (что следует из представленных сведениях о вывесках истца). Кроме того, деятельность по производству аналогичных товаров, маркированных указанным обозначением, осуществляет также и общество "Славянка", которое является аффилированным с истцом лицом и использует принадлежащие истцу товарные знаки на основании лицензионных договоров.

Судебная коллегия признает обозначение "", охраняемое спорным товарным знаком, и обозначения, используемые фабрикой, сходными за счет вхождения в их состав тождественных словесных элементов, являющимися единственными словесными элементами как спорного товарного знака, так и обозначений, используемых истцом и зарегистрированных в качестве товарных знаков истцов. При этом судебная коллегия также приходит к выводу о тождественности спорного товарного знака и обозначения, которое фабрика намерена использовать в качестве товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам также принимает во внимание, что противопоставленные обозначения были признаны сходными до степени смешения Роспатентом в рамках рассмотрения заявки фабрики N 2019723876.

Суд также отмечает, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не требуется, чтобы на момент обращения с иском истец фактически осуществлял соответствующую деятельность с использованием соответствующего обозначения. Как было указано выше, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения.

В связи с тем, что для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака достаточно лишь наличия интереса в последующем использовании соответствующего обозначения, суд признает фабрику заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров "вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; печенье; пирожные; торты; пряники" 30-го класса МКТУ, поскольку усматривает направленность интереса фабрики на последующее использование обозначения, сходного со спорным товарным знаком, для индивидуализации этих (либо однородных им) товаров.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что ответчик представленные истцом доказательства заинтересованности по их содержанию не оспаривает, об их фальсификации не заявляет. Кроме того, общество не оспаривает использование фабрикой в своей деятельности обозначения "Му-Му", а также сходство этого обозначения со спорным товарным знаком.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Как разъяснено в пункте 166 постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при маркировке товаров 30-го классов МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (30.07.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 30.07.2017 по 29.07.2020 включительно.

При этом судебная коллегия отклоняет аргумент общества о том, что период использования товарного знака, который подлежит исследованию в рамках настоящего спора, должен быть изменен с учетом недобросовестного отчуждения права на товарный знак в пользу иного лица.

Так, ни положения ГК РФ, ни содержащиеся в постановлении N 10 разъяснения не содержат указания на то, что трехлетний период, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по иску о досрочном прекращении его правовой охраны, может продлеваться или переноситься в связи со сменой правообладателя.

Более того, в пункте 163 постановления N 10 разъяснено, что смена правообладателя в ходе рассмотрения спора в суде не влечет необходимости направления нового предложения заинтересованного лица и изменения периода использования товарного знака, который подлежит оценке. Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что сама по себе смена правообладателя спорного товарного знака не влияет на течение трехлетнего срока, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, а также не является обстоятельством, свидетельствующим об объективной невозможности использования такого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В подтверждение использования спорного товарного знака общество представило суду копии следующих документов: распечатки сведений с сайта группы компаний, товарных накладных за 2015 - 2016 г. о реализации кондитерских изделий, выписки по лицевому счету аффилированного с ответчиком лица за 09.11.2015 - 30.04.2016, соглашения о зачете встречных однородных требований, распечатки сведений веб-архива сайта группы компаний от 17.05.2014, от 31.03.2015, от 04.03.2016, протокола нотариального осмотра электронной переписки за 2016 год.

Суд по интеллектуальным правам, оценив указанные документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

Как было указано выше, на ответчика относится бремя доказывания фактического использования товарного знака для индивидуализации услуг, для которых он зарегистрирован и в отношении которых истцом заявлены соответствующие требования, в трехлетний период, предшествующий направлению истцом досудебного предложения.

Вместе с тем судебная коллегия приходит к выводу о том, что ответчик подобных доказательств не представил, поскольку все представленные им доказательства использования товарного знака не относятся к исследуемому периоду. Кроме того, ответчик не пояснил, в связи с чем указанные документы доказывают использование по всем спорным товарным позициям.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах представленные обществом доказательства не подтверждают использования товарного знака по смыслу статьи 1486 ГК РФ в исследуемый судом период в отношении товаров, для которых установлена заинтересованность фабрики.

Таким образом, общество не опровергло доводы фабрики о ее заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказало факт использования этого товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В отзыве на заявление и в дополнении к отзыву общество ссылается на то, что неиспользование товарного знака в исследуемый трехлетний период обусловлено объективными независящими от него обстоятельствами, поскольку в этот период исключительное право на основании недействительной сделки переходило к иному лицу.

Судебная коллегия не может признать указанные аргументы уважительными по следующим основаниям.

Как разъяснено в пункте 167 постановления N 10, в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу части 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

Как следует из материалов дела, договор об отчуждении в том числе исключительного права на спорный товарный знак заключен ответчиком с обществом с ограниченной ответственностью "Независимость" 15.04.2015, зарегистрирован - 14.08.2015.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, общество 13.10.2016 обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак недействительным. Делу присвоен номер А56-70881/2016.

Решением от 14.02.2017 по делу N А56-70881/2016 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2017, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 330684 признан недействительным. Правообладателем спорного товарного знака признано общество.

Запись о решении суда по делу N А56-70881/2016 и сведения о правообладателе - обществе 01.06.2017 внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.07.2017 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2019 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 330684 признан недействительным, правообладателем признано общество.

23.07.2019 общество продлило срок действия исключительного права на спорный товарный знак.

Запись о постановлении суда апелляционной инстанции по делу N А56-70881/2016 и сведения о правообладателе - обществе 05.08.2019 внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По мнению судебной коллегии, указанные обстоятельства не свидетельствуют об объективной невозможности использования спорного товарного знака в связи с наличием судебных споров относительно принадлежности обществу исключительного права на спорный товарный знак.

Так, само по себе наличие спора в отношении товарного знака может свидетельствовать о юридических рисках, но не об объективной невозможности его использования. Аналогичным образом не свидетельствует о наличии объективных препятствий в использовании товарного знака наличие споров в отношении иного имущества общества. При этом наличие указанных споров в данном случае имеет характер субъективных (вызванных действиями конкретных лиц, в том числе выполняющих функции органов управления самого ответчика), но не объективных препятствий.

Кроме того, суд принимает во внимание то обстоятельство, что, вопреки доводам общества о том, что использование товарного знака было прекращено обществом в связи с утратой исключительного права на товарный знак, в материалы дела обществом представлены доказательства использования товарного знака после его отчуждения (в частности, товарные накладные за ноябрь, декабрь 2015 года, февраль, март, апрель 2016 года, а также выписка по счету аффилированного лица за период ноябрь 2015 года - апрель 2016 года). Таким образом, из материалов дела усматривается, что после отчуждения исключительного права на товарный знак объективная возможность его использования утрачена не была.

Из материалов дела также следует, что запись о решении суда по делу N А56-70881/2016 и сведения о правообладателе (обществе) были внесены в реестр 01.06.2017. При этом до внесения записи о постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2019, принятом при новом рассмотрении спора, общество также осуществило распорядительное действие в отношении товарного знака, а именно - продлило срок его регистрации 23.07.2019.

С учетом изложенного судебная коллегия критически относится к аргументам общества о том, что у него отсутствовала объективная возможность использовать спорный товарный знак в исследуемый период.

Помимо этого, судебная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что фактически исключительное право принадлежит ответчику с 11.02.2019 (дата принятия постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу N А56-70881/2016), однако доказательств использования товарного знака с этой даты и до 29.07.2020 обществом не представлено.

Представленные ответчиком документы, касающиеся споров об имуществе, к числу объективных препятствий не относятся по указанным выше причинам, а также поскольку все эти обстоятельства являются в данном случае обычными рисками предпринимательской деятельности (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам учитывает также разъяснение Верховного Суда Российской Федерации, содержащееся в определении от 21.03.2018 N 306-ЭС17-19720 по делу N А55-5711/2014, согласно которому управленческие ошибки, равно как и любые другие факторы, находящиеся в сфере контроля правообладателя, приведшие к его банкротству, не могут давать преференций в гражданском обороте, в связи с чем само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам.

По мнению судебной коллегии, аналогичный подход применим и в настоящем случае, поскольку утрата обществом на определенный период исключительного права на спорный товарный знак, вызванная управленческими ошибками, находящимися в сфере контроля органов управления самого общества, не является доказательством того, что товарный знак не использовался по независящим от общества обстоятельствам.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что общество не представило доказательств того, что неиспользование спорного товарного знака произошло по независящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ исключало бы досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении товаров 30-го класса МКТУ, для которых установлена заинтересованность истца.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 330684 в отношении товаров "вафли; галеты; кондитерские изделия мучные; печенье; пирожные; торты; пряники" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛАКОМ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков