Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. по делу N СИП-688/2020 Суд признал недействительным патент на полезную модель в части указания патентообладателя, поскольку ответчик неправомерно указан в спорном патенте в качестве патентообладателя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. по делу N СИП-688/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2021 г. N С01-797/2021 по делу N СИП-688/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление военного прокурора Центрального военного округа в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, д. 19, Москва, 119019, ОГРН 1037700255284) к публичному акционерному обществу "Мотовилихинские заводы" (ул. 1905 года, д. 35, стр. 245, г. Пермь, 614014, ОГРН 1025901364708) о признании патента Российской Федерации N 123921 на полезную модель недействительным в части указания патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), закрытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро" (ул. 1905 года, д. 35, стр. 2404, оф. 318, г. Пермь, 614014, ОГРН 1025901364026), акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Сормовское шоссе, д. 1а, г. Нижний Новгород, 603950, ОГРН 1085259003664).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Военного прокурора Центрального военного округа - Иванов Е.В. (по доверенности от 15.09.2020 N Исуб-2/7-8106-20/-20001000);

от Министерства обороны Российской Федерации - Юрова Н.В. (по доверенности от 26.02.2021), Мазурова А.А. (по доверенности от 13.11.2020);

от публичного акционерного общества "Мотовилихинские заводы" - Фомичева Е.В. (по доверенности от 11.01.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Военный прокурор Центрального военного округа (далее - прокурор) в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации (далее - министерство) обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к публичному акционерному обществу специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" (далее - общество "Мотовилихинские заводы") о признании патента Российской Федерации N 123921 на полезную модель недействительным в части указания патентообладателя.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Специальное конструкторское бюро" (далее - общество "СКБ"), акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (далее - общество "Буревестник"), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представители прокурора и министерства настаивали на заявленных требованиях.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Общество "СКБ", общество "Буревестник", Роспатент извещены надлежащим образом о дате и времени судебного разбирательства, явку своих представителей в суд не обеспечили. На основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие их представителей.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 123921 на полезную модель "Самоходное артиллерийское орудие" (код Международной патентной классификации F41A 23/28 выдан по заявке N 2012123544/11 с приоритетом от 06.06.2012, установленным по дате ее подачи, с указанием в качестве патентообладателя открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" (в настоящее время - общество "Мотовилихинские заводы)).

Прокурор, полагая, что право на получение патента на полезную модель принадлежало Российской Федерации в силу положений законодательства и заключенных договоров, обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом.

В соответствии со статьей 773 ГК РФ исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан: выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре; незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Согласно пункту 3 статьи 772 ГК РФ права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII этого Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1373 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю (пункт 2 статьи 1373 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, между Российской Федерацией в лице министерства (государственный заказчик) и обществом "Буревестник" (головной исполнитель) заключен государственный контракт от 15.06.2006 N 62-26 (далее - контракт, госконтракт) на выполнение опытно-конструкторских работ (далее - ОКР) "Создание перспективного межвидового 152-мм артиллерийского комплекса" (шифр "Коалиция-СВ").

Согласно пункту 66 контракта финансирование работы ведется за счет средств государственного бюджета.

В пунктах 24-27 контракта в разделе 4 "Права на результаты опытно-конструкторской работы" указано следующее.

Результаты опытно-конструкторской работы, полученные головным исполнителем в ходе выполнения настоящего контракта, подлежат отражению в отчетной документации, являются федеральной собственностью и находятся на оперативном ведении государственного заказника.

Право на получение патента на изобретение, промышленный образец, на селекционное изобретение, свидетельство на полезную модель, исключительное право на использование программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, создаваемых в настоящем контракте, принадлежит совместно исполнителю и Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик.

Порядок использования прав на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), определяется отдельным соглашением сторон, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью контракта.

Указанные в пунктах 24, 25 контракта положения (условия) в полном объеме подлежат обязательному включению головным исполнителем в контракты (договоры) с соисполнителями.

Использование головным исполнителем результатов работы, полученных им в ходе выполнения контракта, а также переуступка головным исполнителем прав на использование этих результатов осуществляется только с письменного разрешения государственного заказчика и после заключения предусмотренных законодательством договоров.

Пунктами 7 и 9 соглашения о порядке использования прав на результаты, полученные при выполнении ОКР от 16.06.2006 (далее - соглашение, приложение N 3 к контракту), заключенным между государственным заказчиком и головным исполнителем, установлено, что при создании в ходе выполнения государственного контракта результатов, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности, в заявлениях на получение охранного документа в качестве правообладателя указываются совместно исполнитель и Российская Федерация в лице министерства.

Во исполнение контракта между обществом "Буревестник" (головной исполнитель по контракту, заказчик по договору соисполнения) и обществом "СКБ" (исполнитель по договору соисполнения) заключен договор от 01.01.2011 N 38-1030 (далее - договор) на выполнение составной части опытно-конструкторских работ по теме "Коалиция-СВ-КШ" (далее - СЧ ОКР).

Как указано в пункте 20 договора, результаты СЧ ОКР, полученные исполнителем обществом "СКБ", подлежат отражению в отчетной документации, являются федеральной собственностью и находятся в оперативном ведении Российской Федерации в лице министерства. Право на получение патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель и исключительное право на использование программ для ЭВМ, баз данных, топологий, интегральных схем, создаваемых при выполнении СЧ ОКР, принадлежит совместно Российской Федерации в лице министерства и организации, создавшей охраноспособный результат.

Судебная коллегия учитывает, что из вышеуказанных пунктов 24-27 контракта, а также пунктов 7 и 9 приложения N 3 к контракту следует, что в субъектный состав потенциальных патентообладателей на объекты интеллектуальной собственности, разработанные в рамках госконтракта ОКР, входят только Российская Федерация и головной исполнитель.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что общество "Буревестник" (головной исполнитель) не включило обязательное условие в договор с соисполнителем (обществом "СКБ"), закрепляющее право на получение патента совместно Российской Федерации и головного исполнителя.

Напротив, в договор включено условие, противоречащее госконтракту. Указанное обстоятельство привело к незаконному расширению субъектного состава потенциальных патентообладателей на объекты интеллектуальной собственности, разработанные в рамках ОКР, ввиду включения в него общества "СКБ".

При этом судебная коллегия отмечает, что расширение субъектного состава потенциальных патентообладателей, в том числе в форме уступки ответчику (обществу "Мотовилихинские заводы") права на получение патента, ни условиями контракта, ни условиями договора не предусмотрено.

Как следует из материалов дела, общество "Мотовилихинские заводы" - патентообладатель спорного результата интеллектуальной деятельности, не являлось головным исполнителем по контракту и не было исполнителем по договору соисполнения, прав на спорный результат интеллектуальной деятельности, разработанный за счет средств федерального бюджета в рамках выполнения государственного оборонного заказа, получить не могло.

Общество "СКБ" и общество "Мотовилихинские заводы" в отзыве на иск указывают на то, что министерство не представило ответ на уведомление в шестимесячный срок и не направило заявку на выдачу патента, поэтому право на получение патента перешло к исполнителю - обществу "СКБ". При этом общество "СКБ", руководствуясь стандартом СТО 07500243 3.07.10-2005 "Патентные исследования. Содержание и порядок проведения", отказалось от права на получение патента и уступило его обществу "Мотовилихинские заводы" без оформления соответствующего договора об отчуждении права на получение патента (статья 1357 ГК РФ).

Судебная коллегия критически относится к указанному доводам общества "СКБ" в силу следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1373 ГК РФ, если право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец на основании государственного или муниципального контракта принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию.

При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

Из материалов дела следует, что авторы спорной полезной модели (сотрудники общества "СКБ") в 2012 году (т. 1, л.д. 125) направили директору общества "СКБ" Домбровскому И.В. уведомление о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, в котором указано, что спорная полезная модель разработана в рамках выполнения составной части ОКР по теме "Коалиция-СВ-КШ" по заказу министерства, относится к военной технике, с указанием в качестве правообладателя Российской Федерации.

Директор общества "СКБ" Домбровский И.В. в ответе 22.05.2012 сообщил авторам, что согласно договору от 01.01.2011 N 38-1030 право на получение патента принадлежит совместно Российской Федерации и обществу "СКБ". Общество "СКБ" отказывается от своего права на получения патента и уведомит заказчика о полученном результате, способном к правовой охране.

Из письма от 24.05.2012 N 107-1258 следует, что общество "СКБ" направило уведомление обществу "Буревестник" (т. 1, л.д. 127, т. 2, л.д. 4), в котором сообщило о создании охраноспособного объекта интеллектуальной собственности. При этом указало в качестве единственного правообладателя Российскую Федерацию.

Вместе с тем Российская Федерация информацию о создании объекта интеллектуальной собственности, способного к правовой охране, не получило, так как уведомление о создании объекта интеллектуальной собственности, способного к правовой охране, ни головным исполнителем, ни исполнителем по договору соисполнения в адрес министерства направлено не было, что также подтверждается письмами органов военного управления министерства от 25.06.2019 N 186/4/4116дсп, от 27.06.2019 N 235/3/3/9513.

Более того, общество "Буревестник" в своих письменных пояснениях также указало, что уведомление в адрес министерства им направлено не было. При этом в настоящем деле самостоятельных требований относительно предмета настоящего спора общество "Буревестник" не заявляло.

Судебная коллегия также обращает внимание на то, что в письме от 22.07.2020 N 1420 общество "Мотовилихинские заводы" указало, что уведомлений о получении результатов интеллектуальной деятельности (в том числе спорного патента) в адрес министерства (его структурных подразделений) не направляло.

Судебная коллегия отклоняет довод общества "СКБ" и общества "Мотовилихинские заводы" о том, что министерство не представило ответ на уведомление в шестимесячный срок, ввиду следующего.

Ответчик подал в Роспатент заявку на получение патента в день уведомления головного исполнителя - общества "Буревестник" - о создании охраноспособного объекта интеллектуальной собственности (дата подача в Роспатент заявки на получения патента - 24.05.2012 (исх. N 107-1263), дата поступления заявления в Роспатент - 06.06.2012) (т. 21, л.д. 109).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ни один из участников сложившихся правоотношений не стремился уведомить государственного заказчика о создании охраноспособного объекта интеллектуальной собственности.

При этом невыполнение обязательств как со стороны головного исполнителя (общества "Буревестник"), так исполнителя по договору соисполнения (общества "СКБ") привели к необоснованному расширению субъектного состава потенциальных патентообладателей на объекты интеллектуальной собственности, разработанные в рамках ОКР, что привело к незаконной регистрации спорного патента за сторонним по отношению к госконтракту лицом - обществом "Мотовилихинские заводы".

Судебная коллегия отмечает, что пунктом 9 соглашения (приложения N 3 к контракту) предусмотрено, что если одна из сторон не заинтересована в правовой охране полученного результата, она обязана в месячный срок известить об этом другую сторону. В этом случае другая сторона имеет право после получения такого извещения оформить охранные документы на свое имя.

Между тем министерство, не будучи извещенным о создании в процессе исполнения контракта охраноспособного результата, не выражало свою волю на отказ от патентования технического решения.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 N 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, военного, специального и двойного назначения" права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, полученные за счет средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации.

Аналогичная норма содержится в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.1999 N 982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности".

Судебная коллегия принимает во внимание, что созданное во исполнение госконтракта техническое решение является объектом военного назначения, создано за счет средств федерального бюджета, что также исключает возможность возникновения права на него у ответчика по делу.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что ответчик неправомерно указан в спорном патенте в качестве патентообладателя.

При таких обстоятельствах единственным патентообладателем патента Российской Федерации N 123921 на полезную модель "Самоходное артиллерийское орудие" может быть признана Российская Федерация, а исковые требования о признании данного патента недействительным в части указания в качестве патентообладателя открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" и об указании в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации следует признать подлежащими удовлетворению.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 1398 ГК РФ в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

С учетом изложенного Роспатент обязан аннулировать патент Российской Федерации N 123921 и выдать новый патент с указанием в нем в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать недействительным патент Российской Федерации N 123921 на полезную модель "Самоходное артиллерийское орудие" в части указания в качестве патентообладателя открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" и неуказания в качестве патентообладателя Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент на полезную модель "Самоходное артиллерийское орудие" по заявке N 2012123544 с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская