Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 г. N С01-1888/2020 по делу N А11-417/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о запрете незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания истца и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на него на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо установить степень однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания истца, услугам, оказываемым ответчиком, а также провести фактически анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 г. N С01-1888/2020 по делу N А11-417/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 18 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) на решение Арбитражного суда Владимирской области от 22.06.2020 по делу N А11-417/2019 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНЕТА" (ул. Советская, д. 29, г. Муром, 602267, ОГРН 1113334001219) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие:

Ибатуллин Азамат Валерьянович лично;

представитель общества с ограниченной ответственностью "Планета" - Лебедев А.А. (по доверенности от 12.03.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Владимирской области иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАНЕТА" о запрете незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 299509 и о взыскании 600 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 22.06.2020, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, нарушение норм процессуального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит названные решение и постановление отменить, дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, предприниматель указывает на то, что спорный знак обслуживания зарегистрирован не только в отношении услуг "коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли, товарозакупочная деятельность", но и в отношении услуги "магазины", которая является однородной деятельности ответчика, что не было учтено судами при рассмотрении настоящего дела. При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, из постановления апелляционного суда не представляется возможным понять, по каким критериям деятельность ответчика по организации торгового объекта не является однородной услуге "магазины" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которой зарегистрирован спорный знак обслуживания.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что используемое ответчиком обозначение имеет высокую степень сходства со спорным товарным знаком, следовательно, их смешение возможно и при низкой однородности услуг. К тому же, как указывает предприниматель, деятельность ответчика связана с торговым объектом, а спорный знак обслуживания также зарегистрирован в отношении услуг торгового объекта, что исключает вывод судов о неоднородности деятельности общества с услугами, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания.

Оспаривая выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначением торгового предприятия ответчика и знаком обслуживания истца, заявитель кассационной жалобы указывает, что наличие в используемом ответчиком обозначении помимо слова "ПЛАНЕТА" словесных элементом "торговый центр" не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, в частности, поскольку последние словесные элементы являются неохраняемыми и выполнены меньшим шрифтом. При этом предприниматель ссылается на отсутствие в обжалуемых судебных актах оценки судов сравниваемых обозначений на предмет графического и семантического сходства.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает необоснованным вывод судов о злоупотреблении правом в действиях истца. Как указывает предприниматель, данный вывод сделан судом первой инстанции по своей инициативе в отсутствие соответствующего аргумента ответчика и без учета довода истца об использовании знака обслуживания лицензиатами истца и вопреки представленным истцом доказательствам фактического использования.

Предприниматель также оспаривает выводы судов о неправомерности уточненного расчета компенсации, заявленного истцом.

В судебном заседании предприниматель поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Представитель общества оспорил доводы заявителя кассационной жалобы, настаивая на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, предприниматель Ибатуллин А.В. является правообладателем знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса "снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность" МКТУ.

Предприниматель обнаружил в общедоступных источниках информации в телекоммуникационной сети Интернет сведения об использовании обществом словесного обозначения "Планета" в названии торгового центра, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 16, г. Муром, Владимирская обл., без согласия правообладателя и без заключения лицензионного договора на использование знака обслуживания.

Полагая, что указанные действия общества нарушают исключительные права предпринимателя, последний обратился к ответчику с претензией, содержащей предложение о мирном урегулировании спора, однако данная претензия была оставлена обществом без ответа.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации, первоначально рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В ходе производства по делу предприниматель неоднократно уточнял расчет компенсации. В частности, в заявлении, поступившем в суд первой инстанции 11.03.2020, предприниматель изложил следующий расчет компенсации: на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - 1 667,2 тыс. руб.; на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - 16 672 тыс. руб.; всего: 18 339,2 тыс. руб. При этом предприниматель самостоятельно ограничил свои притязания к ответчику суммой компенсации в размере 600 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Владимирской области в удовлетворении исковых требований предпринимателя Ибатуллина А.В. было отказано.

При принятии решения суд первой инстанции учел, что используемое ответчиком обозначение идентифицирует предложение услуг по аренде недвижимого имущества, то есть услуги по сдаче в наем, оценке недвижимого имущества или финансированию, в то время как спорный знак обслуживании зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса МКТУ, имеющих отношение к оптовой и розничной торговле (без указания на конкретные товары). Как отметил суд, в материалы дела не представлено доказательств осуществления ответчиком однородной деятельности в отношении товаров, охватываемой услугой 35-го класса МКТУ "коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность", которая, исходя из положений ГК РФ, предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров.

Суд также пришел к выводу о том, что признание деятельности ответчика по предложению к продаже и продаже одежды и обуви однородной услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых установлен приоритет товарных знаков истца, в отсутствие соответствующих доказательств и обоснования создает неопределенность при установлении объема правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) против его использования в отношении идентичных и однородных товаров и услуг (сходных, то есть выполняющих ту же функцию), и противоречит положениям статей 1477, 1481 и 1484 ГК РФ.

Помимо этого, суд первой инстанции счел недоказанным факт использования истцом спорного знака обслуживания, на основании чего сделал вывод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях предпринимателя по обращению в арбитражный суд с исковым заявлением.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности заявленного истцом размера компенсации ввиду того, что определенный им способ расчета был связан с двойной стоимостью контрафактного товара, в то время как спорное средство индивидуализации зарегистрировано в отношении услуг. Кроме того, суд учел, что не было установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "Планета", в связи с чем, отсутствуют основания для определения компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение ее заявителя, принявшего участие в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Первая группа доводов заявителя кассационной жалобы сводится к оспариванию выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства обозначений, используемых ответчиком в своей деятельности для идентификации предприятия торговли (магазина, торгового центра), со знаками обслуживания истца, а также о неоднородности деятельности (услуг) для индивидуализации, которой ответчиком используется спорное обозначение, с услугами, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанции установили факт принадлежности истцу исключительных прав на знак обслуживания, в защиту которого предприниматель обратился с настоящим иском. Данный вывод судов лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вместе с тем, независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Вывод суда первой инстанции об отсутствии тождества или сходства, в том числе до степени смешения, между вышеприведенным знаком обслуживания истца "" и словесным обозначением, используемым ответчиком в названием торгового центра, - "торговый центр ПЛАНЕТА" - расположенного по адресу: ул. Советская, д. 16, г. Муром, Владимирская обл., мотивирован единственно заключением суда о неоднородности деятельности ответчика по предложению услуг по недвижимому имуществу, то есть услуг по сдаче в наем, оценке недвижимого имущества или финансированию с услугами 35-го класса "коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность" МКТУ, в отношении которых, как указал суд первой инстанции, предоставлена охрана знаку обслуживания предпринимателя.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, а также констатировал, что сравниваемые обозначение не ассоциируются друг с другом вследствие наличия в названии магазина ответчика дополнительных словесных элементов "торговый центр", а также графического элемента (изогнутой линии, проходящей сквозь текст) в знаке обслуживания истца. При этом суд апелляционной инстанции отметил, что имеющиеся визуальные (графические) отличия словесного элемента "ПЛАНЕТА" в используемом ответчиком обозначении, а также характер изобразительных элементов, входящих в состав знака обслуживания истца, не позволяют суду сделать вывод о наличии сходства до степени смешения между оцениваемыми элементами.

Коллегия судей соглашается с аргументом заявителя кассационной жалобы, согласно которому вывод суда о тождестве либо сходстве до степени смешения спорного обозначения с защищаемыми знаками обслуживания не может носить произвольный характер, а должен быть основан на вышеприведенных нормах права, методических подходах и разъяснениях высшей судебной инстанции.

Так, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая также как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В то же время суд кассационной инстанции обращает внимание, что вхождение одного сравниваемого обозначения (словесного элемента "ПЛАНЕТА", являющимся единственным словесным элементом в защищаемом знаке обслуживания истца) в другое, используемое ответчиком, или наоборот исключает вывод о несходстве таких обозначений.

При установлении смешения проводится анализ однородности товаров (услуг), для которых зарегистрирован защищаемый знак обслуживания, с услугами, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности услуг осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Вместе с тем из содержания решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции следует, что вышеприведенные нормативные правила и правовые подходы не были учтены судами. В частности, из решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций невозможно установить, на основании каких из вышеперечисленных признаков суды пришли к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений; устанавливалась ли ими степень однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания истца, услугам, оказываемым ответчиком; проводился ли фактически анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления).

Кроме того, коллегия судей кассационной инстанции обращает внимание, что суды провели сравнение на предмет установления однородности лишь части услуг, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца, с декларируемым ответчиком основным видом его деятельности - предоставлением торговых помещений в аренду. При этом судами не было учтено, что истцом в качестве оснований иска было указано использование ответчиком спорного обозначения не в деятельности, связанной с арендой помещений, а в деятельности предприятия торговли (торгового центра), принадлежность и организация деятельности которого ответчиком не оспаривалась.

Таким образом, выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, об отсутствии однородности услуг и, как следствие, об отсутствии вероятности смешения таких обозначений представляется не достаточно мотивированными.

В соответствии с пунктами 1 - 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

При этом суд кассационной инстанции также признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о недостаточной мотивированности вывода суда первой инстанции, согласно которым истец не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности; представленными истцом доказательствами не подтверждается факт того, что истец использует зарегистрированный на его имя знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ и услуг; доказательств обратного в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено.

Так, как указывалось выше, в бремя доказывания истца, исходя из предмета данного спора, не входит доказывание использования самим правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в защиту которых предъявлен иск. При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Таким образом, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать только те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В тоже время в силу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Таким образом, указав, что обстоятельство использования самим правообладателем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 299509 имеет значение для правильного рассмотрения настоящего дела, суд первой инстанции обязан был определить данное обстоятельство в качестве значимого и в порядке части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложить истцу представить соответствующие доказательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что использование знака обслуживания не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, является правомерным способом использования товарного знака.

При данных обстоятельствах указание судом первой инстанции на представленные истцом сведения об использовании знака обслуживания лицензиатами истца для индивидуализации предприятий торговли и вывод суда первой инстанции о злоупотреблении правом со стороны истца, не использующего спорный знак обслуживания, но предъявляющего иски в защиту исключительного права на него, носят противоречивый характер.

С учетом этого коллегия судей кассационной инстанции не усматривает основания не согласиться и с доводом заявителя кассационной жалобы относительно вывода судов о злоупотреблении правом в действиях истца, связанных с предъявлением иска по данному делу.

Так, в обоснование вывода о злоупотреблении истцом своими правами суд первой инстанции наряду с выводом о недоказанности истцом факта использования им самим знака обслуживания, в защиту которого был предъявлен иск, указал, что из информации, размещенной в открытом доступе следует, что предприниматель является истцом по ряду дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании и предприниматели, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью, а именно: предприниматель Ибатуллин А.В. являлся истцом более чем в 50 аналогичных арбитражных делах за последние три года.

Между тем, сославшись на указанное обстоятельство, суд первой инстанции, не учел, что арбитражный суд вправе ссылаться помимо общеизвестных и преюдициальных обстоятельств только на обстоятельства, которые установлены им на основании имеющихся в материалах дела доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие указанное судом первой инстанции обстоятельство.

Более того, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Таким образом, судом первой инстанции не учтено, что для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом. Однако, констатировав участие истца в иных судебных разбирательствах, суд первой инстанции не установил, что в рамках этих дел судами установлено злоупотребление истцом правом по отношению к каким-либо лицам, в то время как факт неоднократного обращения лица в суд за защитой нарушенных прав не означает злоупотребление правом этим лицом. Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Относительно довода заявителя кассационной жалобы об ошибочности вывода суда первой инстанции о неправомерности расчета компенсации за одно правонарушение одновременно на основании подпунктов 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч то пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила этого Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Таким образом, правообладатель знака обслуживания вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения либо в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

Заявитель кассационной жалобы считает, что из пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не следует, что правообладатель товарного знака (истец) не вправе одновременно требовать компенсацию, рассчитанную разными способами для разных периодов времени незаконного использования товарного знака, либо в отношении разных видов деятельности, либо в отношении разных объемов одного вида деятельности с незаконным использованием товарного знака. Однако коллегия судей не может согласиться с такой точкой зрения в силу следующего.

Как следует, из содержания искового заявления иск был предъявлен в связи с одним (длящимся) правонарушением, выразившемся в использовании ответчиком спорного обозначения в качестве названия магазина. При этом из приведенной нормы права не следует, что истец по данной категории споров вправе за одно правонарушение предъявлять к взысканию компенсации, рассчитанные разными способами.

Более того, из заявления (ходатайства) истца об уточнении исковых требований, поступившего в суд первой инстанции 11.03.2020, не следует, что истец требовал взыскать компенсацию, рассчитанную разными способами для разных периодов времени либо в отношении разных видов деятельности (разных способов использования), либо в отношении "разных объемов одного вида деятельности", как это следует из мотивировки соответствующего довода кассационной жалобы. Из названного заявления (т. 2, л.д. 42-45) следует, что истец произвел расчет компенсации в размере 1 667,2 тыс. руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении не конкретизированной по периоду или способу использования "одной половины (50%) объема деятельности ответчика" и в размере 16 672 тыс. руб. также не конкретизированной по периоду или способу использования "второй половины (50%) объема деятельности ответчика", заявив к взысканию итоговую сумму компенсации в ограниченном размере (600 000 рублей).

Такой "двойной" расчет компенсации не мог быть признан судом обоснованным как по размеру (структуре и первичным данным расчета), так и с точки зрения права. Как следствие, соответствующее уточнение исковых требований правомерно, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, было отклонено судом первой инстанции. При этом коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что названным - вторым по счету - заявлением об уточнении исковых требований, которое было отклонено судом первой инстанции, истец изменял лишь обоснование расчета, пытаясь одновременно применить два вида расчета компенсации за одно правонарушение, не изменяя при этом размер компенсации - 600 000 руб., который был заявлен в ходатайстве об уточнении исковых требований, поступившем в арбитражный суд 21.02.2019 (т. 1, л.д. 50-51).

В то же время суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что вывод суда первой инстанции, согласно которому спорное обозначение не использовалось ответчиком на товарах, истцом не доказан факт реализации ответчиком товаров не влияет на возможность удовлетворения требований, предъявленных в защиту исключительного права на знак обслуживания.

Так, согласно приведенному выводу суда первой инстанции (абзацы седьмой-девятый страницы 13 судебного решения) подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ может быть применен лишь при незаконном использовании товарного знака на товарах. Однако судом не учтено, что с учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу; судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебном акте, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемом судебном акте необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить, в том числе доводы истца, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 22.06.2020 по делу N А11-417/2019 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Н.Н. Погадаев