Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. N С01-251/2021 по делу N А40-186797/2018 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты об отказе в запрете введения в оборот товаров с использованием патентов, поскольку в изделиях ответчиков отсутствуют существенные признаки промышленных образцов по спорным патентам, в связи с чем их действия по производству, предложению к продаже и реализации спорных товаров не нарушают исключительные права иностранного лица

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2021 г. N С01-251/2021 по делу N А40-186797/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Busch-Jaeger Elektro GmbH (Freisenbergstr. 2, 58513 Luedenscheid, Germany) на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2020 по делу N А40-186797/2018 и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 по тому же делу по исковому заявлению иностранного лица Busch-Jaeger Elektro GmbH к обществу с ограниченной ответственностью "РИЛАЙТ" (шос. Алтуфьевское, д. 70, корп. 1, эт. 4, пом. XVII, ком. 13/1, Москва, 127549, ОГРН 1177746126480), обществу с ограниченной ответственностью "ВЕРКЕЛЬ" (ул. Зюзинская, д. 6, корп. 2, эт. 3, пом XVI, ком. 31, Москва, 117418, ОГРН 5147746464377), обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОСВЕТ" (терр. НКН-Строй, д. 1, стр. 3, ком. 41, эт. антр. 2, дер. Борисовка, г. Подольск, Московская обл., 142143, ОГРН 1047796141898) о защите исключительных прав на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 91570, N 91571.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту дату названного постановления следует читать как "от 01.12.2020"

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Zhongshan Tender Electric Appliance Co. Ltd (8 Middle of Industry Street, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong, China 525814).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Busch-Jaeger Elektro GmbH - Эхлас Т.В. (по доверенности от 26.04.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "РИЛАЙТ" - Лабзин М.В. (по доверенности от 04.02.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "ВЕРКЕЛЬ" - Лабзин М.В. (по доверенности от 26.02.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОСВЕТ" - Лабзин М.В. (по доверенности от 04.02.2020 N 068/2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Busch-Jaeger Elektro GmbH (далее - иностранное лицо, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РИЛАЙТ" (далее - общество "РИЛАЙТ"), обществу с ограниченной ответственностью "ВЕРКЕЛЬ" (далее - общество "ВЕРКЕЛЬ"), обществу с ограниченной ответственностью "ЕВРОСВЕТ" (далее - общество "ЕВРОСВЕТ") о запрете введения в оборот товаров с использованием патентов Российской Федерации N 91570, N 91571.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Zhongshan Tender Electric Appliance Co. Ltd.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2020 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 года, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами иностранное лицо указывает на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, которые, по мнению заявителя кассационной жалобы, привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором общество "РИЛАЙТ", общество "ВЕРКЕЛЬ" и общество "ЕВРОСВЕТ" выразили несогласие с правовой позицией иностранного лица, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу судебных актов.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель иностранного лица поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "РИЛАЙТ", общества "ВЕРКЕЛЬ" и общества "ЕВРОСВЕТ" выступил с правовой позицией, возражал против доводов кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Иностранное лицо Zhongshan Tender Electric Appliance Co. Ltd., надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо является обладателем исключительных прав на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 91570 "Устройство электрическое" и N 91571 "Выключатель".

Иностранное лицо обнаружило, что на сайте с доменным именем "werkel.ru", администратором которого является общество "ЕВРОСВЕТ", предлагается к продаже изделие - рамки серии "Palacio". Согласно сведениям с указанного сайта продажу рамок серии "Palacio" наряду с иными лицами осуществляет общество "РИЛАЙТ". При этом на упаковке товара в качестве импортера/поставщика изделия указано общество "ВЕРКЕЛЬ", а в качестве производителя указано иностранное лицо Zhongshan Tender Electric Appliance Co. Ltd.

Полагая, что действия общества "РИЛАЙТ", общества "ВЕРКЕЛЬ" и общества "ЕВРОСВЕТ" по производству, предложению к продаже и реализации рамок серии "Palacio" нарушают исключительные права иностранного лица, последнее обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к названным лицам.

Суд первой инстанции назначил по настоящему делу судебную экспертизу, по результатам проведения которой эксперт пришел к выводу о том, что промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 91570 и N 91571 не использованы в изделиях ответчиков.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что общество "ВЕРКЕЛЬ" является обладателем исключительных прав на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 113066, N 113067, N 116373, которые воспроизводят в точности (первые два) и схематично (последний) внешний вид спорных изделий ответчиков.

Исходя из совокупности данных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований иностранного лица.

При повторном рассмотрении заявления иностранного лица по имеющимся в материалах дела доказательствам суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и отклонил доводы апелляционной жалобы истца, оставив обжалуемый судебный акт без изменения.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу решением и постановлением, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнение представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Выражая несогласие с принятыми по настоящему делу судебными актами, иностранное лицо указывает на несостоятельность представленного в материалы дела заключения судебной экспертизы, мотивируя ее отсутствием у эксперта Ермаковой Е.А. специальных познаний в области дизайна и разработки внешнего вида электрических изделий, а также некорректностью поставленных перед экспертом вопросов.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с приведенным доводом кассационной жалобы по следующим основаниям.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, определением Арбитражного суда города Москвы от 22.10.2019 была назначена судебная экспертиза по настоящему делу, проведение которой было поручено Ермаковой Е.А., имеющей высшее образование по специальности "Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов" с присвоением квалификации инженера по механизации химико-технологических процессов с 26.06.1984, а также являющейся патентным поверенным с 16.03.1994.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

- имеет ли изделие по патенту Российской Федерации N 91570 на промышленный образец "Устройство электрическое" либо изделие по патенту Российской Федерации N 91571 на промышленный образец "Выключатель" и изделие пластиковая рамка серии "Palacio" сходное назначение?

- содержит ли изделие пластиковая рамка серии "Palacio" все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 91570?

- содержит ли изделие пластиковая рамка серии "Palacio" совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту Российской Федерации N 91570?

- содержит ли изделие пластиковая рамка серии "Palacio" все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 91571?

- содержит ли изделие пластиковая рамка серии "Palacio" совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец по патенту Российской Федерации N 91571?

Для целей проведения судебной экспертизы эксперту Ермаковой Е.А. были предоставлены вещественные доказательства - две пластиковые рамки серии "Palacio".

Изложенные в экспертном заключении выводы были учтены судами первой и апелляционной инстанций при принятии решения и постановления по настоящему делу.

Оценивая законность обжалуемых судебных актов с учетом приведенного довода кассационной жалобы и возражений ответчиков на него, судебная коллегия отмечает, что согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

Согласно положениям статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи.

Согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

С учетом вышеприведенных норм права в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительных прав на промышленные образцы входит установление фактов использования в реализованных ответчиками изделиях всех существенных признаков спорных промышленных образцов или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производят запатентованные промышленный образцы, и сходного назначения изделий.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая отсутствие в кассационной жалобе иностранного лица конкретных мотивов несогласия с формулировкой поставленных перед судебным экспертом вопросов, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об их полном соответствии предмету настоящего спора и об их направленности на установление юридически значимых обстоятельств, необходимых для его разрешения.

Судебная коллегия также учитывает, что в соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать (часть 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что, вопреки приведенному доводу кассационной жалобы, наряду с документами, подтверждающими специализацию эксперта Ермаковой Е.А. в сфере автоматизации и комплексной механизации химико-технологических процессов, а также ее квалификацию в качестве инженера по механизации химико-технологических процессов, в материалах дела имеются иные документы, а именно сертификаты соответствия, удостоверяющие компетенцию Ермаковой Е.А. в области основ судебной экспертизы и в области исследования объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования, а также выданные на имя Ермаковой Е.А. свидетельство патентного поверенного без ограничения специализации и свидетельство евразийского патентного поверенного (т. 3, л.д. 65-66, л.д. 69-70).

Как указано в пункте 6 части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2008 N 316-ФЗ "О патентных поверенных", патентный поверенный в пределах специализации, указанной в Реестре патентных поверенных Российской Федерации, вправе участвовать в качестве эксперта или представителя от имени доверителя, заказчика, работодателя в суде по делам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с распоряжением этими правами.

Таким образом, с учетом предмета исковых требований иностранного лица и связанной с ним необходимости проверки утверждения истца о факте использования в изделиях ответчиков всех существенных признаков спорных промышленных образцов суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из того, что имеющаяся у эксперта Ермаковой Е.А. квалификация является достаточной для разрешения поставленных перед ней вопросов.

При таких обстоятельствах приведенный довод кассационной жалобы отклоняется Судом по интеллектуальным правам как опровергающий законность и обоснованность принятых по настоящему делу судебных актов.

В обоснование несогласия с обжалуемыми решением и постановлением иностранное лицо также приводит ряд доводов, свидетельствующих, по его мнению, о несоответствии изложенных в заключении судебной экспертизы выводов требованиям действующего законодательства и фактическим обстоятельствам дела.

Так, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что при проведении сравнительного анализа промышленных образцов истца и спорных товаров ответчиков судебный эксперт ошибочно отнес название патентоохраняемых объектов к числу их существенных признаков, в то время как оно отражает исключительно назначение промышленных образцов и не характеризует внешний вид таких изделий.

Кроме того, истец возражает против вывода эксперта, согласно которому "нижний участок обрамляющей рамку в плане, отображенный на запатентованном изделии (патент N 91571), выполнен более широким, чем в изделии рамка серии Palacio на 1 пост". При этом иностранное лицо отмечает, что названный признак является нюансным и его исключение либо включение в совокупность существенных признаков внешнего вида изделия не способно привести к изменению зрительного впечатления, оставляемого изделием, в связи с чем данный признак не может быть отнесен к числу существенных.

Наряду с этим заявитель кассационной жалобы отмечает, что в заключении судебной экспертизы не отражено наличие такого фактически присутствующего в формуле промышленных образцов по спорным патентам существенного признака, как углубление между выделенными зонами. Суды первой и апелляционной инстанций также не оценили факт его использования в спорных изделиях ответчиков. При этом суд апелляционной инстанции ошибочно признал, что названный признак отсутствует в перечне существенных признаков спорных патентов.

Иностранное лицо также выражает несогласие с содержащимся в заключении судебной экспертизы и с поддержанным судами выводом о том, что клавиша и розеточное гнездо, нашедшие отражение в общем перечне признаков спорных патентов и на изображениях промышленных образцов, являются существенными. При этом истец исходит из того, что внешний вид названных элементов изделий обусловлен исключительно их технической функцией и не предполагает какой-либо оригинальной проработки. Кроме того, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что включение клавиши и гнезда розетки в общий перечень признаков промышленных образцов по спорным патентам следует трактовать как перечисление композиционных элементов изделий для последующего описания их существенных признаков и их расположения.

Критически оценивая заключение судебной экспертизы по настоящему делу, иностранное лицо также отмечает, что оно не содержит указания на редакцию нормативных правовых актов, руководствуясь положениями которых судебный эксперт пришел к изложенным в заключении выводам, и, более того, включает ссылки на Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.03.2009 N 48 (далее - Рекомендации), действие которых прекратилось на момент проведения соответствующего исследования.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что заключение судебной экспертизы было положено судами первой и апелляционной инстанций в основу принятых по настоящему делу судебных актов в отсутствие самостоятельного и независимого сравнительного анализа признаков, нашедших отражение во внешнем виде промышленных образцов по спорным патентам и использованных ответчиками изделий.

При этом иностранное лицо выражает несогласие с оценкой, которая была дана судами факту самостоятельной правовой охраны использованных ответчиками изделий в качестве промышленных образцов, указывая на то, что соответствующие охранные документы были выданы на имя лишь одного из трех ответчиков после возбуждения искового производства по настоящему делу; обстоятельства, исследуемые при оценке охраноспособности заявленных на государственную регистрацию объектов, отличаются от обстоятельств, подлежащих установлению в рамках дела о нарушении исключительных прав на промышленный образец; факт правовой охраны промышленных образцов может быть оспорен; выданные патенты могут быть признаны зависимыми от патентов истца.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, несоответствие экспертного заключения нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, а также противоречивость изложенных в нем выводов свидетельствуют о незаконности обжалуемых судебных актов в целом и, как следствие, о наличии оснований для их отмены.

Оценив законность принятых по настоящему делу судебных актов с учетом приведенных доводов кассационной жалобы, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым высказать следующее.

Согласно представленному в материалы дела экспертному заключению эксперт пришел к следующим выводам:

- изделие по патенту Российской Федерации N 91570 на промышленный образец "Устройство электрическое",

- изделие по патенту Российской Федерации N 91571 на промышленный образец "Выключатель" и изделие пластиковая рамка серии "Palacio" имеют сходное назначение;

- изделие пластиковая рамка серии "Palacio" не содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 91570;

- изделие пластиковая рамка серии "Palacio" не содержит совокупность существенных признаков, производящую на информированного потребителя такое же впечатление, какое производит промышленный образец по патенту Российской Федерации N 91570;

- изделие пластиковая рамка серии "Palacio" не содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 91571;

- изделие пластиковая рамка серии "Palacio" не содержит совокупность существенных признаков, производящую на информированного потребителя такое же впечатление, какое производит промышленный образец по патенту Российской Федерации N 91571.

Изложенные выводы были основаны на том, что в использованных ответчиками изделиях отсутствуют такие существенные признаки промышленных образцов по спорным патентам, как клавиши и розеточное гнездо, а также участок, обрамляющий клавишу и розеточное гнездо.

Заключение судебной экспертизы было принято во внимание судом первой инстанции наряду с тем обстоятельством, что в ходе производства по настоящему делу обществу "ВЕРКЕЛЬ" были выданы патенты Российской Федерации N 113066, N 113067 и N 116373, которые воспроизводят в точности (первые два) и схематично (последний) внешний вид спорных изделий ответчиков.

С учетом данных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия ответчиков по производству, предложению к продаже и реализации спорных товаров не нарушают исключительные права иностранного лица, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных требований.

При повторном рассмотрении искового заявления иностранного лица по имеющимся в материалах дела доказательствам суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

При этом, отклоняя довод истца, согласно которому клавиша и розеточное гнездо не могут быть отнесены к числу существенных признаков промышленных образцов по спорным патентам, суд апелляционной инстанции отметил следующее.

Согласно абзацу четвертому статьи 1352 ГК РФ не являются охраняемыми признаками промышленного образца те признаки, которые обусловлены не просто технической функцией изделия, а исключительно его технической функцией. Эта правовая норма означает, что так называемая "эстетичная функциональность" (когда при своей функциональности внешний вид конкретного элемента изделия творчески проработан) не исключает признак из числа существенных.

Наоборот, промышленный дизайн ориентирован на придание определенного внешнего вида тем элементам промышленных изделий и их совокупности, которые почти всегда выполняют ту или иную техническую функцию (например, корпус монитора, кузов автомобиля, кнопки на панели управления и так далее). И то, что этот элемент необходим для работы того или иного изделия (устройства) и участвует в реализации той или иной его технической функции, вовсе не означает, что внешний вид такого элемента, предложенный автором, не является существенным признаком промышленного образца.

Когда же законодатель ссылается на обусловленность элемента (признака) исключительно технической функцией изделия, то он имеет ввиду ситуацию отсутствия у автора творческого выбора в определении внешнего вида элемента по причине его предопределенности этой самой функцией. То есть речь идет о случаях, когда внешний вид элемента не мог быть никаким другим, потому что иначе изделие не могло бы работать.

В данном же случае заключение судебной экспертизы (приложения 3 и 4 к нему), а также приобщенные к материалам дела патенты на промышленные образцы иных лиц свидетельствуют о том, что существует множество вариантов выполнения самих клавиш, а также вариантов компоновки рамок различными функциональными элементами с различным их внешним видом.

Выбор конкретного вставляемого в рамку элемента при разработке дизайна изделия также является творческим и не связанным неразрывно с функцией изделия.

Ссылок на какие-либо стандарты внешнего вида выключателей, из которых следовало бы точное повторение в изделиях ответчиков внешнего вида вышеуказанных элементов, истец не представил.

При оценке довода истца об ошибочном отнесении наименований промышленных образцов и особенности выполнения нижнего обрамляющего рамку участка к числу существенных признаков суд апелляционной инстанции отметил, что суд первой инстанции не осуществлял подобную квалификацию названных признаков и при принятии решения по настоящему делу исходил из отсутствия в изделиях ответчиков других существенных признаков - клавиши и розеточного гнезда.

Суд апелляционной инстанции также установил, что при оформлении патентных заявок на промышленные образцы сам истец указывал назначение своих изделий (устройство электрическое, выключатель) в качестве существенных признаков.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции установил, что рамка без вставок, а равно рамка с вставкой в виде ТВ-антенны или интернет-кабеля, не являясь электрическим устройством и выключателем, выглядит совсем иначе, чем промышленные образцы истца, в связи с чем согласился с выводами судебного эксперта. При этом суд апелляционной инстанции учел, что иностранным лицом не было приведено правовое обоснование того, что название промышленного образца не является его существенным признаком.

Проанализировав довод истца о том, что в запатентованных им изделиях присутствует существенный признак (выполнение углубления между выделенными зонами), наличие которого в спорных изделиях судебным экспертом не проверялось, суд апелляционной инстанции отметил, что указанный признак отсутствует в составленном самим истцом перечне существенных признаков, нашедших отражение в его патентах. Кроме того, сделанные судебным экспертом выводы по вопросам суда первой инстанции основаны на выявленном факте отсутствия в изделиях ответчиков существенных признаков запатентованных истцом промышленных образцов, поэтому присутствие в них неуказанного экспертом признака не способно поставить под сомнение выводы эксперта. То есть присутствие одного признака не опровергает отсутствие другого.

Суд апелляционной инстанции также установил, что, как пояснила эксперт Ермакова Е.А. в судебном заседании суда первой инстанции, при составлении текста экспертного заключения была допущена техническая ошибка, в результате которой часть текста пункта 3 статьи 1358 ГК РФ в актуальной редакции была удалена.

Судебный эксперт также пояснил, что ссылки на Рекомендации были приведены им ввиду отсутствия иных действующих нормативных правовых актов, содержащих подходы к определению существенных признаков промышленного образца и/или совокупности признаков, которая оказывает на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец.

Ввиду изложенного суд апелляционной инстанции констатировал, что экспертом применялась такая выбранная методика, которая ранее была отражена в документе правового характера (хотя нормативно-правовым характером конкретные рекомендации обладать не могут в силу отсутствия их обязательности), а затем, после отмены этого документа, не была заменена другой. Тем самым методика просто утратила характер официально утвержденной, но не стала от этого неприменимой.

Кроме того, суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что действующее законодательство не содержит требования применять при проведении судебных экспертиз лишь те методы, которые утверждены нормативным правовым актом. В этой связи апелляционный суд пришел к выводу о том, что судебный эксперт не был лишен права выбрать вышеуказанную методику для исследования. При этом сам приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 127, которым были отменены вышеназванные Рекомендации, был впоследствии отменен распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2019 N 3081-р.

С учетом того что истцом не были приведены альтернативные действующие рекомендательные акты, вводящие отличную от использованной экспертом методику определения существенных признаков промышленного образца, суд апелляционной инстанции отклонил соответствующий довод жалобы иностранного лица.

Суд апелляционной инстанции также оценил довод иностранного лица о некорректности вывода суда первой инстанции, согласно которому факт предоставления патентно-правовой охраны изделиям ответчиков в качестве промышленных образцов исключает вывод об использовании ими промышленных образцов по патентам истца. При этом суд апелляционной инстанции отметил, что, вопреки утверждению заявителя жалобы, обстоятельства, подлежащие установлению в ходе проведения государственной экспертизы заявленного изделия, а также при сопоставительном анализе признаков промышленных образцов по спорным патентами и фактически использованных изделий, являются взаимоисключающими, в связи с чем согласился с соответствующим выводом суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в силу положений пункта 2 статьи 1352 ГК РФ к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Вместе с тем судебная коллегия обращает внимание на то, что характер признаков нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, и возможность их квалификации в качестве существенных относятся к вопросам факта и подлежат установлению судами первой и апелляционной инстанций. В компетенцию суда кассационной инстанции входят проверка правильности применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также проверка соответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследование и оценка представленных в материалы дела доказательств не входят в компетенцию суда кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом того что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу, переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, не допускается.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает оснований для переоценки вывода судов первой и апелляционной инстанций о том, что нашедшие отражение на изображениях внешнего вида промышленных образцов по спорным патентам признаки "клавиша" и "розеточное гнездо" следует отнести к числу существенных признаков этих изделий.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в соответствии с пунктом 103 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 127, название промышленного образца, в частности, должно быть кратким, точным и отражающим назначение изделия.

Таким образом, как обоснованно отмечает истец, вопреки поддержанному судом апелляционной инстанции выводу судебного эксперта в силу закона название промышленных образцов по спорным патентам не может быть отнесено к числу их существенных признаков.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отмечает, что в силу абзаца четвертого пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

По смыслу приведенной нормы закона отсутствие хотя бы одного существенного признака промышленного образца истца в противопоставленном изделии ответчика является достаточным для вывода об отсутствии факта использования соответствующего патентоохраняемого объекта.

С учетом изложенного, принимая во внимание установленный судами первой и апелляционной инстанций и не подлежащий переоценке состав отсутствующих в изделиях ответчиков существенных признаков промышленных образцов по спорным патентам, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что некорректность вывода о возможности отнесения названия промышленного образца к числу существенных признаков такого объекта не привела к принятию неправильных судебных актов в целом.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что в силу абзаца второго пункта 1 статьи 1352 ГК РФ условиями патентоспособности заявленного решения внешнего вида изделия в качестве промышленного образца являются новизна и оригинальность его существенных признаков.

Согласно пункту 2 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Из системного анализа приведенных положений статьи 1352 ГК РФ, а также нормы абзаца четвертого пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что признание новизны и оригинальности заявленного на государственную регистрацию решения внешнего вида изделия по отношению к известному в мире до даты приоритета промышленному образцу, имеющему сходное с заявленным решением назначение, исключает вывод о том, что совокупность всех существенных признаков такого промышленного образца использована в предложенном решении.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что сформулированный после обращения истца в арбитражный суд вывод административного органа об охраноспособности заявленного решения в качестве промышленного образца следует считать применимым, а связанное с ним обстоятельство неиспользования совокупности всех существенных признаков промышленного образца истца в противопоставленном изделии ответчика - существовавшим в том числе на момент подачи искового заявления. В связи с этим, вопреки соответствующему доводу иностранного лица, соотношение момента обращения истца в арбитражный суд за защитой своих предположительно нарушенных прав и законных интересов и момента обращения ответчика с заявкой на выдачу патента на промышленный образец не может иметь правового значения.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает, что вывод о законном характере действий по использованию спорных изделий обществом "ВЕРКЕЛЬ" как вновь признанным обладателем исключительных прав на промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 113066, N 113067 и N 116373 следует считать применимым в том числе и к оценке законности действий общества "РИЛАЙТ" и общества "ЕВРОСВЕТ" как лиц, использовавших тождественную с обществом "ВЕРКЕЛЬ" продукцию (что не оспаривалось иностранным лицом).

Судебная коллегия также отмечает, что охраноспособность промышленных образцов по патентам Российской Федерации N 113066, N 113067 и N 116373 не была оспорена в предусмотренном законом порядке, равно как не был установлен судами первой и апелляционной инстанций зависимый характер названных решений внешнего вида изделий по отношению к промышленным образцам истца. С учетом данных обстоятельств довод иностранного лица о возможных ошибках, которые были допущены в ходе проведения государственной экспертизы заявленных изделий, а также довод об отсутствии оснований для использования изделий ответчиков без согласия истца носят предположительный характер и не опровергают законность выводов судов.

Иные доводы кассационной жалобы иностранного лица, повторяющие заявленные в суде апелляционной инстанции доводы, получили надлежащую оценку в обжалуемом постановлении, сводятся к несогласию с выводами апелляционного суда относительно установленных обстоятельств спора и по существу направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в кассационной жалобе иностранного лица отсутствуют ссылки на доказательства, имеющиеся в материалах дела, которые не были бы оценены судами первой и апелляционной инстанций или которыми опровергаются вышеприведенные выводы судов, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам признает выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на представленных в материалы дела доказательствах и соответствующими нормам материального и процессуального права.

Исходя из изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах приведенных в ней доводов, Суд по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2020 по делу N А40-186797/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 по тому же делу являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче кассационной жалобы, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2020 по делу N А40-186797/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Busch-Jaeger Elektro GmbH - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин