Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2021 г. по делу N СИП-900/2020 Суд частично удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении этих товаров и услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2021 г. по делу N СИП-900/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2021 г. N С01-1138/2021 по делу N СИП-900/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 7 апреля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаковской А.И. рассмотрел в открытом судебном заседании

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Раббер Крамб" (ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, корп. 40, эт. 4, ком. 8, оф. 24А, Москва, ОГРН 1187746500248) к индивидуальному предпринимателю Гончаровой Наталье Валерьевне (г. Зеленоград, Москва, ОГРНИП 308770000425510) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 301481 в отношении всех товаров и услуг.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Раббер Крамб" - Горский-Мочалов В.Л. (по доверенности от 25.07.2020);

от индивидуального предпринимателя Гончаровой Натальи Валерьевны - Захаров Н.О. (по доверенности от 10.02.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Раббер Крамб" (далее - общество "Раббер Крамб") 28.10.202 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Гончаровой Наталье Валерьевне (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 301481 в отношении всех товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых знак зарегистрирован, ввиду неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, считает, что истец не представил доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, указывают, что товарный знак использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, просили иск удовлетворить.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных исковых требований возражали.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака истец указывает, что в качестве видов его экономической деятельности в Едином государственном реестре юридических лиц указаны: обработка отходов резины, производство прочих резиновых изделий, строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. Ссылается на то, что реализует на сайте https://rubber-crumb.ru/ такие товары, как резиновая крошка, каучуковая EPDM крошка, окрашенная крошка, бесшовное и рулонное покрытие, резиновая плитка, пигменты с использованием обозначения "Rubber Crumb".

Истец считает, что реализуемые им товары обладают высокой степенью однородностью с товарами, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, а именно с товарами "клеящие вещества для промышленных целей" 1-го класса, с товарами "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам" 17-го класса, с товарами "неметаллические строительные материалы, в том числе покрытия, материалы для дорожных покрытий, покрытия дорожные светящиеся, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные" 19-го класса, с товарами "покрытия для полов; ковры, препятствующие скольжению; подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; половики для вытирания ног; циновки" 27-го класса, с товарами "спортивные товары" 28-го класса МКТУ.

Кроме того истец ссылается на то, что услуги по монтажу резиновой крошки, рулонного и бесшовного покрытий, которые являются сопутствующими реализации указанных товаров, однородны услугам "строительство" 37-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Истец считает, что данном случае однородность товаров также подтверждается совпадением материала, из которого они изготовлены (каучук, резина, в т.ч. переработанная резина), функционального назначения (строительство) и рода товаров (строительные материалы, покрытия).

По мнению истца услуги по предоставлению онлайн-консультаций по выбору покрытий и резиновой крошки являются однородными услугам "передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции [Интернет]" 38-го класса МКТУ. Ссылается на то, что однородность этих услуг подтверждается схожим кругом потребителей, направленностью на улучшение инфраструктуры взаимодействия потребителей и продавца, осуществление их преимущественно технологиями интернет-коммуникации.

По мнению истца приведенные им обстоятельства свидетельствуют о реальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности всех этих товаров и услуг одному изготовителю, ссылается на критерии однородности товаров и услуг, приведённые в пункте 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство).

Кроме того истец указывает, что генеральный директор истца Халафян Э.А. как аффилированное лицо подал в Роспатент заявку N 2020744044 на государственную регистрацию комбинированного обозначения "R Crumb" в отношении товаров 2, 6, 17, 19, 27, 28-го классов, и услуг 37-го, 41-го классов МКТУ в целях передачи истцу права использования товарного знака.

Истец также ссылается на то, что получил от лицензиата ответчика - ООО "Компания Крамб", генеральным директором которого является сама Гончарова Н.В., досудебную претензию о нарушении исключительных прав на спорный товарный знак, что по мнению истца является очевидным препятствием в осуществлении им предпринимательской деятельности.

В подтверждение своей заинтересованности истец представил следующие доказательства:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца;

2. Распечатки с сайта https://rubber-crumb.ru/;

3. Распечатки с сайта http://www.whois-service.ru/ в отношении сайта https://rubber-crumb.ru/;

4. Сведения в отношении заявки N 2020744044;

5. Досудебная претензия по факту нарушения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование;

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лицензиата ответчика;

7. Выписка из ЕГРИП в отношении ответчика.

При рассмотрении дела истец дополнительно представил следующие доказательства заинтересованности:

1. Договор поставки с АО "АРТИ-Резинопласт" N 6 от 30.01.2019 с закрывающими документами;

2. Договор поставки сырья с ООО "Д.А.Рус" N 1 от 14.01.2019 с закрывающими документами;

3. Договор на поставку отходов с АО "Кварт" N Э-10/18 от 11.10.2018 с закрывающими документами;

4. Договор поставки с ООО "ТОП-ГУММИ СПОРТ" N 1711-2020 от 01.01.2019;

5. Счет-фактуры по договору поставки с ООО "ТОП-ГУММИ СПОРТ" N 1711-2020 от 01.01.2019;

6. Договор поставки с АО "РЕГУПЕКС" N 47 от 23.10.2018 с закрывающими документами;

7. Договор поставки с ООО "ПластикСтрой" N 10/1 от 10.01.2020 с дополнительным соглашением N 1 и закрывающими документами;

8. Договор поставки с ООО "ЮНИОН ПОЛИМЕР" N 1/2 от 01.01.2020 с закрывающими документами;

9. Договор поставки с ООО "ПАЛИТРА-СЕРВИС" N 0101/2019 от 01.01.2019 с закрывающими документами;

10. Договор поставки N 2008-19 с МУЖРП N 5 ГО Подольск от 20.08.2019 с закрывающими документами;

11. Договор поставки N б/н с ООО "Россыпь Полимеров" от 21.05.2020 с закрывающими документами;

12. Договор поставки N 2705-2020 от 27.05.2020 с ООО "РТК" с закрывающими документами.

Как следует из материалов дела, спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 301481 зарегистрирован 21.02.2006 по заявке N 2004724425 в отношении:

- товаров 1-го класса МКТУ: "клеящие вещества для промышленных целей";

- товаров 17-го класса МКТУ: "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам";

- товаров 19-го класса МКТУ: "неметаллические строительные материалы, в том числе покрытия, материалы для дорожных покрытий, покрытия дорожные светящиеся, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные";

- товаров 27-го класса МКТУ: "покрытия для полов; ковры, препятствующие скольжению; подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; половики для вытирания ног; циновки";

- товаров 28-го класса МКТУ: "спортивные товары";

- услуг 37-го класса МКТУ: "строительство";

- услуг 38-го класса МКТУ: "передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции [Интернет]".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, на неиспользование ответчиками товарного знака для всех товаров и услуг, в отношении которых знак зарегистрирован, направил в адрес Гончаровой Н.В. 30.07.2020 предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении всех товаров и услуг.

Ввиду того, что предложение истца оставлено ответчиком без удовлетворения по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, общество "Раббер Крамб" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 30.07.2020, адресованным ответчику (т. 1, л.д. 16-18), а также почтовой квитанцией и описью вложения в ценное письмо (т. 1, л.д. 19), и обращением в суд в установленный тридцатидневный срок (28.10.2020), что ответчик не оспаривает.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Судебная коллегия оценила по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи пришла к следующим выводам.

Спорный товарный знак "" и обозначение "" по заявке N 2020744044 истца включают в свой состав единственный словесный элемент "CRUMB", который в обозначениях является тождественным. Отличительная часть фирменного наименования истца включает словесный элемент "Крамб", который является транслитерацией слова "Crumb". В свою очередь фонетическое тождество обозначений приводит к их высокой степени сходства, а наличие в сравниваемых комбинированных изображениях различных изобразительных элементов, при тождестве единственного словесного элемента в данном случае не оказывает существенного влияния.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 17.09.2013 N 5793/13, заинтересованным можно считать лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Направленность коммерческого интереса общества "Раббер Крамб" в последующем использовании спорного обозначения в отношении товаров 1-го "клеящие вещества для промышленных целей", товаров 17-го "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов не относящие к другим классам", а также услуг 37-го "строительство" классов МКТУ следует из всей совокупности представленных по делу доказательств.

Так истец производит и реализует резиновую крошку, каучуковую EPDM крошку, резиновую плитку, бесшовное покрытие, рулонное покрытие, полиуретановый клей (связующее) и пигменты, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении общества "Раббер Крамб", сведениями, размещенными на сайте https://rubber-crumb.ru/; договорами поставки N 6 от 30.01.2019, N 1 от 14.01.2019, N Э-10/18 от 11.10.2018, N 1711-2020 от 01.01.2019, N 47 от 23.10.2018, N 10/1 от 10.01.2020, N 1/2 от 01.01.2020, N 0101/2019 от 01.01.2019, N 2008-19 от 20.08.2019, б/N от 21.05.2020, N 2705-2020 от 27.05.2020.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При решении вопроса о заинтересованности истца судебная коллегия учитывает однородность спорных товаров товарам, производимым и реализуемым истцом, а также однородность заявленных в иске услуг деятельности истца, связанной с резиновой (каучуковой) крошки и изделий из нее.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Из представленных договоров поставки следует, что истец вместе с изделиями из переработанной резиновой крошки реализует полиуретановый клей (связующее) для их монтажа, который по роду (виду) является однородным товарам "клеящие вещества для промышленных целей" 1-го класса МКТУ.

Поскольку товары "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам" 17-го класса используются для производства резинотехнических материалов, к которым относятся резиновая крошка, каучуковая EPDM крошка, бесшовное и рулонное покрытие, резиновая плитка, то по взаимодополняемости указанные товары являются однородными.

Кроме того, резиновые покрытия истца, используемые в строительстве спортивных и детских площадок, и товары "неметаллические строительные материалы, в том числе покрытия, материалы для дорожных покрытий, покрытия дорожные светящиеся, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные" 19-го класса МКТУ являются однородными по виду материала (неметаллические покрытия) и назначению (строительство).

В отношении заявленных в иске услуг, судебная коллегия считает необходимым указать, что реализация материалов, которые производит истец связана в гражданском обороте с демонстрацией и продвижением таких товаров, консультацией потребителей в том числе в сети Интернет, а также с монтажом указанных материалов (сопутствующие услуги).

Таким образом, сопутствующая деятельность по монтажу продукции истца однородна услугам "строительство" 37-го класса МКТУ.

Что касается заинтересованности истца в остальной части товаров и услуг, указанных в спорном товарном знаке, судебная коллегия считает, что доказательства заинтересованности у истца отсутствуют.

Наличие претензий со стороны лицензиата ответчика относительно использования истцом сходного обозначения само по себе не подтверждает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорно товарного знака ввиду неиспользования, поскольку не свидетельствует о реальном намерении истца использовать спорное обозначение в отношении названных товаров 27, 28-го и услуг 38-го классов МКТУ.

Кроме того, как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, подача истцом заявки N 2020744044 в Роспатент на регистрацию сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ.

Товары "покрытия для полов; ковры, препятствующие скольжению; подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; половики для вытирания ног; циновки" 27-го класса МКТУ используются на готовых полах в помещениях, не предназначены для уличных площадок, в то время, как истец не представил доказательств того, что его товары используются для отделки полов в помещениях. Ввиду различного назначения, способа использования и реализации указанных товаров судебная коллегия не может признать их однородными.

К товарам "спортивными товарами" 28-го класса МКТУ относится спортивный инвентарь и одежда (экипировка), указанные товары реализуются в спортивных магазинах, в то время как истец производит резиновую крошку. Сравниваемые товары ввиду их различного рода (вида) и назначения не могут быть признаны однородными, а то обстоятельство, что материалы истца используются для покрытия спортивных площадок, не приводит к вероятности отнесения сравниваемых товаров к одному производителю со "спортивными товарами".

Вместе с тем, вопреки мнению истца само по себе использование им телекоммуникационных сетей при предложении товара, в том числе и онлайн-консультирование потребителей не является деятельностью, однородной услугам "передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции [Интернет]" 38-го класса МКТУ. Оказание спорных услуг 38-го класса МКТУ предполагает предоставление возможности, по меньшей мере, одному лицу установить связь с другим лицом, в частности, оказание услуг вещания и передачи данных, чем истец не занимается. Соответствующих доказательств совершения подготовительных действий и наличия реального намерения использовать обозначение при оказании приведенных услуг в материалы дела не представлено.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования в отношении указанных товаров и услуг.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 301481 в отношении товаров 1, 17, 19-го и услуг 37-го классов МКТУ.

Доводы ответчика об отсутствии у истца реального намерения вести деятельность по реализации приведенных товаров и оказанию услуг, отклоняются, поскольку судебная коллегия исследовала представленные истцом доказательства и установила направленность коммерческого интереса в последующем использовании спорного обозначения в отношении указанных товаров и услуг.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (30.07.2020), период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 30.07.2017 по 29.07.2020 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления Пленума N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 166 постановления Пленума N 10, при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Для целей установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства и по результатам оценки этих доказательств определить, осуществлялось ли использование товарного знака иным лицом по воле правообладателя (согласие которого подтверждается документами, относящимися к периоду использования).

Вместе с тем для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные ответчиками доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как указывалось ранее, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака в отношении услуг, для которых испрашивается прекращение правовой охраны, лежит на правообладателе.

По смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

Ответчик в подтверждение фактического использования товарного знака в отношении спорных товаров и услуг представил в материалы дела многочисленные документы по хозяйственной деятельности, в частности:

1. Платежные поручения по лицензионному договору N 3 за период с 30.08.2017 по 28.05.2020 (т. 2, л.д. 10-28);

2. Распечатки сведений с сайта www.crumb.ru;

3. Справка о домене crumb.ru;

4. Решения Арбитражного суда Московской области от 11.04.2019 по делу N 41-8728/2019, от 11.04.2019 по делу N 41-65646/2019, от 04.10.2019 по делу N 41-63407/2019, от 31.10.2019 по делу N 41-69575/2019 и решение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2019 по делу N 40-122248/2019;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Решения Арбитражного суда Московской области от 11.04.2019 по делу N А41-8728/2019, от 11.04.2019 по делу N А41-65646/2019, от 04.10.2019 по делу N А41-63407/2019, от 31.10.2019 по делу N А41-69575/2019 и решение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2019 по делу N А40-122248/2019"

5. Стандарт, определяющий порядок и требования к регистрации и анализу рекламаций;

6. Приказ о проведении периодических испытаний на серийно выпускаемую продукцию 30.09.2019;

7. Договор подряда N 052/2017 от 26.09.2017;

8. Договор подряда N 019/18 от 04.06.2018 с приложением N 1 от 04.06.2018;

9. Договор подряда N 021/18 от 26.06.2018;

10. Договор подряда N 041/19 от 22.07.2019 с приложением N 1 от 22.07.2019

11. Договор подряда N 057/19 от 12.09.2019 с приложением N 1 от 12.07.2019;

12. Коммерческие предложения от 04.09.2017, от 10.07.2018, от 02.03.2018 (т. 2, л.д. 69-82);

13. Договор поставки N 04-19 от 26.07.2019;

14. Договор подряда N 018/18 от 10.07.2018 с приложением N 1 от 10.07.2018;

15. Договор подряда N 005/19 от 09.04.2019;

16. Договор подряда N ДЦ-95/2 от 06.05.2019

17. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака N 3 от 12.04.2013 (далее - лицензионный договор N 3);

18. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака N 4 от 22.04.2019;

19. Распечатки архивных версий сайта www.crumb.ru;

Ссылаясь на представленные доказательства, ответчик ссылается на то, что в спорный период товарный знак использовался обществом "Компания Крамб" под контролем Гончаровой Н.В., которая являлась генеральным директором общества, ввиду чего товарный знак использован под контролем правообладателя в отношении всех товаров и услуг "строительство".

В указанной связи ответчик ссылается на использование спорного товарного знака в фирменном наименовании общества "Компания Крамб", где он воспроизведен кириллицей, на Интернет-сайте www.crumb.ru, в хозяйственной деятельности указанного общества при реализации товара и проведению строительных работ с использованием товара, а также на договорной и внутренней документации, в рекламных буклетах и сувенирной продукции.

Рассмотрев вопрос об использовании спорного товарного знака, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом в названном пункте специально обращено внимание судов на то, что нужно анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот - то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании/неиспользовании товарного знака его правообладателем, следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Так, согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из положений вышеназванной нормы следует, что предложение к продаже и сама продажа товара с нанесенным на этот товар товарным знаком представляют собой самостоятельные способы использования этого товарного знака.

При этом введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) размещен товарный знак, в гражданский оборот на территории Российской Федерации признается использованием товарного знака независимо от того, осуществляется ли введение товара в гражданский оборот непосредственно лицом, которое разместило на товаре такое обозначение, или иными лицами. Напротив, когда товар вводится в гражданский оборот не правообладателем, может быть поставлен вопрос о законности либо незаконности такого использования.

В подтверждение своих доводов о неиспользовании спорного товарного знака общество "Раббер Крамб" ссылается на то, что лицензионный договор N 3 прекратил свое действие 12.04.2018, а лицензионный договор N 4 от 22.04.2019 действует с даты его государственной регистрации - 04.02.2020. Истец считает, что отсутствуют доказательства использования товарного знака по лицензионному договору в период с 21.06.2018 по 03.02.2020, а платежные поручения за указанный период не содержат сведений о том, что, они имеют отношение к спорному товарному знаку и к отношениям по его использованию.

Вместе с тем, в платежных поручениях N 2606 от 21.06.2019, N 2607 от 21.06.2019, N 2608 от 21.06.2019, N 2609 от 21.06.2019, N 2610 от 21.06.2019, N 2611 от 21.06.2019, N 2612 от 21.06.2019, N 3135 от 04.12.2019, N 3136 от 04.12.2019, N 3170 от 26.12.2019, N 3325 от 24.03.2020, N 3327 от 24.03.2020, N 3434 от 28.05.2020, N 3435 от 28.05.2020, подпадающие под период с 30.08.2017 по 28.05.2020 в назначении платежа указаны именно счета по лицензионному договору N 3, в том числе за предоставление права на использование товарного знака (т. 2, л.д. 15-24)

Однако судебная коллегия отмечает, что отсутствие государственной регистрации предоставления права использования спорного товарного знака по лицензионному договору N 4 до 04.02.2020, не имеет правового значения применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ.

Как разъяснено в абзацах четвертом и седьмом пункта 37 Постановления N 10, обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации, и несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что отсутствие в Государственном реестре товарных знаков сведений о регистрации договора N 4 от 22.04.2019 не имеет правового значения в рассматриваемом случае, поскольку данным доказательством в совокупности с иными представленными материалами подтверждается факт использования спорного товарного знака предпринимателем по воле и под контролем правообладателя.

Доводы общества "Раббер Крамб" о недоказанности обществом "Компания Крамб" факта использования спорного товарного ввиду отсутствия действующего лицензионного договора с Гончаровой Н.В. в период с 21.06.2018 по 03.02.2020 отклоняются Судом по интеллектуальным правам, поскольку общества "Компания Крамб" в указанный период вносило платежи Гончаровой Н.В. за использование спорного товарного знака по лицензионному договору N 3, что подтверждается платежными поручениями, тогда как Гончарова Н.В. являлась генеральным директором общества "Компания Крамб", заключала от его имени представленные в материалы дела договоры, ввиду чего спорный знак использован под контролем правообладателя.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

В частности, наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

При этом является очевидным, что указанные ответчиком сделки в спорный период происходили под контролем и при непосредственном участии Гончаровой Н.В., который подписывал договоры и товарные накладные в качестве генерального директора общества "Компания Крамб".

Как следует из материалов дела общество "Компания Крамб" использовало спорный товарный знак в исследуемый период при предложении о продаже бесшовного покрытия и услуг по его укладке (коммерческое предложение от 04.09.2017). При этом товарный знак использован лишь с изменением цвета, что не меняет существо товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану.

В указанной связи спорное обозначение использовано с изменением цвета и без изменения существа товарного знака и в приказе от 30.09.2019 о проведении периодических испытаний напольного покрытия и полиуретанового связующего.

По договорам подряда N 052/17 от 26.07.2017, N 019/18 от 04.06.2018 и N 021/2018 26.06.2018, общество "Компания Крамб" обязуется изготовить и уложить покрытие из резиновой крошки, а по договорам подряда N 018/18 от 10.07.2018, общество "Компания Крамб" обязуется выполнить работы по благоустройству спортивной площадки (посев газона и укладка покрытия из искусственной травы). На указанных договорах имеется оттиск печати общества с обозначением, соответствующим спорному товарному знаку (словесный элемент "CRUMB" и голова улыбающегося медвежонка с лапами).

По договорам подряда N 041/19 от 22.07.2019, N 057/19 от 12.09.2019, N 04-19 от 26.07.2019 общество "Компания Крамб" также обязуется изготовить и уложить покрытие из резиновой крошки, по договору подряда N 005/19 от 09.04.2019 общество "Компания Крамб" обязуется выполнить работы по благоустройству спортивной площадки (посев газона и укладка покрытия из искусственной травы), а по договору подряда N ДЦ-95/2 от 06.05.2019 общество "Компания Крамб" обязуется выполнить работы по строительству спортивно-игровой площадки с покрытием в школе.

На указанных договорах имеется обозначение (оттиск печати общества) с тем же словесным элементом "CRUMB" и с графическим элементом, выполненным более абстрактно: та же голова улыбающегося медвежонка изображена без лап и выполнена упрощено, на основе геометрических фигур.

Сопоставив спорный товарный знак и указанное обозначение судебная коллегия учитывает, что в настоящем случае оригинальная композиция из словесного элемента "CRUMB" и графического элемента в виде головы улыбающегося медвежонка сохранена в объеме предоставленной правовой охраны, следовательно, обозначение использовано без изменения существа товарного знака. В указанной связи доводы общества "Раббер Крамб" об изменении существа товарного знака не соответствуют обстоятельствам дела.

Довод общества "Раббер Крамб" о том, что товарный знак использовался не в том виде (в отношении изобразительного элемента), в каком он зарегистрирован, подлежит отклонению, так как такое использование товарного знака не меняет его существа и не ограничивает предоставленную ему правовую охрану (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

Кроме того, такое же обозначение содержится в коммерческих предложениях от 04.09.2017 от 10.07.2018, от 02.03.2018 вместе с обозначением, тождественным спорному товарному знаку, которое демонстрируется на распечатках фотографий (т. 2, л.д. 71, 73, 75-77, 81).

При этом то обстоятельство, что словесный элемент "CRUMB" в русской транслитерации является частью фирменного наименования общества "Компания Крамб", не препятствует восприятию изобразительного и этого словесного элементов в совокупности в печати именно в качестве спорного товарного знака, то есть того же обозначения, досрочное прекращение правовой охраны которого испрашивается истцом. По мнению суда, восприятие изобразительного и словесного элементов в данном случае характеризуется тем, что средний потребитель, обозревая названную печать, "видит" прежде всего именно целостную композицию, охраняемую в качестве данного товарного знака.

При этом расположение слова "CRUMB" в печати над изобразительным элементом, а не справа от него, как в товарном знаке, не меняет существа последнего применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ, с учетом того, что изобразительный и словесный элементы составляют, как отмечено выше, композицию, воспринимаемую одинаковым образом как в отношении товарного знака, так и способа его использования в печати.

Как следует из договора поставки N 04-19 от 26.07.2019 с учетом спецификации и технического задания к нему общество "Компания Крамб" поставило закрытому акционерному обществу "СпортиКо" спортивно-технологическое оборудование для модернизации футбольного поля с искусственным покрытием, а именно: рулонное покрытые в комплекте с полиуретановым клеем и разметочной краской.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что использование товарного знака в спорный период подтверждено в отношении товаров "клеящие вещества для промышленных целей" 1-го класса (полиуретановый клей), товаров "неметаллические строительные материалы, в том числе покрытия, материалы для дорожных покрытий" 19-го класса (бесшовное резиновое покрытие) и услуг "строительство" 37-го класса МТКУ (строительство спортивных площадок).

Вместе с тем, судебная коллегия считает, что использование спорного товарного знака на договорной документации в настоящем случае не свидетельствует об использовании его для товаров "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов не относящие к другим классам" 17-го класса МКТУ, поскольку бесшовное резиновое покрытие по родовому признаку относится к другим классам, а именно к товарам "неметаллические строительные материалы, в том числе покрытия, материалы для дорожных покрытий" 19-го класса МКТУ.

Таким образом, использование предпринимателем спорного товарного знака в отношении указанной части товаров и услуг в исследуемый период является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований общества "Раббер Крамб" в отношении названных товаров и услуг.

В отношении остальных товаров, указанных в исковом заявлении, а именно товаров "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов не относящие к другим классам" 17-го класса МКТУ, товаров "покрытия дорожные светящиеся, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные" 19-го класса, товаров "покрытия для полов; ковры, препятствующие скольжению; подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; половики для вытирания ног; циновки" 27-го класса, "спортивных товаров" 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а также услуг "передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции [Интернет]" 38-го класса МКТУ использование спорного товарного знака в исследуемый период не подтверждено.

Вместе с тем, поскольку доказательства заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака в отношении товаров 27, 28-го и услуг 38-го класса МКТУ отсутствуют, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в указанной части.

Таким образом, неиспользование предпринимателем спорного товарного знака в исследуемый период в совокупности с заинтересованностью общества "Раббер Крамб" в отношении товаров 17 и 19-го классов МКТУ является основанием для удовлетворения заявленных требований в части товаров 17-го "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов не относящие к другим классам" и товаров 19-го "покрытия дорожные светящиеся, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные" классов МКТУ.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде государственной пошлины за подачу искового заявления относятся на индивидуального предпринимателя Гончарову Наталью Валерьевну.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Раббер Крамб" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 301481 в отношении:

товаров 17-го класса МКТУ "каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов не относящие к другим классам";

товаров 19-го класса МКТУ "покрытия дорожные светящиеся, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные".

В остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гончаровой Наталье Валерьевне в пользу общества с ограниченной ответственностью "Раббер Крамб" 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская