Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2021 г. N С01-561/2021 по делу N А56-48030/2020 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку этим судом не установлено наличие или отсутствие волеизъявления истца на использование его полезной модели ответчиком при изготовлении и реализации им товаров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2021 г. N С01-561/2021 по делу N А56-48030/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Ерина А.А., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" (Гражданский просп., д. 22, Л. А, пом. 7Н, оф. 203, Санкт-Петербург, 195220, ОГРН 1109847007423) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 по делу N А56-48030/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" к обществу с ограниченной ответственностью "Полипроф Спб" (ул. Мира, 1, лит. 3, г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 198411, ОГРН 1107847089228) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель.

В судебном заседании принял участие генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" Чечевичкин А.В. (на основании решения единственного участника N 4 от 13.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "Полипроф Спб" (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 138499.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.09.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 решение арбитражного суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на необоснованность вывода суда апелляционной инстанции о том, что ИП Шашко М.Д. являлся представителем истца, заказывая спорную продукцию у ответчика. Как указывает заявитель жалобы, переписка между ИП Шашко М.Д. и ответчиком не подтверждает факт предоставления истцом согласия на использование полезной модели, поскольку в деле отсутствуют доказательства наличия у данного физического лица полномочий представлять интересы истца.

Истец также считает ошибочной квалификацию судом апелляционной инстанции действий по внесению изменений в изделие, которое было произведено и реализовано ответчиком по заказу ИП Шашко М.Д., в качестве злоупотребления правом со стороны истца.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить без изменения оспариваемое постановление, сославшись на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для его проведения в отсутствие этого лица.

Рассмотрев кассационную жалобу, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого постановления, а также соответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Таким образом, из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования полезной модели необходимо сопоставить каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте предполагаемого нарушителя исключительного права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Таким образом, с учетом предмета и оснований иска бремя доказывания в данном деле распределяется следующим образом: истец должен доказать обладание исключительным правом на полезную модель и факт ее использования ответчиком без разрешения правообладателя. Ответчик, в свою очередь, должен либо опровергнуть эти обстоятельства, либо представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании данного объекта.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из материалов дела, истец является обладателем патента Российской Федерации N 138499 на полезную модель "Фильтрующий патрон", с приоритетом 27.06.2013.

Истцом 08.04.2019 в нотариальном порядке был зафиксирован факт нарушения его исключительного права на полезную модель ответчиком путем предложения к продаже товаров, в которых использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, на интернет-сайте https://polifilter.ru.

ИП Шашко М.Д. 08.08.2019 и 04.09.2019 приобрел у ответчика товары "Фильтрующий патрон ФОСП-МУ-0,58-0,9" и "Фильтрующий патрон ФКПУ-ПОЛИ", в которых использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели. Производителем данных товаров является ответчик.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с указанным требованием.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении действиями ответчика исключительного права истца на полезную модель.

При этом суд сослался на результаты заключения экспертизы от 02.06.2020, проведённой патентными поверенными Степановой Н.И. и Борейше О.Ф. в отношении приобретенных товаров. Исследование товаров было проведено патентными поверенными на предмет использования в них признаков полезной модели, перечисленных в формуле патента. По результатам исследования был сделан вывод о том, что полезная модель использована в приобретенных товарах.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, сославшись на наличие безусловных оснований для отмены судебного акта и перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

При этом апелляционный суд пришел к иным выводам при исследовании обстоятельств нарушения ответчиком исключительного права истца.

Как указал апелляционный суд, действия истца, совершенные им через своего представителя - ИП Шашко М.Д., по внесению изменений в производимые и реализуемые ответчиком товары, фактически являются разрешением истца на использование его полезной модели ответчиком по смыслу статьи 1229 ГК РФ.

При этом данные действия были квалифицированы судом апелляционной инстанции в качестве злоупотребления правом.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального и процессуального права, повлекшим неполное исследование обстоятельств дела, и не соответствуют фактическим обстоятельствам.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что вывод суда апелляционной инстанции о наличии согласия истца на использование полезной модели, о наличии полномочий у ИП Шашко М.Д. представлять интересы истца, не мотивирован ссылкой на соответствующие доказательства, и сделан без учета доводов лиц, участвующих в деле.

Так, судом не было установлено наличие или отсутствие волеизъявления истца на использование его полезной модели ответчиком при изготовлении и реализации товаров.

Суд апелляционной инстанции указал, что истец выразил такое согласие через своего представителя ИП Шашко М.Д. в рамках заказа товара "Фильтрующий патрон ФКПУ-ПОЛИ" по счету N ПП 43 от 23.08.2019.

Однако из обжалуемого постановления не следует, что данный вывод был сделан на основе исследования и оценки судом апелляционной инстанции материалов дела, которые свидетельствовали бы о наличии у ИП Шашко М.Д. полномочий действовать от имени истца и предоставлять третьим лицам согласие на использование спорной полезной модели.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом является преждевременным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств дела, подлежащих установлению в данном случае.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте в указанной части, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данный судебный акт не может быть признан законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, исследовать наличие всей совокупности условий, необходимых для установления факта нарушения исключительного права истца на полезную модель, исследовать вопрос о наличии/отсутствии полномочий ИП Шашко М.Д. действовать от имени истца, и, исходя из установленного, вынести итоговый судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин

Судья

Е.С. Четвертакова