Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2021 г. N 13АП-28447/20 по делу N А56-48030/2020

г. Санкт-Петербург

07 июля 2021 г.

Дело N А56-48030/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 июля 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Короткевичев В.И.

при участии:

от истца (заявителя): Чечевичкин А.В. - паспорт (генеральный директор по решению N 4 от 13.01.2020)

от ответчика (должника): Бугаева О.С. - доверенность от 28.08.2020

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур"

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПолиПроф СПб"

9о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" (далее - ООО "Аква-Венчур", истец, адрес: 195220, город Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 22 литер а, помещение 7н офис 203, ОГРН: 1109847007423), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ПОЛИПРОФ СПБ" (далее - ответчик, адрес: 198411, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Мира, 1 лит. З, ОГРН: 1107847089228) о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 138499, а также 13 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением суда первой инстанции в виде резолютивной части от 17.08.2020 требования Истца удовлетворены.

25.09.2020 судом составлен мотивированный текст решения.

В апелляционной жалобе Ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

До начала рассмотрения жалобы по существу апелляционным судом установлены обстоятельства являющиеся безусловными основаниями для отмены судебного акта и перехода к рассмотрению по общим правилам рассмотрения дел установленных для суда первой инстанции.

Определением апелляционного суда от 18.12.2020 апелляционный суд руководствуясь статьей 137, частью 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, перешел к рассмотрению дела N А56-48030/2020 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, по общим правилам искового производства.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 решение арбитражного суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. Как указал апелляционный суд, действия истца, совершенные им через своего представителя - ИП Шашко М.Д., по внесению изменений в производимые и реализуемые ответчиком товары, фактически являются разрешением истца на использование его полезной модели ответчиком по смыслу статьи 1229 ГК РФ.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2021 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Отменяя постановление апелляционного суда суд кассационной инстанции указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, которые свидетельствовали бы о наличии у ИП Шашко М.Д. полномочий действовать от имени истца и предоставлять третьим лицам согласие на использование спорной полезной модели.

При новом рассмотрении в судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика возражал против исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве, просил в удовлетворении иска отказать.

Как следует из материалов дела, ООО "Аква-Венчур" является обладателем исключительного права на полезную модель "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН" по патенту Российской Федерации N 138499 (дата приоритета 27.06.2013, дата регистрации 20.03.2014).

Формула полезной модели:

"1. Фильтрующий патрон для очистки воды, снабженный фильтрующей загрузкой, содержащий корпус, имеющий боковую водонепроницаемую цилиндрическую стенку, верхний и нижний водопроницаемые концы, отличающийся тем, что в верхней части корпуса дополнительно закреплены наружный сплошной фланец, по периметру корпуса, и проушины для строповки и перемещения фильтрующего патрона, выполненные с возможностью обеспечения герметичности соединения фильтрующего патрона с опорным кольцом емкости при его монтаже внутри этой емкости.

2. Фильтрующий патрон по п. 1, отличающийся тем, что проушины размещены на внешней и/или внутренней поверхности корпуса.

3. Фильтрующий патрон по п. 1 отличающийся тем, что фланец и/или проушины выполнены из материала, идентичного материалу корпуса.

4. Фильтрующий патрон по п. 1, отличающийся тем, что крепление фланца и/или проушин к корпусу выполнено неразъемным.

5. Фильтрующий патрон по п. 4, отличающийся тем, что крепление фланца и/или проушин к корпусу выполнено сварным.

6. Фильтрующий патрон по п. 1, отличающийся тем, что фланец дополнительно снабжен поперечными ребрами жесткости, по меньшей мере, на одной из его плоских сторон.

7. Фильтрующий патрон по п. 6, отличающийся тем, что ребра жесткости выполнены из материала, идентичного материалу корпуса и/или фланца.

8. Фильтрующий патрон по п. 7, отличающийся тем, что ребра жесткости приварены к корпусу и фланцу.

9. Фильтрующий патрон по п. 1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна из плоских сторон фланца снабжена кольцевой прокладкой из эластичного материала.

10. Фильтрующий патрон по п. 9, отличающийся тем, что кольцевая прокладка снабжена клейким составом с возможностью ее крепления к фланцу и/или смежным элементам емкости клеевым соединением.

11. Фильтрующий патрон по любому из п. 1 - 10, отличающийся тем, что проушины приварены к фланцу".

Обществу стало известно о том, что Ответчик осуществляет производство, предлагает к продаже, а также реализует изделия - фильтрующие патроны, в том числе через интернет-сайт polifilter.ru, с использованием полезной модели, исключительные права на которую принадлежат Истцу, без согласия патентообладателя.

В подтверждение данного обстоятельства истец представил в материалы дела

- нотариальный протокол осмотра доказательств от 08.04.2019;

- счета N ПП-26 от 11.04.2019, N ПП-30 от 06.05.2019, выставленные Ответчиком по запросу приобретения фильтрующих патронов с электронной почты info@polifilter.ru, в адрес ООО "Глоба" ИНН 7814743657, действующего в интересах истца;

- счет ПП-34 от 01.08.2019, выставленный в адрес ИП Шашко М.Д., действующего в интересах Истца, УПД от 08.08.2019 N 40, счет ПП43 от 23.08.2019 также выставленный Ответчиком в адрес ИП Шашко М.Д., действующего в интересах Истца, УПД от 04.09.2019 N 49, видеофайл факта передачи товара приобретенного ИП Шашко М.Д. по УПД от 04.09.2019 N 49;

- нотариальный протокол осмотра доказательств от 09.09.2019;

- заключение экспертов от 02.06.2020 об использовании в изделии, приобретенном у Ответчика по УПД от 04.09.2019 N 49, полезной модели по патенту N 138499;

- счета от 16.03.2020 N ПП24, от 10.04.2020 N ПП-27, от 22.04.2020 N ПП-27, выставленный Ответчиком в адрес ИП Шашко М.Д., действующего в интересах Истца.

По мнению Истца, указанные документы в совокупности подтверждают факт производства, предложения к продаже и реализацию Ответчиком изделий с использованием каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 138499.

При этом патентообладатель не давал какого-либо разрешения на использование исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий обществу, в том числе в изделии, которое предлагается к продаже, продается ответчиком, а также хранится с этой целью на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499 при производстве, предложении к продаже, реализации и хранении полезной модели без разрешения правообладателя является незаконным, истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Из положений приведенных норм права, а также из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании полезной модели. Истец должен подтвердить факты принадлежности ему указанного права и доказать факт использования соответствующей полезной модели ответчиком.

Как следует из материалов дела, реализованная Ответчиком по УПД от 04.09.2019 продукция содержит каждый признак полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели.

Согласно заключению экспертов от 02.06.2020 в продукте "Фильтрующий патрон ФПКУ-ПОЛИ с комбинированной загрузкой Н = 900 мм / Эфл = 580 мм Q= 2,0-4,0 м3/час" содержится каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 138499 "Фильтрующий патрон"; в продукте "Фильтрующий патрон ФПКУ-ПОЛИ с комбинированной загрузкой Н= 900 мм / Офл = 580 мм Q = 2,0-4,0 м3/час" использована полезная модель по патенту РФ N 138499 "Фильтрующий патрон".

Из текста заключения следует, что патентными поверенными была исследована продукция "Фильтрующий патрон ФПКУ-ПОЛИ с комбинированной загрузкой Н = 900 мм / Эфл580 мм Q = 2,0-4,0 м3/час", изготовленная ООО "ПолиПроф СПб" и приобретенная у Ответчика по универсальному передаточному документу N 49 от 04.09.2019.

Таким образом, материалами дела подтвержден факт использования ответчиком всех признаков независимого пункта содержащейся в патенте формулы спорной полезной модели.

Доказательства предоставления ответчику разрешения на использование полезной модели по патенту РФ N 138499 материалы дела не содержат.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из пункта 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ в сумме 500 000 рублей.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

Однако, при рассмотрении настоящего дела, судом установлены основания для снижения заявленной суммы компенсации в соответствии принципами разумности и соразмерности до 50 000 рублей, учитывая фактическую стоимость спорного изделия, недоказанность факта несения каких-либо убытков, их размера, необходимости несения соответствующих затрат, доказанность нарушения ответчиком исключительных прав только в отношении закупки товара универсальному передаточному документу N 49 от 04.09.2019.

Апелляционным судом при определении размера компенсации также принимаются во внимание следующие обстоятельства.

Из представленных в материалы дела счетов и УПД следует, что Истец, действуя через представителя ИП Шашко М.Д., приобрел у Ответчика два изделия по счету N ПП-34 от 01.08.2019 и УПД от 08.08.2019 N 40, а также по счету N ПП43 от 23.08.2019 и УПД от 04.09.2019 N 49.

При этом, наличие каждого признака независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 138499 "Фильтрующий патрон" в продукте "Фильтрующий патрон ФПКУ-ПОЛИ подтверждено только в отношении товара, приобретенного по УПД от 04.09.2019 N 49

Ответчиком при рассмотрении дела в суд первой инстанции в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств (информационного ресурса, размещенного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу https://beget.com), составленный нотариусом Санкт-Петербурга Лещенко А.И. в котором отражена переписка между заказчиком ИП Шашко М.Д., действующим в интересах истца, и ответчиком по вопросу приобретения спорных изделий.

Из представленной переписки следует, что изделие, приобретенное у Ответчика по УПД от 04.09.2019 N 49, и в последующем переданное на исследование патентным поверенным, изготовлено Ответчиком в соответствии с индивидуальными требованиями ИП Шашко М.Д. действующим в интересах истца. При этом именно внесенные по требованию заказчика изменения позволили экспертам прийти к выводу об использовании в исследуемом объекте каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели.

В данном случае Истец, действуя через своего представителя ИП Шашко М.Д., внося изменения в изделие, подлежащее изготовлению Ответчиком по заказу самого Истца, в точном соответствии всех признаков полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, фактически способствовал совершению ответчиком нарушения, выразившегося в изготовлении и реализации изделия, содержащего каждый признак независимой формулы полезной модели.

Таким образом, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным уменьшить сумму компенсации до 50 000 руб. 00 коп.

Каких-либо объективных доказательств, дающих суду основания сделать вывод о масштабах распространения товаров с нарушением исключительного права истца, в материалах дела не имеется (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что истцом доказан факт продажи ответчиком товара, в котором использованы все признаки независимого пункта содержащейся в патенте формулы полезной модели, требования о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 50 000 руб. подлежат удовлетворению.

В соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат распределению между сторонами пропорционально удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.09.2020 по делу N А56-48030/2020 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИПРОФ СПБ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" компенсацию за незаконное использование полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 138499 в сумме 50 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1300 рублей.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева Л.П. Загараева