Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2021 г. N С01-422/2021 по делу N А56-85771/2019 Дело о защите исключительных прав на товарные знаки направлено на новое рассмотрение, поскольку из обжалуемых решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций невозможно установить, к какому выводу пришли суды в вопросах сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания истца, услугам, оказываемым ответчиками; проводился ли анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления)

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2021 г. N С01-422/2021 по делу N А56-85771/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Булгакова Д.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "Генетико" (Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 1, пом. 334, раб. место 52, тер. инновационного центра Сколково, Москва, 143026, ОГРН 1127747086543) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.06.2020 по делу N А56-85771/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "Генетико" к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК" (пер. Ногина, д. 4, корп. 2, лит. А, пом. 14Н, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1177847336149), обществу с ограниченной ответственностью "Медикал Геномикс" (ул. Желябова, д. 48, пом. 04, г. Тверь, 170100, ОГРН 1136952010546), Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу (Санкт-Петербург) о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Центр генетики и репродуктивной Медицины" - Халиулина Э.М. (по доверенности от 19.04.2021) и Григорян А.Р. (по доверенности от 10.09.2020 N 5);

от общества с ограниченной ответственностью "Медикал Геномикс" - Абдурахманов В.С. (по доверенности от 09.09.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "Генетико" (далее - общество "ЦРГМ "Генетико") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛАБ-ДНК" (общество "ЛАБ-ДНК"), обществу с ограниченной ответственностью "Медикал Геномикс" (далее - общество "Медикал Геномикс"), Афраимовичу Дмитрию Юрьевичу со следующими требованиями:

- обязать ответчиков удалить обозначения "ПРЕНАТЕКС", "PRENATEX", сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 532933 и N 532934, с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождаются оказание медицинских услуг;

- взыскать солидарно с ответчиков в пользу общества "ЦРГМ "Генетико" 2 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки "ПРЕНАТЕКС", "PRENATEX" по свидетельствам Российской Федерации N 532933 и N 532934;

- прекратить нарушение исключительных прав по товарному знаку "ПРЕНАТЕКС" по свидетельству Российской Федерации N 532933;

- признать ответчиков нарушителями исключительных прав на товарный знак "PRENATEX" по свидетельствам Российской Федерации N 532934 и N 532933.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.06.2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2020, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "ЦРГМ "Генетико" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на отсутствие в обжалуемых судебных актах оценки сходства сравниваемых обозначений и однородности услуг.

По мнению общества "ЦРГМ "Генетико", суды безосновательно не приняли представленные им в качестве доказательства результаты опроса сервиса surveys.yandex.ru, подтверждающие фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Заявитель кассационной жалобы также считает, что обстоятельства, установленные в рамках дела N А56-83629/2018, на которые сослался суд первой инстанции, не относятся к настоящему делу, поскольку в названном деле иск был предъявлен в защиту исключительных прав на иные товарные знаки. Использование спорного обозначения является, как указывает заявитель кассационной жалобы, самостоятельным нарушением, которое не являлось предметом рассмотрения в рамках дела N А56-83629/2018.

Как указывает общество "ЦРГМ "Генетико", судами дана неправильная оценка письму Федеральной службы по интеллектуальной собственности, касающегося отказа в государственной регистрации обозначения "PrenaTest" ввиду отсутствия у этого обозначения различительной способности. С точки зрения заявителя кассационной жалобы, такой отказ не исключает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Общество "ЦРГМ "Генетико" также ссылается на то, что узнал о нарушении исключительных прав на товарные знаки "PRENETEX" / "ПРЕНЕТЕКС" по свидетельствам Российской Федерации N 532934 и N 532933 в рамках дела N А56-83629/2018. На тот момент администратором домена https://lab-dnk.ru являлся Афраимович Д.Ю. В связи с этим заявитель кассационной жалобы полагает, что суды безосновательно исключили его из ответчиков, в то время как он должен также нести ответственность по возмещению компенсации наряду с другими ответчиками.

В судебном заседании представитель общества "ЦРГМ "Генетико" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Общество "Медикал Геномикс" в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания изложенные в кассационной жалобе доводы оспорили, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "ЦРГМ "Генетико" является правообладателем товарных знаков "PRENETEX" / "ПРЕНЕТЕКС" по свидетельствам Российской Федерации N 532934 и N 532933, зарегистрированных для товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей" и услуг 42-го класса МКТУ "исследования научные, испытания клинические; услуги научных лабораторий; исследования в области биотехнологии; исследования генетические; проведение анализа крови", 44-го класса МКТУ "консультации генетические; помощь медицинская; помощь акушерская; консультации по вопросам фармацевтики; услуги медицинских клиник; услуги репродуктивной медицины; советы по вопросам здоровья; услуги пренатальной диагностики".

В ходе производства по делу N А56-83629/2018 обществу "ЦРГМ "Генетико" стало известно о том, что общество "ЛАБ-ДНК" и общество "Медикал Геномикс" использует обозначение "PrenaTest", сходное до степени смешения с указанными выше товарными знаками. В подтверждение факта использования указанного спорного обозначения был представлен договор от 24.10.2017 N 978 на оказание платных медицинских и немедицинских услуг с использованием указанного обозначения.

В рамках дела N А56-83629/2018 обществу "ЦРГМ "Генетико" также стало известно, что на сайте https://lab-dnk.ru в сети Интернет, администратором которого является Афраимович Дмитрий Юрьевич, размещена информация о предоставлении такой медицинской услуги как ДНК-тест "ПРЕНАТЕСТ" ("PRENATEST"). В частности, на указанном сайте содержится описание теста, согласно которому: "PrenaTest - это самый доступный анализ для определения синдрома Дауна и других хромосомных отклонений. Высокая точность результатов и быстрые сроки выполнения позволят вам заблаговременно узнать о патологиях вашего ребенка. Неинвазивный пренатальный тест абсолютно безопасен для вашего здоровья и здоровья малыша. Точность 99,999-100%, срок 8 дней, анонимность 100%, цена 19 900 руб.". На указанном сайте содержится информация о лицах, предоставляющих медицинскую услугу, в разделе "Лицензии и сертификаты" указан сертификат общества "ЛАБ-ДНК", лицензия от 23.09.2014 N ЛО-69-01-001465, выданная обществу "Медикал Геномикс"; содержится информация о том, что "Lab-DNK" является официальным представителем общества "Medical Genomics" в Москве и Санкт-Петербурге; на последней странице экспертного заключения генеалогического анализа (образец отчета, выдаваемого пациенту) содержится информация об исполнителях услуг - обществе "ЛАБ-ДНК" и обществе "Медикал Геномикс".

В подтверждение данных обстоятельств в материалы дела истцом был представлен нотариальный протокол осмотра вещественных доказательств от 19.12.2018.

Афраимович Дмитрий Юрьевич является учредителем, единственным участником общества "ЛАБ-ДНК".

Ссылаясь на то, что обществом "ЛАБ-ДНК", обществом "Медикал Геномикс" и Анафраимовичем Д.Ю. было нарушено исключительное право общества "ЦРГМ "Генетико" на принадлежащие ему товарные знаки в результате предложения об оказании услуги и фактического осуществления неинвазивного пренатального теста "PrenaTest", общество "ЦРГМ "Генетико" обратилось в арбитражный суд с иском в рамках настоящего дела.

Суд первой инстанции установил принадлежность исключительных прав на товарные знаки истцу, однако пришел к выводу о недоказанности нарушения этих прав ответчиками.

В частности суд первой инстанции указал, что в данном деле не доказан "факт сходства по степени смешения принадлежащих истцу товарных знаков "Prenatex", "Пренатекс", который является комплексом услуг, в том числе, с использованием неинвазивного пренатального исследования плода "Prenetix", с предлагаемой на сайте ответчика оказания услуги по неинвазивному пренатальному исследованию плода PrenaTest. Фонетическая схожесть слов, как указывает Истец, представляя, в том числе, результаты опроса сервиса surveys.yandex.ru, не может являться безусловным основанием для подтверждения заявленных требований".

При этом суд первой инстанции указал, что услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и услуги, в отношении которых размещена информация на сайте второго ответчика, могут быть признаны в определенной степени однородными "в части сферы применения". Однако, суд первой инстанции отметил, что если "PrenoTest" представляет собой непосредственно пренатальный тест по определению хромосомных отклонений плода, то принадлежащие истцу товарные знаки, согласно его пояснениям, представляют собой "совокупность услуг", которые, в частности, указаны в представленном в материалы дела договоре возмездного оказания услуг от 08.02.2017 N 22/17 между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "ДНКОМ", и включают в себя, в том числе услуги по пренатальной генетической диагностике "Prenatex", которые представляют собой: неинвазивное пренатальное исследование плода "Prenetix" на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, Х, Y хромосом, неинвазивное определение пола плода и неинвазивное определение резус фактора плода.

В отношении требований истца к Афраимовичу Д.Ю. суд первой инстанции указал следующее. В указанный истцом период размещения спорного обозначения на сайте www.lab-dnk.ru (с 19.12.2018) названный ответчик не является администратором указанного сайта (с 03.10.2018).

В требовании об обязании общества "ЛАБ-ДНК" и общества "Медикал Геномикс" удалить спорные обозначения с сайта https://lab-dnk.ru, а также со всех материалов, которыми сопровождаются оказание медицинских услуг, суд первой инстанции отказал ввиду вывода о том, что материалами дела не подтвержден факт размещения данных обозначений.

Апелляционный суд отклонил приведенные в апелляционной жалобе доводы, аналогичные доводам, приведенным в кассационной жалобе, поддержав выводы суда первой инстанции о недоказанности сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение ее заявителя, принявшего участие в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанции установили факт принадлежности истцу исключительных прав на знак обслуживания, в защиту которого предприниматель обратился с настоящим иском. Данный вывод судов лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вместе с тем, независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Таким образом, на основании приведенных положений Правил N 482 и правовых подходов, сформированных в пункте 162 Постановления N 10 в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом из обжалуемых судебных актов усматривается, что суды установили наличие сходства сравниваемых обозначения и товарных знаков по фонетическому критерию (абзац третий страницы 13 судебного решения, последний абзац страницы 7 постановления апелляционного суда). Выводы о наличии либо отсутствии сходства по семантическому и графическому критериям в обжалуемых судебных актах не приведены.

В случае установления сходства сравниваемых обозначений и ее степени (высокой или низкой) осуществляется проверка однородности товаров и/или услуг, в отношении которых использовано спорное обозначение с товарами и/или услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в защиту которых предъявлен иск. Также определяется степень такой однородности (высокая или низкая).

Согласно пункту 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом коллегия судей кассационной инстанции обращает внимание на то, что на предмет однородности подлежат сопоставлению товары (услуги) ответчиков, идентифицируемых спорными обозначениями, с товарами (услугами), для которых зарегистрированы товарные знаки истца, а не с услугами, которые фактически оказывает истец с использованием своих товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из обжалуемых судебных актов усматривается, что суды установили определенную степень однородности услуг, в отношении которых ответчиками использовано спорное обозначение, с услугами, для которых зарегистрированы товарные знаки истца (11 абзац 12 страницы судебного решения, пятый абзац 7 станицы постановления апелляционного суда). Однако суды констатировали, что фактически ответчики используют спорное обозначение в отношении пренатального теста по определению хромосомных отклонений плода, в то время как "принадлежащие истцу товарные знаки ... представляют собой совокупность услуг, которые ... включают в себя, в том числе услуги по пренатальной генетической диагностике "Prenatex", которые представляют собой неинвазивное пренатальное исследование плода Prenetix на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, Х, Y хромосом, неинвазивное определение пола плода и неинвазивное определение резус-фактора плода".

При выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности услуг осуществляется анализ возможности (вероятности) смешения сравниваемых обозначений. При этом при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений и степень однородности товаров (услуг), но и различительная способность товарных знаков, в защиту которых предъявлен иск.

Судам надлежит учитывать, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления N 10).

Вопреки приведенному методологическому подходу и разъяснениям высшей судебной инстанции суды первой и апелляционной инстанций фактически не устанавливали сходство, однородность и вероятность смешения сравниваемых спорных обозначений и товарных знаков. Из обжалуемых решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций невозможно установить, к какому выводу пришли суды в вопросах сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания истца, услугам, оказываемым ответчиками; проводился ли анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления).

Таким образом, выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения представляется не достаточно мотивированными, преждевременным.

В соответствии с пунктами 1 - 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Вместе с тем коллегия судей кассационной инстанции, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, считает обоснованным вывод судов о том, что в документально подтвержденный, в частности, нотариальным протоколом осмотра сайта от 19.12.2018, период использования спорного обозначения на сайте www.lab-dnk.ru, Афраимович Д.Ю. не являлся администратором указанного сайта. Таким образом, Афраимович Д.Ю., к которому иск был предъявлен как к администратору указанного домена, является ненадлежащим ответчиком.

В то же время в соответствии с частью 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются, в том числе разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.

Согласно частям 1 и 2 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика и только если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску (часть 5 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, как усматривается из материалов дела на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а равно в ходе судебного разбирательства, суд первой инстанции, придя к выводу о том, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику - администратору доменного имени, не определил надлежащего ответчика по иску в соответствующей части и не вынес на обсуждение сторон вопрос о замене ненадлежащего ответчика надлежащим.

Соответствующее правомочие арбитражного суда, основано на принципе судейского руководства процессом. Так, в силу части 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом и создает условия для установления фактических обстоятельств при рассмотрении дел арбитражным судом, что является необходимым для достижения задач судопроизводства в арбитражных судах.

Апелляционный суд ошибку суда первой инстанции не исправил.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу; судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебном акте, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемом судебном акте необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении с учетом указанного выше суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить, в том числе доводы истца, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.06.2020 по делу N А56-85771/2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2020 по тому же делу отменить. Дело направить в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

Д.А. Булгаков