Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2021 г. по делу N СИП-1055/2020 Суд отменил решение Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг и обязал Роспатент повторно рассмотреть это возражение в указанной части, поскольку заявителем в материалы дела представлено выданное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо, в котором выражено согласие на регистрацию спорного обозначения в отношении указанных в перечне заявки услуг в качестве товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2021 г. по делу N СИП-1055/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 мая 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление публичного акционерного общества "Газпром нефть" (ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1025501701686) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 07.09.2020 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744591 в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Рекламная студия "Го-траст" (ул. Карла Маркса, 36, 2, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620026, ОГРН 1026605244698) и общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство Го" (ул. Карла Маркса, 36, 1, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620026, ОГРН 1096672012030).

В судебном заседании приняли участие представители:

от публичного акционерного общества "Газпром нефть" - Уханова О.В. (по доверенности от 16.12.2020 N нк-272-л);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Светикова А.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-672/41);

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Газпром нефть" (далее - общество "Газпром нефть", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.09.2020 об удовлетворении возражения на решение Роспатента от 08.11.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744591 в качестве товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Рекламная студия "Го-траст" (далее - общество "Рекламная студия "Го-траст") и общество с ограниченной ответственностью "Рекламное Агентство Го" (далее - общество "Рекламное Агентство Го").

Как следует из материалов дела, общество "Газпром нефть" обратилось в Роспатент с заявкой N 2018744591 на государственную регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 4-го, 9-го классов, услуг 35, 36, 37, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании решения Роспатента от 08.11.2019 обозначение по заявке N 2018744591 зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 37-го класса МКТУ. В государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 4-го, 9-го классов и услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно ввиду его сходства до степени смешения с:

- обозначением "" по заявке N 2019703575 (приоритет от 31.01.2019), поданной в отношении товаров 9-го класса МКТУ [1];

- обозначением "" по заявке N 2019703565 (приоритет от 31.01.2019), поданной в отношении товаров 9-го класса МКТУ [2];

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 636694 (приоритет от 12.05.2016), зарегистрированным в отношении товаров 9-го класса, услуг 39-го, 42-го классов МКТУ [3];

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 636693 (приоритет от 12.05.2016), зарегистрированным в отношении товаров 9-го класса и услуг 39-го, 42-го классов МКТУ [4];

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 584503 (приоритет от 16.01.2015), зарегистрированным в отношении товаров 30-го класса и услуг 43-го класса МКТУ [5];

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 522148 (приоритет от 24.08.2012), зарегистрированным в отношении товаров 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 34-го классов и услуг 36, 40, 44-го классов МКТУ [6];

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 445199 (приоритет от 09.11.2010), зарегистрированным в отношении товаров 7-го, 9-го классов МКТУ [7];

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 241829 (приоритет от 31.10.2001), зарегистрированным в отношении услуг 35, 41, 42-го классов МКТУ [8];

- товарным знаком "" по международной регистрации N 976036 (конвенционный приоритет от 13.11.2007), зарегистрированным в отношении товаров 9-го класса МКТУ [9];

- товарным знаком "" по международной регистрации N 786702 (конвенционный приоритет от 07.11.2001), зарегистрированным в отношении услуг 43-го класса МКТУ [10].

Не согласившись с указанным решением, общество "Газпром нефть" обратилось в Роспатент с возражением, в обоснование которого привело следующие аргументы:

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными обозначениями, поскольку они различаются графически и фонетически, а также производят на потребителя различное общее впечатление;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков [5], [6] предоставили заявителю письма-согласия на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 4, 9, 35, 36, 43-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки N 2018744591.

- в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241829 [8], ведутся переговоры о предоставлении письма-согласия.

С учетом данных обстоятельств общество "Газпром нефть" просило осуществить государственную регистрацию заявленного обозначения в отношении всех указанных в перечне заявки товаров и услуг.

При рассмотрении возражения заявителя административный орган установил, что правообладатели товарных знаков [5], [6] предоставили обществу "Газпром нефть" согласие на государственную регистрацию обозначения по заявке N 2018744591 в отношении всех указанных в ней товаров и услуг 4, 9, 35, 36, 43-го классов МКТУ.

Кроме того, Роспатент учел, что обозначения [1], [2] не были зарегистрированы в качестве товарных знаков, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание как препятствующие государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744591в качестве товарного знака.

Административный орган установил, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3], [4], [7], [8], [9], [10] содержат тождественный доминирующий словесный элемент "GO", который выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. При этом графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на их индивидуализирующую функцию и не могут повлиять на вывод об их сходстве в целом. Таким образом, по результатам анализа степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4], [7], [8], [9], [10] административный орган пришел к выводу об их сходстве целом.

Роспатент также установил, что все указанные в перечне заявки N 2018744591 товары 9-го класса МКТУ однородны товарам 9-го класса и услугам 42-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Часть указанных в перечне заявки услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, связанных с продвижением товаров для третьих лиц, рекламой, менеджментом, административной деятельностью и услугами по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, ресторанным и гостиничным бизнесом, являются однородными услугам, указанным в перечнях свидетельств на противопоставленные товарные знаки, поскольку они совпадают по виду либо относятся к одним родовым группам услуг, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. При этом Роспатент учел, что однородность соответствующих товаров и услуг в возражении не оспаривается.

С учетом совокупности изложенных обстоятельств административный орган пришел к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 4-го класса, всех услуг 36-го класса и части услуг 35-го, 43-го классов МКТУ, в отношении которых обществом "Газпром нефть" испрашивается правовая охрана обозначения по заявке N 2018744591. В указанной части возражение было удовлетворено. Решение Роспатента от 08.11.2019 в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне заявки товаров 9-го класса и части услуг 35-го, 43-го классов МКТУ было оставлено в силе.

Не согласившись с решением Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения, общество "Газпром нефть" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного ненормативного правового акта недействительным.

В обоснование заявленных требований общество "Газпром нефть" указывает на то, что после принятия решения Роспатента от 07.09.2020 по результатам рассмотрения дела N СИП-553/2020 общество "Рекламная студия "Го-траст" предоставило заявителю согласие на использование и регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2018744591 в отношении указанных в перечне заявки услуг 35-го класса МКТУ.

Таким образом, по мнению общества "Газпром нефть", в настоящее время отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении указанных в перечне заявки услуг 35-го класса МКТУ.

Как полагает общество "Газпром нефть", данное обстоятельство является самостоятельным основанием для признания недействительным решения Роспатента от 07.09.2020 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 08.11.2019 и для возложения на административный орган обязанности повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом выраженного обществом "Рекламная студия "Го-траст" согласия.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором Роспатент отмечает, что в случае удовлетворения требований заявителя судебные расходы, понесенные обществом "Газпром нефть" в связи с рассмотрением настоящего дела, подлежат отнесению на заявителя.

В Суд по интеллектуальным правам также поступило ходатайство общества "Газпром нефть" об уточнении основания заявленных требований.

В указанном ходатайстве заявитель отмечает, что после перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241829 от общества "Рекламная студия "Го-траст" к обществу "Рекламное Агентство Го" новым правообладателем было выражено согласие на использование и регистрацию обозначения по заявке N 2018744591 в качестве товарного знака в отношении указанных в ней услуг 35-го класса МКТУ. Таким образом, общество "Газпром нефть" просит рассмотреть заявление о признании недействительным решения Роспатента от 07.09.2020 с учетом наличия письма-согласия, предоставленного обществом "Рекламное Агентство Го".

Кроме того, в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором общество "Рекламное Агентство Го" подтвердило свое согласие на использование и регистрацию обществом "Газпром нефть" обозначения по заявке N 2018744591 в качестве товарного знака в отношении указанных в ней услуг 35-го класса МКТУ.

В судебном заседании представитель общества "Газпром нефть" поддержал заявленное ходатайство об уточнении основания заявленных требований, просил отменить решение Роспатента от 07.09.2020 и обязать административный орган повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента от 08.11.2019 с учетом предоставленного обществом "Рекламное Агентство Го" письма-согласия.

В судебном заседании представитель Роспатента дал пояснения относительно ходатайства общества "Газпром нефть" об уточнении заявленных требований, не возражал против принятия судом письма-согласия общества "Рекламное Агентство Го", а также обратил внимание на то, что в случае удовлетворения заявленных требований с учетом представленного обществом "Рекламное Агентство Го" письма-согласия судебные расходы по настоящему делу подлежат отнесению на общество "Газпром нефть".

Руководствуясь положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом мнения участвующих в деле лиц на основании протокольного определения судебная коллегия приняла уточнение основания заявленных обществом "Газпром нефть" требований.

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения настоящего дела в их отсутствие.

Выслушав мнение представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "Газпром нефть" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2018744591 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (15.10.2018) правовая база для оценки охраноспособности спорного обозначения включает в себя ГК РФ, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как разъяснено в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора, и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и для обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

При рассмотрении настоящего дела обществом "Газпром нефть" представлено выданное правообладателем противопоставленного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 241829 - обществом "Рекламное Агентство Го" письмо, в котором выражено согласие на регистрацию обозначения по заявке N 2018744591 в отношении указанных в перечне заявки услуг 35-го класса МКТУ.

Принимая во внимание содержание оспариваемого ненормативного акта, а также пределы заявленных обществом "Газпром нефть" требований с учетом принятого судом уточнения, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что в силу приведенных разъяснений высшей судебной инстанции наличие указанного письма-согласия общества "Рекламное Агентство Го" является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 07.09.2020 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744591 в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг.

С учетом разъяснений, содержащихся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, в рассматриваемом случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя, поскольку названное письмо-согласие получено после принятия оспариваемого решения Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.09.2020 в части отказа в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744591 в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг отменить.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть в указанной части возражение публичного акционерного общества "Газпром нефть" на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018744591 в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин