Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2021 г. по делу N СИП-120/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец предоставил доказательства своей заинтересованности в ее досрочном прекращении, а ответчик не доказал факт использования спорного товарного знака в отношении товаров для которых испрашивается прекращение его правой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2021 г. по делу N СИП-120/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2021 г. N С01-1401/2021 по делу N СИП-120/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Плесовой А.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "АМЕДЕУС" (Мичуринский пр-т, д. 7, Москва, 119192, ОГРН 1147746268570) к индивидуальному предпринимателю Емельянову Михаилу Викторовичу (Москва, ОГРНИП 311774623100147) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "АМЕДЕУС" - Зяблов Е.С. (по доверенности от 28.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АМЕДЕУС" (далее - общество, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Емельянову Михаилу Викторовичу о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении услуг 44-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "консультации по вопросам фармацевтики; прокат медицинского оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; центры здоровья; диспансеры" вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 578145 и N 578146 в отношении указанных услуг 44-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, поскольку собирается заниматься однородной деятельностью по оказанию услуг в сфере медицины, в связи с этим также для индивидуализации своей деятельности в Роспатент была направлена заявка N 2020752040 на регистрацию сходного с оспариваемой регистрацией обозначения в качестве товарного знака, в том числе в отношении однородных услуг.

Поскольку, по мнению истца, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении вышеназванной части услуг, ответчиком не используются, истец просит досрочно прекратить их правовую охрану.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что Емельянов М.В. является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 (со словесным элементом "Шуваловская"), зарегистрированных 17.06.2016 по заявкам N 2014728400 и 2014728405 от 22.08.2014, в том числе в отношении услуг 44-го класса МКТУ "консультации по вопросам фармацевтики; прокат медицинского оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; центры здоровья; диспансеры".

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении вышеназванной части услуг не используются ответчиком на протяжении последних трех, истец обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении вышеназванной части услуг, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 09.11.2020 было направлено предложение заинтересованного лица (том 1, л.д. 12-13).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 08.02.2021 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10)).

Заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается не только лицо, фактически осуществляющее тождественную деятельность, но и лицо, оказывающее однородные услуги, и осуществившее подготовительные действия к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичный подход отражен в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10.

Таким образом, определяющим обстоятельством в данном случае выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что основным видом коммерческой деятельности общества является "Деятельность больничных организаций" (код ОКВЭД 86.10), а вспомогательными - т.п.

В подтверждение своей заинтересованности истец также направил в Роспатент 22.09.2020 заявку N 2020752040 на государственную регистрацию обозначения "Щуваловская клиника" в качестве товарного знака, правовая охрана которой испрашивается для услуг 44-го класса МКТУ "услуги медицинских клиник".

Суд по интеллектуальным правам, сравнив товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 с указанной заявкой, пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства за счет наличия в их составе словесных элементов "Шуваловская".

Сравнение перечней услуг, которым испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2020752040, и услуг, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, с целью определения их однородности показало, что сравниваемые услуги аналогичны либо однородны, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (область применения), являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, имеют схожие условия реализации, круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

Следовательно, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 препятствуют регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении вышеназванной части услуг, истцом в материалы дела были представлены: соглашение об оказании консультационных услуг от 07.10.2019; бизнес-план по развитию клиники; договор об оказании услуг дизайнером от 21.01.2020 с макетами работ (том 1, л.д. 15-40, 71-73).

С учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец подтвердил факт подготовительных действий к осуществлению основного и вспомогательных видов деятельности, с использованием в качестве обозначения, являющегося сходным с обозначениями, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знакам, и испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2020752040, а значит совокупность обстоятельств дела свидетельствует о том, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных услуг этого обозначения с обеспечением его правовой охраной в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении услуг 44-го класса МКТУ "консультации по вопросам фармацевтики; прокат медицинского оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; центры здоровья; диспансеры".

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 163 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (09.11.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 09.11.2017 по 08.11.2020 включительно.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорных товарных знаков своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего их использования суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении услуг 44-го класса МКТУ "консультации по вопросам фармацевтики; прокат медицинского оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; центры здоровья; диспансеры", а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении услуг 44-го класса МКТУ "консультации по вопросам фармацевтики; прокат медицинского оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; центры здоровья; диспансеры", в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "АМЕДЕУС" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 578145 и N 578146 в отношении услуг 44-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "консультации по вопросам фармацевтики; прокат медицинского оборудования; советы по вопросам здоровья; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; центры здоровья; диспансеры" вследствие их неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Емельянова Михаила Викторовича (ОГРНИП 311774623100147) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АМЕДЕУС" (ОГРН 1147746268570) 12 000 (двенадцать тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря