Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. N С01-577/2021 по делу N СИП-506/2020 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение о государственной регистрации обозначения, в связи с отсутствием сходства между спорным обозначением и противопоставленным товарным знаком

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. N С01-577/2021 по делу N СИП-506/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июня 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 7 июня 2021 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (просп. Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 по делу N СИП-506/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" - генеральный директор Ибатуллин А.В. (на основании протокола общего собрания Учредителей от 17.05.2011 N 1);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-901/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 29.04.2019 о государственной регистрации обозначения "" по заявке N 2017744265 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса, части товаров 29, 30, 32-го классов и всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 требования общества удовлетворены, решение Роспатента от 12.03.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 29.04.2019, признано недействительным как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества на решение Роспатента от 29.04.2019.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм процессуального права, общество просит изменить мотивировочную часть решения от 11.03.2021.

Роспатент в кассационной жалобе указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение от 11.03.2021 и направить дело на новое рассмотрение.

Общество направило отзыв на кассационную жалобу административного органа, в котором возражало против отмены решения суда первой инстанции и направления дела на новое рассмотрение, полагало, что при повторном рассмотрении возражения Роспатент должен устранить все недостатки оспариваемого решения.

Представители общества и административного органа приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители общества и административного органа настаивали на удовлетворении своих кассационных жалоб.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество 24.10.2017 обратилось в Роспатент с заявкой N 2017744265 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "" в отношении широкого перечня следующих товаров 5, 6, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 32-го классов и услуг 35, 37, 43, 44-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 29.04.2019 спорное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака на имя общества в отношении указанных в перечне заявки N 2017744265 товаров 5-го класса МКТУ, части товаров 29, 30, 32-го классов МКТУ и всех услуг 35-го класса МКТУ с датой приоритета 24.10.2017.

В государственной регистрации спорного обозначения в отношении товаров 6, 11, 16, 19, 25, 29, 30, 32-го классов и услуг 37, 43, 44-го классов МКТУ отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и установлением его сходства с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 186534, N 271995, N 269853, N 264540, N 277619, N 563554, N 590925, N 467511, N 264828, N 546205, N 595567, N 297501, N 396287 и N 538662, зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющими более ранние даты приоритета.

Не согласившись с принятым решением, общество обратилось в Роспатент с возражением, в котором указало на факт государственной регистрации отчуждения заявителю исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 264828 в отношении товаров 6, 11, 16, 19-го и 25-го классов и услуг 37-го класса МКТУ, на подачу заявителем возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 546205, на отсутствие сходства до степени смешения между спорным обозначением и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662.

По результатам рассмотрения возражения административный орган согласился с выводом государственной экспертизы о наличии сходства между спорным обозначением и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662, а также об однородности товаров 29-го и 30-го классов и услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, товарам и услугам этих же классов МКТУ, для которых зарегистрированы указанные товарные знаки.

Роспатент также учел, что на момент рассмотрения возражения общества правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 546205 не была прекращена, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для снятия противопоставления в указанной части.

Вместе с тем, принимая во внимание факт государственной регистрации отчуждения обществу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 264828 в отношении товаров 6, 11, 16, 19, 25-го классов и услуг 37-го класса МКТУ, административный орган признал преодоленным противопоставление в указанной части. Решением от 12.03.2020 Роспатент удовлетворил возражение и изменил решение Роспатента от 29.04.2019 в части государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 6, 11, 16, 19, 25-го классов и услуг 37-го класса МКТУ.

Полагая, что решение Роспатента от 12.03.2020 не соответствует требованиям законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с заявлением, в котором указывало на неправомерность выводов административного органа о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 297501, N 396287 и N 538662, а также на отсутствие надлежащего обоснования вывода об однородности услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и полного перечня услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых обществом испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, пунктами 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

Самостоятельно проанализировав спорное обозначение и противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

спорное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595567 производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства, поскольку словесные элементы "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567 связаны между собой по смыслу и грамматически, что обуславливает их восприятие в качестве единого словесного обозначения и отличает в звучании и написании от спорного обозначения ввиду неполного вхождения одного обозначения в другое, наличия разного состава слов, слогов и букв, а также различного смыслового значения сравниваемых словесных элементов ("СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" - аптечное учреждение; "СОВЕТСКАЯ" - прилагательное женского рода, характеризующее нечто, относящееся к Союзу Советских Социалистических Республик). Изобразительный элемент товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567 в виде обвивающей чашу змеи подчеркивает смысловое значение словосочетания "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" и усиливает его отличия от спорного обозначения по графическому признаку;

вывод об отсутствии сходства между словесным товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 599022 и комбинированным товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 595567 сделан в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 N СИП-222/2019, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019;

исходя из принципа правовой определенности приведенный в оспариваемом решении вывод Роспатента о сходстве спорного обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567 не может быть признан последовательным и отвечающим принципу защиты законных ожиданий;

спорное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 396287 и N 538662 производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства, поскольку словесные элементы "СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 396287, а словесные элементы "СОВЕТСКА ПЕЛЬМЕННАЯ" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538662 (с учетом особенностей их написания и прочтения) связаны между собой по смыслу и грамматически, что обуславливает их восприятие в качестве единого словесного обозначения и отличает в звучании и написании от спорного обозначения ввиду неполного вхождения одного обозначения в другое, наличия разного состава слов, слогов и букв, а также различного смыслового значения сравниваемых словесных элементов ("СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ" - закусочная, в которой подаются чебуреки; "СОВЕТСКАЯ ПЕЛЬМЕННАЯ" - закусочная, в которой подаются пельмени; "СОВЕТСКАЯ" - прилагательное женского рода, характеризующее нечто, относящееся к Союзу Советских Социалистических Республик). Изобразительный элемент товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538662 в виде серпа и вилки подчеркивает смысловое значение словосочетания "СОВЕТСКАЯ ПЕЛЬМЕННАЯ" и усиливает его отличия от спорного обозначения по графическому признаку.

В связи с этим суд первой инстанции не согласился с выводом административного органа о сходстве спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662 и констатировал незаконность оспариваемого решения в этой части.

Оценивая доводы общества о неопределенности в вопросе о перечне услуг, в отношении которых Роспатентом была признана возможной государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, суд первой инстанции установил, что в оспариваемом решении отсутствуют выводы об однородности либо о неоднородности услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и, которые перечислены в свидетельствах на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662.

При этом суд первой инстанции критически оценил представленные административным органом в ходе судебного разбирательства письменные пояснения о том, что перечень услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения, отсутствовал в тексте оспариваемого ненормативного правового акта вследствие технической ошибки, которая была устранена путем направления обществу уведомления от 20.02.2021 с заменяющими листами 29 и 30 решения от 12.03.2020.

Суд первой инстанции установил, что в представленных Роспатентом копиях материалов административного дела по заявке N 2017744265 имеется страница 29 оспариваемого решения, содержание которой ограничивается продолжением начатого на странице 28 перечня услуг 37-го класса МКТУ и указанием на адрес для переписки с правообладателем.

С учетом дополнительного довода административного органа о том, что в предоставлении правовой охраны спорному обозначению в отношении части услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, не перечисленных в оспариваемом решении, заявителю было отказано из-за сходства этого обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 297567. Суд первой инстанции учел пояснения общества о том, что, ссылаясь на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 297567, административный орган имеет в виду вероятнее всего товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 297501.

Вместе с тем суд первой инстанции установил, что решение Роспатента от 29.04.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса, части товаров 29, 30, 32-го классов и всех услуг 35-го класса МКТУ не содержит мотивов и конкретных выводов в отношении перечня указанных в заявке услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, которые, по мнению названного органа, являются однородными услугам 43-го и 44-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве Российской Федерации N 297501 на товарный знак "".

На основании изложенного суд первой инстанции указал на невозможность проверки законности мотивов и выводов административного органа в указанной части и счел, что Роспатентом не был проведен полноценный анализ однородности услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662, в связи с чем вывод о наличии вероятности их смешения в глазах потребителей не может быть признан обоснованным.

Суд первой инстанции признал, что при рассмотрении возражения административный орган нарушил положения пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, и не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения административного дела, что свидетельствует о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения общества. В связи с этим суд первой инстанции признал оспариваемое решение недействительным и обязал повторно рассмотреть возражение.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение решения от 11.03.2021 и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе общество выражает несогласие с изложенным в мотивировочной части решения от 11.03.2021 указанием суда первой инстанции на то, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 по делу N СИП-222/2019 был сделан вывод об отсутствии сходства между товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 599022 и товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 595567, поскольку это противоречит постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по этому же делу.

Аналогичный довод содержится в кассационной жалобе Роспатента, который отмечает, что, сравнивая товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 599022 и N 595567 при рассмотрении дела N СИП-222/2019, Суд по интеллектуальным правам констатировал низкую степень сходства между ними и отсутствие вероятности смешения в силу неоднородности услуг.

Наряду с этим административный орган считает неправомерным изложенный в обжалуемом решении вывод об отсутствии сходства между спорным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567 и N 396287, поскольку входящие в них словесные элементы "АПТЕКА" и "ЧЕБУРЕЧНАЯ", соответственно, являются неохраняемыми.

С учетом изложенного Роспатент настаивает на том, что при анализе сходства между спорным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567 и N 396287 необходимо исходить из того, что сильным элементом в указанных знаках являются слова "СОВЕТСКАЯ" / "Советская"

Как полагает административный орган, при оценке вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков суд первой инстанции не учел высокую степень однородности товаров 29-го и 30-го классов и услуг 43-го и 44-го классов МКТУ и не принял во внимание соответствующие выводы, приведенные как в оспариваемом ненормативном правовом акте, так и отзыве на заявление.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции ограничился только указанием на отсутствие в принятом по результатам рассмотрения возражения решении анализа перечня услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, указанных в заявке общества, и услуг этих же классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам. При этом административный орган отмечает, что в ходе экспертизы заявленного обозначения последнему был противопоставлен также товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 297501, зарегистрированный для индивидуализации услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, однако в поступившем от общества возражении не было доводов, обусловленных несогласием с выводом о сходстве спорного обозначения с этим товарным знаком, в связи с чем оспариваемый ненормативный правовой акт не содержал оценки сходства между ними.

Роспатент полагает, что в решении, принятом по результатам экспертизы заявленного обозначения, был проанализирован перечень услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, а суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте оценил названное решение административного органа и указал на его неполноту.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзыве на жалобу Роспатента, выслушав представителей общества и Роспатента, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В отношении доводов кассационной жалобы общества о том, что суд сделал неправильные выводы по результатам оценки заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства, президиум Суда по интеллектуальным правам прежде всего отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления Пленума N 10.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума N 10, применимом в том числе и в отношении подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, проводя самостоятельное сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 595567 и N 396287, суд первой инстанции руководствовался положениями Правил N 482 и пунктов 6.3 и 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, действовавших на дату подачи заявки на регистрацию спорного обозначения.

Вопреки доводам кассационной жалобы Роспатента, из обжалуемого решения усматривается, что при сравнении заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567 и N 396287 суд первой инстанции оценивал среди прочего общее впечатление, которое они производят, в том числе благодаря неохраняемым элементам. Так, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание наличие в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 595567 изобразительного элемента и счел, что он подчеркивает смысловое значение словесного элемента и усиливает отличия между сравниваемыми обозначениями. Включенные в состав товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 595567 и N 396287 неохраняемые элементы "АПТЕКА" и "ЧЕБУРЕЧНАЯ" были проанализированы судом первой инстанции не в качестве самостоятельных слов, а в контексте словосочетаний, т.е. со связанным с ними по смыслу и грамматически словом "СОВЕТСКАЯ", поскольку именно такой подход позволяет уяснить семантическое значение соответствующего словесного элемента ("СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" / "СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ").

Довод кассационной жалобы Роспатента о том, что при оценке вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков суд первой инстанции не учел высокую степень однородности товаров 29-го и 30-го и услуг 43-го и 44-го классов МКТУ и не принял во внимание соответствующие выводы, приведенные в оспариваемом ненормативном правовом акте, опровергается содержанием обжалуемого решения, на страницах 18-21 которого установлены соответствующие обстоятельства.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции правомерно признал обоснованными доводы общества об отсутствии в оспариваемом ненормативном правовом акте выводов об однородности либо о неоднородности следующих услуг:

услуги 44-го класса МКТУ "медицинские услуги, а именно услуги аптек", для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595567, и широкого перечня услуг 44-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения;

услуг 43-го класса МКТУ "закусочные", для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 396287, услуг этого же класса МКТУ "столовые; кафе; услуги по приготовлению блюд и напитков и доставке их на дом; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные и буфеты (заведения быстрого круглосуточного обслуживания)", для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 538662, и услуг 43-го класса МКТУ "обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские", в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также полагает, что суд первой инстанции правомерно дал критическую оценку пояснениям административного органа о допущенной технической ошибке, в результате которой в тексте оспариваемого ненормативного правового акта отсутствовал перечень услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения, а также возможности исправления выявленной ошибки путем направления обществу уведомления от 20.02.2021 с заменяющими листами 29 и 30 решения.

Сравнив копию решения, представленную Роспатентом в материалах административного дела, с уведомлением от 20.02.2021, суд первой инстанции установил различия в содержании сделанных выводов и обоснованно счел невозможным учитывать их при рассмотрении настоящего дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод кассационной жалобы Роспатента о том, что суд первой инстанции проигнорировал выводы, приведенные в отзыве административного органа, а также в решении от 29.04.2019, принятом по результатам экспертизы спорного обозначения, и не учел, что этому обозначению был противопоставлен также товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 297501, зарегистрированный для индивидуализации услуг 43-го и 44-го классов МКТУ.

Настоящее дело рассматривается по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный правовой акт.

С учетом изложенного отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения, содержащий отличное (дополнительное) обоснование принятого им решения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта.

Аналогичный подход применен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017, от 30.03.2018 по делу N СИП-237/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017, от 21.05.2021 по делу N СИП-718/2020.

Кроме того, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2015 N 301-КГ14-6313 изложена правовая позиция, в соответствии с которой право суда принимать от участвующих в деле лиц доказательства в подтверждение своих позиций по существу спора и давать им оценку не должно подменять собой компетенцию антимонопольного органа, на который законом возложена обязанность по выявлению и установлению в действиях (бездействии) признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Данное разъяснение подлежит применению и при рассмотрении споров о признании недействительными ненормативных правовых актов Роспатента.

Мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве административного органа на заявление лица, оспаривающего его решение, и не в принятом по результатам экспертизы решении, которое было оспорено в административном порядке на основании пункта 2 статьи 1248 и статьи 1500 ГК РФ.

Следовательно, наличие в отзыве Роспатента и в решении от 29.04.2019 дополнительных мотивов в поддержку своей правовой позиции не устраняет пороков оспариваемого решения.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно не учитывал и не проверял законность аргументов административного органа, обусловленных противопоставлением заявленному обозначению знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 297501, зарегистрированного для индивидуализации услуг 43-го и 44-го классов МКТУ.

Оценив доводы общества и Роспатента о неверной ссылке суда первой инстанции на обстоятельства, установленные судебными актами по делу N СИП-222/2019, президиум Суда по интеллектуальным правам признает аргументы заявителей кассационных жалоб обоснованными.

Из мотивировочной части постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу N СИП-222/2019 следует, что при проверке на стадии кассационного обжалования законности и обоснованности выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что, проведя самостоятельный сравнительный анализ товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 599022 и N 595567, суд первой инстанции пришел к выводу не о полном отсутствии сходства, а о низкой степени сходства между ними.

В пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" разъяснено, что при применении положений статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о полномочиях суда кассационной инстанции изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции (пункты 1, 2 и 3 части 1 названной статьи) надлежит учитывать следующее. В случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд кассационной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым исключить из мотивировочной части обжалуемого решения последний абзац на странице 14 и абзацы первый, второй и третий на странице 15, содержащие следующий текст:

"Судебная коллегия отмечает, что вывод об отсутствии сходства между товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 599022 и товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 595567 был сделан в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 N СИП-222/2019. При этом судом был поддержан вывод административного органа об отсутствии сходства между сравниваемыми средствами индивидуализации. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 указанное решение было оставлено без изменения.

Суд первой инстанции обращает внимание на то, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.

При таких обстоятельствах сделанный в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод Роспатента о сходстве обозначения по заявке N 2017744265 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567 не может быть признан последовательным и отвечающим принципу защиты законных ожиданий.".

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что допущенная судом первой инстанции при цитировании принятых по другому делу судебных актов ошибка не свидетельствует о незаконности обжалуемого решения и позволяет констатировать низкую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662. Однако окончательный вывод о возможности смешения сравниваемых средств индивидуализации в глазах потребителей можно сделать только по результатам всестороннего и полного анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена (или испрашивается) правовая охрана.

С учетом изложенного суд первой инстанции обоснованно обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзыве на жалобу Роспатента, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2021 по делу N СИП-506/2020 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" и Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова