Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2018 г. N С01-111/2018 по делу N СИП-237/2017 Суд изменил решение суда первой инстанции в части обязания Роспатента принять решение о регистрации испрашиваемого наименования места происхождения товара на территории РФ и в указанной части обязал Роспатент повторно рассмотреть поступившее возражение истца с учетом судебных актов по данному делу, в остальной части решение оставил без изменения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 марта 2018 г. N С01-111/2018 по делу N СИП-237/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 марта 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2017 по делу N СИП-237/2017 (судьи Лапшина И.В., Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л.)

по заявлению иностранной компании - NAPA VALLEY VINTNERS (P.O. Box 141, Saint Helena, California 94574, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.05.2016 об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара "NAPA VALLEY" по заявке N 2013744296.

В судебном заседании приняли участие представители:

от NAPA VALLEY VINTNERS - Христофоров А.А., Суханова В.М. (по доверенности от 10.03.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кольцова Т.В. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-496/41), Слепенков А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-489/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - NAPA VALLEY VINTNERS (далее - компания) - обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.01.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 18.05.2016 об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара "NAPA VALLEY" по заявке N 2013744296.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2017 заявление компании удовлетворено: решение Роспатента от 30.01.2017 признано недействительным как не соответствующее статье 1517 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент принять решение о регистрации испрашиваемого наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации по заявке N 2013744296; с Роспатента в пользу компании взыскано 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит обжалуемый судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатент полагает, что при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции неправильно применены положения пункта 1 статьи 1516 и пункта 2 статьи 1517 ГК РФ.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Роспатент ссылается на то, что на дату подачи заявки N 2013744296 на наименование места происхождения товара компания еще не обладала правом на сертификационный знак N 4853438 США.

Кроме того, компанией не представлено каких-либо документов, разъясняющих правовой режим сертификационного знака на территории Соединенных Штатов Америки, в связи с чем у Роспатента отсутствовали законные основания для регистрации в качестве наименования места происхождения товара сертификационного знака "NAPA VALLEY" и выдачи на имя компании свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

При этом Роспатент утверждает, что основанный на заключении федерального государственного бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации" от 10.10.2017 N 710-Ц (далее - заключение Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева от 10.10.2017) вывод суда первой инстанции о том, что представленные компанией доказательства подтверждают охрану обозначения "NAPA VALLEY" в стране происхождения товара в качестве наименования места происхождения товара по смыслу статьи 1516 ГК РФ, является ошибочным.

Так, по мнению Роспатента, в названном заключении прямо указано, что "Исследовательский центр частного права не обладает компетенцией в даче квалифицированных заключений по законодательству США", в связи с чем, как полагает Роспатент, вышеуказанный вывод суда первой инстанции основан на ненадлежащем доказательстве.

Кроме того, Роспатент отмечает, что компания не является производителем товаров, обладающих особыми свойствами, как того требует пункт 1 статьи 1516 ГК РФ, что также свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции данной нормы.

Ссылаясь на пункт 9.19 Введения в интеллектуальную собственность (Всемирная организация интеллектуальной собственности), Роспатент обращает внимание президиума Суда по интеллектуальным правам на существенные различия в правовой природе и назначении сертификационного знака США и наименования места происхождения товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обосновывая этот довод, Роспатент отмечает, что в США сертификационный знак может быть использован не любым лицом, которое соблюдает установленные стандарты, а лишь теми предприятиями, которые уполномочены владельцем сертификационного знака использовать этот товар, в то время как из пункта 1 статьи 1516 ГК РФ следует, что в Российской Федерации, в отличие от США, любое лицо, производящее товар, обладающий особыми свойствами, и находящееся в границах соответствующего географического объекта, имеет право получить свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

В кассационной жалобе Роспатент ссылается на нарушение судом первой инстанции положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившееся в неисследовании довода Роспатента о том, что на дату подачи заявки N 2013744296 компания не обладала в США правом на сертификационный знак N 4853438.

Также Роспатент считает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что участие Российской Федерации и США в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994; далее - Соглашение ТРИПС) автоматически приравнивает режим правовой охраны, предоставляемый наименованию места происхождения товара в Российской Федерации к режиму правовой охраны, предоставляемой сертификационному знаку в США.

При этом Роспатент отмечает, что Соглашение ТРИПС не обязывает стран-членов охранять географические указания путем их регистрации в качестве наименования места происхождения товара. Как следует из статьи 22 Соглашения ТРИПС, охрана географических указаний может осуществляться в рамках законодательства о конкуренции.

Помимо прочего, Роспатент в кассационной жалобе отмечает, что решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента от 30.01.2017 и об обязании Роспатента принять решение о регистрации испрашиваемого наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации по заявке N 2013744296 не направлено на устранение допущенных, по мнению суда первой инстанции, нарушений процедуры рассмотрения возражений, выразившихся в ненаправлении в адрес компании запроса конкретных документов, необходимых для рассмотрения данной заявки.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором компания просит оставить кассационную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции.

В судебное заседание 26.03.2018 явились представители компании и Роспатента.

Представители Роспатента выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просили кассационную жалобу удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Представители компании возражали против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просили оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании 26.03.2018 объявлен перерыв до 17 часов 15 минут 26.03.2018.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда с участием тех же представителей лиц, участвующих в деле.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания обратилась в Роспатент с заявкой от 20.12.2013 N 2013744296 о государственной регистрации в качестве наименования места происхождения товара обозначения "NAPA VALLEY" в отношении товара "вина".

В соответствии с заявлением от 17.03.2016 в заявку N 2013744296 внесены изменения: наименование подателя заявки изменено с NAPA VALLEY VINTNERS ASSOCIATION на NAPA VALLEY VINTNERS.

Решением Роспатента от 18.05.2016 в государственной регистрации в качестве наименования места происхождения товара обозначения "NAPA VALLEY" отказано как не соответствующего требованиям пункта 2 статьи 1517 ГК РФ.

Указанный вывод Роспатента мотивирован тем, что обозначение "NAPA VALLEY" не охраняется в США в качестве наименования места происхождения товара, следовательно, оно не может быть зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации, а компания не может быть обладателем исключительного права использования такого наименования в качестве наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации.

Компанией 19.09.2016 в Роспатент подано возражение, в котором она, не соглашаясь с решением Роспатента от 18.05.2016, указывала на соответствие заявленного на регистрацию обозначения всем критериям охраноспособности наименования места происхождения товара.

Решением Роспатента от 30.01.2017 в удовлетворении возражения компании от 19.09.2016 отказано, решение Роспатента от 18.05.2016 оставлено в силе.

Принимая данный ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что документы, представленные компанией по заявке N 2013744296, не дают достаточных оснований для утверждения о том, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется на территории США именно в качестве наименования места происхождения товара.

При этом, проанализировав представленные компанией в Роспатент документы, названный административный орган пришел к выводу о том, что сертификационный знак N 4853438 не подтверждает тот факт, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется в стране происхождения в качестве наименования места происхождения товара по смыслу статьи 1516 ГК РФ.

Полагая решение Роспатента от 30.01.2017 незаконным, компания обратилась в суд с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что представленные компанией в Роспатент документы подтверждают использование обозначения "NAPA VALLEY" на территории США в качестве наименования места происхождения товара.

Из оспариваемого ненормативного правового акта и материалов настоящего дела судом первой инстанции установлено, что в подтверждение заявленных требований компанией в Роспатент представлены:

распечатка публикации сертификационного знака N 4853438 с официального сайта патентного ведомства США с переводом документа на русский язык;

описание технических требований к продуктам виноделия, изготовленным в "NAPA VALLEY";

копия соответствующих разделов Кодекса федеральных норм и правил США с переводом документа на русский язык;

копия апостилированного письма Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий от 17.07.2013 с информацией о том, что обозначение "NAPA VALLEY" определено в США в качестве Американского винодельческого региона с переводом документа на русский язык, к которому приложены выдержки из Свода федеральных правил в электронном виде по состоянию на 05.07.2013 и Федерального реестра (Раздел 46, N 18 от 26.01.1981) с переводом;

копия постановления 46 FR 9061 от 28.01.1981 с информацией о том, что обозначение "NAPA VALLEY" зарегистрировано в США в качестве Американского винодельческого региона, с переводом документа на русский язык;

копия апостилированной резолюции Окружного совета округа Напа N 2011-05.

Оценив указанные документы, Роспатент пришел к выводу о том, что компанией не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих, что спорное обозначение охраняется на территории США в качестве наименования места происхождения товара и компания имеет право на такое наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

Так, Роспатент указал, что сертификационный знак N 4853438 не подтверждает того факта, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется в стране происхождения товара в качестве наименования места происхождения товара по смыслу статьи 1516 ГК РФ.

По мнению Роспатента, иные представленные компанией документы содержат ряд противоречивых сведений и также не дают достаточных оснований для утверждения о том, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется на территории США именно в качестве наименования места происхождения товара.

Осуществив проверку названных выводов Роспатента и признавая их необоснованными, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции исходил из следующего.

Как установлено судом первой инстанции, согласно сведениям, содержащимся в представленном компанией и выданном на ее имя сертификационном знаке N 4853438, указанный знак используется уполномоченными лицами и удостоверяет вина, полученные из винограда, выращенного в регионе Napa Valley, маркированные и рекламируемые в соответствии с законами США в отношении наименования места происхождения товара Американского винодельческого региона Napa Valley.

Как следует из решения суда первой инстанции, в постановлении 46 FR 9061 определено, "что обозначение "NAPA VALLEY" зарегистрировано в США как Американский винодельческий регион (AVA), описываются особые свойства и определяется территория".

Делая вывод о том, что географический объект - Napa Valley - имеет четко очерченные границы, суд первой инстанции исходил из того, что "винодельческий регион Napa Valley находится в округе Напа, штат Калифорния. От начальной точки пересечения линий границы между округами Напа и Сонома и границы между округами Напа и Лейк, граница проходит: по границе между округами Напа и Лейк; по р. Пута-Крик, западному и южному побережью оз. Берриесса; границе между округами Напа и Солано; и границе между округами Напа и Сонома к исходной точке.".

Кроме того, судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения принято во внимание, что в подтверждение соответствия спорного наименования критериям наименования места происхождения товара, компания также ссылалась на природные и человеческие факторы, характеризующие географический объект, в частности на описание почвы, климата и геологических особенностей образования долины, что, по утверждению компании, позволяет выращивать различные винные сорта винограда для изготовления товара (вина), характерного именно для данного региона.

Так, согласно представленным в Роспатент компанией техническим требованиям к продуктам виноделия, изготовленным под географическим указанием "NAPA VALLEY", вино, произведенное в штате Калифорния, состоит на 85% и/или более из винограда, выращенного внутри границ региона Napa Valley.

Вина, произведенные в этом регионе известны на протяжении многих лет и по всему миру за счет уникального и сложного сочетания агроклиматических условий региона. Регион Napa Valley имеет разнообразную, но уникальную геологию, которая образована в результате движения тектонической плиты, вулканической активности. Различные виды почв региона Napa Valley придают винам этой долины уникальные свойства и содействуют их мировой репутации первоклассных вин. Сочетание уникального климата и географических условий в регионе Napa Valley также оказывает влияние на выращивание различных винных сортов винограда, характерных для вин, производимых в регионе Napa Valley.

Судом первой инстанции также отмечено, что "обозначение AVA указывается на винных этикетках" и "позволяет виноделам и потребителям судить об определённом качестве, репутации или других характеристиках вина, произведенного из винограда, выращенного в регионе, по его географическому происхождению".

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленные компанией документы подтверждают наличие у товара, в отношении которого испрашивается государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара, особых свойств и качеств, присущих этому товару, в силу того, что он производится именно в указанном географическом регионе, а также доказывают, что данный географический объект охраняется в качестве наименования места происхождения товара в стране происхождения товара, а именно - в США.

Довод Роспатента об отличии правового режима наименования места происхождения товара в соответствии с законодательством Российской Федерации от правового режима сертификационного знака N 4853438, выданного на имя компании в США, в связи с чем данный знак, по мнению Роспатента, не подтверждает предоставления правовой охраны обозначению "NAPA VALLEY" в стране происхождения товара в качестве наименования места происхождения товара по смыслу статьи 1516 ГК РФ, был рассмотрен судом первой инстанции и отклонен по следующим основаниям.

В целях установления содержания норм иностранного права, а именно законодательства США, судом первой инстанции на основании части 2 статьи 14, части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 1191 ГК РФ направлен ряд запросов об оказании содействия и даче разъяснений.

В основу обжалуемого решения суда легли заключения Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева от 10.10.2017 и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации от 13.10.2017 N 01-30/149, исходя из содержания которых суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленный компанией в Роспатент сертификационный знак N 4853438, выданный Ведомством по патентам и товарным знакам США, удостоверяющий, что вина, полученные из винограда, выращенного в Американском винодельческом регионе Napa Valley и маркированные и рекламируемые в соответствии с законами США в отношении наименования места происхождения товара Американского винодельческого региона Napa Valley, подтверждает тот факт, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется в стране происхождения товара в аналогичном наименованию места происхождения товара качестве (по смыслу статьи 1516 ГК РФ).

Кроме того, судом первой инстанции указано, что в соответствии с требованиями Соглашения ТРИПС (статья 22), являющегося обязательным и для США, и для Российской Федерации (как членов Всемирной торговой организации), в США охрана географических указаний осуществляется в рамках системы идентификационных знаков (товарных, коллективных, сертификационных).

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции признал обоснованными доводы компании о том, что правовой режим спорного обозначения в форме сертификационного знака в США выполняет те же функции, что и правовой режим наименования места происхождения товара исходя из положений статьи 1516 ГК РФ.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе Роспатента и отзыве компании на нее, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1516 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки N 2013744296) наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1517 ГК РФ государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. Обладателем исключительного права использования наименования указанного места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

Таким образом, при подаче заявки на государственную регистрацию наименования места происхождения товара, находящегося за пределами территории Российской Федерации, заявители должны представлять в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документ, подтверждающий их право на заявленное наименование места происхождения товара в стране его происхождения.

В соответствии с положениями пункта 7.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 29.10.2008 N 328 (далее - Административный регламент), заявка на наименование места происхождения товара должна содержать:

заявление о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование или только о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

заявляемое обозначение;

указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара;

указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта), природные условия и (или) людские факторы которого исключительно или главным образом определяют или могут определять особые свойства товара;

описание особых свойств товара.

К заявке на наименование места происхождения товара должны быть приложены:

документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере;

документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Федерации.

Согласно пункту 13.4.2 Административного регламента при определении соответствия заявленного обозначения требованиям к наименованию места происхождения товара, установленным в статье 1516 ГК РФ, проверяется:

наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, именно в границах, указанных в заявке;

существование наименования географического объекта на дату подачи заявки именно в качестве обозначения, используемого для индивидуализации товара, обладающего особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами, характерными для данного географического объекта;

наличие указания товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, с указанием места происхождения (производства) товара (границ географического объекта);

наличие описания особых свойств товара и их соответствие заключению компетентного органа.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе Роспатента довода о том, что суд первой инстанции ненадлежащим образом установил содержание законодательства США, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно части 2 статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов. Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд в силу части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может направлять запросы.

Суд первой инстанции принял во внимание ответ на запрос суда - заключение от 10.10.2017, подготовленное Исследовательским центром частного права имени С.С. Алексеева (т. 4, л. д. 111-116), в котором действительно, как и утверждает Роспатент в своей кассационной жалобе, во вводной части содержится указание на то, что "Исследовательский центр частного права не обладает компетенцией в даче квалифицированных заключений по иностранному законодательству", равно как и указание на то, что соответствующее заключение содержит "профессиональное мнение специалистов Центра".

Из первого из этих двух указаний Роспатент делает вывод о том, что соответствующее заключение вообще не могло быть положено в основу решения суда первой инстанции.

Вместе с тем для целей применения статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при установлении содержания иностранного права ответ на соответствующие вопросы суд может поручить дать "образовательному, научному или учебному заведению Российской Федерации, в котором имеются структурные подразделения, занимающиеся исследованиями иностранного права" (абзац второй пункта 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом").

Учитывая это, заключение Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева от 10.10.2017 могло быть принято во внимание судом первой инстанции.

Кроме того, как отмечено в абзаце третьем пункта 44 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, к сведениям о содержании норм иностранного права могут относиться: тексты иностранных правовых актов, ссылки на источники опубликования иностранных правовых актов, заключения о содержании норм иностранного права, подготовленные лицами, обладающими специальными познаниями в данной области.

В материалах дела в числе прочего имеются представленные изначально в Роспатент при рассмотрении заявки N 2013744296 на государственную регистрацию наименования места происхождения товара "NAPA VALLEY":

копия соответствующих разделов Кодекса федеральных норм и правил США с переводом документа на русский язык;

копия апостилированного письма Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий от 17.07.2013 с информацией о том, что обозначение "NAPA VALLEY" определено в США в качестве Американского винодельческого региона с переводом документа на русский язык, к которому приложены выдержки из Свода федеральных правил в электронном виде по состоянию на 05.07.2013 и Федерального реестра (Раздел 46, N 18 от 26.01.1981) с переводом;

копия постановления 46 FR 9061 от 28.01.1981 с информацией о том, что обозначение "NAPA VALLEY" зарегистрировано в США в качестве Американского винодельческого региона, с переводом документа на русский язык.

Содержание норм иностранного права судом первой инстанции было установлено с учетом этих документов, что прямо следует из решения суда (с. 19-20 решения).

Также в материалах дела имеется письмо комиссара по товарным знакам Бюро по патентам и товарным знакам США Мэри Бони Денисон с переводом на русский язык (т. 3, л. д. 33-40), в котором разъясняется содержание законодательства США.

При таких обстоятельствах доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции ненадлежащим образом установлено содержание иностранного права, противоречат статье 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктам 44-45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом".

В отношении доводов Роспатента о том, что компания не вправе подавать заявку на наименование места происхождения товара, так как сама не является производителем вина, а правовой режим обозначения "NAPA VALLEY" в США не соответствует правовому режиму наименований места происхождения товара как предполагающий получение обозначения лицами, которые сами товар не производят, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

С точки зрения соблюдения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения соответствующие мотивы отказа в удовлетворении заявления о предоставлении правовой охраны наименованию места происхождения товара должны быть приведены как в решении о таком отказе, так и в решении, принятом по результатам рассмотрения возражения.

Вместе с тем в оспариваемом в рамках настоящего дела решении Роспатент ограничился указанием на то, что "представленные заявителем документы... не дают достаточных оснований для утверждения о том, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется на территории США именно в качестве НМПТ [наименования места происхождения товара]".

Однако соответствующий вывод не мотивирован указанием на конкретные различия в правовом режиме охраны.

При этом в силу абзаца третьего пункта 13.10.2 Административного регламента в решении об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование и в решении об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование приводятся основанные на ГК РФ и Административном регламенте мотивы отказа в государственной регистрации и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование.

Основания для отказа в удовлетворении возражения компании подлежали указанию в оспариваемом решении (часть III "Мотивировочная часть" Требований к заключению коллегии, утвержденных приказом Федерального агентства по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.02.2008 N 32, действовавших на момент вынесения Роспатентом оспариваемого решения).

Отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения Роспатента, содержащий отличное (дополнительное) обоснование неохраноспособности спорного обозначения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017.

С точки зрения существа вопроса президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает следующее.

В силу пункта 2 статьи 1517 ГК РФ государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. Обладателем исключительного права использования наименования указанного места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

При этом согласно пункту 1 статьи 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

С учетом этих норм права президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что определяющим для решения вопроса о возможности или невозможности государственной регистрации в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, является не точное соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 76 ГК РФ, которые могут в различных странах иметь отдельные отличия, в том числе по субъекту, которому предоставляется правовая охрана (и тем более не наименование объекта охраны "наименование места происхождения товара", которое может отличаться с учетом особенностей того или иного языка или тех или иных правовых традиций), а существо объекта охраны.

Таким образом, при сопоставлении объектов охраны должно быть установлено, что в иностранном государстве предоставлена правовая охрану объекту, который (с учетом редакции ГК РФ, действовавшей на дату подачи заявки):

является обозначением, представляющим собой либо содержащим современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, или обозначением, производным от такого наименования;

является обозначением, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Соответствующие выводы суда первой инстанции о характере охраняемых обозначений, необходимом для целей применения пункта 2 статьи 1517 ГК РФ (абзац третий с. 13 решения), соответствуют ГК РФ.

Судом первой инстанции при рассмотрении вопроса о законности решения Роспатента установлено, что обозначение "NAPA VALLEY" представляет собой название американского винодельческого региона с четко очерченными границами, находящегося в округе Напа, штат Калифорния.

Таким образом, судом первой инстанции проверено соответствие обозначения "NAPA VALLEY" первому из вышеуказанных критериев.

В отношении второго критерия судом первой инстанции установлено, что "вина, произведенные в этом регионе, известны на протяжении многих лет и по всему миру за счет уникального и сложного сочетания агроклиматических условий региона. Долина Напа (Napa Valley) имеет разнообразную, но уникальную геологию, которая образована в результате движения тектонической плиты, вулканической активности.

Различные виды почв Долины Напа (Napa Valley) придают винам этой долины уникальные свойства и содействуют их мировой репутации первоклассных вин. Сочетание уникального климата и географических условий в Долине Напа также оказывает влияние на выращивание различных винных сортов винограда, характерных для вин, производимых в Долине Напа" (абзац шестой с. 14 - абзац первый с. 15 решения суда).

Указанный вывод соответствует материалам дела, в частности данным, приведенным в заявке N 2013744296 на государственную регистрацию наименования места происхождения товара "NAPA VALLEY" (т. 1, л.д. 96-97), в описании особых свойств товара, приложенных к заявке (т. 1, л.д. 98-100), и в утвержденном самой компанией документе "Качество и технические требования к продуктам виноделия, изготовленным под географическим указанием Napa Valley" от 16.09.2016 (т. 1, л.д. 37-47).

Вместе с тем в рамках настоящего дела подлежало установлению не то, обладают ли вина, производимые в Долине Напа, в настоящее время какими-либо особыми свойствами, и не то, следит ли компания за соответствием вин каким-либо таким особым свойствам, а то, являлось ли наличие у товара особых свойств, исключительно или главным образом определяемых характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, условием регистрации Американского винодельческого региона Napa Valley и (или) условием выдачи сертификационного знака N 4853438.

Соответствующий анализ Роспатентом не проводился ни на основании представленных с заявкой N 2013744296 на государственную регистрацию наименования места происхождения товара "NAPA VALLEY" документов, ни на основании данных Роспатента о содержании иностранного законодательства.

Указанный анализ не проведен и судом первой инстанции.

При этом отсутствие указанного анализа не восполняет и ссылка суда первой инстанции на статью 22 Соглашения ТРИПС, которая прямо не указывает на то, что конкретные правовые режимы по законодательству США применяются лишь при условии подтверждения наличия у товара особых свойств, исключительно или главным образом определяемых характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе Роспатента довода о том, что на основании заявки N 2013744296 на государственную регистрацию наименования места происхождения товара "NAPA VALLEY" не могла быть осуществлена государственная регистрация наименования места происхождения товара и не могло быть предоставлено исключительное право на имя компании, поскольку сертификационный знак N 4853438 на имя компании выдан только 17.11.2015 (а следовательно, не существовал на дату подачи заявки (20.12.2013)), президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Действительно, из пункта 2 статьи 1517 ГК РФ следует, что государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. Обладателем исключительного права использования наименования указанного места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

Таким образом, дата, на которую компания имела право использовать обозначение "NAPA VALLEY", имеет значение для настоящего дела.

Оспариваемое в рамках настоящего дела решение Роспатента от 30.01.2017 об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара (т. 1, л. д. 13-17) при этом не содержит никакого анализа вопроса о дате получения компанией права на обозначение "NAPA VALLEY".

Отсутствие у компании такого права на дату подачи заявки не было положено Роспатентом в основу оспариваемого решения.

Впервые соответствующий довод прозвучал уже на стадии рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции в отзыве Роспатента (т. 3, л. д. 47-57, соответствующий довод - с. 5 отзыва).

При этом, как указано выше, отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения Роспатента, содержащий отличное (дополнительное) обоснование неохраноспособности спорного обозначения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта.

Необходимо при этом отметить, что соответствующий довод отзыва, хоть и не мог восполнить недостатки решения Роспатента, тем не менее должен был получить надлежащую оценку суда первой инстанции с точки зрения решения вопроса о том, вправе ли суд при признании решения Роспатента незаконным, не направляя возражение на повторное рассмотрение в Роспатент, принять правоустанавливающее решение.

Как отмечено в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент, регистрацию товарного знака.

Аналогичные правила применяются и в отношении наименований места происхождения товара.

Суд, отменяя решение Роспатента, вправе в числе прочего принять решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении поданного в Роспатент возражения и в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, - обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака.

Вместе с тем реализация этого права зависит от того, все ли фактические обстоятельства, необходимые для принятия правоустанавливающего решения, были установлены Роспатентом и судом первой инстанции.

В рамках настоящего дела, как было указано выше, обстоятельства наличия у компании права на момент подачи заявки не устанавливались ни Роспатентом (соответствующие выводы отсутствуют в решении), ни судом в рамках ответа на доводы отзыва Роспатента (в нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, суд первой инстанции, даже признав, что на основании норм иностранного права обозначение "NAPA VALLEY" охраняется как наименование места происхождения товара, был не вправе вынести правоустанавливающее решение.

Уже на основании этого обстоятельства решение суда первой инстанции в части обязания Роспатента "принять решение о регистрации испрашиваемого наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации по заявке N 2013744296" не может быть поддержано.

Соответствующие обстоятельства должны быть проверены непосредственно Роспатентом в рамках надлежащего рассмотрения возражения.

В рамках рассмотрения кассационной жалобы компания, отвечая на доводы, содержащиеся в кассационной жалобе Роспатента, и на уточняющие вопросы президиума Суда по интеллектуальным правам, ссылалась в том числе на то, что и до получения сертификационного знака N 4853438 она имела право на подачу заявки N 2013744296 на государственную регистрацию наименования места происхождения товара "NAPA VALLEY" в силу того, что обозначение "NAPA VALLEY" в США получило статус одобренного американского винодельческого региона с 01.01.1983 (копия постановления 46 FR 9061 от 28.01.1981 с переводом (т. 1, л. д. 54-58)), а сама компания получила право регистрировать в любой стране мира обозначение "NAPA VALLEY" в 2011 году (Решение окружного совета округа Напа с переводом (т. 1, л. д. 65-69)).

Соответствующие документы, как отмечено судом первой инстанции, оценены Роспатентом ущербно - только с точки зрения того, идет ли в них "речь... о наименованиях места происхождения товара" (и в этой части выводы Роспатента отклонены судом первой инстанции).

Вместе с тем ни Роспатент, ни суд первой инстанции не оценивали эти документы с точки зрения того, подтверждают ли они (в случае если наименование американского винодельческого региона все же охраняется как наименование места происхождения товара) право компании на подачу заявки на наименование места происхождения товара в Российской Федерации. Суд первой инстанции в основу вывода о праве компании на наименование места происхождения товара положил сертификационный знак N 4853438, а не Решение окружного совета округа Напа (абзац четвертый с. 17 решения).

При таких обстоятельствах с учетом пределов полномочий президиума Суда по интеллектуальным правам как суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) эти обстоятельства не могут быть установлены президиумом Суда по интеллектуальным правам, а должны быть предметом рассмотрения Роспатента при повторном рассмотрении возражения.

Принимая во внимание, что Роспатентом документы, представленные компанией, не анализировались с точки зрения наличия права на подачу заявки на наименование места происхождения товара на момент подачи такой заявки именно у компании, а также не исследовались условия предоставления правовой охраны обозначению "NAPA VALLEY" в США, при отмене решения Роспатента с учетом пункта 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в рамках устранения допущенного нарушения суд должен был обязать Роспатент не совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а рассмотреть возражение повторно с учетом решения суда.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 этой статьи.

Учитывая названные обстоятельства и то, что судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако судом неправильно применены нормы материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным изменить решение суда первой инстанции в части обязания Роспатента принять решение о регистрации испрашиваемого наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации по заявке N 2013744296 и в указанной части обязать Роспатента повторно рассмотреть поступившее 19.09.2016 возражение компании с учетом судебных актов по настоящему делу.

В остальной части решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2017 по делу N СИП-237/2017 изменить.

Абзац третий резолютивной части решения изложить в следующей редакции:

"Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 19.09.2016 возражение иностранной компании NAPA VALLEY VINTNERS с учетом судебных актов по настоящему делу.".

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2017 по делу N СИП-237/2017 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев