Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 г. по делу N СИП-132/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку не доказана недобросовестность поведения общества при регистрации и использовании спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2021 г. по делу N СИП-132/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титаренко Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Кустова Дмитрия Андреевича (г. Химки, Московская обл., ОГРНИП 312503124000080) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в части отказа в удовлетворении возражения от 06.07.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 707344 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить правовую охрану названного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Перед полётом" (Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1, офис 3К, Москва, 117105, ОГРН 1137746789300).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Кустова Дмитрия Андреевича - Петрова Н.Н. (по доверенности от 18.01.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-901/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Перед полётом" - Зайцев Е.О. (по доверенности от 08.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Кустов Дмитрий Андреевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) в части отказа в удовлетворении возражения от 06.07.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 707344 и об обязании Роспатента прекратить правовую охрану этого товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Перед полётом" (далее - общество).

В обоснование заявленных требований предприниматель указывает на то, что обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" не обладает различительной способностью, так как является информационным и представляет собой общий термин, который настолько широко используется на рынке, что не функционирует как товарный знак для указания источника товаров, а также для идентификации и отличия их от других.

По утверждению заявителя, обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" используется им с февраля 2014 года, что подтверждается информацией из сети Интернет, а именно датами размещения товара в сообществе в социальной сети "Вконтакте" на Интернет-сайте https://vk.com/air_public и на официальном сайте https://airpublic.ru.

Предприниматель также ссылается на широкое использование этого обозначения иными лицами до даты приоритета спорного товарного знака, а именно, отмечает, что товары с маркировкой "REMOVE BEFORE FLIGHT" реализовывались в сообществе в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/piloteyesstore, на сайтах https://www.piloteyesstore.com, https://pilot-shop.su, https://www.super-hobby.ru, https://avia-pilot.com, в связи с чем, по его мнению, потребитель не может ассоциировать товары исключительно с правообладателем товарного знака.

Заявитель отмечает, что им в группе в социальной сети "Вконтакте" инициирован опрос с целью узнать мнение потребителей о том, ассоциируется ли у них обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" с каким-то определенным производителем товаров, из результатов которого следует, что правообладатель спорного товарного знака не указан ни в одном из ответов.

Предприниматель обращает внимание на факты выпуска в 2016 и 2018 годах книг "REMOVE BEFORE FLIGHT" под авторством Laura Einsetler и Scott Phillips соответственно, которые в Российской Федерации можно приобрести на Интернет-порталах ozon.ru и amazon.com, в связи с чем, с его точки зрения, существует вероятность возникновения у потребителей ассоциативной связи с литературными произведениями, а не с правообладателем спорного товарного знака.

Кроме того, заявитель считает, что регистрация обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" в качестве товарного знака была произведена недобросовестно, поскольку обществу не могло не быть известно о повсеместном использовании бирок "REMOVE BEFORE FLIGHT" для обеспечения безопасности в авиации.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный акт принят в соответствии с нормами действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов предпринимателя в сфере экономической деятельности.

Роспатент отмечает, что представленные заявителем при рассмотрении возражения распечатки с сайтов содержат единичные сведения о предложении к продаже товаров, часть этих сведений представлена на английском языке и не содержит указания на спорный товарный знак, что, по мнению Роспатента, не позволяет прийти к выводу о широком использовании спорного обозначения различными лицами, а, следовательно, об отсутствии у этого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака различительной способности.

С точки зрения Роспатента, проведенный в сети Интернет опрос потребителей не может служить доказательством отсутствия у обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" различительной способности, так как данный опрос был проведен после даты приоритета спорного товарного знака, его результаты не носят ретроспективный характер и из него невозможно установить, в отношении каких товаров выражено мнение потребителей.

Роспатент отмечает, что правообладателем спорного товарного знака были представлены сведения о введении им в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 707344 с 2013 года.

Исходя из изложенного Роспатент считает обоснованным содержащийся в оспариваемом решении вывод о соответствии спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отношении доводов заявителя о предложении к продаже на Интернет-порталах ozon.ru и amazon.com книг "REMOVE BEFORE FLIGHT" под авторством Laura Einsetler и Scott Phillips, административный орган указывает на то, что данные литературные произведения выпущены на английском языке и заявителем не представлено сведений о том, какое количество российских потребителей с ними знакомо.

В этой связи Роспатент полагает правомерным изложенный в оспариваемом решении вывод о том, что спорный товарный знак не способен вызвать в сознании потребителей ассоциации в отношении иных лиц, не соответствующие действительности, в связи с чем не вводит потребителей в заблуждение.

В отношении довода заявителя о том, что спорный товарный знак является описательным для товаров, связанных с авиационной безопасностью, административный орган указал на то, что данный довод заявителя, приведенный им на заседании по рассмотрению возражения, изменяет мотивы первоначально поданного возражения, в связи с чем может быть заявлен в рамках нового возражения.

Третье лицо представило отзыв на заявление, в котором просит отказать в удовлетворении требований.

Общество обращает внимание на то, что словосочетание "REMOVE BEFORE FLIGHT" переводится с английского на русский язык как "удалить перед полетом", в силу чего оно обладает нейтральным, фантазийным характером в отношении товаров 6, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28-го классов МКТУ.

Третье лицо считает, что предприниматель не доказал факт широкого и длительного использования спорного обозначения до даты приоритета спорного товарного знака ни им самим, ни иными лицами, отмечая при этом, что на некоторых из приведенных предпринимателем сайтов осуществлялась продажа товаров непосредственно общества, а в отношении распечаток с остальных сайтов невозможно определить, для индивидуализации каких товаров использовано спорное обозначение.

В связи с этим общество полагает, что в данном случае сведения с сайтов не могут рассматриваться в качестве подтверждения отсутствия различительной способности у спорного товарного знака в результате его использования различными производителями.

По мнению третьего лица, представленные лицом, подавшим возражение, документы не позволяют прийти к выводу о наличии у спорного товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы доказательства, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета спорного товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Общество утверждает, что обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" активно использовалось им задолго до даты приоритета спорного товарного знака при производстве и реализации товаров, а также при участии в выставках.

Возражая против довода предпринимателя о недобросовестности поведения общества при приобретении исключительного права на спорный товарный знак, общество ссылается на недоказанность как самого факта широкого использования обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" разными лицами до даты приоритета спорного товарного знака, так и на недоказанность известности ему этой информации, а также указывает на отсутствие недобросовестности при использовании товарного знака им как правообладателем.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал доводы, изложенные в заявлении. При этом на уточняющий вопрос суда пояснил, что поданное предпринимателем в Роспатент возражение было мотивировано лишь несоответствием регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, то есть отсутствием у этого обозначения различительной способности, а иные доводы, которые восприняты Роспатентом как указывающие на несоответствие подпункту 3 пункта 1 и пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, направлены на доказывание отсутствия у спорного обозначения различительной способности в силу использования иными лицами до даты приоритета спорного товарного знака.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзывах на него.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 707344, зарегистрированного с приоритетом от 10.02.2017 по заявке N 2017704709 в отношении товаров 6, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28-го классов МКТУ.

Предприниматель обратился 06.07.2020 с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированным тем, что регистрация этого знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Решением от 10.11.2020 Роспатент отказал в удовлетворении возражения предпринимателя, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707344.

Принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент исходил из того, что представленные предпринимателем материалы позволяют сделать вывод о присутствии на нескольких сайтах в сети Интернет предложений к продаже товаров (маек, брелоков, чехла на телефон) под средством индивидуализации "REMOVE BEFORE FLIGHT", вместе с тем представленными обществом документами опровергаются ссылка на сайты https://pilot-shop.su и https://avia-pilot.com, так как посредством этих сайтов реализовывались товары самого общества.

Роспатент в оспариваемом решении указал, что скриншот сайта www.instagram.com/piloteyesstore представляет собой страницу в сети Инстаграм с изображением чехла на телефон, под которым размещены словесные элементы "REMOVE BEFORE FLIGHT", при этом отсутствует указание на цену товара, информация на этом сайте изложена на английском языке и не может свидетельствовать об известности для российского потребителя.

Роспатент установил, что Интернет-сайт https://www.super-hobby.ru представляет собой интернет-магазин товаров для хобби и представленные скриншоты свидетельствуют о предложении к продаже моделей под наименованием "REMOVE BEFORE FLIGHT", однако по представленной картинке не удается установить, какие именно модели (техники, самолетов, зданий) предлагаются к продаже. Кроме того, данный скриншот сделан 23.06.2020, то есть датирован позднее приоритета спорного товарного знака.

С учетом изложенного Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что представленных предпринимателем материалы в совокупности не подтверждают, что спорное обозначение использовалось в качестве средства индивидуализации какого-либо конкретного вида товара (так как сам товар им не маркирован, предложение к продаже на русском языке являются единичными, предложение к продаже на английском языке не может быть принято во внимание), следовательно, размещенные на сайтах сведения не могут рассматриваться в качестве подтверждения отсутствия различительной способности у спорного товарного знака в результате его использования различными производителями.

Роспатент критически оценил представленный предпринимателем социологический опрос, указав, что вопросы и варианты ответов на них в отчете сформулированы таким образом, что они не ориентированы относительно каких-либо конкретных товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку; не носят ретроспективный характер, в связи с чем данный опрос не может служить доказательством утраты обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT" различительной способности в результате его использования многими производителями в отношении однородной продукции.

Административный орган также отметил, что лицо, подавшее возражение, со своей стороны, не представило документов о фактическом введении товаров под наименованием "REMOVE BEFORE FLIGHT" в гражданский оборот, об объемах такой реализации, а также не смогло пояснить, какие именно товары понимаются им под сувенирной продукцией.

Отказывая в признании спорного товарного знака несоответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент указал, что способность спорного товарного знака вводить потребителя в заблуждение обоснована лицом, подавшим возражение, фактом присутствия в гражданском обороте двух книг с названием "REMOVE BEFORE FLIGHT", идентичным спорному товарному знаку, что предполагает возникновение у потребителей ложной ассоциации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, с автором указанной книги. Однако, как отметил Роспатент, книга автора Scott Philips выпущена позднее даты приоритета спорного товарного знака, обе книги выпущены на английском языке, вследствие чего не могут быть известны большому количеству российских потребителей, отзывы о товаре на сайтах интернет-магазинов отсутствуют.

Исходя из этого, административный орган в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что эти источники не свидетельствуют о наличии у спорного товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета спорного товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Роспатент констатировал, что правообладателем напротив представлена информация о выпуске сувенирной продукции под обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT" с 2013 года.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация спорного товарного знака на имя правообладателя не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, следовательно, нет оснований для применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Оценивая дополнительно изложенные подателем возражения на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2020, аргументы о том, что помимо изложенных выше оснований прекращения правовой охраны спорного товарного знака, нашедших отражение в доводах возражения, имеются основания для признания предоставления правовой охраны спорного товарного знака недействительным в связи с его несоответствием требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как обозначение является описательным, способно указывать на назначение и способ использования части товаров, Роспатент в оспариваемом решении указал, что эти доводы не были отражены в возражении, поступившем 06.07.2020, и по существу сводятся к новым основаниям оспаривания произведенной регистрации товарного знака, что противоречит пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 10.11.2020 противоречит закону и нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав мнение принявших участие в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (10.02.2017), а также даты подачи возражения (06.07.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а в части процедуры рассмотрения возражения - Правила N 56 в части, не противоречащей ГК РФ.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Предприниматель был признан Роспатентом лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку он был привлечен к участию в судебном деле N А41-11602/2020 в качестве ответчика в связи с рассмотрением искового заявления о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707344. При этом заинтересованность предпринимателя в подаче возражения обществом не оспаривается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Как установлено судом из анализа текста возражения предпринимателя от 06.07.2020 и следует из пояснений его представителя, данных в судебном заседании, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 797344 оспаривалось им на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (ввиду отсутствия у товарного знака различительной способности). При этом о несоответствии данного товарного знака требованиям подпунктов 1-4 пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ предпринимателем непосредственно не заявлялось.

Вместе с тем некоторые доводы предпринимателя были истолкованы Роспатентом, как указывающие на несоответствие спорного товарного знака подпункту 3 пункта 1 и пункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В силу пункта 34 Правил N 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из того, что: восприятие этого обозначения осуществляется потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ). Следовательно, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ).

Таким образом, именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением.

Следует также учитывать, что одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства (т. 5 л.д. 13-53), Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованным вывод Роспатента о недоказанности формирования у потребителей ассоциаций о взаимосвязи спорного обозначения с определенными товарами и их изготовителями.

Как правильно установлено Роспатентом, сведения о реализации в сети Интернет до даты приоритета товаров под обозначением "REMOVE BEFORE FLIGHT" носят единичный характер, что не позволяет сделать вывод о длительном и интенсивном использовании этого обозначения иными лицами, помимо правообладателя.

Административным органом также верно учтено, что на сайтах https://pilot-shop.su и https://avia-pilot.com, распечатки с которых представлены предпринимателем, реализовывались товары самого общества; скриншот сайта www.instagram.com/piloteyesstore представляет собой страницу в сети Инстаграм с изображением чехла на телефон, под которым размещены словесные элементы "REMOVE BEFORE FLIGHT", при этом отсутствует указание на цену товара, информация на этом сайте изложена на английском языке и не может свидетельствовать об известности для российского потребителя; скриншоты страниц сайта https://www.super-hobby.ru не позволяют установить, какие именно модели (техники, самолетов, зданий) предлагаются к продаже, а сами скриншоты датированы позднее даты приоритета спорного товарного знака.

Коллегия судей также отмечает, что предпринимателем при подаче и рассмотрении возражения не представлены какие-либо доказательства, которые могли бы подтверждать фактическое введение товаров, маркированных спорным обозначением, в гражданский оборот.

При этом предприниматель ни в возражении, поданном в Роспатент, ни в заявлении, поданном в суд, не мотивировал, в отношении каких товаров 6, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 26, 28-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, обозначение утратило различительную способность в результате его использования иными лицами.

Суд по интеллектуальным правам не может признать носящим доказательственное значение представленный предпринимателем социологический опрос, инициированным им самим в сети Интернет. При этом суд исходит из того, что сформулированные вопросы не направлены на установление ассоциаций потребителей на дату приоритета спорного товарного знака (не имеют ретроспективного характера); не позволяют установить, в отношении каких товаров у потребителей возникают ассоциации со спорным товарным знаком; полученные ответы свидетельствуют скорее о неинформированности респондентов о том, кем и для индивидуализации чего используется спорное обозначение.

Ссылка предпринимателя на то, что поскольку обозначение "REMOVE BEFORE FLIGHT" (пер. "снимите (удалить) перед полетом") служит для маркировки элементов, которые должны быть сняты перед тем, как самолет отправится в полет, то есть носит исключительно информационный характер в сфере обеспечения безопасности полетов, то оно не воспринимается как товарный знак, идентифицирующий конкретный товар, не может быть признана обоснованной, так как названное обстоятельство может как раз свидетельствовать о фантазийности этого обозначения по отношению к товарам, не относящимся к авиационной безопасности.

Суд по интеллектуальным правам также не принимает ссылку заявителя на мнение Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), отказавшего в регистрации обозначения "REMOVE BEFORE FLIGHT" в качестве товарного знака, поскольку данное решение основано на применении законодательства иностранного государства, а восприятие одного и того же обозначения отличающимися в языковом и культурном отношении группами потребителей (жителями разных стран) может существенно отличаться. При этом следует учитывать, что спорное обозначение выполнено на английском языке, что само по себе затрудняет для российского потребителя его восприятие.

Коллегия судей также отмечает, что Роспатент в оспариваемом решении обоснованно учел, что спорное обозначение активно использовалось обществом для индивидуализации определенных товаров с 2013 года, то есть задолго до подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака. Указанное обстоятельство подтверждается достаточно большим массивом доказательств (т. 5 л.д. 100-150, т. 6 л.д. 1-74) и не оспаривается предпринимателем.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что регистрация спорного товарного знака соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как данный товарный знак обладает различительной способностью.

Суд по интеллектуальным правам также соглашается с оценкой, которая дана административным органом представленной предпринимателем информации о предложении к продаже на Интернет-порталах ozon.ru и amazon.com книг "REMOVE BEFORE FLIGHT" под авторством Laura Einsetler и Scott Phillips. В частности, Роспатент верно отметил, что книга автора Scott Philips выпущена в 2018 году, то есть позднее даты приоритета спорного товарного знака, обе книги выпущены на английском языке (перевод на русский язык отсутствует), что свидетельствует на их ориентации на достаточную узкую группу потребителей, а информация об их известности потребителям отсутствует.

Таким образом, данные источники не могут свидетельствовать как об использовании спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака (отсутствии различительной способности), так и о способности этого обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Суд по интеллектуальным правам считает основанным на правильном применении пункта 2.5 Правил N 56 вывод Роспатента о том, что дополнительно изложенные подателем возражения на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2020, доводы об описательности спорного обозначения (несоответствии требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), не заявленные при подаче возражения, не подлежат учету, так как фактически являются новыми основаниями оспаривания произведенной регистрации товарного знака и могут быть заявлены при подаче самостоятельного возражения. При этом данный вывод Роспатента предпринимателем не оспаривается.

Коллегия судей отклоняет довод заявителя о недобросовестном поведении общества при регистрации спорного товарного знака, которая, по его мнению, выражается в том, что обществу было известно о повсеместном распространении бирок "REMOVE BEFORE FLIGHT", используемых для обеспечения безопасности в авиации и целью регистрации являлось вытеснение конкурентов с рынка определенного товара.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце втором пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не должен являться следствием предположений.

Для признания же действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения.

Как отмечалось ранее, предпринимателем не доказаны ни факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, ни получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами, ни известность обществу факта использования данного обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака.

Очевидность того, что при подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака общество преследовало цели причинения вреда другим лицам и ограничения конкуренции отсутствует, поскольку обществом представлены доказательства того, что им задолго до даты приоритета товарного знака осуществлялось достаточно активное использования спорного обозначения для индивидуализации реализуемых товаров.

Последующее поведение общества, предъявившего требования о прекращении использования спорного товарного знака только к предпринимателю, также не может безусловно свидетельствовать о недобросовестной цели регистрации товарного знака.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу о недоказанности недобросовестности поведения общества при регистрации и использовании спорного товарного знака.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного правового акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения судебных расходов по уплате государственной пошлины на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление индивидуального предпринимателя Кустова Дмитрия Андреевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин