Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2021 г. N С01-686/2021 по делу N А31-11593/2019 Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку размер взысканной компенсации не покрывает затраты правообладателя на защиту своего исключительного права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2021 г. N С01-686/2021 по делу N А31-11593/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 17 июня 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Погадаева Н.Н., Рассомагиной Н.Л.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" (Петроградская наб., 34, Лит. А, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1037843073322) на решение Арбитражного суда Костромской области от 17.09.2020 по делу N А31-11593/2019 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" к обществу с ограниченной ответственностью "Ресто-Н" (ул. Советская, д. 130, пом. 10, г. Кострома, 156026, ОГРН 1174401009375) о защите исключительного права на произведение изобразительного искусства.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" Волков И.С. (по доверенности от 23.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Смешарики" (далее - общество "Смешарики") обратилось в Арбитражный суд Костромской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ресто-Н" (далее - общество "Ресто-Н") о взыскании 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства (рисунок) - изображение персонажа "Крош".

Решением Арбитражного суда Костромской области от 17.09.2020, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021, исковые требования удовлетворены частично: с общества "Ресто-Н" в пользу общества "Смешарики" взыскано 800 рублей компенсации и 24 рубля в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "Смешарики" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе общество "Смешарики" указало, что суды не приняли во внимание то обстоятельство, что ответчиком было нарушено его право путем не только однократного изготовления товара, но и размещения товара со спорным обозначением в каталоге, представляющем собой предложение товара к продаже, которое, в свою очередь, было обращено неопределенному кругу лиц. С учетом этого заявитель кассационной инстанции полагает, что определенный судами размер компенсации, взысканный с ответчика, вопреки выводу судов не является двукратной стоимостью права использования произведения тем способом, которым произведение было использовано ответчиком.

Общество "Смешарики" также указывает на то, что осуществленное судами снижение размера компенсации в отсутствие со стороны ответчика надлежащих доказательств обоснованности такого снижения является нарушением части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "Ресто-Н" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором изложенные в кассационной жалобе доводы оспорило, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель общества "Смешарики" поддержал кассационную жалобу, просил ее удовлетворить.

Общество "Ресто-Н", извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом "Смешарики" (заказчик) и Шайхинуровым С.М. (автор) 15.05.2003 заключен договор авторского заказа N 15/05-ФЗ/С (далее - договор N 15/05-ФЗ/С), в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта "Смешарики" (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика.

В соответствии с пунктами 1.2, 1.3 договора N 15/05-ФЗ/С все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала "Смешарики".

В пункте 1.4 договора N 15/05-ФЗ/С предусмотрено, что все имущественные авторские права на произведения, то есть исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику. Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными.

В разделе 4 договора N 15/05-ФЗ/С согласованы условия о передаче авторских прав заказчику. Согласно пункту 4.1 этого договора исключительные права на весь срок действия авторских прав переходят к заказчику с момента подписания акта приема-передачи произведений.

Шайхинуров С.М. по акту приема-передачи 15.06.2003 передал истцу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала "Смешарики" и права на них, в том числе в отношении персонажа "Крош".

Обществу "Смешарики" 03.06.2019 стало известно, что в торговой точке, расположенной по адресу: ул. Советская, 130, г. Кострома, общество "Ресто-Н" предлагало к продаже торты с изображением персонажей из анимационного сериала "Смешарики", в том числе с использованием произведения изобразительного искусства - рисунка "Крош", что подтверждается имеющимися в материалах дела кассовым чеком и видеозаписью процесса реализации товара.

Ссылаясь на допущенное нарушение исключительных авторских прав на указанные произведения, общество "Смешарики" направило в адрес общества "Ресто-Н" претензию с требованием устранить нарушение и урегулировать имеющиеся требования правообладателя.

Неисполнение обществом "Ресто-Н" требований общества "Смешарики" в добровольном порядке послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности фактов принадлежности обществу исключительного права на соответствующее произведение изобразительного искусства (рисунок) и нарушения обществом "Ресто-Н" этого права путем предложения к продаже товара, на котором воспроизведен такой рисунок, а также путем реализации спорного товара.

При этом руководствуясь разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и исходя из условий представленных истцом лицензионного и сублицензионного договоров, суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности заявленного размера компенсации, в связи с чем удовлетворил исковые требования частично.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав явившегося в судебное заседание представителя заявителя кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В рассматриваемом случае обществом "Смешарики" был избран способ расчета компенсации, предусмотренный пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на объекты авторского права входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком.

В кассационном порядке не оспариваются выводы суда первой инстанции о принадлежности истцу исключительного права, в защиту которого обратился истец, и о нарушении ответчиком этого права.

Изложенные в кассационной жалобе доводы общества "Смешарики" сводятся к оспариванию обоснованности размера компенсации, определенной судами. Как указывалось выше, по мнению истца, размер компенсации определенный судом первой инстанции не соответствует характеру правонарушения, допущенного ответчиком.

Коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что пунктом 61 постановления N 10 определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец в обоснование размера компенсации представил следующие документы:

лицензионный договор о передаче неисключительной лицензии от 09.01.2008 N 009-01/08-ММ (далее - лицензионный договор), заключенный между обществом "Смешарики" (лицензиаром) и обществом с ограниченной ответственностью "Мармелад медиа" (лицензиатом), согласно которому последнему передана неисключительная лицензия на использование произведений и/или оригинал - макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки, маркировки этой продукции (цена, по которой лицензия была предоставлена истцом, в лицензионном договоре не указана);

сублицензионный договор о передаче неисключительной лицензии от 10.04.2015 N 10/04-15НЛ/С, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" и обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат питания Алтуфьево", дополнительные соглашения к сублицензионному договору.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции проанализировал указанные договоры и сделал вывод о том, что сумма 300 000 рублей не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изображения способом, которым его использовал нарушитель.

Так, сопоставив условия указанных договоров с оспариваемыми истцом действиями ответчика, а также стоимость контрафактного товара, суд первой инстанции определил, что размер платы за использование одного результата интеллектуальной деятельности истца при изготовлении одного торта составляет 10% от его цены, что в рассматриваемом случае составляет 400 рублей. Как следствие размер компенсации, подлежащей взысканию - 800 рублей.

Между тем, судами не учтено следующее.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что как усматривается из содержания искового заявления общества, им заявлялось о нарушении исключительных прав на произведение как путем размещения его в каталоге продукции, так и при реализации спорного товара.

В обоснование исковых требований истец в материалы дела представил видеозапись покупки, видеозапись заказа (по каталогу), фотографии товара, чеки.

По смыслу статей 128 и 129 ГК РФ гражданский оборот - это свободный переход, отчуждение объектов гражданских прав, а именно: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы, услуги и т.д. от одного к другому.

В силу статей 1259, 1273, 1286 ГК РФ введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации может выражаться, в том числе в предложениях к продаже либо оказанию услуг по его изготовлению.

Статьей 497 ГК РФ предусмотрено, что договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам) и на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).

Согласно статье 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

На основании пункта 8 Правил продажи товаров по образцам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 N 918, демонстрация образцов товаров в месте продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли существенные условия договора, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что товары не предназначены для продажи. Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, выставленный в месте продажи.

Между тем, судам первой и апелляционной инстанций доводы истца о том, что спорная деятельность ответчика, связанная с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности истца, носит длящийся, системный характер, и представленные им доказательства, подтверждающие не только реализацию ответчиком спорного товара, изготовленного под заказ, но и размещение ответчиком в каталоге предложения к продаже спорного товара, оценены не были.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что в настоящем случае взыскание с нарушителя исключительного права компенсации в размере значительно ниже затрат на защиту исключительного права, которые вынужден нести правообладатель, ограничивает возможность защиты интеллектуальной собственности, и не только не обеспечит восстановления имущественной сферы истца, но и не будет способствовать достижению публично-правовой цели - стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств.

Сложившаяся в данном деле ситуация, выражающаяся в том, что размер взысканной компенсации не покрывает затраты правообладателя на защиту своего исключительного права, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон. Подобная ситуация противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения, и фактически препятствует правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке.

Взыскание компенсации в размере, значительно ниже понесенных правообладателем расходов на защиту исключительного права, привело к тому, что нарушенное ответчиком исключительное право фактически не защищено, а задачи судопроизводства, перечисленные в статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не достигнуты.

Частью 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции поставил нарушителя исключительного права в преимущественное положение по отношению к правообладателю, что не может быть признано соответствующим вышеприведенным принципам разумности, справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон.

Аналогичная правовая позиция применительно к соотношению компенсации и судебных расходов на представителя выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2020 N 305-ЭС19-26346 по делу N А40-14914/2018.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

При этом коллегия судей отмечает, что заключение лицензионного договора на один день и/или для реализации одной единицы товара с использованием объекта интеллектуальной собственности, очевидно не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом.

Вместе с тем изложенное не означает, что судами при определении размера компенсации путем установления цены, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, не может учитываться установленная в представленном правообладателем лицензионном договоре продолжительность его действия и должна приниматься та продолжительность, которая предусмотрена лицензионным договором. Однако такая продолжительность не может быть определена ниже сложившегося в практике минимального срока, на который заключаются лицензионные договоры.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о существенном нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права при определении размера компенсации.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанции не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые решение и постановление принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции, не соответствуют установленным судами обстоятельствам, поэтому решение и постановление не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств в соответствии со сформированными правовыми подходами.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также необходимо распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Костромской области от 17.09.2020 по делу N А31-11593/2019 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить в Арбитражный суд Костромской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Н.Н. Погадаев

Н.Л. Рассомагина