Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 г. по делу N СИП-799/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану знака обслуживания, поскольку ответчиком каких-либо возражений на иск заявлено не было, а также не представлено доказательств использования спорных знаков обслуживания в отношении услуг, для индивидуализации которых эти знаки зарегистрированы, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 г. по делу N СИП-799/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титаренко Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Джумалиева Доврана Сеидмухамедовича (Москва, ОГРНИП 314774603800250)

к иностранному лицу Aktsiaselts MERKO EHITUS (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tee 9g, 11314, Estonia)

о досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания по международным регистрациям N 817681 и N 1299612 в отношении всех зарегистрированных услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Джумалиева Доврана Сеидмухамедовича - Овчаренко Е.В. (по доверенности от 12.07.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Джумалиев Довран Сеидмухамедович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Aktsiaselts MERKO EHITUS (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания "" и "" по международным регистрациям N 817681 и N 1299612 в отношении всех услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных знаков обслуживания предприниматель указывает на то, что им была подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения "" по заявке N 2019759688, по результатам рассмотрения которой Роспатент уведомил о том, что данное обозначение сходно до степени смешения со знаками обслуживания по международным регистрациям N 817681 и N 1299612, зарегистрированными в отношении однородных услуг 37-го класса МКТУ.

Ссылаясь на наличие в сети Интернет сведений о ведении компанией и аффилированными с ней лицами деятельности на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Норвегии, предприниматель полагает, что компания не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и, следовательно, не использует спорные знаки обслуживания.

Как утверждает предприниматель, он является заинтересованным лицом в использовании обозначения "MERKO", поскольку осуществляет деятельность по поставке, монтажу, ремонту и обслуживанию строительного оборудования: асфальтосмесительных установок, бетоносмесительных установок, грунтосмесительных установок, рециклинговых установок, дробильно-сортировочных, камнемоечных и пескомоечных комплексов, дорожно-строительной техники и другой продукции, применяемой в дорожном строительстве.

Предприниматель также сообщает, что им было получено разрешение на использование обозначения "MERKO" у чешской компании MERKO CZ, a.s., производящей вышеуказанную технику.

В дополнительных пояснениях предприниматель указывает на обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, об однородности осуществляемой им деятельности с услугами 37-го класса, перечисленными в перечнях регистрации спорных знаков обслуживания. В частности, предприниматель обращает внимание на то, что при поставке строительного оборудования осуществляется монтаж такого оборудования, а также может осуществляться строительство, ремонт и обслуживание зданий и подъездных дорог, что необходимо для полноценного функционирования такого оборудования.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

В судебном заседании, состоявшемся 15.07.2021, представитель предпринимателя поддержал исковые требования, просил их удовлетворить в полном объеме. Вместе с тем, отвечая на вопросы суда, представитель предпринимателя не смог пояснить, какими доказательствами подтверждается оказание предпринимателем услуг, связанных со строительством зданий и сооружений, строительством и обслуживанием сетей, сантехнических услуг, услуг по мелиорации земель и пр.

Компания и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и Эстонская Республика (государство, в котором зарегистрирован ответчик).

В соответствии с пунктом 2 Гаагской конвенции каждое Договаривающееся Государство назначает Центральный орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие из других Договаривающихся Государств.

Орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет Центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к указанной Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей (статья 3 Гаагской конвенции).

Центральный орган запрашиваемого государства, или другой орган, который может быть назначен с этой целью, составляет подтверждение о вручении в форме свидетельства по образцу, прилагаемому к указанной Конвенции. В свидетельстве подтверждается, что документ вручен, и приводятся способ, место и дата вручения, а также указывается лицо, которому вручен документ (статья 6 Гаагской конвенции).

Определение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2020 о принятии искового заявления к производству было направлено в адрес компетентного органа Эстонской Республики Ministry of Justice (Suur-Ameerika 1, 15006, Tallinn, Estonia) вместе с поручением о вручении судебного извещения иностранному лицу Aktsiaselts MERKO EHITUS по адресу: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tee 9g, 11314, указанному в Международном реестре товарных знаков (далее - Международный реестр) и выписке из сети Интернет из действующей регистрационной карты.

Согласно поступившему в материалы дела подтверждению о вручении определение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2020 было вручено ответчику 17.02.2021.

Кроме того, определение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2020 было также направлено компании по адресу: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tee 9g, 11314, указанному в Международном реестре и выписке из регистрационной карты, и согласно поступившим уведомлениям получено адресатом.

Статьей 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что в случае, если судебная повестка или эквивалентный документ подлежал направлению за границу в целях вручения в соответствии с положениями этой Конвенции и ответчик в суд не явился, суд откладывает вынесение решения до тех пор, пока не будет установлено: a) что документ вручен в порядке, предусмотренном законодательством запрашиваемого государства для вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории, или b) что документ действительно доставлен ответчику лично или по месту его жительства в ином порядке, предусмотренном в настоящей Конвенции, и что в любом из этих случаев документ был вручен или доставлен своевременно таким образом, чтобы ответчик мог подготовиться к своей защите.

Учитывая, что в материалах дела имеются сведения о получении ответчиком надлежащим образом переведенного судебного акта, содержащего сведения о начале судебного процесса с его участием; вручение состоялось не позднее 17.02.2021, то есть своевременно, и у ответчика имелось достаточно времени, чтобы он мог подготовиться к своей защите, суд пришел к выводу о том, что компания была надлежащим образом извещена о начале судебного процесса с ее участием и имела возможность принять в нем участие.

Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем следующих средств индивидуализации:

знака обслуживания "" по международной регистрации N 817681, зарегистрированного 25.07.2003 с конвенционным приоритетом от 22.07.2003 в отношении услуг 37-го класса "строительство; ремонт; установочные услуги; возведение зданий, строительные работы, включающие в себя монтаж, укладка бетона, каменная или кирпичная кладка, штукатурка, изоляция, кровельные работы, покраска, укладка плитки, поклейка обоев, электросвязь и электромонтажные работы; услуги сантехника, а именно обслуживание, установка и ремонт сантехники, надзор за строительством, укладка дорожного покрытия, строительство технологических систем, установка наружных систем отопления, водоснабжения и канализации; строительный ремонт" МКТУ. Правовая охрана указанного товарного знака действует в том числе на территории Российской Федерации;

знака обслуживания "" по международной регистрации N 1299612, зарегистрированного 14.01.2016 с конвенционным приоритетом от 03.09.2015 в отношении услуг 36-го класса "дела с недвижимостью; управление имуществом; риэлторские услуги; маклерство в сфере недвижимости; инвестиции в недвижимость; ипотечные услуги; консультации по недвижимости; услуги по управлению недвижимостью, связанные с операциями с недвижимым имуществом; услуги по оценке недвижимости; лизинг имущества [только недвижимое имущество]; организация сдачи в аренду недвижимости; предоставление информации, касающейся собственности [недвижимого имущества], 37-го класса "строительство; ремонт и обслуживание зданий; услуги по развитию недвижимости [строительство]; надзор за строительством; строительные консультации; информационные услуги, связанные со строительством зданий; строительство дорог; ремонт и обслуживание дорог; услуги по управлению строительными проектами; лизинг строительной техники и оборудования; ремонт и обслуживание строительной техники и оборудования; услуги по сносу; бетонирование [ремонт, обслуживание]; строительство и обслуживание трубопроводов; строительно-монтажные работы и обслуживание электрических, водопроводных, телекоммуникационных, тепловых и газовых сетей; земляные работы; мелиорация земель", 42-го класса "архитектура; строительное проектирование и планирование; землеустройство; архитектурное консультирование (архитектура); разработка технических проектов в области строительства; инженерные услуги; строительные исследовательские услуги; разработка строительных проектов; градостроительные исследования; геологические исследования; исследования технических проектов; дизайн интерьера" МКТУ. Правовая охрана указанного товарного знака действует в том числе на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названных знаков обслуживания, неиспользование правообладателем этих знаков на территории Российской Федерации, предприниматель 31.07.2020 направил по указанному в выписке на спорные знаки обслуживания адресу компании предложение о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки или о заключении договоров об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки.

Не получив ответа от компании на направленное предложение, предприниматель по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и в дополнительных письменных пояснениях, заслушав мнение представителя истца, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Предпринимателем соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки или об отчуждении исключительных прав на них, адресованным компании (т. 1, л.д 13), почтовой квитанцией и отчетом об отслеживании (т. 1 л.д. 13-14), что компанией и Роспатентом не оспаривается.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается.

Вместе с тем на компании лежит обязанность обеспечить получение почтовой корреспонденции по месту его нахождения и адресу для переписки, неисполнение данной обязанности влечет за собой возложение на него риска наступления негативных последствий.

При этом Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание положения части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 10 ГК РФ, с учетом отсутствия доказательств, опровергающих факт направления истцом ответчику 31.07.2020 текста предложения, пришел к выводу о том, что представленные в материалы дела доказательства выполнения истцом досудебного порядка урегулирования настоящего спора являются достоверными и достаточными для признания такого порядка соблюденным.

Суд также принимает во внимание то, что обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Таким образом, цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу N СИП-581/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2017 N 300-ЭС18-10023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации), постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по делу N СИП-768/2018.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату определения Верховного Суда Российской Федерации следует читать как "от 06.08.2018"

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предпринимателем представлены: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений об основном виде деятельности - техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (код ОКВЭД 45.20.2), о дополнительном виде деятельности - деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием (код ОКВЭД 46.14.9); уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "" требованиям законодательства от 24.12.2019 по заявке N 2019759688; согласие чешкой компании MERKO CZ, a.s. на производство под товарным знаком "MERKO" следующего оборудования: асфальтосмесительных установок; бетоносмесительных установок; грунтосмесительных установок; рециклинговых установок; дробильно-сортировочных, камнемоечных и пескомоечных комплексов; дорожно-строительной техники и другой продукции, связанной с применением в дорожном строительстве; фотографии предлагаемого к поставке оборудования с сайта https://www.merko.cz; договоры поставки продукции / оборудования (бетоносмесительной установки, асфальтосмесительной установки, агрегата целлюлозной добавки для обеспечения производства ЦМА на асфальтосмесительной установке); договор на техническое обслуживание оборудования (ремонт, настройка и пусконаладка горелки асфальтобетонного завода), договор аренды экскаватора; дилерский договор по продаже товаров - системы АСУ и контроллеров; формы бухгалтерского баланса и отчеты о финансовых результатах предпринимателя.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, пришел к выводу о том, что истец осуществляет деятельность, связанную с поставкой, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, применяемого для производства строительных материалов (асфальта и бетона), предоставлением в аренду строительной техники.

Кроме того, предпринимателем 11.03.2020 подана в Роспатент заявка N 2019759688 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении товаров 7, 9, 12-го классов и услуг 37-го класса МКТУ, в отношении которой Роспатентом направлено уведомление о наличии препятствий для регистрации товарного знака в связи с предоставлением на территории Российской Федерации правовой охраны спорным знакам обслуживания.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив знаки обслуживания "" и "" по международным регистрациям N 817681 и N 1299612 и обозначение "" по заявке N 2019759688 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд пришел к выводу о том, что данные обозначения являются сходными за счет тождества по фонетическому и семантическому признакам доминирующего словесного элемента. При этом наличие в сравниваемых обозначений отличающихся между собой изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения, поскольку внимание потребителя прежде всего акцентируется на словесном элементе.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство - это создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

В соответствии с пунктом 2.1 введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.03.2017 N 186-ст межгосударственного стандарта ГОСТ 18322-2016. "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (далее - ГОСТ 18322-2016) под ремонтом понимается комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (Прим.: ремонт включает операции локализации, диагностирования, устранения неисправности и контроль функционирования; пункт 2.1.2 упомянутого ГОСТа).

Техническое обслуживание - комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (пункт 2.1.1 ГОСТа 18322-2016).

Во введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.03.2017 N 186-ст межгосударственном стандарте ГОСТ ISO/TR 12603-2014 "Машины и оборудование строительные. Классификация" указано, что к машинам землеройным и оборудованию относятся экскаваторы (пункт 1.4), к оборудованию для подготовки, транспортировки и уплотнения бетона и строительных смесей и арматурных работ - бетоносмесительные установки (пункт 3.2.1), к машинам и оборудования для строительства и обслуживания дорог - машины и оборудование для производства асфальтобетонной смеси, включая асфальтосмесительные установки (пункт 7.3).

Руководствуясь вышеизложенными нормативными положениями, рекомендациями и разъяснениями, судебная коллегия пришла к выводу о том, что услуги 37-го класса МКТУ "ремонт; установочные услуги; укладка дорожного покрытия, строительство технологических систем" знака обслуживания "" по международной регистрации N 817681 и услуги 37-го класса МКТУ "строительство дорог; ремонт и обслуживание дорог; лизинг строительной техники и оборудования; ремонт и обслуживание строительной техники и оборудования; бетонирование [ремонт, обслуживание]; земляные работы" знака обслуживания "" по международной регистрации N 1299612 являются однородными осуществляемой истцом деятельности, связанной с поставкой, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, применяемого для производства строительных материалов (асфальта и бетона), предоставлением в аренду строительной техники.

Суд также исходит из того, что ответчиком и третьим лицом какие-либо доводы об отсутствии однородности деятельности истца вышеперечисленных услугам 37-го класса МКТУ не приведены.

В отношении остальных услуг 37-го класса МКТУ, перечисленных в перечнях регистраций спорных знаков обслуживания, суд пришел к выводу об отсутствии однородности с деятельностью предпринимателя в силу следующего.

В частности, деятельность истца не может быть признана однородной услугам, связанным с общестроительной деятельностью (строительством зданий и сооружений (в том числе отделочными, электромонтажными, сантехническими работами, установкой систем отопления, водоснабжения и канализации), строительным надзором, строительными консультациями, строительным ремонтом, строительством и обслуживанием трубопроводов и других сетей, мелиорацией сетей, поскольку данные услуги имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

При этом истцом каких-либо доводов, свидетельствующих об однородности его деятельности вышеназванным услугам 37-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорные знаки обслуживания, не приведено.

Ссылка представителя истца в судебном заседании на то, что истцом при осуществлении монтажа реализуемого оборудования осуществляются общестроительные работы, не подтверждена необходимыми доказательствами и опровергается условиями представленных договоров поставки от 20.07.2019 и от 25.03.2020.

Так, пунктом 1.3 названных договоров предусмотрено, что продавец (предприниматель) обеспечивает шеф-монтаж, установку специализированного программного обеспечения, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию товара.

В соответствии с пунктом 3.8 указанных договоров покупатель обязан заблаговременно принять меры для надлежащего оборудования площадки для монтажа товара (организация подъездных путей, очистка и выравнивание площадки, обустройство фундаментов и т.п.

Представленные истцом фотографии (т. 2 л.д. 3-14) не могут быть признаны доказательствами осуществления им какой-либо деятельности.

При таких обстоятельствах истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания по международным регистрациям N 817681 и N 1299612 в отношении таких услуг 37-го класса МКТУ как: "ремонт; установочные услуги; укладка дорожного покрытия, строительство технологических систем" знака обслуживания по международной регистрации N 817681 и "строительство дорог; ремонт и обслуживание дорог; лизинг строительной техники и оборудования; ремонт и обслуживание строительной техники и оборудования; бетонирование [ремонт, обслуживание]; земляные работы" знака обслуживания по международной регистрации N 1299612.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Из пункта 166 Постановления N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В пункте 163 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (31.07.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных знаков обслуживания, исчисляется с 31.07.2017 по 30.07.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком каких-либо возражений на иск заявлено не было, доказательств использования спорных знаков обслуживания в отношении услуг 37-го класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки зарегистрированы, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию, не представлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания по международным регистрациям N 817681 и N 1299612 и не доказан факт их использования в отношении спорных услуг 37-го класса МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование этих знаков обслуживания произошло по независящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны знаков обслуживания вследствие его неиспользования в отношении вышеназванных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование знака обслуживания по международной регистрации N 817681 в отношении услуг 37-го класса МКТУ "ремонт; установочные услуги; укладка дорожного покрытия, строительство технологических систем" и знака обслуживания "" по международной регистрации N 1299612 в отношении услуг 37-го класса МКТУ "строительство дорог; ремонт и обслуживание дорог; лизинг строительной техники и оборудования; ремонт и обслуживание строительной техники и оборудования; бетонирование [ремонт, обслуживание]; земляные работы" в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны в отношении названных услуг, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения исковых требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану знака обслуживания по международной регистрации N 817681 в отношении услуг 37-го класса "ремонт; установочные услуги; укладка дорожного покрытия; строительство технологических систем" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану знака обслуживания по международной регистрации N 1299612 в отношении услуг 37-го класса "строительство дорог; ремонт и обслуживание дорог; лизинг строительной техники и оборудования; ремонт и обслуживание строительной техники и оборудования; бетонирование [ремонт, обслуживание]; земляные работы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с иностранного лица - Aktsiaselts MERKO EHITUS (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, tee 9g, 11314, Estonia) в пользу индивидуального предпринимателя Джумалиева Доврана Сеидмухамедовича (Москва, ОГРНИП 314774603800250) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская