Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2021 г. N С01-697/2018 по делу N А42-1156/2018 Дело о защите исключительных прав на изобретения и промышленные образцы направлено на новое рассмотрение в суд, поскольку необходимо исследовать обстоятельства, связанные с использованием ответчиком принадлежащих истцу изобретений, в том числе установить, содержится ли в поставленных ответчиком третьим лицам станках каждый признак, приведенный в независимых пунктах формул этих изобретений, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 июля 2021 г. N С01-697/2018 по делу N А42-1156/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июля 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 21 июля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - Ерина А.А.,

судей - Данилова Г.Ю., Химичева В.А.

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Рудгормаш" (ул. Чебышева, д. 13, г. Воронеж, 394084, ОГРН 1043600092800) на решение Арбитражного суда Мурманской области от 28.12.2020 по делу N А42-1156/2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2021 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Рудгормаш" к иностранному лицу открытому акционерному обществу "ЛМЗ Универсал" (ул. Заводская, д. 4, г. Солигорск, Республика Беларусь, 223710, регистрационный номер (УНП) 600122531) о защите исключительных прав на изобретения и промышленные образцы.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" (просп. Ленинградский, д. 2, г. Оленегорск, Мурманская обл., 184530, ОГРН 1025100675610), акционерное общество "Северсталь Менеджмент" (ул. Клары Цеткин, д. 2, Москва, 127299, ОГРН 1037739826926), акционерное общество "Карельский окатыш" (ш. Горняков, стр. 284, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931, ОГРН 1021000879316), общество с ограниченной ответственностью "Боголюбовское" (1-й кварт., д. 1, пос. Новоангарск, Мотыгинский р-он, Красноярский край, 663412, ОГРН 1152454000093), общество с ограниченной ответственностью "Специальные решения" (ул. Молокова, д. 37А, пом. 70, г. Красноярск, 660135, ОГРН 1142468062395), общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания "Капиталъ" (ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 "А", оф. 211, г. Красноярск, 660077, ОГРН 1042402527090).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Рудгормаш" - Мацнева В.В. (по доверенности от 16.12.2020 N 32/7-287);

от открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" - Лукашевич Е.Ю. (по доверенности от 11.01.2021 N 01-24/126).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Рудгормаш" (далее - общество УК "Рудгормаш") и иностранное лицо ZENON-Vision GmbH (далее - компания) обратились в Арбитражный суд Мурманской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к открытому акционерному обществу "ЛМЗ УНИВЕРСАЛ" (далее - общество "ЛМЗ Универсал") о запрете ввозить на территорию Российской Федерации, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иным образом станки СБШ 250-32 "Универсал", произведенные обществом "ЛМЗ УНИВЕРСАЛ".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" (далее - общество "Олкон"), акционерное общество "Северсталь Менеджмент", акционерное общество "Карельский окатыш" (далее - общество "Карельский окатыш"), общество с ограниченной ответственностью "Боголюбовское", общество с ограниченной ответственностью "Специальные решения", общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания "Капиталъ".

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 28.03.2018, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2018, исковое заявление общества УК "Рудгормаш" и компании было возвращено.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2018 определение суда первой инстанции от 28.03.2018 о возвращении искового заявления и постановление апелляционного суда от 29.05.2018 отменены, дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения вопроса о принятии искового заявления компании "ZENON-Vision GmbH" и общества УК "Рудгормаш" к производству арбитражного суда.

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 06.09.2018 исковое заявление принято к производству.

Определением от 07.12.2018 произведена замена соистца - компании ZENON-Vision GmbH его правопреемником - обществом УК "Рудгормаш".

Определением от 17.04.2019 по делу назначена судебная патентно-техническая экспертиза, производство по делу приостановлено.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2019 указанное определение отменено в части приостановления производство по делу.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2019 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2019 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

По результатам нового рассмотрения апелляционной жалобы общества "ЛМЗ Универсал" постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 определение Арбитражного суда Мурманской области от 17.04.2019 отменено полностью.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 оставлено без изменения.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 28.12.2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество УК "Рудгормаш" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ЛМЗ Универсал" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представитель общества УК "Рудгормаш" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил постановление суда апелляционной инстанции отменить и оставить в силе определение суда первой инстанции.

Общество "ЛМЗ Универсал" и его представитель в ходе судебного заседания против удовлетворения кассационной жалобы возражали, считая обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

При рассмотрении спора судами установлено, что общество УК "Рудгормаш" является патентообладателем, которому принадлежат исключительные права на следующие объекты интеллектуальной собственности:

изобретение по патенту Российской Федерации N 2523239 "Самоходный станок шарошечного бурения";

изобретение по патенту Российской Федерации N 2531723 "Датчик глубины шарошечного станка для бурения взрывных скважин";

изобретение по патенту Российской Федерации N 2531658 "Звено гусеничного хода бурового станка";

изобретение по патенту Российской Федерации N 2557580 "Станок для бурения взрывных скважин";

изобретение по патенту Российской Федерации N 2561198 "Способ управления подачей шарошечного станка для бурения взрывных скважин и устройство для его осуществления";

изобретение по патенту Российской Федерации N 2629512 "Станок для бурения взрывных скважин";

полезную модель по патенту Российской Федерации N 150459 "Станок для бурения взрывных скважин";

полезную модель по патенту Российской Федерации N 153635 "Гусеничный ход бурового станка".

На основании разработанной в 2017 году конструкторской документации и во исполнение договора от 16.07.2018 N 93 общество "ЛМЗ Универсал" 08.08.2018, 16.08.208, 18.09.2018, 20.09.2018 поставило в адрес общества "Олкон" два буровых станка СБШ-250-32 с заводским номером 5 и 6, наименование чертежа ЛМКЯ 01.02.00.00.000-03.

На основании разработанной в 2017 году конструкторской документации и во исполнение договора от 16.07.2018 N 98 общество "ЛМЗ Универсал" 15.11.2018, 16.11.2018, 19.11.2018 поставило в адрес общества "Карельский окатыш" один буровой станок СБШ-250-32 с заводским номером 7, наименование чертежа ЛМКЯ 01.02.00.00.000-04.

Полагая, что поставленный ответчиком товар является контрафактным, поскольку в нем использованы результаты интеллектуальной деятельности истца (перечисленных изобретений и полезных моделей), общество УК "Рудгормаш" обратилось с соответствующим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, установив в ходе рассмотрения дела, что вопрос об использовании существенных признаков полезных моделей и изобретений в спорном оборудовании требует специальных познаний, по ходатайству истца назначил судебную экспертизу.

На разрешение эксперта судом были поставлены вопросы об использовании в поставленных ответчиком третьим лицам буровых станках СБШ 250-32 "Универсал" с заводскими номерами 5, 6 и 7 каждого признака, приведенного в независимом пункте формулы рассматриваемых полезных моделей и изобретений с учетом их технических характеристик.

Как следует из определений суда первой инстанции от 18.05.2020 (о назначении экспертизы) и от 27.10.2020 (о назначении дополнительной экспертизы), в распоряжение эксперту была передана техническая документация на указанные буровые станки (на электронном носителе - флэш-карте), отчет о патентных исследованиях, а также описание изобретения к авторскому свидетельству N 688610, дата публикации - 10.09.1979.

По результатам первоначальной экспертизы в отношении патента Российской Федерации N 2629512 (в числе прочих) экспертам сделан вывод об отсутствии в технической документации "Установка кабины. Сборочный чертеж. ЛМКЯ 01.14:50.00.00.00.000 СБ и ЛМКЯ 01.14.51.00.00.00.000 СБ" каждого признака независимого пункта формулы в соответствии с поставленным перед экспертом вопросом. Вместе с тем, для выяснения использования или неиспользования данного патента в упомянутой выше документации экспертом указано на необходимость проведения дополнительного исследования по вопросу эквивалентности признаков отличительной части формулы изобретения и телескопических домкратов в документации.

Учитывая данные пояснения эксперта, с учетом соответствующего ходатайства истца, судом первой инстанции была назначена дополнительная экспертиза, с постановкой перед эксперта вопроса о том, содержит ли буровой станок СБШ 250-32 "Универсал" заводской номер 7 признак, эквивалентный приведенному в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 2629512 формулы изобретения, ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В ходе дополнительной судебной экспертизы установлено, что буровой станок СБШ 250-32 "Универсал" заводской номер 7 не содержит признак, эквивалентный признаку, приведенному в независимом пункте патента Российской Федерации N 2629512 формулы изобретения, ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

После получения результатов дополнительной экспертизы истцом было заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы, мотивированное тем, что экспертом осуществлялось сопоставление признаков изобретений и полезных моделей, исключительные права на которые принадлежат истцу, не со спорными станками, а лишь с представленной ответчиком технической документацией.

Вместе с тем суд первой инстанции отклонил указанное ходатайство, указав на то, что истец таким образом заявляет о проведении совершенно иной технической экспертизы о соответствии технической документации фактической сборке и комплектации оборудования, а также тем, что собственник оборудования возражает против ее проведения, поскольку это приведет к невозможности собственнику использовать свое оборудование по своему усмотрению, а демонтаж оборудования возможно повлечет нарушение целостности оборудования и невозможность его использования по назначению.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, в том числе экспертные заключения и отчет о патентных исследованиях, отклонив ходатайство истца о назначении по делу повторной экспертизы, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом использования ответчиком изобретений и полезных моделей, охраняемых патентами Российской Федерации N 2523239, N 2531723, N 2531658, N 2557580, N 2561198, N 2629512, N 150459 и N 153635, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, указав на то, что имеющиеся в деле заключения эксперта (по результатам судебной экспертизы) и отчет о патентных исследованиях, позволяют сделать вывод об отсутствии правовых оснований для признания использования в станках ответчика запатентованных изобретений и полезных моделей истца.

При этом суд апелляционной инстанции отклонил доводы общества УК "Рудгормаш" о необоснованном отклонении судом первой инстанции его ходатайства о назначении по делу повторной экспертизы, а также о том, что имеющиеся в материалах дела экспертные заключения и отчет о патентных исследованиях не являются допустимыми доказательствами, указав на то, что с даты назначения судебной экспертизы истец не воспользовался своим правом ходатайствовать перед судом о предоставлении в качестве объекта для проведения экспертизы не только технической документации для станков с заводскими номерами 5, 6 и 7, но и вещественных доказательств - станков СБШ 250-32 "Универсал" с указанными номерами.

Суд апелляционной инстанции отметил, что истец заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы только после получения заключения эксперта с ответами на все поставленные вопросы, в связи с тем, что его не удовлетворили выводы эксперта. Однако у суда противоречий, неясностей, неточностей в выводах экспертизы не имелось, что свидетельствует об отсутствии оснований для проведения повторной экспертизы.

Кроме того, как указал суд апелляционной инстанции, представитель истца при проведении экспертизы не заявил каких-либо возражений относительно хода проведения экспертизы и действий эксперта, что отражено в соответствующих протоколах судебных заседаний, а напротив, подтвердил, что принадлежность документации к станкам с заводскими номерами 5, 6 и 7 им не оспаривается и сомнений не вызывает.

Суд апелляционной инстанции также принял во внимание указание суда первой инстанции на то обстоятельство, что собственник оборудования возражал против проведения экспертизы путем исследования самих станков, так как проведение такой экспертизы привело бы к невозможности собственнику использовать свое оборудование по своему усмотрению, а демонтаж оборудования мог повлечь нарушение его целостности и невозможность дальнейшего его использования по назначению.

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции согласился с отклонением судом первой инстанции ходатайства истца о назначении по делу повторной экспертизы, признав отсутствие каких-либо противоречий или сомнений в достоверности в имеющихся в деле заключениях экспертов.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к несогласию с выводами судов первой и апелляционной инстанции об отсутствии оснований для назначения по делу повторной экспертизы, а также с результатами оценки имеющихся в деле доказательств (заключений эксперта и отчета о патентных исследованиях).

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Аналогичные разъяснения содержаться в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Кроме того, согласно абзацу 8 названного пункта Постановления N 10 исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец охватывается использование их непосредственно в продукте, способе или изделии соответственно, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта или изделия, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации (абзац 8 пункта 123 Постановления N 10).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что вопреки доводам кассационной жалобы, суд первой инстанции правомерно, при отсутствии спора о соответствии технической документации спорным станкам, направил для проведения экспертизы соответствующую техническую документацию, в связи с чем необходимости в непосредственном исследовании самих спорных станков в данном случае не имелось.

Указанное не противоречит вышеприведенным положениям статьи 1358 ГК РФ и разъяснениям Постановления N 10, предусматривающим использование изобретения и полезной модели непосредственно в продукте, описание которого может содержаться, в том числе и в документации, позволяющей охарактеризовать этот продукт и соотнести его с признаками, приведенными в независимых пунктах содержащихся в патентах формул полезных моделей и изобретений (либо с признаками, эквивалентными им и ставших известными в качестве таковых в данной области техники до даты приоритета изобретений).

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает обоснованными доводы кассационной жалобы о том, что для целей правильного рассмотрения дела в данном случае необходимо было исследовать наличие или отсутствие эквивалентных признаков в спорных станках применительно ко всем принадлежащим истцу изобретениям, чего в ходе первоначальной и дополнительной экспертизы сделано не было.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, на предмет установления наличия или отсутствия эквивалентных признаков, дополнительная экспертиза проводилась только применительно к изобретению по патенту Российской Федерации N 2629512 и только в отношении бурового станка СБШ 250-32 "Универсал" с заводским номером 7; в отношении иных изобретений истца и иных станков (с заводскими номерами 5 и 6), вопросы наличия или отсутствия в спорных станках эквивалентных признаков судом на разрешение эксперта не ставились.

Изложенное свидетельствует о том, что суды не в полном объеме установили имеющие значение для дела обстоятельства, нарушили подлежащие применению нормы материального права (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ), что свидетельствует о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует исследовать обстоятельства, связанные с использованием ответчиком принадлежащих истцу изобретений, в том числе установить, содержится ли в поставленных ответчиком третьим лицам станках каждый признак, приведенный в независимых пунктах формул этих изобретений, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и принять законное и обоснованное решение, распределив судебные расходы по настоящему делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 28.12.2020 по делу N А42-1156/2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

А.А. Ерин

Судьи

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев