Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2021 г. N С01-1514/2020 по делу N А40-102379/2019 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о расторжении лицензионных договоров на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку этот суд не оценил правовую природу утвержденных истцом правил использования спорных товарных знаков и их содержание применительно к условиям заключенных между сторонами лицензионных договоров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2021 г. N С01-1514/2020 по делу N А40-102379/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 августа 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ул. Новогиреевская, д. 3А, Москва, 111123, ОГРН 1027700046615), общества с ограниченной ответственностью "Медсервис" (ул. Петрозаводская, д. 24, корп. 2, Москва, 125475, ОГРН 5117746023500), общества с ограниченной ответственностью "Пастер" (ул. Чеченская, д. 8А, г. Назрань, территория Центрального округа, Республика Ингушетия, 386101, ОГРН 1090608000471), общества с ограниченной ответственностью "Клиника Алтея" (ул. Малая Юшуньская, д. 3, пом. 32, Москва, 117303, ОГРН 1077758255904), общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1" (ул. Угрежская, д. 24, пом. 001, г. Дзержинский, Московская обл., 140090, ОГРН 1175027011884) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2021 по делу N А40-102379/2019

по исковому заявлению федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

к обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (Бережковская наб., д. 28, эт. 2, пом. / ком. III / 8, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Дорогомилово, Москва, 121059, ОГРН 1077762132282)

о расторжении лицензионных договоров от 24.02.2010 и от 26.05.2014.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Вадковский пер-к, д. 18, стр. 5 и 7, Москва, 127994, ОГРН 1047796261512), акционерное общество "РУТА" (пр-д. Береговой, д. 7, корп. 1, эт. 1, пом. I, к. 5, оф. А8С, Москва, 121087, ОГРН 1137746237188), акционерное общество "Лабквест" (Бережковская наб., д. 20, стр. 13, Москва, 121059, ОГРН 1167746128692), акционерное общество "Компания РМБИТ" (ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, эт./пом./комн. 6/2/N 14, Москва, ОГРН 1157746504563), общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1", общество с ограниченной ответственностью "Медсервис", общество с ограниченной ответственностью "Биомедикал" (ул. Менжинского, д. 29, Москва, 129327, ОГРН 1117746525291), общество с ограниченной ответственностью "Пастер", общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАСПА" (ул. Воровского д. 1, г. Мытищи, Московская обл., 141006, ОГРН 1085029007250), общество с ограниченной ответственностью "Экспертная Медицина" (пр-т Королева, д. 5Д, корп. 1, пом. 027, г. Королев, 141078, ОГРН 1155018005064), общество с ограниченной ответственностью "Умная медицина" (ул. Громова, д. 10, г. Раменское, дачный поселок Удельная, 140140, ОГРН 1165040052990), общество с ограниченной ответственностью "Клиника Алтея", общество с ограниченной ответственностью "Айлин" (ул. Ярославская, д. 15, корп. 2, Москва, 129366, ОГРН 1167746482177), общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский интеграционный медицинский центр" (ул. Совхозная, д. 1, корп. 7, Краснодарский край, г. Краснодар, 350062, ОГРН 1142311032291), акционерное общество "Мобильная медицина" (пр. Электродный, д. 6, стр. 2, оф. 46, Москва, 111123, ОГРН 1127747010137).

В судебном заседании приняли участие представители:

от федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" - Зимина Л.А. (по доверенности от 05.06.2019 N 46/19) и Калиненко В.А. (по доверенности от 29.12.2020 N 105/2);

от общества с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" - Дикий А.А. (по доверенности от 28.12.2020 N 41/2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Клиника Алтея" - Зурначян А.Г. (по доверенности от 21.01.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1" - Зурначян А.Г. (по доверенности от 13.03.2020 N 4);

от общества с ограниченной ответственностью "Экспертная Медицина" - Ишо К.Д. (по доверенности от 22.05.2020);

от акционерного общества "Мобильная медицина" - Лялин П.Ю. (по доверенности от 24.05.2019);

от акционерного общества "Лабквест" - Медведева О.И. (по доверенности от 01.04.2021);

от акционерного общества "РУТА" - Петров И.В. (по доверенности от 18.05.2021 N 40/21);

от акционерного общества "Компания РМБИТ" - Егоров П.А. (по доверенности от 29.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - институт) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "МедБизнесКонсалтинг" (далее - общество "МБК") с исковым заявлением о расторжении лицензионного договора от 24.02.2010 о предоставлении права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 395104 и N 491874 и о расторжении лицензионного договора от 26.05.2014 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508833.

Судом первой инстанции на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и акционерное общество "РУТА" (далее - общество "РУТА").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Определением от 12.02.2020 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество "Лабквест", акционерное общество "Компания РМБИТ" (далее - общество "Компания РМБИТ"), общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория N 1" (далее - общество "Лаборатория N 1"), общество с ограниченной ответственностью "Медсервис" (далее - общество "Медсервис"), общество с ограниченной ответственностью "Биомедикал" (далее - общество "Биомедикал"), общество с ограниченной ответственностью "Пастер" (далее - общество "Пастер"), общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРАСПА" (далее - общество "ТЕРРАСПА"), общество с ограниченной ответственностью "Экспертная Медицина" (далее - общество "Экспертная Медицина"), общество с ограниченной ответственностью "Умная медицина" (далее - общество "Умная медицина"), общество с ограниченной ответственностью "Клиника Алтея" (далее - общество "Клиника Алтея"), общество с ограниченной ответственностью "Айлин" (далее - общество "Айлин"), общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский интеграционный медицинский центр" (далее - общество "КИМЦ"), акционерное общество "Мобильная медицина" (далее - общество "Мобильная медицина").

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 отменено; расторгнуты лицензионные договоры от 24.02.2010 и от 26.05.2014 о предоставлении права использования товарных знаков; с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 рублей.

Не согласившись с указанным постановлением суда апелляционной инстанции, общество "МедБизнесКонсалтинг", общество "Мобильная медицина", общество "КИМЦ" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Кроме того, на указанное постановление общество с ограниченной ответственностью "Мозан" (далее - общество "Мозан") подало кассационную жалобу в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 протокольное определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2020 об отказе в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества "Мозан" оставлено без изменения, кассационная жалоба общества "Мозан" в соответствующей части - без удовлетворения; прекращено производство по кассационной жалобе общества "Мозан" в части обжалования решения Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2020; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2020 отменено, дело N А40-102379/2019 направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 отменено, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, институт, общество "Медсервис", общество "Пастер", общество "Клиника Алтея" и общество "Лаборатория N 1" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В поданных в Суд по интеллектуальным правам кассационных жалобах заявители, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят отменить обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

В обоснование кассационной жалобы институт указывает на необоснованность выводов суда апелляционной инстанции о том, что утвержденные 27.12.2018 институтом Правила использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 491874 и N 508833 (далее - Правила) являются сделкой, а также о том, что данные Правила являются ничтожной сделкой на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Институт полагает, что данные выводы противоречат фактическим обстоятельствам настоящего дела и судебным актам по делу N А40-73857/2019, которыми было отказано в удовлетворении иска общества "МБК" о признании названных Правил недействительными по основаниям статей 10 и 168 ГК РФ, что, по мнению института, свидетельствует о том, что при принятии обжалуемого постановления суд апелляционной инстанции второй раз рассмотрел требования общества "МБК" и удовлетворил их, невзирая на наличие решения арбитражного суда об отказе в удовлетворении соответствующих требований.

При этом институт, не соглашаясь с выводом суда апелляционной инстанции о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом при утверждении Правил и закреплении в лицензионных договорах возможности их изменения в одностороннем порядке, отмечает, что такой подход является обычной практикой регулирования экономических отношений в сфере оказания медицинских услуг.

Институт считает неправомерным вывод суда апелляционной инстанции о том, что Правила изменяют существенные условия спорных лицензионных договоров, обращая внимание на то, что суд апелляционной инстанции не указал, каким образом Правила изменяют положения, предусмотренные пунктами 1.1, 3.3, 3.5 этих лицензионных договоров.

По утверждению института, во взаимосвязанном деле N А40-47548/2020 суды установили, что при подписании спорных лицензионных договоров общество "МБК" осознавало, что институт вправе в одностороннем порядке принимать Правила, а общество "МБК" обязано их соблюдать.

По мнению института, вывод о недоказанности им нарушения обществом "МБК" существенных условий спорных лицензионных договоров противоречит как фактическим обстоятельствам спора, установленным в настоящем деле, так и обстоятельствам, установленным при рассмотрении иных дел, согласно которым общество "МБК" открыто отказывалось от исполнения Правил, и соответственно, от исполнения спорных лицензионных договоров.

Институт обращает внимание на то, что судом апелляционной инстанции не дана оценка действиям общества "МБК" по установлению в сублицензионных договорах иных положений, не соответствующих условиям спорных лицензионных договоров и требованиям закона, а именно о необходимости выплаты сублицензиатами обществу "МБК" дополнительного вознаграждения в размере 3,5% от дохода сублицензиата помимо лицензионного вознаграждения.

С точки зрения института, суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении (страница 4 абзац 7) исказил содержание пункта 10.2 спорных лицензионных договоров, сославшись на то, что общество "МБК" как лицензиат вправе устанавливать в сублицензионных договорах дополнительные требования, обязанности и ограничения для сублицензиатов, тогда как названный пункт необходимо толковать во взаимосвязи с пунктом 10.1 спорных лицензионных договоров, обязывающим включать в сублицензионные договоры условие о соблюдении Правил.

Институт возражает против вывода суда апелляционной инстанции о том, что по смыслу пункта 2 статьи 1489 ГК РФ Правила могут регулировать лишь вопросы качества оказания услуг, полагая, что эта норма не подлежит применению в настоящем деле, поскольку она содержит в себе общие положения о необходимости поддержания лицензиатом качества услуг, оказываемых с использованием товарных знаков, и не предусматривает ограничение прав лицензиара по контролю за использованием товарных знаков.

Институт полагает, что в рассматриваемом случае Правила являются способом распоряжения исключительным правом на товарные знаки, устанавливающим условия и пределы их использования.

При этом институт ссылается на изложенный в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2020 по делу N А40-340502/2019 вывод о том, что установленное лицензионным договором право института на утверждение и изменение Правил, а также право на контроль за соблюдением обществом "МБК" данных Правил является безусловным правом правообладателя (института), предусмотренным статьями 1229, 1233 и 1235 ГК РФ.

По мнению института, суд апелляционной инстанции фактически освободил общество "МБК" от необходимости соблюдать принятые на себя обязательства и нести ответственность за их несоблюдение.

Институт также указывает на то, что суд апелляционной инстанции проигнорировал его доводы о недобросовестном поведении общества "МБК" (статья 10 ГК РФ) и не учел принцип недопущения возможности извлечения выгоды из недобросовестного поведения (принцип эстоппель).

Кроме того, институт считает, что судом апелляционной инстанции не дана правовая оценка неисполнению обществом "МБК" существенных условий спорных лицензионных договоров, предусматривающих необходимость использования самим лицензиатом товарных знаков.

Институт полагает, что при рассмотрении дела по существу суд апелляционной инстанции в нарушение статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не учел того, что институт был освобожден от доказывания ряда обстоятельств, установленных в делах N А40-73857/2019, N А40-4475482020, N А40-340502/2019, N А40-294109/2019 по спорам между обществом "МБК" и институтом в отношении спорных лицензионных договоров по вопросу применения Правил.

Помимо прочего, институт приводит обстоятельства, свидетельствующие, по его мнению, о нарушении обществом "МБК" условий спорных лицензионных договоров, которые, по его мнению, были оставлены без внимания в обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции. В частности, институт обращает внимание на отказ общества "МБК" исполнять Правила, на изменение лицензиатом условий использования принадлежащих институту товарных знаков в сублицензионных договорах путем установления необходимости исполнения не утвержденных правообладателем, а разработанных лицензиатом правил, а также на то, что сублицензиат (общество "Мобильная медицина") ненадлежащим образом использовал товарные знаки, тогда как общество "МБК" вопреки условиям спорных лицензионных договоров не принимало мер по отношению к этому сублицензиату.

В обоснование кассационных жалоб общества "Медсервис", "Лаборатория N 1" и "Клиника Алтея" указывают на то, что в рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции не учел выводы судов по делам N А40-73857/2019, N А40-47548/2020, N А40-340502/2019, N А40-294109/2019, что привело к несоблюдению принципа единообразия толкования и применения судами норм права.

Общества "Медсервис", "Лаборатория N 1" и "Клиника Алтея" считают, что при рассмотрении указанных дел были установлены обстоятельства, имеющие значение для дела: право института принимать Правила в одностороннем порядке; осведомленность общества "МБК" и сублицензиатов о содержании Правил; обязательность Правил для общества "МБК" и сублицензиатов.

Общества "Медсервис", "Лаборатория N 1" и "Клиника Алтея" поддерживают позицию о том, что вывод суда апелляционной инстанции о недействительности Правил как сделки противоречит выводам судов по делу N А40-73857/2019.

Общества "Медсервис", "Лаборатория N 1" и "Клиника Алтея" утверждают, что вопреки выводу суда апелляционной инстанции Правила не изменяют существенных условий спорных лицензионных договоров.

Кроме того, общества "Медсервис", "Лаборатория N 1" и "Клиника Алтея" ссылаются на неисследование судом апелляционной инстанции надлежащим образом обстоятельств и доводов о нарушении обществом "МБК" существенных условий спорных лицензионных договоров.

В свою очередь общество "Пастер" в кассационной жалобе указывает на то, что суд апелляционной инстанции, признавая утверждение институтом Правил злоупотреблением правом, полностью проигнорировал и не дал оценку факту утверждения обществом "МБК" в нарушение условий заключенных с ним лицензионных договоров собственных правил использования товарных знаков.

При этом общество "Пастер" подчеркивает, что только правообладатель в соответствии с требованиями закона, условиями лицензионных договоров и исходя из специфики правоотношений по использованию товарных знаков вправе устанавливать единые обязательные для всех пользователей товарных знаков правила их использования.

Общество "Мобильная медицина" представило письменные пояснения на кассационные жалобы, в которых отметило необоснованность содержащихся в них доводов и отсутствие преюдициального значения у дела N А40-73857/2019, а также привело выводы, изложенные в делах N А40-168029/2019, N А40-47205/2020, N А40-157345/2019, согласно которым при утверждении Правил институт вышел за пределы прав, предусмотренных законом и спорными лицензионными договорами, в связи с чем соответствующие условия Правил не порождают правовые последствия.

Общество "МБК" представило отзыв на кассационные жалобы, в котором указало на необоснованность и неправомерность изложенных в них доводов.

Институт представил дополнение к кассационной жалобе, в котором подвергает сомнению обоснованность выводов суда апелляционной инстанции о надлежащем исполнении обществом "МБК" обязательств по спорным лицензионным договорам. Определением от 27.05.2021 Суд по интеллектуальным правам возвратил дополнение к кассационной жалобе с приложенными к ним документами на основании абзаца третьего пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции".

В представленном отзыве на кассационную жалобу института Роспотребнадзор, ссылаясь на незаконность выводов суда апелляционной инстанции и обоснованность изложенных в кассационной жалобе доводов, просит отметить обжалуемое постановление.

Общество "Лабквест" в письменных пояснениях на кассационные жалобы просит оставить их без удовлетворения, обращая внимание на недоказанность факта нарушения обществом "МБК" Правил.

Общество "РУТА" в письменных возражениях на кассационные жалобы просит оставить обжалуемое постановление без изменения.

Общество "Компания РМБИТ" представило письменные возражения на кассационную жалобу института и дополнения к ней, которые определением суда от 27.05.2021 были возвращены ввиду незаблаговременного направления в суд, а также отсутствия доказательств направления иным лицам, участвующим в деле.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 судебное разбирательство по рассмотрению кассационных жалоб было отложено на 15.07.2021.

Институтом 06.07.2021 представлено письменное правовое обоснование доводов и возражений, в котором он ссылается на необоснованность вывода суда апелляционной инстанции о том, что положения Правил о выборе формата офис-партнера не могут быть отнесены к сфере регулирования Правил, так как не связаны с требованиям к качеству услуг, оказываемых под товарным знаком при его вводе в гражданский оборот.

По мнению института, с учетом специфики оказываемых населению услуг, разделение деятельности медицинской франшизы по форматам офисов является стандартной практикой на рынке медицинских франшиз и осуществляется с целью структуризации и приведения к единым стандартам услуг, оказываемых под товарным знаком; формат осуществления медицинской деятельности зависит от множества факторов, таких как густонаселенность района обслуживания, количества привлекаемых врачей, наличие дополнительных услуг, специальной аппаратуры.

Институт обращает внимание на то, что в зависимости от выбранного формата правообладателем предоставляется различный пакет соответствующей поддержки офиса CMD, а именно: размещение на сайте правообладателя информации об адресе и режиме работы офиса, принимающих специалистах; информационное обслуживание пациентов единым колл-центром; установление и поддержка программного обеспечения; проведение рекламных и маркетинговых мероприятий в зависимости от выбранного формата; обеспечение рекламно-информационными материалами; обучение персонала; доставка биологического материала и т.д.

С точки зрения института, суд апелляционной инстанции, признавая, что "соответствующие положения Правил, принятых истцом в нарушение действующего законодательства, должны рассматриваться в качестве ничтожной односторонней сделки истца, не порождающей правовые последствия для других лиц с момента совершения такой сделки", вместе с тем не исследовал Правила в полном объеме, что позволило бы однозначно установить пределы полномочий истца как правообладателя, то есть не определил, какие именно из положений Правил правообладатель вправе или не вправе устанавливать согласно условиям заключенных лицензионных договоров при регулировании порядка использования принадлежащих ему товарных знаков.

В этой связи институт отмечает, что судом апелляционной инстанции были исследованы только разделы "Форматы предприятий офис-партнеров CMD/CMDKIDS" и "Правила организации выездной (мобильной) службы CMD" (два из двадцати шести разделов Правил), следовательно, по мнению института, положения остальных двадцати четырех разделов Правил являются действительными, а значит, исполнения этой части Правил ответчик был обязан требовать от сублицензиатов согласно условиям лицензионных договоров.

Институт считает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и его доводам вывод суда апелляционной инстанции о том, что лицензиат с 2010 года по настоящее время ежемесячно осуществляет действия по представлению лицензиару отчетов об использовании товарных знаков, поскольку представляемые ответчиком расчеты содержат ничем не подтвержденные цифры выплачиваемого лицензиару вознаграждения без отчета об использовании товарных знаков и без расчета полученного от сублицензиатов вознаграждения, без приложения первичных бухгалтерских документов.

Институт также указывает на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального права, которое выразилось в отмене решения суда первой инстанции на основании того, что в этом решении сделаны выводы о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в делу, - общества "Лабквест", отмечая, что решение суда первой инстанции не содержит суждений и выводов непосредственно о правах и обязанностях этого лица.

В представленных 08.07.2021 письменных возражениях на письменное правовое обоснование доводов и возражений общество "МБК" ссылается на несостоятельность изложенных институтом доводов, нарушение истцом принципа "эстоппель", а также обращает внимание на то, что истец заявляет в суде кассационной инстанции новые доводы и указывает на новые обстоятельства.

Кроме того, общество "МБК" отмечает, что институтом в кассационной жалобе на постановление от 22.01.2021 обжалуются в том числе те выводы, которые содержались в постановлении суда апелляционной от 13.10.2020 и не оспаривались институтом.

Общество "Компания РМБИТ" представило 20.07.2021 отзыв на кассационные жалобы, в которых просит оставить их без удовлетворения.

Институтом 26.07.2021 представлены письменные пояснения по вопросу наличия в материалах дела доказательств, подтверждающих его позицию, которые возвращены в связи с отсутствием доказательств заблаговременного направления иным лицам, участвующим в деле.

В судебных заседаниях, состоявшихся 27.05.2021, 15.07.2021 и 29.07.2021, представители заявителей выступили по существу доводов, изложенных в кассационных жалобах.

Представители общества "МБК", общества "Мобильная медицина", общества "Лабквест", общества "Компания РМБИТ", общества "РУТА" возражали против удовлетворения кассационных жалоб по мотивам, содержащимся в возражениях на них.

Представитель общества "Экспертная медицина" поддержал доводы, изложенные в кассационных жалобах.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, возражениях на них и иных приобщенных к материалам дела процессуальных документах.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, институту принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки:

"" по свидетельству Российской Федерации N 395104 (дата приоритета - 26.12.2008, дата государственной регистрации - 01.12.2009), зарегистрированный в отношении товаров 05-го и 10-го и услуг 42-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

"" по свидетельству Российской Федерации N 491874 (дата приоритета - 05.06.2012, дата государственной регистрации - 15.07.2013), зарегистрированный в отношении товаров 05-го и 10-го и услуг 42-го и 44-го классов МКТУ;

"" по свидетельству Российской Федерации N 508833 (дата приоритета - 14.12.2012, дата государственной регистрации - 17.03.2014), зарегистрированный в отношении товаров 10-го, услуг 42-го и 44-го классов МКТУ.

Между институтом (лицензиар) и обществом "МБК" (лицензиат) 24.02.2010 был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395104. К указанному договору 14.09.2012, 26.07.2013 и 04.08.2016 заключены дополнительные соглашения N 1-3 соответственно.

Дополнительным соглашением N 2 от 26.07.2013 к указанному договору лицензиату предоставлено право использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491874, а срок действия лицензионного договора установлен на весь срок действия исключительных прав на товарные знаки.

Кроме того, 26.05.2014 между институтом (лицензиар) и обществом "МБК" (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508833, а 04.08.2016 к указанному договору заключено дополнительное соглашение.

Согласно разделу "Определение терминов" названных лицензионных договоров Правила использования товарного знака - совокупность документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых использование товарного знака в интересах настоящего договора является правомерным, а идентифицируемые товарным знаком услуги качественными. В Правилах использования товарного знака могут содержаться руководство по использованию товарного знака, стандарты оказания услуг, регламент оценки проекта, порядок разрешения претензий, порядок взаиморасчетов, "брэнд-бук", а также программа развития и продвижения товарного знака и т.д.

В силу пункта 2.2 лицензионных договоров лицензиар вправе осуществлять контроль качества услуг, оказываемых лицензиатом с использованием товарного знака, и осуществлять контроль соблюдения лицензиатом положений пункта 3.5 настоящего договора.

Лицензиар вправе требовать от лицензиата соблюдения им Правил использования товарного знака, а также принятия лицензиатом предусмотренных настоящим договором мер, направленных на обеспечение соблюдения Правил использования товарного знака сублицензиатами (пункт 2.3 лицензионных договоров).

В соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 лицензионных договоров лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. При этом такие изменения должны доводиться до лицензиата в письменном виде, заранее, не позднее, чем за 2 (два) месяца до их введения.

Согласно пунктам 3.2 и 3.4 лицензионных договоров лицензиат обязуется обеспечить такое качество услуг лицензиата, идентифицированных товарным знаком, чтобы оно в любом случае было не ниже качества аналогичных услуг лицензиара, идентифицированных товарным знаком.

Пунктами 3.3 и 3.5 лицензионных договоров установлено, что при использовании товарного знака лицензиат обязан соблюдать действующие Правила использования товарного знака, а также требовать их соблюдения от сублицензиатов, заключивших с сублицензиатом лицензионные договоры на использование товарного знака.

В силу пункта 10.1 лицензионных договоров Лицензиар предоставляет лицензиату право предоставлять третьим лицам (сублицензиатам) право использования товарного знака (товарных знаков) на основании сублицензионных договоров в пределах прав, предоставленных лицензиату по настоящему договору и при следующих условиях:

- при соблюдении условий, установленных пунктом 10.3 договора;

- при условии включения в сублицензионный договор положений, содержащихся в пунктах 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 настоящего договора.

Лицензиат имеет право принимать решение о предоставлении соответствующему сублицензиату права использования товарного знака (товарных знаков) при условии заключения сублицензиатом договора оказания услуг по лабораторной диагностике клинического материала с лицензиаром или уполномоченной лабораторией. При этом под уполномоченной организацией понимается медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской деятельности по клинической лабораторной диагностике, и в отношении такой организации лицензиатом проведена проверка, и такая организация признана соответствующей требованиям нормативно-правовых актов в области лабораторной диагностики (пункт 10.3 лицензионных договоров).

Согласно пункту 4.1 лицензионных договоров, если качество услуг, оказываемых при использовании товарного знака лицензиатом и/или сублицензиатом на основании сублицензионного договора, заключенного с лицензиатом, не соответствует Правилам использования товарного знака, лицензиат обязан немедленно восстановить качество оказываемых им услуг и/или принять меры к восстановлению качества услуг, оказываемых лицензиатами, соблюдению сублицензиатом Правил использования товарного знака.

Институтом 27.12.2018 утверждены Правила, которые в установленном договором порядке были доведены до общества "МБК", что не оспаривается последним.

Ссылаясь на допускаемые существенные нарушения условий лицензионных договоров, неисполнение сублицензиатами названных Правил, институт 18.03.2019 направил в адрес общества "МБК" претензию, в которой информировал, что в случае неисполнения содержащихся в претензии требований он обратиться в суд с иском о расторжении лицензионных договоров.

Общество "МБК" письмом от 10.04.2019 сообщило, что введенные Правила содержат в себе существенные противоречия как нормам действующего федерального законодательства, так и заключенных договоров, в связи с чем их применение на практике невозможно.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения института в Арбитражный суд города Москвы с иском о расторжении лицензионных договоров.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности существенных нарушений ответчиком условий лицензионных договоров, в результате чего истец полностью лишился контроля за использованием принадлежащих ему товарных знаков, контроля за получением лицензионного вознаграждения, а также возможности устанавливать обязательные для всех пользователей товарных знаков стандарты его использования, тогда как при заключении спорных лицензионных договоров, как и всякое лицо, действующее в своих интересах, рассчитывал на иное.

При этом суд первой инстанции отметил, что истец лишен возможности проконтролировать причитающийся ему размер вознаграждения из-за непредоставления ответчиком первичных документов (сублицензионных договоров, подписанных сторонами актов и др.).

Судом первой инстанции установлено, что 13.11.2018, 20.11.2018 и 29.11.2018 истец направил в адрес ответчика запросы (требования), в которых просил ответчика предоставить реестр договоров на использование товарных знаков, заключенных ответчиком с третьими лицами; сведения об объеме денежных средств, полученных ответчиком за использование товарных знаков любым образом; сведения об использовании товарных знаков в рекламе; информацию и подтверждающие документы (договоры, акты сверок, счет-фактуры и пр.), однако ответчик на запросы истца никакой информации не представил.

Суд апелляционной инстанции, рассматривавший настоящее дело по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в связи с отменой решения суда первой инстанции по безусловным основаниям, при первоначальном рассмотрении дела также пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из доказанности факта существенного нарушения лицензиатом лицензионных договоров в части неисполнения утвержденных истцом 27.12.2018 Правил и необеспечение исполнения данных Правил сублицензиатами, отклонив доводы истца о наличии иных нарушений.

Делая вывод о наличии у ответчика обязанности исполнять Правила, суд апелляционной инстанции принял во внимание выводы судов по делу N А40-73857/2019.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на то, что судом апелляционной инстанции не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, и не произведена полная и надлежащая оценка представленных в материалы дела доказательств, поскольку, признавая существенным нарушением условий лицензионных договоров неисполнение ответчиком утвержденных истцом 27.12.2018 Правил, суд апелляционной инстанции не оценил правовую природу указанных Правил и их содержание применительно к условиям заключенных между сторонами лицензионных договоров.

Суд кассационной инстанции отметил, что суду апелляционной инстанции, исходя из предмета заявленных требований, следовало установить следующие обстоятельства:

какие именно положения Правил были нарушены ответчиком и в чем конкретно выразилось данное нарушение;

носят ли допущенные ответчиком нарушения Правил существенный характер;

каким образом соотносятся положения Правил, на нарушение которых указывает истец, с существенными условиями спорных лицензионных договоров.

В рамках нового рассмотрения дела суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для оставления иска без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, указав, что при заключении спорных лицензионных договоров ответчик (лицензиат) принял на себя обязанность исполнять и контролировать исполнение сублицензиатами Правил с учетом возможности истца (лицензиара) изменить их в одностороннем порядке, что следует из вступивших в законную силу судебных актов по делам N А40-100355/2019, N А40-340502/2019, N А40-73857/2019, N А40-47548/2020, вместе с тем отметил, что в указанных судебных актах не содержатся выводы об оценке содержания данных Правил на предмет соответствия либо несоответствия данного документа существенным условиям лицензионных договоров; не делаются выводы о праве лицензиара посредством утверждения Правил устанавливать либо изменять существенные условия ранее заключенного сторонами лицензионного договора.

Отклоняя доводы истца о наличии существенных нарушений условий спорных лицензионных договоров, суд апелляционной инстанции исходил из того, что положения Правил, регулирующие условия осуществления предпринимательской деятельности, такие как выбор формата офис-партнера (которые налагают ограничения на пользователей товарного знака), требования к согласованию деятельности выездной службы CMD (когда такой способ ранее уже был установлен сублицензионным договором, заключенным с обществом "Мобимед"), положения регулирующие размер лицензионного вознаграждения, а также иные требования Правил, не связанные с требованиям к качеству услуг, оказываемых под товарным знаком при его вводе в гражданский оборот, не могут быть отнесены к сфере регулирования Правил, поскольку не относятся к требованиям в отношении качества услуг как к сфере регулирования Правил, определенной пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ и лицензионными договорами.

По мнению суда апелляционной инстанции, вышеупомянутые положения Правил представляют собой способы и ограничения в отношении использования товарного знака, следовательно, в силу статьи 1235 ГК РФ данные условия являются существенными условиями лицензионного (сублицензионного) договора, которые подлежат согласованию (акцепту) всеми сторонами такого договора и не могут быть введены истцом в одностороннем порядке в виде отдельных положений Правил.

Суд апелляционной инстанции отметил, что аналогичным образом Правилами не могут устанавливаться финансовые условия взаимоотношений правообладателя с лицензиатом (сублицензиатом), поскольку условия о размере лицензионного вознаграждения также относятся к существенным условиям лицензионного (сублицензионного) договора.

Суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что вступившим в законную силу постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда от 19.10.2020 по делу N А40-168029/2019 установлено, что довод истца о наличии у правообладателя безусловного права в соответствии с лицензионным договором утверждать и изменять Правилами любые условия лицензионного (сублицензионного), в том числе существенные условия, обязательные для истца и ответчика, с которыми изменились обстоятельства по сублицензионному договору, заключенному между истцом и ответчиком, а также то, что у правообладателя есть право изменять существенные условия сублицензионного договора со ссылкой на постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2020 по делу N А40-73857/2019, не обоснован и противоречит положениям пункта 2 статьи 1233, пункта 2 статьи 1237, пункта 2 статьи 1489, статьям 308, 432, 421, 450 ГК РФ, а также условиям сублицензионного договора; в нарушение требований закона и лицензионного договора истец вышел за пределы предоставленных ему прав на утверждение в одностороннем порядке Правил и незаконно включил в состав Правил условия, являющиеся существенными условиями лицензионного (сублицензионного) договора, в частности, в Правила истцом незаконно включены положения, изменяющие размер лицензионного вознаграждения лицензиата, в то время как данное условие в силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ является существенным условием лицензионного (сублицензионного) договора и для придания ему юридической силы необходимо волеизъявление об акцепте такого условия сторонами соответствующего договора.

Суд апелляционной инстанции согласился с вышеуказанными выводами по делу N А40-168029/2019, отдельно отметив, что истцом в состав Правил были неправомерно в одностороннем порядке включены не только условия о размере лицензионного вознаграждения, но и иные существенные условия лицензионного договора, включая такие условия об установлении ограничений и способов осуществления деятельности под товарным знаком CMD как форматы офис-партнера, требования о согласовании с истцом отдельных видов деятельности (в частности, деятельности выездной службы CMD), а также установление дополнительных условий для возможности одностороннего отказа от лицензионного (сублицензионного) договора во внесудебном порядке, дополнительные меры ответственности за нарушение условий договоров.

С точки зрения суда апелляционной инстанции, перечисленные условия не могут быть введены или изменены в одностороннем порядке, в том числе истцом посредством принятия Правил, следовательно, не порождают правовых последствий в отношении лицензионных (сублицензионных) договоров, за исключением случаев, когда указанные условия акцептованы всеми сторонами соответствующего договора.

Суд апелляционной инстанции отклонил довод истца о нарушении ответчиком лицензионных договоров ввиду нарушения третьими лицами, заключившими производные сублицензионные договоры с ответчиком, своих обязательств, указав, что это обстоятельство само по себе не свидетельствует о нарушении ответчиком лицензионного договора и не может являться самостоятельным основанием для расторжения лицензионных договоров ввиду их несоблюдения.

Ссылка истца на судебный акт по делу N А40-294109/2019 не принята судом апелляционной инстанции, как не имеющая правового значения для настоящего дела ввиду того, что предметом данного судебного спора является оспаривание предупреждения управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве, которое согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 37 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020, устанавливает лишь признаки нарушения антимонопольного законодательства, а не факт допущенного нарушения.

Суд апелляционной инстанции отметил, что условия лицензионных договоров не предусматривают обязанности лицензиата и сублицензиатов использовать товарный знак CMD на эксклюзивной основе, поэтому факт использования указанными лицами иных товарных знаков, нежели товарный знак CMD, сам по себе не является нарушением каких-либо прав истца.

В связи с этим суд апелляционной инстанции признал доводы истца о нарушении ответчиком положений Правил, не связанных с требованиям к качеству оказания услуг под товарными знакам, несостоятельными, поскольку включение истцом этих условий в содержание текста данных Правил свидетельствует о выходе истца за пределы предоставленных ему законом (пункт 2 статьи 1489 ГК РФ) и лицензионными договорами прав на утверждение Правил, а также нарушением статьи 1237 ГК РФ, запрещающей правообладателю осуществлять действия, затрудняющие использование товарного знака лицензиатом (сублицензиатом), то есть данные действия истца по смыслу статьи 10 ГК РФ являются злоупотреблением истцом своим правом, допущенным истцом при утверждении Правил.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводам о том, что соответствующие положения Правил, принятых истцом в нарушение действующего законодательства, должны рассматриваться в качестве ничтожной односторонней сделки истца, не порождающей правовые последствия для других лиц с момента совершения такой сделки; положения Правил, не связанные с оказанием услуг под товарными знаками и введением товарных знаков в гражданский оборот, правового значения не имеют, правовых последствий не порождают и не дают истцу права ссылаться на такие требования Правил в качестве оснований и доказательств несоблюдения лицензиатом (сублицензиатом) условий соответствующего лицензионного (сублицензионного) договора.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в ходе рассмотрения настоящего дела истцом не доказано существенное нарушение лицензионных договоров со стороны ответчика, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах, возражениях на них и в иных представленных лицами, участвующими в деле, процессуальных документах, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу пункта 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или этим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (пункт 2 статьи 1237 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (пункт 2 статьи 1238 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1238 ГК РФ ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

В силу пункта 1 статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

По общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором (пункт 1 статьи 450 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в зависимости от предмета и основания заявленных требований на истца возлагается обязанность доказать нарушения со стороны ответчика условий договора, которые являются основанием для его расторжения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 28.02.2017 N 430-О, подпункт 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ, указывающий в качестве основания изменения или расторжения договора по решению суда по требованию одной из сторон существенное нарушение договора другой стороной, предполагает определение судом в конкретном деле в рамках его дискреционных полномочий, является ли нарушение договора существенным по смыслу данной нормы, и направлен на защиту интересов одной стороны договора при нарушении договора другой стороной.

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 03.04.2001 N 18-В01-12 отметил, что факт нарушения договора не может служить основанием для расторжения договора, должна быть доказана существенность нарушения. Ссылающаяся на существенное нарушение договора сторона должна представить суду доказательства такого нарушения: неполучение доходов, возможное несение дополнительных расходов или наступление других последствий, существенно отражающихся на интересах стороны.

В силу пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Институт, указывая на существенность допущенных обществом "МБК" нарушений условий лицензионных договоров, прежде всего, ссылался на отказ лицензиата исполнять Правила, обязанность выполнения которых лицензиатом предусмотрена пунктами 3.3 и 3.5 спорных лицензионных договоров.

При этом ответчиком не оспаривается факт неисполнения им Правил, однако данное обстоятельство он обосновывает тем, что Правила содержат в себе существенные противоречия как нормам действующего федерального законодательства, так и условиям заключенных договоров, в связи с чем применение Правил невозможно до разрешения судом вопроса об их законности (письмо ответчика от 10.04.2019).

Ответчиком также не отрицается предусмотренное пунктами 2.2, 2.3 и 2.4 лицензионных договоров право института в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и требовать соблюдения этих Правил, а также принятия мер, направленных на обеспечение выполнения Правил сублицензиатами.

Вместе с тем общество "МБК" полагает, что в Правила без его согласия не могут включаться условия, являющиеся существенными условиями лицензионного (сублицензионного) договора, в частности, условия, изменяющие размер лицензионного вознаграждения лицензиата, требующие согласования с правообладателем локации и помещения, устанавливающие ответственность за нарушение Правил, предусматривающие прекращение деятельности офис-партнера, устанавливающие требования к выездной службе CMD, отмечая, что данные положения Правил не относятся к требованиям, касающимся качества оказываемых услуг и фактически вводят дополнительные ограничения по способам использования товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что требования Правил, не связанные с требованиями к качеству услуг, оказываемых с использованием товарных знаков института, в рассматриваемом случае не могут быть отнесены к сфере регулирования Правил, определенной пунктом 2 статьи 1489 ГК РФ и лицензионными договорами. Из такой же правовой природы Правил исходили и стороны при заключении спорных лицензионных договоров определяя, что Правила - это совокупность документов, содержащих различные условия, при соблюдении которых оказываемые услуги являются качественными.

При этом установленное лицензионными договорами право лицензиара в одностороннем порядке изменять Правила не означает возникновения у него права без согласования с другой стороной лицензионного договора изменять существенные условия лицензионных договоров.

Ссылка заявителей кассационных жалоб на вступившие в законную силу судебные акты по делам N А40-100355/2019, N А40-340502/2019, N А40-73857/2019, N А40-47548/2020, согласно которым при заключении спорных лицензионных договоров общество "МБК" (лицензиат) приняло на себя обязанность исполнять и контролировать исполнение сублицензиатами Правил с учетом возможности института (лицензиара) изменять их в одностороннем порядке, не означает отсутствия необходимости оценивать отдельные положения этих Правил на предмет соответствия либо несоответствия существенным условиям лицензионных договоров и нормам материального права. В названных судебных актах не содержатся выводы о безусловном праве лицензиара посредством утверждения Правил устанавливать либо изменять существенные условия ранее заключенного сторонами лицензионного договора.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 432 ГК РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 6 статьи 1235 ГК РФ к необходимым условиям лицензионного договора отнесены условия о предмете и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Как разъяснено в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как указано в абзаце втором пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

В силу пункта 5 статьи 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила этого Кодекса о лицензионном договоре.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 05.02.2013 N 12444/12 по делу N А32-24023/2011, требования к существенным условиям договоров устанавливаются законодателем с целью не допустить неопределенность в правоотношениях сторон и предупредить разногласия относительно исполнения обязательств по договору.

Таким образом, условие о размере вознаграждения также является существенным условием лицензионного (сублицензионного договора).

С учетом изложенного включение институтом в состав подлежащих исполнению лицензиатом (ответчиком) и сублицензиатами Правил условия об изменении размера вознаграждения без акцепта данного условия со стороны лицензиата противоречит действующему законодательству.

В частности, судом апелляционной инстанции правомерно признано не соответствующим закону содержащееся в пункте 28 форматов офис-партнеров CMD/CMDKIDS условие о рояли (вознаграждении за использование товарного знака), которое устанавливается в размере 0,1% от выручки за разрешенные услуги.

Суд кассационной инстанции не может признать обоснованным довод института о том, что изложенное в Правилах условие о размере роялти никак не изменяет условия о выплате вознаграждения, согласованные в пунктах 3.5 и 3.7 лицензионных договоров, поскольку, учитывая, что под размером дохода, полученного от использования товарного знака, понимается доход (выручка) лицензиата, полученная от сублицензиатов в связи с заключением лицензиатом сублицензионных договоров. В рассматриваемом случае лицензиар изменяет размер дохода лицензиата, полученного от сублицензиатов, что не согласовывалось при заключении сторонами спорных лицензионных договоров.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать в достаточной степени обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что и иные существенные условия лицензионных договоров, такие как форматы офис-партнеров, требования о согласовании с истцом отдельных видов деятельности (в частности, деятельности выездной службы CMD), были неправомерно в одностороннем порядке включены в состав Правил.

В данном случае судом апелляционной инстанции должным образом не мотивировано, каким образом требования к оснащению медицинских офисов, графику их работы, оформлению помещений, информированию об осуществляемой деятельности, персоналу офисов, его обучению, логистике по доставке биологического материала, работе с медицинскими отходами, выездной службе по забору биоматериалов оказывают влияние на способы использования товарных знаков, являющиеся существенным условием лицензионных договоров, которые могут изменяться только по соглашению сторон.

Суд кассационной инстанции полагает, что устанавливаемые в Правилах вышеперечисленные требования к организации деятельности офис-партнеров не свидетельствуют об изменении лицензиаром способов использования товарных знаков.

Ссылка ответчика на то, что указанные требования к деятельности офис-партнеров представляют собой дополнительные ограничения, требующие от него и лицензиатов финансовых вложений, не принимается коллегией судей, поскольку главным критерием для отнесения условий принимаемых в одностороннем порядке Правил несоответствующими закону является признание их изменяющими существенные условия лицензионных договоров.

Между тем ни ответчиком, ни судом апелляционной инстанции не указывается, какие именно существенные условия лицензионных договоров изменяют вышеназванные требования, сформулированные в форматах офис-партнеров.

Суд кассационной инстанции также считает, что судом апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении должным образом не обоснован вывод о том, что положения Правил, регулирующие выбор формата офис-партнера, деятельность выездной службы CMD, не могут быть отнесены к требованиям в отношении качества оказываемых услуг.

Ссылаясь на ГОСТ Р 50646-2012. "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины и определения", согласно которому показателем качества услуги является количественная или качественная характеристика одного или нескольких свойств услуги, определяющих ее способность удовлетворять потребности потребителя, суд апелляционной инстанции вместе с тем не мотивировал, почему требования, определяющие единые стандарты по оказанию услуг потребителям (информирование о нахождении офиса и видах услуг, времени его работы, подготовка персонала, удобство ожидания, оснащение офиса необходимой компьютерной и медицинской техникой, сантехническим оборудованием и пр.) не находятся в причинно-следственной связи с качеством оказываемых потребителям услуг.

Коллегия судей также считает заслуживающим внимания довод заявителей кассационных жалоб о том, что суд апелляционной инстанции не исследовал Правила в полном объеме, что позволило бы однозначно установить пределы полномочий истца как правообладателя.

Как усматривается из обжалуемого постановления, суд апелляционной инстанции ограничился перечислением лишь некоторых положений Правил, которые, по его мнению, не направлены на обеспечение качества оказываемых услуг и изменяют существенные условия лицензионных договоров, не исследовав Правила, включающие 26 разделов, в полном объеме и не установив, как остальные положения Правил соотносятся с качеством услуг и существенными условиями спорных лицензионных договоров.

Вместе с тем, признание Правил в части не соответствующими закону и договору, в связи с чем не подлежащими применению, не означает, что в остальной части они также не подлежат исполнению лицензиатом (ответчиком) и сублицензиатами.

При этом судом апелляционной инстанции не устанавливалось: могли ли спорные Правила быть приняты и без включения в них положений, которые могут рассматриваться как изменяющие существенные условия лицензионных договоров; исполнялись ли Правила лицензиатом и сублицензиатами в той части, в которой они не изменяют существенные условия лицензионных договоров; если Правила в этой части не исполнялись лицензиатом и сублицензиатами, то могут ли такие нарушения квалифицироваться как существенные, позволяющие прийти к выводу о наличии оснований для расторжения лицензионных договоров.

Таким образом, коллегия судей отмечает, что указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 11.12.2020 по настоящему делу, исполнены судом апелляционной инстанции не в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам также считает не мотивированными должным образом и противоречащими судебным актам по делу N А40-73857/2019 выводы суда апелляционной инстанции о том, что включение истцом в содержание текста Правил положений, изменяющих существенные условия лицензионных договоров, являются по смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотреблением истцом своим правом, допущенным при утверждении Правил, в связи с чем должно рассматриваться в качестве ничтожной односторонней сделки истца, не порождающей правовые последствия для других лиц с момента совершения такой сделки.

В силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Данная норма закрепляет принцип правовой определенности, направленный на достижение стабильности правового регулирования и существующих правоотношений. Правовая определенность необходима для того, чтобы участники соответствующих отношений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения, быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей.

Судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в рамках дела N А40-73857/2019 установлено, что спорные Правила не являются сделкой и положения ГК РФ об основаниях и последствиях недействительности сделок в данном случае не подлежат применению.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.11.2020 N 305-ЭС20-12468 по делу N А40-73857/2019 отказано обществу "МБК" в передаче кассационной жалобы на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2020 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2020 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Указанные правовые выводы не носят преюдициальный характер, однако в силу принципа правовой определенности подлежат учету при рассмотрении аналогичных доводов по настоящему делу.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Для признания каких-либо действий злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер и вывод о нем не может являться следствием предположений.

Независимо от того, что вопрос о наличии в действиях признаков злоупотребления правом является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к установлению недобросовестного поведения, правильном применении норм материального права.

Так, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

В рассматриваемом случае право института на принятие и изменение в одностороннем порядке Правил было согласовано сторонами в спорных лицензионных договорах, в целом данные Правила направлены на упорядочение использования товарных знаком при оказании услуг, в связи с чем не может быть сделан вывод о том, что умысел института был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда ответчику (лицензиату) либо иным лицам (сублицензиатам). Наличие же в Правилах отдельных положений, которые могут быть квалифицированы как изменяющие существенные условия лицензионных договоров, очевидным образом не свидетельствует о наличии недобросовестного умысла со стороны института, а может указывать на заблуждение данного лица относительно правовой природы этих положений.

При таких обстоятельствах применение судом апелляционной инстанции к рассматриваемым правоотношениям норм статьи 10 ГК РФ не может быть признано правомерным.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Учитывая вышеизложенное суд кассационной инстанции не может признать содержащиеся в обжалуемом постановлении выводы об отсутствии оснований для расторжения лицензионных договоров, о признании их в части ничтожной сделкой, о злоупотреблении правом со стороны истца основанными на нормах материального и процессуального права, разъяснениях высшей судебной инстанции.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судом апелляционной инстанции не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Допущенные судом апелляционной инстанции процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании всех обстоятельств дела, которые могли повлиять на результат его рассмотрения, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судом апелляционной инстанции материалов дела.

Вместе с тем содержащиеся в кассационной жалобе и дополнительном правовом обосновании доводы института об отсутствии у суда апелляционной инстанции оснований для перехода к рассмотрению настоящего дела по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела судом первой инстанции; об утрате им с 2016 года контроля за использованием товарных знаков и о невозможности контролировать объем вознаграждения, получаемого в связи с использованием товарного знака; о несанкционированном участии лаборатории общества "ЛабКвест" в работе сети CMD; о непредставлении ответчиком с 2010 года отчетов по исполнению лицензионных договоров; о совершении ответчиком существенного нарушения условий лицензионных договоров, заключающихся в отсутствии ответов на направленные истцом запросы информации и документов; о создании ответчиком аффилированного юридического лица - общества "РУТА" для получения дохода от рекламы с использованием товарных знаков без выплаты лицензионного вознаграждения; об установлении ответчиком в нарушение условий лицензионных договоров в заключенном с обществом "ЛабКвест" сублицензионном договоре фиксированного размера роялти - 50 000 рублей за квартал не подлежат рассмотрению, так как оценка этих доводов содержалась в постановлении суда апелляционной инстанции от 13.10.2021, выводы суда апелляционной инстанции в этой части не оспаривались институтом и иными лицами, участвующими в деле, и, соответственно, законность и обоснованность этих выводов не проверялась судом кассационной инстанции при принятии постановления от 11.12.2020.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Девятого арбитражного апелляционного суда следует читать как "от 13.10.2020 г."

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этом судебном акте, не в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в нем полноценного исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, и принимая во внимание отсутствие у суда кассационной инстанции полномочий по установлению фактических обстоятельств и оценке имеющихся в деле доказательств, данный судебный акт подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Вопрос о распределении судебных расходов судом кассационной инстанции не рассматривается, поскольку в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2021 по делу N А40-102379/2019 отменить.

Дело N А40-102379/2019 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская