Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2021 г. по делу N СИП-337/2021 Суд оставил без удовлетворения требования о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, об обязании провести экспертизу предложенной полезной модели и дать обоснованное заключение, подтвержденное результатами экспертизы, о возможности или невозможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель, поскольку изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", а при преобразовании спорного патента не выполняется условие о его признании недействительным полностью

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2021 г. по делу N СИП-337/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 г. N С01-1779/2021 по делу N СИП-337/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 26 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 26 августа 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Ерина А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титаренко Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Юнистем" (Левашовский пр., д. 15, лит. А, оф. 201, Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1147847336592) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.12.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности провести экспертизу предложенной полезной модели и дать обоснованное заключение, подтвержденное результатами экспертизы о возможности или невозможности преобразования патента Российской Федерации на изобретение N 2599243 в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирские Фасады" (ул. 1905 года, д. 69, каб. 15, г. Новосибирск, 630132, ОГРН 1125476086504).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Юнистем" - Гольдфарб В.А. (по доверенности от 15.06.2021) и Станковский В.М. (по доверенности от 14.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Беликов И.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-662/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Сибирские Фасады" - Болотова А.Ю. (по доверенности от 02.08.2021) и Овчинникова О.К. (по доверенности от 16.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юнистем" (далее - общество "Юнистем") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.12.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение "Система строительных светоотражающих конструкций", об обязании Роспатента провести экспертизу предложенной полезной модели и дать обоснованное заключение, подтвержденное результатами экспертизы о возможности или невозможности преобразования патента Российской Федерации на изобретение N 2599243 в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирские Фасады" (далее - общество "Сибирские Фасады").

В обоснование заявленных требований общество "Юнистем" ссылается на то, что в ходе рассмотрения возражения общества "Сибирские Фасады" против выдачи спорного патента на изобретение правообладателем было подано ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 ГК РФ на том основании, что условие патентоспособности "новизна" технического решения, защищенного спорным патентом, никем не оспаривалось, а экспертиза подтвердила соответствие технического решения условию патентоспособности "новизна".

Заявитель отмечает, что им был предложен для рассмотрения один из возможных вариантов формулы полезной модели, однако Роспатентом принято решение об отказе в удовлетворении этого ходатайства.

По мнению общества "Юнистем", тем самым Роспатентом было допущено нарушение процессуального характера, а именно не рассмотрена должным образом возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель, поскольку предложенная правообладателем формула полезной модели не была направлена в экспертный отдел федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС") для проведения экспертизы по существу, а позиция коллегии палаты по патентным спорам Роспатента не была должным образом аргументирована и разъяснена.

Заявитель указывает на то, что им был указан основной технический результат полезной модели - "уменьшение массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок", обоснование достижения которого содержится в описании к спорному изобретению и приводится в критике аналога - стоечно-ригельной фасадной системы ALTF50.

Общество "Юнистем" обращает внимание на то, что на ограждающую конструкцию балкона или лоджии действует ветровое давление, которое не может быть воспринято каркасом модуля, так как его стойки меньшего сечения и рассчитаны только на восприятие веса заполнения в виде одиночного стекла, в связи с чем для восприятия ветрового давления в систему дополнительно устанавливают статический усилитель путем крепления его к вертикальной стойке (боковой стенке).

С точки зрения заявителя, технический результат полезной модели достигается за счет повышения прочности каркаса рамы светопрозрачного модуля благодаря применению дополнительного усилителя, который крепится к его боковой стенке, а для противодействия экстремальным ветровым нагрузкам (сильный ветер, шторм, ураган) в усилителе выполнен паз, в котором могут размещаться закладные элементы, закрепляемые в монтажном узле, установленном на перекрытии строительной конструкции.

Общество "Юнистем" также считает, что отличительный признак спорного изобретения "дополнительно снабжен статическим усилителем" полностью тождественен признаку, предложенному в качестве отличительного признака для полезной модели - "снабжен дополнительным статическим усилителем" по причине того, что назначение статического усилителя - усиление каркаса модуля для восприятия ветрового давления, для чего статический усилитель дополнительно крепится к боковой стенке модуля, а, следовательно, является дополнительным элементом конструкции.

С учетом изложенного заявитель считает возможным преобразование изобретения "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций" в полезную модель "Светопрозрачный модуль заводской сборки для остекления строительных конструкций" со следующей формулой:

"1. Светопрозрачный модуль заводской сборки для остекления строительных конструкций, преимущественно балконов и лоджий, содержащий каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненный прозрачным листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика, причем в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза, отличающийся тем, что модуль дополнительно снабжен усилителем, прикрепленным к его боковой стенке.

2. Светопрозрачный модуль по п. 1, отличающийся тем, что в усилителе выполнен паз, предназначенный для размещения в нём закладных элементов, закрепляемых в монтажном узле, установленном на перекрытии строительной конструкции.".

Возражая против вывода Роспатента о том, что вертикальный профиль из патента США N 7644549 имеет такую же геометрическую форму и материал выполнения, что и статический усилитель по спорному патенту, общество "Юнистем" полагает, что Роспатент не учел его доводы о том, что технической сутью и существенным отличием изобретения "Системы строительных светопрозрачных ограждающих конструкций" является возможность изготовления и последующего использования отдельных блоков (модулей) заводской сборки, размеры которых имеют физические ограничения, связанные с производственными возможностями заводской линии сборки, а также возможностями оборудования для их подъема на место монтажа (крана), в силу чего для дополнительного усиления конструкции в соответствии с формулой спорного изобретения "...каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, который прикрепляют к боковой стенке модуля уже после его установки на место".

Роспатент в представленном отзыве просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Не соглашаясь с доводом заявителя о том, что техническому решению, известному из патента США N 7644549, не присущ признак "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей", Роспатент отмечает, что решениями Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу N СИП-331/2018 и от 07.09.2020 по делу N СИП-346/2020, а также постановлениями Президиума суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 по делу N СИП-331/2018 и от 25.12.2020 по делу N СИП-346/2020 Роспатенту было предписано повторно проанализировать именно этот отличительный признак, а также его влияние на технический результат.

Как указывает административный орган, в результате такого анализа было установлено, что из материалов патента США N 7644549 следует, что отдельные каркасные панели поддерживаются вертикальными профилями; указанные вертикальные профили размещены на плитах перекрытия здания, в пазу вертикальных профилей размещены закладные детали; на фигуре 6 этого источника информации визуализируется выполнение вертикального профиля с прямоугольным поперечным сечением, а выполнение вертикальных профилей из алюминия подтверждается описанием названного патента.

По мнению Роспатента, вертикальный профиль из патента США N 7644549 имеет такую же геометрическую форму и материал выполнения, что и статический усилитель по спорному патенту.

Ссылаясь на выводы, содержащиеся в решении Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу N СИП-346/2020, Роспатент отмечает, что с точки зрения влияния на технический результат не важно, в какой момент и каким способом произведено присоединение статического усилителя, так как технический результат, заключающийся в защите от ветровых и других климатических нагрузок, проявляется в процессе эксплуатации (использования) светопрозрачной ограждающей конструкции благодаря наличию в конструкции модуля жесткого элемента.

Исходя из этого, Роспатент считает, что, вопреки доводам заявителя, из патента США N 7644549 известен признак "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей", а также его влияние на указанный результат (обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок), в связи с чем изложенный в оспариваемом решении вывод о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2599243 условию патентоспособности "изобретательский уровень" является правомерным.

Возражая против довода заявителя о ненадлежащем рассмотрении Роспатентом поступивших 26.01.2021 формулы полезной модели, предлагаемой для преобразования спорного патента на изобретение в патент на полезную модель, а также уточненного технического результата для такой полезной модели, административный орган обращает внимание на то, что указанная формула полезной модели содержит признак "дополнительный усилитель", который отсутствует в спорном патенте, а уточненный результат, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, также не подтвержден описанием спорного изобретения и явным образом из него не следует.

По мнению Роспатента, возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с изменением формулы в принципе не предусмотрена законом, поскольку такое преобразование возможно только при соблюдении двух условий: при признании патента на изобретение недействительным полностью; соответствии полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям, тогда как в случае принятия измененной формулы патент на изобретение признается недействительным частично (и выдается новый патент с измененной формулой).

При этом административный орган отмечает, что ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель с первоначальной формулой заявитель не подавал.

Общество "Сибирские Фасады" в отзыве на заявление выразило согласие с выводами Роспатента, содержащимися в оспариваемом решении.

Третье лицо, возражая против довода заявителя о наличии процедурных нарушений при рассмотрении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, полагает, что Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), действовавшими на дату подачи возражения обществом "Сибирские Фасады", против предоставления правовой охраны изобретению по патенту N 2599243, не установлено особой процедуры рассмотрения такого ходатайства.

Как отмечает общество "Сибирские Фасады", предлагая измененную формулу с ходатайством о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, общество "Юнистем" не только заменило признак "модуль дополнительно снабжен статическим усилителем" на "снабжен дополнительным статическим усилителем", изменило также родовое понятие и исключило значительную часть признаков из независимого пункта формулы изобретения, не просто изменяя объем прав, но значительно его расширяя, что недопустимо.

С точки зрения третьего лица, утверждение заявителя о том, что конструкция согласно спорному изобретению обладает меньшей массой по сравнению с системой ALT F50 не подтверждается описанием спорного патента и формулой изобретения, которые не содержат указаний на ограничение в конструкции только стеклопакетами с одним стеклом, более того, зависимый пункт 3 формулы спорного явно указывает на возможность использования стеклопакета, содержащего два и более листов, а это значит, что система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по спорному патенту также как и известные системы должна выдерживать вес стеклопакета с несколькими листами.

По мнению общества "Сибирские Фасады", сам по себе термин "модификация" не означает однозначно уменьшение массы, модификация может быть направлена на достижение любых целей и не обязательно на снижение веса.

Третье лицо констатирует, что заявляя о тождественности признака "снабжен дополнительным статическим усилителем", предложенного в формуле полезной модели, отличительному признаку "дополнительно снабжен статическим усилителем", содержащемуся в формуле спорного изобретения, общество "Юнистем" тем самым выражает несогласие с выводом Суда по интеллектуальным правам, приведенным в решении от 07.09.2020 по делу СИП-346/2020, согласно которому вывод о неизвестности отличительного признака спорного изобретения, основанный только на различии функционального назначения у вертикальных профилей в техническом решении по патенту США N 7644549 и статического усилителя в спорном техническом решении, является неправомерным.

Общество "Сибирские фасады" обращает внимание на то, что описание спорного изобретения не содержит указаний на "дополнительный статический усилитель", равно как и обоснований того, что он является дополнительным элементом конструкции, отмечая при этом, что внесение в формулу признаков, не раскрытых в описании, в том числе путем изменения формулировки признака, недопустимо.

В судебном заседании, состоявшемся 26.08.2021, представители общества "Юнистем" поддержали изложенные в заявлении доводы, просили удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента и общества "Сибирские Фасады" возражали против удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, общество "Юнистем" является правообладателем патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение "Система строительных светоотражающих конструкций", выданного по заявке N 2015130140 с приоритетом от 21.07.2015, со следующей формулой:

"1. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, преимущественно балконов и лоджий, состоящая из отдельных блоков (модулей), каждый из которых содержит каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненных листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика, причем в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза, отличающаяся тем, что система выполнена из модулей заводской сборки, включающих, по крайней мере, один модуль, выполненный со створкой, листовое заполнение рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала, а верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии, причем каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.

2. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что прозрачный и/или непрозрачный листовой материал может быть разделен дополнительными импостами и штапиками на несколько составных частей, расположенных в различных комбинациях.

3. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что некоторые модули могут быть выполнены с возможностью установки в них стеклопакета из двух или более листов.

4. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что монтажный узел, закрепленный на перекрытии, выполнен таким образом, что позволяет регулировать положение модуля при монтаже по трем осям.

5. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что в пазу статического усилителя модуля дополнительно установлены элементы для фиксации его в монтажном узле, установленном на перекрытии.

6. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что профили элементов модуля при сборке образуют камеры, с возможностью размещения в них уплотнителей из упругого материала или других элементов".

Общество "Сибирские Фасады" 20.12.2017 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи названного патента, мотивированным несоответствием изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В обоснование данного утверждения подателем возражения были представлены следующие материалы:

- патент Российской Федерации N 2101429, опубликованный 10.01.1998 (далее - источник информации 1);

- патент Российской Федерации N 52879, опубликованный 27.04.2006 (далее - источник информации 2);

- патент Российской Федерации N 68571, опубликованный 27.11.2007 (далее - источник информации 3);

- патент Российской Федерации N 46283,опубликованный 27.06.2005 (далее - источник информации 4);

- патент Российской Федерации N 73890, опубликованный 10.06.2008 (далее - источник информации 5);

- патент Российской Федерации N 2555671, опубликованный 10.07.2015 (далее - источник информации 6);

- патент США N 7644549, опубликованный 12.01.2010 (далее - источник информации 7);

- патент Российской Федерации N 2160349, опубликованный 10.12.2000 (далее - источник информации 8);

- патент Российской Федерации N 69904, опубликованный 10.01.2008 (далее - источник информации 9);

- патент Российской Федерации N 71998, опубликованный 27.03.2008 (далее - источник информации 10);

- ГОСТ 33079-2014 "Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения", Москва, Стандартинформ, 01.07.2015 (далее - ГОСТ 33079-2014, источник информации 11);

- ГОСТ Р 54858-2011 "Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче", Москва, Стандартинформ, 01.07.2012, стр. 2, 5-6 (далее - ГОСТ Р 54858-2011, источник информации 12);

- копия фрагментов каталога компании Alutech "Профильные системы" на 8 стр. (далее - источник информации 13);

- протокол нотариального осмотра сайта http://www.alutech-group.com (далее - источник информации 14);

- запрос в компанию Alutech (далее - источник информации 15);

- ответ компании Alutech (далее - источник информации 16);

- копия фрагментов каталога компании Татпроф "Комплексное остекление балконов и лоджий ЭК-640" (далее - источник информации 17);

- запрос в компанию Татпроф (далее - источник информации 18);

- ответ компании Татпроф (далее - источник информации 19);

- копия фрагментов каталога компании Rehau "Дополнительные профили 86 мм. Техническая информация. Чертежи узлов" (далее - источник информации 20);

- запрос в компанию Rehau (далее - источник информации 21);

- ответ компании Rehau (далее - источник информации 22).

Решением Роспатента от 25.04.2018 в удовлетворении возражения было отказано, патент Российской Федерации оставлен в силе.

Не согласившись с данным решением Роспатента, общество "Сибирские Фасады" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 по делу N СИП-331/2018 заявление общества "Сибирские Фасады" было оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу N СИП-331/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу N СИП-331/2018 заявление общества "Сибирские Фасады" было удовлетворено, решение Роспатента от 25.04.2018 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества "Сибирские Фасады" против выдачи патента Российской Федерации N 2599243.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 по делу N СИП-331/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 оставлено без изменения.

В результате повторного рассмотрения вышеуказанного возражения решением Роспатента от 18.02.2020 в удовлетворении возражения общества "Сибирские Фасады" было отказано, патент Российской Федерации N 2599243 оставлен в силе.

Не согласившись с данным решением Роспатента, общество "Сибирские Фасады" вновь обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу N СИП-346/2020 заявление общества "Сибирские Фасады" было удовлетворено: решение Роспатента от 18.02.2020 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества "Сибирские Фасады" с учетом данного решения суда.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу N СИП-346/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 оставлено без изменения.

По результатам повторного рассмотрения решением Роспатента от 17.03.2021 возражение общества "Сибирские Фасады" было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2599243 признан недействительным полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что спорное изобретение по независимому пункту 1 формулы отличается от технического решения по источнику информации 1 следующими признаками:

система состоит из отдельных блоков (модулей), каждый модуль содержит каркас рамы, выполненный из стоек и импостов (отличительный признак 1);

система выполнена из модулей заводской сборки (отличительный признак 2);

верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии (отличительный признак 3);

каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей (отличительный признак 4).

При этом Роспатентом было установлено, что: влияние отличительных признаков 1 и 3 на какой-либо результат не раскрыто; отличительный признак 2 позволяет повысить качество и точность сборки, значительно сократить время монтажа; отличительный признак 4 влияет только на обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок.

Административный орган также установил, что из источников информации 5 и 11 известны отличительные признаки 1-3, а также влияние отличительного признака 2 на тот же результат, что и в спорном изобретении, а из источника информации 7 известен отличительный признак 4 и его влияние на технический результат.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2599243 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В отношении зависимых пунктов формулы спорного изобретения Роспатентом было установлено следующее:

- признаки зависимого пункта 2 формулы известны из источника информации 7;

- признаки зависимого пункта 3 формулы известны из источника информации 1;

- признаки зависимого пункта 4 формулы известны из источника информации 3;

- признаки зависимого пункта 5 формулы известны из источника информации 7;

- признаки зависимого пункта 6 формулы известны из источника информации 9.

С учетом изложенного административный орган в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что в случае включения признаков зависимых пунктов 2-6 в независимый пункт 1 формулы спорного патента, охарактеризованное в нем техническое решение также не будет соответствовать условию патентоспособности "изобретательский уровень". Исходя из этого источники информации 2, 4, 6, 8-10, 12-22 Роспатентом не анализировались.

Рассмотрев поступившее 26.01.2021 от патентообладателя ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель на основании пункта 3 статьи 1398 ГК РФ, Роспатент в оспариваемом решении отметил, что уточненная патентообладателем формула полезной модели не может быть принята, поскольку содержит признак "дополнительный усилитель", который отсутствует в спорном патенте, а уточненный результат, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, также не подтвержден описанием спорного изобретения и явным образом из него не следует.

В связи с этим административный орган признал представленные обществом "Юнистем" уточнения изменяющими сущность решения по спорному патенту.

Ссылаясь на несоответствие решения Роспатента от 17.03.2021 закону и иным нормативным правовым актам, а также полагая, что этим решением нарушаются его права и законные интересы, общество "Юнистем" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам не нашел оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным в силу следующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления о признании недействительным решения Роспатента обществом "Юнистем" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на изобретение и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем и третьим лицом.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2015130140 на выдачу патента на спорное изобретение (21.07.2015) и даты подачи возражения (20.12.2017) законодательством, применимым для оценки патентоспособности изобретения, являются нормы ГК РФ, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент) и Правила N 56 в части, не противоречащей ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В силу пункта 10.7.4.2 Административного регламента в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Роспатентом при рассмотрении возражения против выдачи патента на спорное изобретение верно установлено, что техническое решение, раскрытое в источнике информации 1, является наиболее близким аналогом (прототипом) по отношению к спорному изобретению. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8.1.3 Административного регламента пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста (подпункт 1 пункта 24.5.3 Административного регламента).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.3 Административного регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Подпунктом 1 пункта 26.3 Административного регламента установлено, что при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В силу подпункта 2 пункта 26.3 Административного регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы; для нормативно-технической документации:

проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 3 статьи 1398 ГК РФ в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 этого Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 названного Кодекса.

Противопоставленные источники информации 2-12 правомерно включены Роспатентом в уровень техники для оценки спорного изобретения на предмет соответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень", что не оспаривается заявителем.

Роспатент также пришел к обоснованному выводу о том, что техническому решению, известному из источника информации 1, присущи все признаки формулы спорного изобретения, за исключение признаков: "система состоит из отдельных блоков (модулей), каждый модуль содержит каркас рамы, выполненный из стоек и импостов" (отличительный признак 1); "система выполнена из модулей заводской сборки" (отличительный признак 2); "верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии" (отличительный признак 3); "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей" (отличительный признак 4). Указанный вывод также не оспаривается обществом "Юнистем".

Не возражает заявитель и против вывода Роспатента о том, что отличительные признаки 1-3 известны из уровня техники.

Разногласия между заявителем, с одной стороны, и Роспатентом и третьим лицом, с другой стороны, сохраняются относительно известности отличительного признака 4 из источника информации 7.

По мнению заявителя, Роспатент в оспариваемом решении ошибочно принимает за технический результат назначение статического усилителя, в силу чего делает необоснованный вывод об известности отличительного признака 4 из источника информации 7.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным доводом общества "Юнистем" в связи со следующим.

Решениями Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу N СИП-331/2018 и от 07.09.2020 по делу N СИП-346/2020, а также постановлениями президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 по делу N СИП-331/2018 и от 25.12.2020 по делу N СИП-346/2020 Роспатенту было предписано повторно проанализировать именно отличительный признак 4, а также его влияние на заявленный технический результат.

В частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу N СИП-346/2020 отмечено, что статический усилитель в спорном изобретении представляет собой не более чем обычный профиль прямоугольного сечения, известность которого должна быть определена не столько названием, сколько геометрическими характеристиками и физическими свойствами материала, которые, по сути, и будут влиять на технический результат.

Отклоняя довод заявителя о том, что техническому решению, известному из источника информации 7, не присущ признак "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей", Роспатент обоснованно указал, что из источника информации 7 (описание - столбец 1 строки 39-40, столбец 5 строки 34-50, столбец 7 строки 45-63, фигура 3, 6) следует, что отдельные каркасные панели (40) поддерживаются вертикальными профилями (42, 94), указанные вертикальные профили размещены на плитах перекрытия здания, в пазу вертикальных профилей размещены закладные детали; на фигуре 6 описания источника информации 7 визуализируется выполнение вертикального профиля (94) с прямоугольным поперечным сечением, а выполнение вертикальных профилей (42, 94) из алюминия подтверждается описанием этого же источника информации (столбец 1 строки 39-40, столбец 7 строки 45-63).

Таким образом, "вертикальный профиль" из источника информации 7 имеет такую же геометрическую форму и материал выполнения, что и "статический усилитель" по спорному патенту.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 25.12.2020 по делу N СИП-346/2020 отметил, что с точки зрения влияния на технический результат не важно, в какой момент и каким способом произведено присоединение "статического усилителя", так как технический результат, заключающийся в защите от ветровых и других климатических нагрузок, проявляется в процессе эксплуатации (использования) светопрозрачной ограждающей конструкции благодаря наличию в конструкции модуля жесткого элемента. Независимо от того, выполняет ли этот статический усилитель какие-либо еще функции в данной конструкции, эффект, обусловленный прежде всего его формой и материалом, то есть противодействие ветровым нагрузкам, будет объективно проявляться независимо от его назначения и функций.

С учетом изложенного Роспатент при повторном рассмотрении возражения общества "Сибирские Фасады" сделал верные выводы об известности из источника информации 7 признака "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей" (отличительный признак 4) независимого пункта 1 формулы спорного изобретения, а также о его влиянии на указанный результат (обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок).

Ссылка заявителя на то, что Роспатент не учел его доводы, содержавшиеся в "заключении эксперта" от 02.11.2020, согласно которому "статический усилитель" по спорному патенту служит именно для дополнительного усиления конструкции, подлежит отклонению, так как данные доводы фактически выражают несогласие с вышеизложенными выводами, содержащимися в судебных актах по делам N СИП-331/2018 и N СИП-346/2020.

Довод общества "Юнистем" о том, что Роспатентом было допущено нарушение процессуального характера, а именно не рассмотрена должным образом возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель, поскольку предложенная правообладателем формула полезной модели не была направлена в экспертный отдел ФГБУ "ФИПС" для проведения экспертизы по существу, а позиция коллегии палаты по патентным спорам Роспатента не была должным образом аргументирована и разъяснена, отклоняется как противоречащий содержанию оспариваемого ненормативного правового акта, в котором позиция административного органа выражена достаточно четко - уточненная патентообладателем формула полезной модели не может быть принята, поскольку содержит признак "дополнительный усилитель", который отсутствует в спорном патенте, а уточненный результат, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, не подтвержден описанием спорного изобретения и явным образом из него не следует.

Как отмечалось выше и усматривается из судебных актов по делам N СИП-331/2018 и N СИП-346/2020, содержащийся в независимом пункте формулы спорного изобретения признак "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем" не тождественен понятию "дополнительный усилитель", поскольку такой вывод не вытекает из анализа материалов спорного патента.

Вместе с тем в представленной в Роспатент 26.01.2021 формуле полезной модели "Светопрозрачный модуль заводской сборки для остекления строительных конструкций" использован признак "модуль снабжен дополнительным усилителем, прикрепленным к его боковой стенке", не являющийся равнозначным признаку формулы спорного изобретения "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем". Само по себе понятие "дополнительный усилитель", предложенное заявителем, предполагает наличие еще одного - основного усилителя, отсутствующего в конструкции по спорному изобретению.

При этом суд обращает внимание на то, что в заявлении об оспаривании решения Роспатента от 17.03.2021 общество "Юнистем" приводит иную редакцию формулы полезной модели, нежели та, которая была представлена в Роспатент, а именно - вместо признака "модуль снабжен дополнительным усилителем, прикрепленным к его боковой стенке" указан признак "модуль дополнительно снабжен усилителем, прикрепленным к его боковой стенке".

Вместе с тем суд не может рассматривать иную формулу полезной модели, отличную от той, которая была предложена при обращении в Роспатент с ходатайством о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, и которой дана оценка в оспариваемом ненормативном акте, подлежащем судебной проверке.

Таким образом, коллегия судей считает обоснованным вывод Роспатента о том, что признак "дополнительный усилитель" отсутствует в спорном патенте.

Анализ описания спорного изобретения не позволяет прийти к выводу о том, что в нем указан уточненный заявителем технический результат полезной модели, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, либо явным образом из него не следует.

Коллегия судей не принимает как не соответствующий содержанию описания спорного изобретения довод общества "Юнистем" о том, что технический результат полезной модели - "уменьшение массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок" приводится в критике аналога - стоечно-ригельной фасадной системы ALTF50. Согласно описанию к недостаткам этой системы отнесены ограниченность ее применения, в основном к фасадам и витражам, отсутствие возможности использовать ее для остекления балконов и лоджий без значительной модификации, а также то, что применение пластиковых и вспененных материалов в качестве теплоизоляции усложняет разборку конструкции при ее ремонте. При этом под модификацией не обязательно подразумевается уменьшение массы устройства.

Таким образом, данный довод заявителя носит явно надуманный характер, поскольку соответствующий вывод не следует из текста описания спорного изобретения и не может быть очевиден для специалиста.

Суд по интеллектуальным правам также соглашается с доводом третьего лица о том, что патентообладатель, представляя формулу полезной модели, не только изменил родовое понятие, но и исключил из формулы спорного изобретения ряд признаков, тем самым расширив объем правовой охраны. При этом им не включались в независимый пункт формулы признаки, содержащиеся в зависимых пунктах (тем более что, как установлено Роспатентом и не отрицается заявителем, признаки зависимых пунктов известны из уровня техники). Ссылка заявителя на то, что указанные признаки не являлись существенными по отношению к техническому результату, заключающемуся в уменьшении массы конструкции, подлежит отклонению, поскольку, как установлено выше, такой результат не следует из материалов спорного патента.

Расширение объема правовой охраны не относится к допустимым способам изменения формулы при оспаривании патента. Соответствующая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу N СИП-1098/2019.

По смыслу пункта 3 статьи 1398 ГК РФ преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель возможно только при соблюдении двух условий: при признании патента на изобретение недействительным полностью; соответствии полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям.

В случае принятия измененной формулы патент на изобретение признается недействительным частично (и выдается новый патент с измененной формулой).

Следовательно, в рассматриваемом случае при преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель не выполняется условие о признании патента на изобретение недействительным полностью.

При этом общество "Юнистем" заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель с первоначальной формулой не подавало.

Согласно абзацу пятому пункта 5.1 Правил N 56, на нарушение которого Роспатентом ссылается заявитель, в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 этих Правил, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Вместе с тем данная процедура не применима к рассматриваемой ситуации, так как информационный поиск при принятии решения Роспатента был проведен в полном объеме.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент в оспариваемом решении пришел к правильному выводу о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2599243 условию патентоспособности "изобретательский уровень", а также правомерно отказал в преобразовании этого патента в патент на полезную модель.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Юнистем" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Ерин