Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2021 г. по делу N СИП-54/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на имя предпринимателя квалифицирована экспертизой как способная ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2021 г. по делу N СИП-54/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2021 г. N С01-1777/2021 по делу N СИП-54/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 25 августа 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н. (определением Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2021 произведена замена судьи Булгакова Д.А.)

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Степашиной Е.Г.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Альянова Ильи Олеговича (Москва, ОГРНИП 310774607000846) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.12.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019717165,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Мальба Фуд" (ул. Пионерская, д. 1, пом. III, г. Королев, Московская обл., 48141070, ОГРН 1165018051956).

В судебном заседании приняли участие:

Альянов И.О. лично и его представитель - Тукманов В.А. (по доверенности от 01.09.2020);

представитель общества с ограниченной ответственностью "Мальба Фуд" - Сборец В.А. (по доверенности от 20.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Альянов Илья Олегович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.12.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения "" по заявке N 2019717165, и об обязании административного органа зарегистрировать данное обозначение в отношении товаров 30-го класса "вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и 32-го "сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды" МКТУ с датой приоритета от 12.04.2019.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мальба Фуд" (далее - общество).

Ввиду замены одного из судей коллегии судебное разбирательство произведено с самого начала.

В судебном заседании заявитель поддержал и озвучил заявленные требования и доводы, изложенные в письменных пояснениях от 04.08.2021.

Роспатент в отзыве требования заявителя оспорил, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Общество в отзыве, в письменных объяснениях и его представитель заявленные требования оспорили, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

При рассмотрении спора суд исходил из следующего.

Предприниматель 12.04.2019 обратился в Роспатент с заявкой N 2019717165 на государственную регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака для товаров 29-го класса "айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное;

раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), 30-го класса МКТУ "ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры;

крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный", 31-го класса МКТУ "альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; голотурии живые; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота;

жом сахарного тростника [сырье]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; плоды цератонии обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень", 32-го класса МКТУ "аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное;

сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го класса МКТУ "аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

Роспатентом было принято решение от 28.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32-го и 33-го классов МКТУ. Указанное решение основано на заключении экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Так, административный орган обратил внимание на то, что согласно информации из сети Интернет (например: https://proffsyrup.ru), а также документов, находящихся в материалах заявки, изложенных в письмах-обращениях общества, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, право на которое принадлежит обществу и которое им используется для индивидуализации товаров, однородных товарам, перечень которых приведен в заявке предпринимателя.

Роспатент отметил, что доменное имя proffsyrup.ru принадлежит обществу с 27.07.2018, то есть ранее даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения.

Административный орган констатировал также, что общество использует коммерческое обозначение, которое сходно до степени смешения с заявленным обозначением.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на имя предпринимателя квалифицирована экспертизой как способная ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ).

Кроме того, Роспатент указал на то, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "SYRUP" (в переводе с английского языка на русский язык "сироп; очищенная патока" характеризует заявленные товары (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), в том числе указывает на их вид или состав, вследствие чего, является неохраняемым для части товаров (таких как: вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы (натуральный подсластитель); сироп золотой; сироп из мелассы; соус клюквенный (приправа); соус яблочные (приправа); соусы (приправы); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды и т.п.), а для остальных товаров словесный элемент "SYRUP", соответственно и, заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида или состава товаров (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ).

Кроме того, Роспатент установил, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, так как сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

со словесным "" по свидетельству Российской Федерации N 648454 (дата приоритета - 03.12.2015, правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Панорама Груп"), зарегистрированного для однородных товаров 31-го класса МКТУ;

с комбинированным "" по свидетельству Российской Федерации N 600521 (дата приоритета - 04.11.2015, правообладатель - иностранное лицо Rautakesco Oh), зарегистрированного для однородных товаров 31-го класса МКТУ;

с комбинированным "" по международной регистрации N 842916 (дата приоритета - 17.09.2004, правообладатель - иностранное лицо Brand Management Profi), зарегистрированного для однородных товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

Не согласившись с выводами экспертизы, предприниматель обратился в Роспатент с возражением, доводы которого сводились к следующему:

вывод экспертизы относительно того, что регистрация заявленного обозначение на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, ошибочно;

в открытых источниках и материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие устойчивую ассоциативную связь между вводимыми в гражданский оборот под спорным обозначением товарами и каким-либо лицом, в том числе, с общества;

на сайте https://proffsyrup.ru согласно данным Интернет архива WayBackMachine обозначение сходное с заявленным обозначением появилось 26.03.2019 года, то есть всего лишь за 17 дней до даты подачи заявителем заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака;

данный сайт не использовался для предпринимательской деятельности и не пользовался популярностью среди потребителей, о чем свидетельствуют представленные материалы;

в отношении иных, неупомянутых в решении об отказе от 28.07.2020, но представленных на этапе экспертизы общества документов, предприниматель отмечает, что представленная справка об участии общества на выставке в городе Ялта, содержит противоречивые сведения. Согласно информации из сети Интернет, указана отличная дата проведение данной выставки, чем та, что указана обществом;

невозможно установить достоверность представленной обществом бухгалтерской справки от 07.10.2019, кроме того, информация об участии в выставке "ПИР-РЕСТОРАН", договор на размещение рекламы от 18.04.2019, размещение рекламных материалов в журнале "Ресторанные ведомости", датированы после даты подачи заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты к сведению;

в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии у общества прав на коммерческое обозначение, из чего следует отсутствие обоснованности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

заявленное обозначение является самостоятельным объектом авторского права, исключительное право на которое в полном объеме принадлежит предпринимателю с 04.05.2018, о чем свидетельствуют представленные материалы и в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не нарушает права общества и не противоречит требованиям, изложенным в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При этом заявитель возражения ограничил перечень рубрик, в отношении которых испрашивалась правовая охрана спорного обозначения до следующих товаров 29-го класса МКТУ "коктейли молочные; напитки на основе миндального молока", 30-го класса МКТУ "кофе; мороженное; напитки кофейные; напитки шоколадные; вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сиропы; сладкие добавки (топпинги); сладости", 32-го класса МКТУ "аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные" и 33-го класса МКТУ "аперитивы; коктейли; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива". Предприниматель также не возражал против включения словесного элемента "SYRUP" в состав заявленного обозначения качестве неохраняемого элемента.

Предприниматель также указал в возражении следующее:

элемент "SYRUP" не способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров в отношении скорректированного перечня товаров;

согласно ГОСТ Р 52409-2005 сиропом также называют концентраты безалкогольных напитков;

с учетом скорректированного перечня товаров 29, 30, 32-го и 33-го классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 648454 и N 600521, зарегистрированные в отношении товаров 31-го класса МКТУ, могут быть сняты в качестве противопоставлений;

заявленное обозначение и знак по международной регистрации N 842916 не являются сходными по фонетическому, визуальному и смысловому признакам сходства;

правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации предоставлена в отношении неоднородных товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, сравниваемые товары не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений также подтверждается множеством регистраций со словесными элементами "PROFI" / "ПРОФИ" для товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, например, "" по свидетельству Российской Федерации N 758033, "" по свидетельству Российской Федерации N 608785, "" по свидетельству Российской Федерации N 761822, "" по свидетельству Российской Федерации N 438919, "" по свидетельству Российской Федерации N 656326.

На основании изложенного предприниматель просил отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29-го класса МКТУ: "коктейли молочные; напитки на основе миндального молока", 30-го класса МКТУ: "кофе; мороженное; напитки кофейные; напитки шоколадные; вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сиропы; сладкие добавки (топпинги); сладости", 32-го класса МТКУ: "аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные" и 33-го класса МКТУ: "аперитивы; коктейли; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива".

В подтверждение изложенных доводов, заявителем были представлены в палату по патентным спорам следующие материалы:

скриншоты страниц из Интернет архива;

копии скриншотов страниц поисковых запросов Яндекс по ключевым словам "Proff Syrup", "Мальба Фуд";

распечатки страниц с сайтов сети Интернет: spbric.ru, himki-logach.ru, omsk.tpprf.ru, dep-economy44.ru;

копию договора на создание результата интеллектуальной деятельности от 18.04.2018 и копии документов, подтверждающие его исполнение;

информацию о домене proffsyrup.ru;

скриншоты страниц интернет сайта общества "Мальба Фуд", содержащие информацию о ее сотрудниках;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория 63";

копию договора поставки от 13.02.2019 и товарная накладная N 112;

копию договора поставки от 21.02.2019;

копию товарной накладной N 136;

копии страниц сайтов wikipedia.org и volshebnaya-eda.ru;

ГОСТ Р 52409-2005.

Рассматривая изложенные в возражении доводы предпринимателя, Роспатент установил, что основными элементами в комбинированных обозначениях являются словесные элементы, поскольку именно на нах падает особое внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Анализируя соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент посчитал правомерным вывод экспертизы о том, что согласно словарно-справочной информации из сети Интернет (https://translate.google.com), слово "SYRUP" в переводе с английского языка на русский переводится как "сироп", "патока".

При этом административный орган отметил, что согласно ГОСТ Р 52409-2005 "сироп" - концентрированный продукт, приготовленный из ингредиентов безалкогольного напитка с массовой долей сухих веществ не менее 50%. Сиропы могут быть витаминизированными, тонизирующими, для спортсменов, изотоническими, диабетическими и другими.

Роспатент принял во внимание согласие предпринимателя с тем, что, в связи с семантическим значением для товаров 30-го класса МКТУ "вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы", 32-го класса МТКУ "сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды" словесный элемент "SYRUP" указывает на вид товара, следовательно, является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Для остальной части товаров 29-го класса МКТУ "коктейли молочные; напитки на основе миндального молока", 30-го класса МКТУ "кофе; мороженное; напитки кофейные; напитки шоколадные; сладости", 32-го класса МТКУ "аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные" и 33-го класса МКТУ "аперитивы; коктейли; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива" не являющимися сиропами, заявленное обозначение, по мнению Роспатента, способно вводить потребителя в заблуждение в отношении вида товара, и, как следствие, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Сравнив заявленное обозначение с товарном знаком по международной регистрации N 842916, несмотря на вывод об их фонетическом сходстве, Роспатент пришел к выводу об отсутствии риска их смешения в гражданском обороте, поскольку сравниваемые обозначения зарегистрированы в отношении неоднородных товаров.

Товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 648454 и N 600521 были исключены Роспатентом из числа противопоставленных заявленному обозначению, в связи с корректировкой предпринимателем перечня рубрик.

При анализе на соответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (в части ввода потребителя в заблуждение относительно производителя товаров), 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент отметил, что представленные в материалы административного дела копия бухгалтерской справки от 07.10.2019, копия бухгалтерской справки на реализацию рекламной продукции за 9 месяцев 2019 года и информация о публикациях в СМИ датированы после даты приоритета заявленного обозначения, а рекламные материалы какой-либо даты не имеют, ввиду чего не могут быть приняты во внимание.

При этом административный орган исследовал представленный обществом договор от 15.01.2019 на оказание услуг по разработке дизайна упаковки, заключенный между ним и индивидуальным предпринимателем Рузовой О.А., и указал на исполнение его должным образом, о чем свидетельствуют материалы от 29.06.2020 (счета на оплату, платежное поручение).

Вместе с тем Роспатент учел довод предпринимателя о его авторстве на заявленное обозначение и указал, что рассмотрение данного довода не входит в компетенцию административного органа.

Кроме того Роспатент не усмотрел из представленных обществом документов, что заявленное обозначение используется в качестве коммерческого обозначения, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив заявленное обозначение на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент обратил внимание на следующее.

Согласно представленным правообладателем справки об участии в VIII международной выставке комплексного оснащения сегмента HORECA "РестоОтельМаркет" с 14-16 марта 2019 года в городе Ялта и копии диплома участника выставки общество являлось участником международной выставки в городе Ялта с 14 по 16 марта 2019 г.

Спорным обозначением маркировалась продукция, однородная заявленным товарам. Дата проведения выставки ранее даты приоритета заявки N 2019717165.

Представленная копия свидетельства о регистрации доменного имени proffsyrop.ru на имя правообладателя, по мнению административного органа, подтверждает принадлежность доменного имени proffsyrup.ru обществу с 26.07.2018.

Как указал Роспатент, анализ архивной версии сайта proffsyrup.ru посредством сервиса web.archive.org показал, что информация об обозначении "proff syrup" была размещена на сайте не позднее 26.03.2019, то есть ранее даты приоритета заявки N 2019717165.

Кроме того, Роспатент отметил, что экспресс-анализ ресурсов в сети Интернет, как то: www.ozon.ru/context/detail/id/167324714; irecommend.ru/content/nyashka-vkusnyashka-kotoraya-dobavit-karamelnykhkrasok-v-lyuboi-napitok-v-otzyve-podrobnee; otzovik.com/review_9468936.html содержит информацию о том, что изготовителем сиропов, маркируемых обозначением "Proff Syrop", является общество, а не предприниматель.

При изложенных обстоятельствах Роспатент поддержал выводы экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого решения от 09.12.2020, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Выражая несогласие с выводом Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, предприниматель указывает на то, что сама по себе регистрация доменного имени proffsyrup.ru без доказательств его фактического использования не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации спорного обозначения.

Ссылаясь на данные интернет архива WayBackMachine (web.archive.org), заявитель отмечает, что впервые спорное обозначение на сайте proffsyrup.ru было размещено обществом 26.03.2019, то есть всего за 17 дней до даты подачи заявки предпринимателем. По мнению заявителя, этого срока явно недостаточно для возникновения стойких ассоциативных связей спорного обозначения с каким-либо лицом.

При этом предприниматель полагает, что сайт с доменным именем proffsyrup.ru, на дату приоритета спорного обозначения обществом не использовался для ведения предпринимательской деятельности, не пользовался высокой популярностью среди рядовых потребителей, в связи с чем не может свидетельствовать о возможности введения их в заблуждение относительно производителя товаров, маркируемых спорным обозначением.

Предприниматель также обращает внимание на невозможность достоверно установить дату проведения выставки, в которой принимало участие общество, а также количество посещаемости данной выставки потенциальных потребителей, которые могли ознакомиться с представленным товаром, маркированным обозначением, сходным со спорным обозначением.

Вместе с тем в ходе судебного разбирательства с учетом дополнительно представленных третьим лицом доказательств, подтверждающих фактическое проведение названной выставки в указанные даты, соответствующий аргумент был снят заявителем.

При этом заявитель полагает, что участия общества в одной выставке явно недостаточно для возникновения стойких ассоциативных связей спорного обозначения с каким-либо лицом.

Кроме того, предприниматель указывает на недоказанность фактической реализации обществом продукции под спорным обозначением до даты приоритета заявленного обозначения.

Ссылка Роспатента на проведенный экспресс-анализ данных сети Интернет, по мнению предпринимателя, также не может быть признана состоятельной, поскольку по приведенным регистрирующим органом интернет-ссылкам содержится информация о возможности приобретения товаров, маркированных обозначением, схожим с заявленным на регистрацию, на момент такого анализа, а не дату приоритета. Более того, как указал предприниматель, одна из ссылок не активна.

Предприниматель считает, что в открытых источниках и в материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие наличие устойчивой ассоциативной связи между вводимыми в гражданский оборот с использованием спорного обозначения товарами и конкретным лицом, в том числе с обществом.

Предприниматель также обращает внимание на то, что им в ходе административного дела был скорректирован перечень заявленных товаров 29, 30, 32-го и 33-го классов МКТУ для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзывах на него, и в дополнительных пояснениях, выслушав пояснения предпринимателя и его представителя, представителя общества, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента учреждением не пропущен, что не оспаривается лицами, участвующим в деле.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение от 09.12.2020 принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривают лица, участвующие в деле.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (12.04.2019) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1483 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), отражающих многолетнюю практику экспертизы, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его изготовителем. Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ и Правил N 482, а также правовых подходов, обобщенных в Рекомендациях N 39, для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку Роспатенту необходимо было установить, что при восприятии спорного обозначения через ассоциации, вызванные этим товарным знаком, в сознании потребителя может создаться представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

Оценив на основании вышеприведенных методологических подходов вывод Роспатента о том, что спорное обозначение ассоциируется потребителем с обществом (третьим лицом по настоящему делу), коллегия судей пришла к выводу о необоснованности данного вывода.

Так, при оценке наличия ассоциативной связи спорного обозначения с конкретным хозяйствующим субъектом (третьим лицом) во внимание могут быть приняты представленные таким лицом либо самостоятельно обнаруженные Роспатентом в открытых источниках информации материалы, содержащие следующие сведения:

объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;

длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;

объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;

сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;

сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;

сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

иные сведения.

Перечисленные выше сведения не должны быть декларативными. Требуется документальное подтверждение таких обстоятельств.

При этом коллегия судей полагает, что отсутствие сведений о сколь-нибудь значимых объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, не исключает возможность вывода о существовании такой ассоциативной связи, например, в случае, когда вывод нового товара на рынок сопровождается активной рекламной компанией, предшествующей появлению нового продукта.

Вместе с тем в любом случае вывод о существовании такой ассоциативной связи должен следовать в ситуации, если документы подтверждают, что такое обозначение воспринималось потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя (лица, оказывающего услуги) в отношении товаров или услуг, указанных в заявке. Как следствие, основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке данного вопроса, является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом.

Коллегия судей соглашается с доводом заявителя о том, что из представленных в материалах административного дела документов и сведений, которые были предметом анализа Роспатента, не следует доказанность возникновения у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением, третьим лицом и его товарами.

Так, как указывалось выше, делая вывод о существовании такой ассоциативной связи, Роспатент сослался на факт участия общества в международной выставке 14-16 марта 2019 года в Ялте; принадлежность обществу доменного имени proffsyrup.ru с 26.07.2018; размещение спорного обозначения на указанном сайте, по крайней мере, с 26.03.2019, а также выявленные Роспатентом самостоятельно сведения с сайтов ozon.ru, irecommend.ru, otzovik.ru. Ссылки на иные источники информации в обоснование вывода о том, что спорное обозначение ассоциируется потребителями не с предпринимателем, а с обществом (третьим лицом), в оспариваемом решении отсутствуют.

Вместе с тем приведенные в оспариваемом ненормативном правовом акте ссылки (www.ozon.ru/context/detail/id/167324714; irecommend.ru/content/nyashka-vkusnyashka-kotoraya-dobavit-karamelnykhkrasok-v-lyuboi-napitok-v-otzyve-podrobnee; otzovik.com/review_9468936.html) не соотносятся с датой приоритета спорного обозначения.

В доменном имени proffsyrup.ru используется не спорное комбинированное обозначение, а отличающееся от него словесное обозначение, выполненное слитно. При этом доказательственное значение для вывода о возникновении у потребителей ассоциативных связей между спорным обозначением и товарами конкретного производителя имеет не факт регистрации доменного имени, факт делегирования доменного имени и информационное наполнение сайта, размещенного по соответствующему адресу в сети Интернет.

Ввиду расхождения исходящих от лиц, участвующих в деле, сведений о наполнении сайта под указанным доменным именем судом в судебном заседании 09.06.2021 с участием представителей произведен посредством сервиса веб-архива (web.archive.org) осмотр в сети Интернет архивных копий сайта proffsyrup.ru, результаты которого нашли отражение в протоколе судебного заседания от 09.06.2021.

Так, судом установлено, что в веб-архиве содержится две сохраненные копии (точки индексации) указанного сайта, предшествующие дате подачи предпринимателем заявки на регистрацию спорного товарного знака, - от 07.02.2019 и от 26.03.2019. Копия от 07.02.2019 не содержит текстовой и графической информации (пустая страница). Сохраненная копия сайта от 26.03.2019 содержит спорное обозначение на главной странице сайта. При этом сведений об обществе - третьем лице по настоящему делу ни один из разделов (страниц) сайта по состоянию на 26.03.2019 не содержит.

Таким образом, из указанных Роспатентом в оспариваемом решении обстоятельств, на основании которых названный орган пришел к выводу о том, что спорное обозначение ассоциируется не с предпринимателем, а с обществом, доказательственное значение имеет лишь факт участия общества (его продукции под спорным обозначением) в вышеупомянутой выставке 14-16 марта 2019 года. Иные доказательства (источники информации), на которые сослался Роспатент не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ассоциативные связи потребителей.

Вместе с тем, участие общества с демонстрацией продукции под спорным обозначением в одной выставке, прошедшей менее, чем за месяц до даты подачи предпринимателем заявки на регистрацию спорного товарного знака, характер такой выставки, по мнению коллегии судей, не достаточно для вывода о возникновении у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением и обществом (его продукцией).

Представленные третьим лицом в ходе судебного разбирательства доказательства использования спорного обозначения не были предметом исследования Роспатента при вынесении оспариваемого решения.

В соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции, приведенными в пункте 137 Постановления N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель, против которого было подано возражение, заявление, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте, федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Более того, коллегия судей, исследовав представленные третьим лицом непосредственно в суд доказательства, пришла к выводу о том, что они не опровергают вышеприведенного вывода о недоказанности возникновения у потребителей стойких ассоциативных связей спорного обозначения с каким-либо лицом. Так, из представленных третьим лицом документов, образцов продукции и пояснений общества (его представителей) следует, что спорное обозначение общество начало использовать при непосредственном вводе продукции (сиропов) в гражданский оборот (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ) с 04.02.2019, то есть менее чем за три месяца до даты подачи заявки предпринимателем на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака. При этом поставки продукции третьего лица под обозначением "P.S", которое, по его утверждению, использовалось одновременно со спорным обозначением в указанный промежуток времени носили единичный характер (т. 7, л.д. 7-12).

Иные документы, представленные третьим лицом, не подтверждают использование спорного товарного знака при непосредственном вводе товаров и/или рекламных материалов в гражданский оборот; доведение такой продукции и рекламных материалов до потребителей, возникновение у которых соответствующих ассоциативных связей входит в предмет доказывания.

Единичные отзывы потребителей в социальных сетях (т. 6, л.д. 113-121) о продукции третьего лица под обозначением "P.S", имевшие место в течение короткого периода времени, предшествовавшего дате подачи предпринимателем заявки в Роспатент (в течении месяца), также не подтверждают довод Роспатента и третьего лица об ассоциативных связях потребителей.

При этом суд отмечает, что малый размер и недостаточная детализация изображений не позволяет установить наличие спорного обозначения в соответствующих публикациях.

Распечатки публикаций (информации рекламного характера) самого производителя (третьего лица) в социальных сетях о продукции "P.S" под спорным обозначением не позволяют установить количество просмотров такой информации потребителями. При этом суд отмечает незначительное число подписчиков на соответствующие публикации (страницы) третьего лица в социальных сетях.

Бухгалтерские справки третьего лица не содержат спорного обозначения и, более того, отражают сведения об объемах производства продукции сторонним производителем за пять месяцев 2019 года и о затратах на производство рекламной продукции за девять месяцев 2019 года, но не объемы реализации продукции третьим лицом.

Договоры третьего лица на поставку продукции и товаросопроводительные документы (т. 6, л.д. 125-146) подтверждают лишь единичные поставки в незначительных объемах.

Ссылки третьего лица на заключение управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 09.12.2020 N ПО/70639/20 (т. 1, л.д. 36-46) и решение Московского городского суда от 26.01.2021 по делу N 3-0186/2021 (т. 1, л.д. 47-52) подлежа отклонению, поскольку указанные акты не содержат выводов об обстоятельствах, которые входят в предмет доказывания по данному делу, а именно: об обстоятельствах, позволяющих констатировать возникновение у потребителей ассоциативных связей между спорным обозначением и товарами третьего лица.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что вывод Роспатента о несоответствии спорного обозначения пункту 3 статьи 1483 ГК РФ является необоснованным.

Вместе с тем суд соглашается с выводом Роспатента, согласно которому спорное обозначение, включающее словесный элемент "syrup", является описательным (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) в том числе для таких товаров, как "вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости" и "сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды" 30-го и 32-го классов МКТУ.

Вместе с тем, учитывая, что указанный словесный элемент является не единственным элементов в спорном обозначении, более того, словесные и графические элементы спорного обозначения, образуют оригинальную композицию, суд соглашается с доводом заявителя о том, что Роспатенту надлежало рассмотреть вопрос о регистрации спорного обозначения с дискламацией словесного элемента "syrup".

Из оспариваемого ненормативного правового акта не следует, что данный вопрос рассматривался Роспатентом при вынесении решения. Вместе с тем с учетом вышеприведенного вывода о необоснованности вывода Роспатента о несоответствии спорного обозначения пункту 3 статьи 1483 ГК РФ результаты рассмотрения возможности регистрации спорного обозначения для ограниченного предпринимателем перечня товаров с исключением из объема правовой охраны указанного словесного элемента, по мнению коллегии судей, мог повлиять на результаты рассмотрения возражения предпринимателя.

Поскольку данный вопрос не был предметом исследования при вынесении Роспатентом оспариваемого ненормативного правового акта, он не может быть разрешен в рамках судебного контроля. Обратное означало бы подмету судом административного органа.

Довод третьего лица о наличии в действиях заявителя признаков недобросовестной конкуренции признан судом подлежащим отклонению.

Так, согласно статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В пункте 171 Постановления N 10 разъяснено, что при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных этим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на средство индивидуализации исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии приобретения исключительного права на средство индивидуализации, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на средство индивидуализации он действовал недобросовестно.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Критериями недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на средство индивидуализации, может быть, в том числе наличие на дату приоритета товарного знака произведения искусства, которое получило известность среди потребителей, что позволяет паразитировать на возникшей репутации, вводить потребителя в заблуждение.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Оценив в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание пояснения представителей лиц, участвующих в деле, из которых усматривается наличие выходящих за пределы настоящего судебного разбирательства корпоративного конфликта между заявителем Альяновым И.О. и Базарновой А.А. и возможного спора об авторстве на спорное обозначение, до разрешения (урегулирования) которых в судебном или внесудебном порядке, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о недоказанности в рамках настоящего дела наличия в действиях Альянова И.О. признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, исключающих удовлетворение его требований к Роспатенту.

При изложенных обстоятельствах с учетом приведенных выше выводов Суда по интеллектуальным правам о несоответствии оспариваемого решения Роспатента пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ заявление предпринимателя подлежит удовлетворению с возложением на Роспатент обязанности повторно рассмотреть возражение предпринимателя с учетом приведенных выше выводов суда (пункт 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 138 Постановления N 10).

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) заявления на Роспатент.

Излишне уплаченная заявителем государственная пошлина подлежит в соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации возврату из федерального бюджета на основании справки арбитражного суда.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Альянова Ильи Олеговича удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.12.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019717165, как не соответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Альянова Ильи Олеговича на отказ в государственной регистрации обозначения по указанной заявке.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Альянова Ильи Олеговича (Москва, ОГРНИП 310774607000846) 300 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Возвратить Альянову Илье Олеговичу (Москва, ОГРНИП 310774607000846) из федерального бюджета 2 700 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 20.01.2021 N 998171, которое оставлено в материалах дела.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Н.Н. Погадаев

Д.И. Мындря