Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2021 г. N С01-1312/2021 по делу N А40-316953/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительных прав на изобретение на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды первой и апелляционной инстанций пришли к необоснованному и преждевременному выводу о том, что протоколы испытаний, представленные истцами, являются недопустимыми и неотносимыми доказательствами по делу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2021 г. N С01-1312/2021 по делу N А40-316953/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Пикалова Александра Михайловича (Москва) на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2020 по делу N А40-316953/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2021 по тому же делу,

по исковому заявлению Пикалова Александра Михайловича к обществу с ограниченной ответственностью "Агентство коммерциализации интеллектуальной собственности" (ОГРН 1197746048906) к обществу с ограниченной ответственностью "Воды здоровья" (ОГРН 1157154021530), индивидуальному предпринимателю Воробьеву Александру Игоревичу (ОГРНИП 314774621701421), обществу с ограниченной ответственностью "ИДВ" (ОГРН 1097746058486), обществу с ограниченной ответственностью "Стэлмас-Д" (ОГРН 1027739239164),

с участием в деле третьего лица, Пикалова Михаила Сергеевича,

о защите исключительных прав на изобретение.

В судебном заседании приняли участие:

от Пикалова Александра Михайловича - Седунов А.В. (по доверенности 09.02.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Воды здоровья" - Степаненко А.В. (по доверенности от 28.07.2021);

от индивидуального предпринимателя Воробьева А.И. - Челябин С.С. (по доверенности от 21.08.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "ИДВ" - Челябин С.С. (по доверенности 21.08.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Стэлмас-Д" - Челябин С.С. (по доверенности 26.04.2021);

Пикалов Михаил Сергеевич - лично (паспорт).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Пикалов Александр Михайлович (далее - истец 1) и общество с ограниченной ответственностью "Агентство коммерциализации интеллектуальной собственности" (далее - истец 2) обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Воды здоровья" (далее - ответчик 1), индивидуальному предпринимателю Воробьеву Александру Игоревичу (далее - ответчик 2), обществу с ограниченной ответственностью "ИДВ" (далее - ответчик 3), обществу с ограниченной ответственностью "Стэлмас-Д" (далее - ответчик 4) об обязании ответчиков прекратить нарушение исключительных прав: на патент Российской Федерации на изобретение N 2336880 "Средство для стимуляции лимфатического дренажа, способ его получения и способ стимуляции лимфатического дренажа", на Евразийский патент на изобретение N 014888 "Средство для стимуляции лимфатического дренажа, способ его получения и способ стимуляции лимфатического дренажа", в течение пяти календарных дней с момента вступления решения в законную силу снять с публикации и демонстрации на своих интернет сайтах бутилированные функциональные питьевые воды "Stelmas", "Stelmas O2", запретить изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот данные товары, в которых использованы все признаки изобретения по патентам истца, обязать ответчиков изъять из гражданского оборота и уничтожить за свой счет бутилированные функциональные питьевые воды "Stelmas", "Stelmas O2", защищенные патентами истца, материальные носители, оборудование, используемое и предназначенное для совершения нарушения исключительных прав патентообладателя.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечен Пикалов Михаил Сергеевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец 1, не согласившись с названными судебными актами, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявленные исковые требования.

В поданной кассационной жалобе истец выражает несогласие с выводами судов о том, что в продукции производимой и реализуемой ответчиками не используются изобретения истца, по мнению истца, им представлены достаточные доказательства такого использования (протоколы испытаний от 23.05.2019); истец полагает, что представленные ответчиком доказательства производства воды "Стэлмас" с последующей ее реализацией не являются относимыми доказательствами по делу, так как не имеют отношения к ответчикам либо датированы позднее даты приоритета патентов истца. Помимо изложенного истец 1 полагает неправомерным отказ суда апелляционной инстанции в назначении по делу судебной экспертизы по основанием непредставления образцов питьевой воды "Stelmas", "Stelmas O2", поэтому в суде кассационной инстанции повторно заявил ходатайство о назначении по делу судебной патентно-технической экспертизы.

Ответчики, общество "Воды здоровья" и общество "Стэлмас-Д" представили отзывы на кассационную жалобу, в которых возражали против ее удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца 1, третье лицо поддержали доводы кассационной жалобы, представители ответчиков возражали против удовлетворения кассационной жалобы по доводам отзывов.

Суд кассационной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства истца о назначении по делу судебной экспертизы, поскольку суд кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, содержащихся в абзацах втором и третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" не наделен полномочиями по сбору, исследованию и оценке доказательств.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец 1 является правообладателем патента Российской Федерации на изобретение N 2336880 "Средство для стимуляции лимфатического дренажа, способ его получения и способ стимуляции лимфатического дренажа" (приоритет изобретения 17.05.2007, срок действия до 01.05.2027), имеющее окислительно-восстановительный потенциал от +200 до +343 мВ, общую минерализацию от 25 до 130 мг/л и показатель рН от 6,9 до 8,3, а также правообладателем на изобретение по евразийскому патенту N 014888 "Средство для стимуляции лимфатического дренажа, способ его получения и способ стимуляции лимфатического дренажа" (приоритет 17.05.2017, дата выдачи патента 28.02.2011), имеющее окислительно-восстановительный потенциал от +200 до +343 мВ, общую минерализацию от 25 до 130 мг/л и показатель рН от 6,9 до 8,3.

Изобретение по патенту Российской Федерации N 2336880 имеет следующую формулу:

"1. Средство для стимуляции лимфатического дренажа, характеризующееся тем, что оно содержит питьевую воду, прошедшую баромембранную обработку и имеющую окислительно-восстановительный потенциал от +200 до +343 мВ, общую минерализацию от 25 до 130 мг/л и показатель рН от 6,9 до 8,3.

2. Средство по п. 1, суточная доза потребления которого составляет от 1,5 до 2,5 л.

3. Средство по п. 1, которое может быть использовано в комплексной терапии больных хроническими заболеваниями кожи, неонкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и хроническим обструктивным бронхитом.

4. Способ получения средства для стимуляции лимфатического дренажа, характеризующийся тем, что воду предварительно доводят до состояния питьевой воды, а затем обрабатывают на баромембранной установке, при этом воду пропускают через мембраны, представляющие собой полупроницаемый материал с диаметром отверстий 0,0001-0,005 мкм, очищенная вода имеет следующие показатели:

окислительно-восстановительный потенциал от +200 до +343 мВ

общая минерализация от 25 до 130 мг/л

показатель рН от 6,9 до 8,3.

5. Способ по п. 4, где очищенную воду насыщают макро- и микроэлементами.

6. Способ стимуляции лимфатического дренажа, характеризующийся тем, что при лечении больных хроническими заболеваниями кожи, неонкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и хроническим обструктивным бронхитом используют средство по п. 1, при этом прием выполняют за 30-40 мин до и через 2-2,5 ч после каждого приема пищи, всего 1,5-2,5 л в день, а первый прием - натощак.".

Истцом 1 и истцом 2 заключен лицензионный договор на использование Евразийского патента N 014888 "Средство для стимуляции лимфатического дренажа, способ его получения и способ стимуляции лимфатического дренажа", по которому "если лицензиату станет известно, что патент противоправно применяется третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом лицензиара и незамедлительно принять все возможные меры для прекращения нарушения".

В обоснование своих требований истцы указали, что 20.05.2019 в торговых сетях города Москвы ими приобретены бутилированная функциональная вода питьевая подземного источника "Стэлмас" первой категории негазированная, выпускаемая под брендом "Stelmas ICr", "СТЭЛМАС ZnSe" первой категории негазированная, выпускаемая под брендом "СТЭЛМАС О2". Приобретенные образцы сданы в главный контрольно-испытательный центр питьевой воды для проведения анализа на предмет нарушения Евразийского патента N 014888.

Как указали истцы, протокол испытаний от 23.05.2019 ВП-11859/19 показал следующие результаты при испытании воды "Stelmas": водородный показатель - (6,98); общая минерализация - (1147); окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) - (+281). Протокол испытаний от 23.05.2019 ВП-11860/19 показал результаты при испытании воды "Stelmas О2" водородный показатель - (6.96); общая минерализация - (105); ОВП - (+272).

По мнению истцов, данные доказательства подтверждают факт использования в воде производимой и реализуемой ответчиками изобретений истца в отсутствие согласия на то правообладателей патента или других лиц, имеющих лицензию на право пользования данным патентом.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истцов в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе приняв во внимание консультацию специалиста Севостьяновой Е.М., пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду недоказанности обстоятельств использования ответчиками в спорном продукте изобретения истца 1.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 того же пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 того же пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ (пункт 3 той же статьи).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Таким образом, исходя из предмета и оснований иска, истцам надлежало доказать факт принадлежности им исключительных прав на изобретение, в защиту которых был предъявлен иск, а также факт нарушения ответчиками таких прав истцов.

В рассматриваемом случае суды первой и апелляционной инстанций, исследовав представленные в материалы дела доказательства, пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду недоказанности обстоятельств использования ответчиками в спорном продукте изобретения истца 1.

При этом суды, делая соответствующий вывод, исходили из консультации данной специалистом Севостьяновой Е.М., в соответствии с которыми установлены различия в виде средства по патенту истца и продукции, производимой ответчиками, а именно указано, что средство для лимфодренажа истца - это лечебное средство, а продукция, выпускаемая ответчиком - это пищевой продукт.

Вместе с тем судами не учтено, что данная консультация не имеет для суда заранее установленной силы.

Как следует из материалов дела и содержанию обжалуемых судебных актов, истцы, в обоснование поданного иска, представили протоколы испытаний произведенной ответчиками воды "Stelmas" и "Stelmas О2" от 23.05.2019, в которых приводятся различные показатели указанной воды.

По утверждению истцов, данные показатели воды ответчиков полностью совпадают с показателями воды, содержащимися в независимых пунктах формулы изобретения истца 1.

Суды критически отнеслись к представленным протоколам, ссылаясь на то, что испытания воды проведены без участия ответчиков, а также, что такие протоколы не являются заключением судебной экспертизы или специалиста.

Суд апелляционной инстанции также указал, что согласно этим протоколам, они распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не подтверждают, что исследуемая вода содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание на то, что указанный вывод суда апелляционной инстанции никак не мотивирован.

Суды не учли, что данные протоколы испытаний от 23.05.2019 N ВП-11859/19 и N ВП-11860 (т. 1, л. д. 97, 98) содержат именно такие качественные показатели, которые подлежат сравнению с признаками изобретения истца 1, приведенными в первом независимом пункте формул изобретений.

При этом судебная коллегия отклоняет довод ответчиков, озвученный в судебном заседании суда кассационной инстанции 10.09.2021 о том, что они не доверяют выводам, которые изложены в данных протоколах, так как между обществом "СТЭЛМАС-Д" и закрытым акционерным обществом "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды", которым проведено внесудебное исследование и составлены протоколы испытаний от 23.05.2019 N ВП-11859/19 и N ВП-11860, состоялся судебный спор в Арбитражном суде города Москвы по делу N А40-79761/17 в котором заявлялись требования о защите деловой репутации путем обязании прекратить распространение порочащих деловую репутацию сведений, опровержения распространенной информации, а также о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей, в силу следующего.

Само по себе наличие конфликта интересов в рамках иных правоотношений, не связанных с данным спором, не свидетельствует о недопустимости и неотносимости доказательств полученных от того лица, которое ранее участвовало в тех судебных процессах, в которых также принимало участие общество "СТЭЛМАС-Д", выступая при этом в качестве истца.

Суд кассационной инстанции также отмечает, что постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2017 по делу N А40-79761/17 оставлено без изменения.

Кроме того, судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что данные доказательства (протоколы испытаний) не оспорены ответчиками в настоящем деле документально, ответчики не заявляли о фальсификации истцом этих доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание на то, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет.

Таким образом, представленные в подтверждение факта неправомерного использования ответчиками изобретений истца доказательства (протоколы испытаний (т. 1, л. д. 97, 98)) относятся к письменным доказательствам по смыслу статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежат мотивированной должным образом оценке судом наряду с другими доказательствами в совокупности и взаимной связи.

Суд апелляционной инстанции также оставил ходатайство Пикалова А.М. о назначении судебной патентоведческой экспертизы, мотивировав его тем, что представители истцов и третье лицо категорически возражали против предоставления для проведения экспертизы образцов воды "Stelmas" и "Stelmas O2", так как в ответ на запросы суда апелляционной инстанции о возможности проведения экспертизы, им получены ответы, в которых указано на необходимость предоставления образцов данной воды для проведения такой экспертизы.

Суд апелляционной инстанции отметил, что ответчики гарантировали представить в качестве образцов воду "Stelmas" и "Stelmas O2". Однако истцы и третье лица возражали против предоставления такой воды, так как считают, что у ответчиков будет возможность менять способы получения воды (в новых образцах), в результате чего, вода будет иметь другие показатели.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции, не соглашаясь с доводами истцов и третьего лица о том, что в силу особенной самого товара (питьевой воды), он имеет определенный срок годности и способен менять свои качественные показатели с истечением определенного времени, и именно поэтому они настаивали на предоставлении судом апелляционной инстанции в экспертное учреждение только протоколов испытаний от 23.05.2019. не мотивировал в должной степени причины такого отказа.

Учитывая указанные обстоятельства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к необоснованному и преждевременному выводу о том, что протоколы испытаний, представленные истцами, являются недопустимыми и неотносимыми доказательствами по делу.

На основании изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным истцом доказательствам.

Таким образом, суд кассационной инстанции, проверив в пределах доводов кассационной жалобы законность судебных актов, приходит к выводу о том, что решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, поэтому данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.12.2020 по делу N А40-316953/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело N А40-316953/2019 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев