Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2021 г. по делу N СИП-102/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану знака обслуживания вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено его фактическое использование, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2021 г. по делу N СИП-102/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 24 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Борисова Ю.В., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Богдановой М.В.,

рассматривал в судебном заседании исковое заявление иностранного лица - LUZHOU LAO JIAO CO., LTD. (GUO JIAO SQUARE LUZHOU, SICHUAN, CHINA) к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НИХАО" (ул. Ропшинская, д. 1/32, литер А, пом. 16-Н, офис 302, Санкт-Петербург, 197198, ОГРН 1117847387570) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557127 вследствие его неиспользования.

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от иностранного лица - LUZHOU LAO JIAO CO., LTD. - Непомнящих М.В. (по доверенности от 14.01.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НИХАО" - Горбунова Я.А. (по доверенности от 02.03.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - LUZHOU LAO JIAO CO., LTD. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НИХАО" (далее - общество "УК "НИХАО") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557127 в отношении товаров 32-го "пиво; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557127 в отношении товаров 32-го, 33-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, поскольку истец осуществляет производство и продажу товаров 33-го класса МКТУ, а именно алкогольных напитков с использованием обозначения "NIHAO".

Компания отмечает, что подана заявка N 2018748631 на регистрацию комбинированного товарного знака для товаров 33-го класса МКТУ, обозначение по которой сходно до степени смешения со спорным товарным знаков.

Истец указывает на то, что имеет реальное намерение использовать в Российской Федерации обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров, а также предпринял необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Кроме того компания подчеркивает, что уже является правообладателем товарных знаков с обозначением "NIHAO", зарегистрированных в разных странах в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Поскольку, по мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557127 в отношении части товаров 32-го, 33-го классов МКТУ ответчиком не используются, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Ответчик в отзыве и дополнительных пояснениях к нему указал на несостоятельность доводов заявления, просил в удовлетворении заявления отказать полностью.

Общество "УК "НИХАО" полагает, что заявитель не является заинтересованным лицом в смысле пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); заявитель также не обосновал свои требования в отношении товаров 32-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак; товарный знак используется ответчиком при предложении к продаже, изготовлении и продаже алкогольных и безалкогольных коктейлей в сети ресторанов "НИХАО" с изменением его отдельного элемента, не меняющем его существа и не ограничивающего представленную ему охрану.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Общество "УК "НИХАО" поддержало свою правовую позицию, изложенную в отзыве и дополнениях к нему, просило в удовлетворении заявления отказать полностью.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с этим дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что словесный товарный знак "NINHAO" по заявке N 2013720136 с приоритетом от 14.06.2013 зарегистрирован 11.11.2015 за N 557127 в отношении, в том числе товаров 32-го "аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов МКТУ на имя общества "УК "НИХАО".

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557127 в отношении товаров 32-го, 33-го классов МКТУ не используются ответчиком на протяжении последних трех лет, истец обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557127, либо заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, для чего ответчику 29.10.2020 было направлено предложение заинтересованного лица (том 1, л.д. 27-30).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 29.01.2021 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10)).

Заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается не только лицо, фактически осуществляющее тождественную деятельность, но и лицо, оказывающее однородные услуги, и осуществившее подготовительные действия к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичный подход отражен в пункте 162 постановления N 10.

Таким образом, определяющим обстоятельством в данном случае выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Ответчик в отзыве на иск заявил, что истец не является заинтересованным лицом, поскольку не представил достаточных и допустимых доказательств реального намерения использовать спорное обозначение в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

Вместе с тем данный довод ответчика подлежит отклонению.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность истца в удовлетворении требований, им были представлены: копия выписки из коммерческого реестра о компании; сведения о заявках N 2018748631 и N 2021729609; сведения о товарных знаках со словесным обозначением "NIHAO", зарегистрированных в Таиланде, Южной Корее, Камбодже, Великобритании; копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018748631; скриншоты страниц сайтов информационного агентства Рейтер, содержащие информацию об истце и выпускаемой алкогольной продукции; скриншоты страниц сайтов российских магазинов предлагающих к продаже алкогольную продукцию истца, выпускаемую в Китае; фотографии продукции истца, приобретенной в магазине, с данными о производителе продукции (компании).

С учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам считает, что из них усматривается то, что ответчик являются производителем алкогольной продукции на территории Китая и им осуществляется деятельность по продвижению алкогольной продукции на территории Российской Федерации, при этом также совершены подготовительные действия к использованию сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 557127 обозначения.

При названных обстоятельствах следует, что совокупность обстоятельств дела свидетельствует о том, что направленность коммерческого интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров спорного обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

Сходство товарных знаков следует из решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018748631 в отношении товаров 33-го "экстракты фруктовые спиртовые; аперитивы; байцзю [китайский алкогольный напиток]; вина; напитки спиртовые; экстракты спиртовые; напитки алкогольные, кроме пива; спирт рисовый; эссенции спиртовые; виски" класса МКТУ, сторонами не оспаривается.

Сравнение товаров 33-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке N 2018748631, и товаров 32-го 33-го классов МКТУ, перечисленных в уточненном иске, позволяет прийти к выводу, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам - "напитки безалкогольные", "напитки алкогольные", "сырье для напитков".

Соответствующий довод ответчика об отсутствии у истца законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ подлежит отклонению, как противоречащий представленным в дело доказательствам.

Таким образом, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющими реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров 33-го класса МКТУ, однородных товарам 32-го и 33-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован названный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 557127.

Ссылки ответчика на отсутствие сведений о лицензиях на производство и реализацию алкогольной продукции, коллегией не принимаются, поскольку названный факт сам по себе не исключает наличие интереса в использовании обозначения с учетом возможности получить соответствующие лицензии либо заключить лицензионный договор на использование товарного знака.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 163 постановления N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (29.10.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 29.10.2017 по 28.10.2020 включительно.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557127 в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, исследуемых в рамках настоящего дела, общество "УК "НИХАО" представило: договоры передачи полномочий единого исполнительного органа управляющей организации с обществом с ограниченной ответственностью "Заведение N 34", обществом с ограниченной ответственностью "Я.О. Интернешнл", обществом с ограниченной ответственностью "Нихао-3", обществом с ограниченной ответственностью "Мегаполис"; отчеты о продажах в названных заведениях; договор с обществом с ограниченной ответственностью "Сетевые решения 2.0" на обслуживание сайтов; протокол осмотра сайта http://www.nihaorest.com/; разрешения на вывеску; кассовые чеки; технологические карты коктейлей; реестр приходных накладных; Барную карту ресторана "НИХАО"; счет за печать буклетов от 17.12.2019.

Общество "УК "НИХАО" указывает, что оно выполняет функцию единоличного исполнительного органа сети ресторанов "НИХАО" / "NIHAO", имеет контроль использования спорного товарного знака.

Кроме того, ответчик ссылается на следующие обстоятельства:

при розливе напитков по бокалам, их подача клиентам осуществляется с использованием обозначений "НИХАО" / "NIHAO" на вывеске ресторана и в меню ресторана;

товарный знак используется с изменением его отдельного элемента, не меняющего его существа и не ограничивающего представленную ему охрану;

с учетом того, что товарный знак используется в деятельности ресторанов "НИХАО" (на вывесках, на меню), то алкогольные и безалкогольные напитки, подаваемые по бокалам без демонстрации заводской упаковки, можно считать реализуемыми с использованием товарного знака.

Между тем, указанные обстоятельства не доказывают использование правообладателем (и под его контролем) принадлежащего ему товарного знака в отношении позиций 32-го "пиво; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, а также обстоятельств введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Указание на вывесках и на меню ресторана обозначения "NIHAO" в данном случае свидетельствует лишь об оказании услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, но не подтверждает факта производства и реализации товара, маркированного спорным товарным знаком.

В связи с изложенным довод ответчика о том, что представленные им в материалы дела документы в их совокупности и взаимосвязи, подтверждают факт использования спорного товарного знака в отношении указанной в отзыве (с учетом дополнений) части товаров, признается коллегией судей несостоятельным, так как он не находит своего подтверждения.

Вместе с тем, как следует из представленных в материалы дела протокола осмотра сайта http://www.nihaorest.com/ с помощью web.archive.org в спорный период (29.09.2018), барной карты ресторана "НИХАО" обозначение "НИХАО" / "NIHAO" используется обществом "УК "НИХАО" в качестве наименования коктейля в меню с указанием его цены. В состав коктейля входят, в том числе фрукты (груша).

Копиями кассовых чеков подтверждается введение в гражданский оборот напитка и реализация его конечному потребителю.

Судебная коллегия учитывает, что товарный знак "NINHAO" по свидетельству Российской Федерации N 557127 используется с незначительным его изменением - "НИХАО" / "NIHAO". При этом судебная коллегия признает различия в применении латинского алфавита/кириллицы, а также в исключении из товарного одной буквы не влияющим на его восприятие русскоязычными потребителями по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах, коллегия судей приходит к выводу о том, что в том виде, в котором спорное обозначение фактически используется правообладателем (под его контролем), свидетельствует об использовании спорного товарного знака с незначительным его изменением.

Соответствующий довод компании, указывающий на обратное, противоречит позиции истца, указывающего на сходство до степени смешения регистрируемого им обозначения "NIHAO" и противопоставленного ему товарного знака "NINHAO" по свидетельству Российской Федерации N 557127 в целях подтверждения его заинтересованности.

Вышеизложенное позволяет суду сделать вывод о том, что материалы дела содержат доказательства, подтверждающие использование спорного товарного знака под контролем правообладателя в смысле статьи 1486 ГК РФ в трехлетний период в отношении части товаров 33-го класса МКТУ, а именно "коктейли; напитки алкогольные, содержащие фрукты".

Вопреки доводам ответчика, судебная коллегия не усматривает оснований для отнесения факта указания обозначения "НИХАО" / "NIHAO" в наименовании коктейля в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557127 в отношении товаров 33-го класса МКТУ "аперитивы; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]". Из содержания представленных в дело документов не представляется возможным установить, что коктейль под названием "НИХАО" / "NIHAO" предлагается к продаже в одной из названных категорий напитков, указания потребителю на рекомендуемое время употребления напитка относительно приема пищи также не имеется, а соответственно то, что потребитель при выборе коктейля будет воспринимать его как аперитив или дижестив, маркированные спорным товарным знаком.

Таким образом, оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства в порядке статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителей сторон, суд приходит к выводу о том, что истец доказал наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ вследствие его неиспользования.

Ответчик доказал при этом использование принадлежащего ему спорного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ "коктейли, напитки алкогольные, содержащие фрукты", в связи с чем заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в отношении товаров 32-го "пиво; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - LUZHOU LAO JIAO CO. LTD. удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 557127 в отношении товаров 32-го "пиво; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "НИХАО" (ОГРН 1117847387570) в пользу иностранного лица LUZHOU LAO JIAO CO. LTD. 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев