Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2021 г. по делу N СИП-467/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку установлено наличие высокой вероятности смешения в гражданском обороте услуг, оказываемых с использованием противопоставленного товарного знака и спорного знака обслуживания

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2021 г. по делу N СИП-467/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2022 г. N С01-2166/2021 по делу N СИП-467/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

судей - Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица NTG Nordic Transport Group AS (Hammerholmen 47-49, DK-2650, Hvidovre, Denmark) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 05.02.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 10.09.2019 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1423162.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица NTG Nordic Transport Group AS заявителя - Таболо М.В. (по доверенности от 04.05.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-659/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо NTG Nordic Transport Group AS (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 05.02.2021, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 10.09.2019 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку "" по международной регистрации N 1423162.

Указанным решением Роспатента от 10.09.2019 правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 1423162 предоставлена в отношении 39, 42, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) с указанием в качестве неохраняемых элементов товарного знака "NTG" и "Transport Group".

Заявитель также просит обязать Роспатент предоставить правовую охрану указанному товарному знаку на территории Российской Федерации с включением в правовую охрану элемента "NTG".

Требования заявителя обоснованы тем, что элемент "NTG" обладает различительной способностью, поэтому решение Роспатента принято с нарушением пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Явившийся в судебное заседание представитель компании выступил по доводам, изложенным в заявлении, и настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента просил оставить оспариваемый ненормативный правовой акт без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность.

При рассмотрении спора судом установлено, что международная регистрация товарного знака "" с конвенционным приоритетом 05.09.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.03.2018 за N 1423162 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 39, 42, 45-го классов МКТУ на имя заявителя.

Роспатент 10.09.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1423162 в отношении всех заявленных товаров и услуг 39, 42, 45-го классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов товарного знака "NTG" и "Transport Group".

В дальнейшем в Роспатент 18.12.2019 компания подала возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Возражение мотивированно тем, что элемент "NTG" обладает словесным характером, поскольку является аббревиатурой, а следовательно словом, в связи с чем обладает различительной способностью, и ему должна быть предоставлена правовая охрана.

Решением Роспатента от 28.02.2020 в удовлетворении требований заявителя было отказано.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.02.2020, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2020 и дополнительным решением от 10.09.2020 по делу СИП-457/2020 суд признал недействительным решение Роспатента от 28.02.2020 и обязал повторно рассмотреть возражение заявителя.

При новом рассмотрении возражения Роспатент принял решение от 05.02.2021 об отказе в его удовлетворении.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 05.02.2021 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и законные интересы компании, последняя обратилась в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается компанией в заявлении, поданном в суд.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты конвенционного приоритета товарного знака по международной регистрации N 1423162 (05.09.2017), правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный N 38572, с датой начала действия 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретенной различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

Роспатент проведя анализ охраноспособности заявленного обозначения установил следующее.

Товарный знак "" по международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквосочетание "NTG", словесные элементы "Nordic Transport Group" и изобразительные элементы в виде вертикальной линии и двух фигур сине-зеленого цвета.

Как верно установил Роспатент, словесные элементы "Transport Group" указывают на осуществляемую компанией деятельность, поэтому признаны неохраняемыми элементами товарного знака по международной регистрации N 1423162. Указанный вывод Роспатента компания не оспаривает.

Кроме того, Роспатент установил, что элемент "NTG" товарного знака "" по международной регистрации N 1423162 представляет собой сочетание согласных букв латинского алфавита "NTG".

Роспатент отметил, что отсутствие гласной в составе буквенного элемента не позволяет признать его словесным.

Роспатент также указал, что данное обстоятельство позволяет рассматривать элемент "NTG" лишь как простое сочетание согласных букв. Кроме того, Роспатент ссылается на то, что обозначение "NTG" не имеет характерного графического исполнения.

Таким образом, Роспатент сделал вывод, что, так как элемент "NTG" не обладает различительной способностью, он на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака по международной регистрации N 1423162.

Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с доводом компании о том, что при принятии решения от 05.02.2021 Роспатент неправильно применил положения пункта 34 Правил и пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в силу следующего.

Компания указывает, что положения пункта 34 Правил и пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначения, элемент которого представляет собой простые геометрические фигуры, линии, числа, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Как указанно в пункте 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово, общепринятые наименования, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Из совокупного толкования указанных норм во взаимосвязи их с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ следует, что не обладающим различительной способностью может быть признано не только обозначение в целом, но и отдельный его элемент, представляющий собой геометрические фигуры, линии, числа, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

При этом компания верно ссылается на то, что буквосочетание "NTG" обладает словесным характером, поскольку является аббревиатурой, образованной именно от отличительной части фирменного наименования компании "Nordic Transport Group AS".

Роспатент поясняет, что согласно определению, содержащемуся в Большом Энциклопедическом Словаре, "слово" - одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения" (см. "Большой энциклопедический словарь", гл. редактор А.М. Прохоров, изд. 2-е, научн. издательство "Большая Российская энциклопедия", 1998 г, стр. 1111).

Роспатент считает, что из приведенного определения следует, что буквенное сочетание "NTG" не отвечает признакам, характеризующим определение "слово", поскольку не обладает самостоятельным значением.

Роспатент ссылается на то, что, как следует из правовой позиции, содержащейся в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу N СИП-454/2019, аббревиатура является словом, но для того, чтобы признать конкретное обозначение аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово (аббревиатура), имеющее конкретное значение.

Роспатент отмечает, что компания таких доказательств не представила, следовательно, им обоснованно установлено, что регистрация указанного обозначения в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Однако судебная коллегия считает, что, как обоснованно указывает компания, что все потребители, в том числе потребители услуг 39, 42, 45-го классов МКТУ, ясно, четко и однозначно воспринимают буквосочетание "NTG" именно как аббревиатуру, образованную от фирменного наименования компании "Nordic Transport Group AS", поскольку именно оно также содержится в составе товарного знака по международной регистрации N 1423162.

В подтверждение данного довода компания также представила лингвистическое заключение, согласно которому буквосочетание "NTG" является аббревиатурой, которой присущи признаки слова (строение слова, словообразовательный характер, фонетическая оформленность, лексическое значение, лексико-грамматическая отнесенность), и известно специалистам по логистике - носителям английского языка. Судебная коллегия полагает, что это заключение является относимым и допустимым доказательством, которое подтверждает доводы компании.

Судебная коллегия критически относится к доводу Роспатента о том, что выводы указанного лингвистического заключения содержат внутренние противоречия, поскольку, как указано на странице 8 заключения, у аббревиатуры "NTG" имеется лексическое значение благодаря наличию полного словосочетания, которым аббревиатура мотивирована.

При этом компания также ссылается на позицию Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-453/2018 и также иные регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 507828 "", N 474276 "", N 565339 "" и просит суд учесть принцип правовой определенности при рассмотрении настоящего дела, учитывая приведенную компанией практику регистрации товарных знаков Роспатентом, и выводы Суда по интеллектуальным правам в делах со сходными фактическими обстоятельствами.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что именно визуальное восприятие российским потребителем товарного знака "" и наличие в этом знаке слов "Nordic Transport Group" позволяет безусловно и однозначно признать буквосочетание "NTG" в качестве аббревиатуры, учитывая пространственное расположение элементов (их суть) и размер (более крупные буквы аббревиатуры, а сразу под ними ее расшифровка (три слова расшифровывающие эту аббревиатуру, которая состоит их такого же количества букв), и отсутствие в товарном знаке каких-либо иных словесных элементов).

Таким образом, судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к неверному выводу о том, что российскими потребителями конкретных услуг 39, 42, 45-го классов МКТУ данное буквосочетание не воспринимается в качестве аббревиатуры, а его регистрация не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Как разъяснено в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае судом не установлено наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, судебная коллегия в качестве восстановительной меры считает возможным признать обязать Роспатент предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1423162 с включением словесного элемента "NTG" в состав товарного знака как охраняемого элемента.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку заявление компании удовлетворено, понесенные ей судебные расходы подлежат возмещению за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявления иностранного лица NTG Nordic Transport Group AS удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.02.2021 как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1423162 с включением словесного элемента "NTG" в состав товарного знака как охраняемого элемента.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица NTG Nordic Transport Group AS 3 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев