Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2021 г. N С01-1320/2021 по делу N А13-7550/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на патент на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку, делая вывод о наличии у общества-ответчика права преждепользования на спорное техническое, решение суды не определили объем такого права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2021 г. N С01-1320/2021 по делу N А13-7550/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Москвитина Петра Сергеевича (г. Вологда, ОГРНИП 309353810400031) на решение Арбитражного суда Вологодской области от 16.12.2020 по делу N А13-7550/2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2021 по делу N А13-7550/2020

по иску индивидуального предпринимателя Москвитина Петра Сергеевича к обществу с ограниченной ответственностью "СтальНорд" (просп. Победы, д. 9, оф. 203, г. Череповец, Вологодская обл., 162606, ОГРН 1083528012853) и индивидуальному предпринимателю Володину Александру Валентиновичу (пос. Нижние, Кадуйский р-он, Вологодская обл., ОГРНИП 317352500063062) о защите исключительного права на патент Российской Федерации N 173055.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Москвитина Петра Сергеевича - Петряшов Г.Н. (по доверенности от 22.04.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Сталь-Норд" - Евсеева О.В. (по доверенности от 10.04.2019);

от индивидуального предпринимателя Володина А.В. - Евсеева О.В. (по доверенности 01.09.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Москвитин Петр Сергеевич (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском к индивидуальному предпринимателю Володину Александру о взыскании 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель "Свайная опора для теплицы" по патенту Российской Федерации N 173055.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "СтальНорд".

В рамках дела N А13-7550/2020 предприниматель также обратился с иском к упомянутому обществу с ограниченной ответственностью "СтальНорд" (далее - общество) о взыскании 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на указанную выше полезную модель.

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 05.11.2020 дела N А13-7757/2020 и N А13-7550/2020 объединены в одно производство, объединенному делу присвоен номер А13-7550/2020.

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 16.12.2020, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2021, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель ссылается на то, что вывод об отсутствии в спорном изделии части признаков полезной модели сделан без учета того, что один из таких признаков (из независимого пункта формулы) является необязательным, поскольку в первом независимом пункте формулы полезной модели предваряется словами "могут быть выполнены", а другие не выявленные в спорном изделии признаки приведены в зависимых пунктах формулы полезной модели. Как следствие, по мнению заявителя кассационной жалобы, выявленные судами отличия спорных товаров ответчиков с полезной моделью истца не подлежали учету при установлении факта использования в спорных изделиях признаков полезной модели в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Москвитин П.С. также полагает, что судами необоснованно отказано в назначении по настоящему делу судебной экспертизы, поскольку разрешение вопроса об использовании признаков полезной модели в спорных изделиях требовал специальных познаний. При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда кассационной инстанции на то обстоятельство, что суд первой инстанции по собственной инициативе объединил производства по делам N А13-7757/2020 и N А13-7550/2020, мотивируя свое процессуальное решение необходимостью оптимизации судебных расходов по проведению судебной экспертизы.

Заявитель кассационной жалобы полагает ненадлежащим доказательством внесудебное заключение патентного поверенной Купцовой Е.В. от 24.07.2020, принятое судами первой и апелляционной инстанций во внимание, поскольку спорный товар "Якорь тепличный 25*25" поверенным не исследовался, а исследовались представленное обществом краткое описание и фотографии изделия, тождество которого со спорным товаром в рамках настоящего дела не устанавливалось.

Москвитин П.С. обращает внимание на то, что им в материалы дела представлены патентно-технические заключения специалистов от 06.03.2020 N 038-03-00067-3/1 и от 23.03.2020 N 038-03-00126-2/1, которые не были надлежащим образом оценены судами.

Помимо этого, заявитель кассационной жалобы полагает, что вывод суда о возникновении у общества права преждепользования в отношении технического решения, отраженного в спорной полезной модели основан на ненадлежащих доказательствах. Так, Москвитин П.С. обращает внимание суда кассационной инстанции на то обстоятельство, что обществом не были представлены оригиналы соответствующих документов, а экземпляры (копии) таких документов, представленные в материалы дела, изготовлены в 2020 году.

При этом, с точки зрения заявителя кассационной жалобы, допрошенный в качестве свидетеля гражданин Лобашов А.А. не подтвердил, что приобретенный им товар содержит все признаки полезной модели истца, равно как и не подтвердил, что товар приобретен у общества.

В отношении ответчика Володина А.В. заявитель кассационной жалобы отмечает, что данное лицо является самостоятельным субъектом правоотношений, который самостоятельно реализовал продукцию, содержащую каждый признак спорной полезной модели. Как следствие, отказ в иске к указанному ответчику не является обоснованным.

В судебном заседании представитель Москвитина П.С. поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Общество и Володин А.В. в отзыве и их представитель в ходе судебного заседания изложенные в кассационной жалобе доводы оспорили, считая решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда законным и обоснованным.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, Москвитин П.С. является патентообладателем полезной модели "Свайная опора для теплицы" (патент Российской Федерации N 173055, дата приоритета правовой охраны - 16.12.2016) со следующей формулой:

"1. Свайная опора для теплицы, характеризующаяся тем, что она выполнена из следующих элементов: основного продолговатого полого профиля прямоугольного сечения, устанавливаемого в грунт, по меньшей мере, одного якорного элемента, при этом якорный элемент выполнен в виде отрезка прямоугольного полого профиля равного сечения с сечением профиля упомянутого выше, но меньшей, по сравнению с последним, длины, а также захвата, выполненного на верхней торцевой поверхности основного профиля, представляющего собой открытый П-образный профиль, горизонтальная полка которого непосредственно примыкает к торцу этого профиля, на вертикальных стенках П-образного профиля могут быть выполнены, по меньшей мере, две пары соосных друг с другом отверстий, при этом пары отверстий расположены по обе стороны от вертикальной оси симметрии основного профиля, при этом основной профиль по высоте выполнен составным из двух частей, а между первой и второй частями расположен цельный якорный элемент, к которому присоединены указанные части.

2. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что содержит второй якорный элемент, расположенный под углом к первому якорному элементу и в одной горизонтальной плоскости с последним.

3. Опора по п. 2, характеризующаяся тем, что второй якорный элемент расположен под прямым углом к первому якорному элементу.

4. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что содержит второй якорный элемент, расположенный под углом к первому якорному элементу и в разных горизонтальных плоскостях с последним.

5. Опора по п. 4, характеризующаяся тем, что второй якорный элемент расположен под прямым углом к первому якорному элементу.

6. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что захват и якорный элемент находятся в одной вертикальной плоскости по отношению друг к другу.

7. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что все соединения между элементами выполнены сваркой или спайкой.

8. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что в качестве материала профиля и якорного элемента использована оцинкованная труба.

9. Опора по п. 2, характеризующаяся тем, что в качестве материала второго якорного элемента использована оцинкованная труба.

10. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что П-образный захват выполнен из оцинкованного железа.

11. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что в качестве материала всех элементов опоры использовано оцинкованное железо или композитный материал, в частности стеклопластик.

12. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что в качестве материала второго якорного элемента использован композитный материал, в частности стеклопластик.

13. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что число пар отверстий в П-образном профиле четыре.

14. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что в верхних горизонтальных полках якорного элемента, расположенных по обе стороны от основного профиля, выполнены продолговатые отверстия овальной формы, при этом размер отверстий выполнен из расчета прохождения через него грунта.

15. Опора по п. 2, характеризующаяся тем, что в верхних горизонтальных полках якорного элемента, расположенных по обе стороны от основного профиля, выполнены продолговатые отверстия овальной формы, при этом размер отверстий выполнен из расчета прохождения через него грунта.

16. Опора по п. 1 или 2, характеризующаяся тем, что длина П-образного захвата меньше или равна длине первого и второго якорных элементов.

17. Опора по п. 1, характеризующаяся тем, что все ее элементы выполнены из любого металла.".

Москвитин П.С., обращаясь с исками в арбитражный суд указал, что 25.02.2020 в г. Вологда по адресу: ул. Преображенского, д. 30, обществом был реализован каркас теплицы с 14 свайными опорами "Якорь тепличный", а 23.03.2020 Володиным А.В. в г. Череповец по адресу: пр. Победы, д. 9, реализованы свайные опоры "Якорь тепличный 25*25" в количестве двух штук.

Полагая, что реализованный обществом и Володиным А.В. товар (опоры) содержат каждый признак независимого пункта формулы вышеуказанной полезной модели и действия указанных лиц по вводу такого товара в гражданский оборот без разрешения патентообладателя нарушают исключительное право Москвитина П.С., последний обратился к названным лицам с досудебными претензиями и впоследствии с исками в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности факта нарушения ответчиками исключительного права истца.

В обоснование данного вывода суд первой инстанции указал, что из материалов дела следует, что приобретенный у ответчиков товар "якорь тепличный 25*25" не содержит такие признаки полезной модели, как: "на вертикальных стенках П-образного профиля (захвата) отсутствуют две пары соосных друг другу отверстий по обе стороны от вертикальной оси симметрии основного профиля (четыре пары) (пункты 1, 13 формулы полезной модели); в верхних горизонтальных полках якорного элемента, расположенных по обе стороны от основного профиля отсутствуют продолговатые отверстия овальной формы с размером отверстий из расчета прохождения через него грунта (пункты 14, 15 формулы полезной модели)".

Кроме того, суд первой инстанции на основании представленного обществом бланка заказа покупателя от 11.04.2016 N 3185 и показаний свидетеля Лобашова Андрея Павловича установил, что производство и выпуск спорных изделий осуществлялось обществом до даты приоритета спорной полезной модели, как следствие, в силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ общество обладает правом преждепользования на спорное техническое решение.

Вместе с тем суд первой инстанции отклонил довод общества о злоупотреблении истцом правом, как не нашедший подтверждения в материалах дела.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы заявителя апелляционной жалобы, аналогичные доводам, приведенным в кассационной жалобе.

В частности, апелляционный суд указал, что различие выводов эксперта Торгово-промышленной палаты Вологодской области Петрова И.М. и патентного поверенного Купцовой Е.В., а также судебной патентоведческой экспертизы по делу N А13-7554/2020, не влияет на правомерность решения суда первой инстанции, который при разрешении настоящего спора обоснованно учел наличие у общества права преждепользования спорным техническим решением, запатентованным истцом в качестве полезной модели.

При этом апелляционный суд отметил, что Володин А.В. реализовывал продукцию общества, на которую распространяется право преждепользования.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно подпунктам 2-4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Таким образом, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (пункт 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).

С учетом изложенного вывод судов о том, что в спорных товарах ответчиков не содержатся признаки вышеуказанной полезной модели, приведенные в пунктах 13, 14 и 15 ее формулы, не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку из вышеприведенной формулы полезной модели следует, что указанные пункты не являются независимыми. Как следствие, наличие или отсутствие в спорных товарах ответчиков признаков, приведенных в зависимых пунктах 2-17 формулы полезной модели истца, не могло повлиять на вывод о наличии либо отсутствии нарушения патентных прав истца.

В отношении вывода судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в спорных товарах ответчиков признака "на вертикальных стенках П-образного профиля могут быть выполнены, по меньшей мере, две пары соосных друг с другом отверстий, при этом пары отверстий расположены по обе стороны от вертикальной оси симметрии основного профиля" из первого независимого пункта формулы полезной модели истца суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что судами сделан вывод об отсутствии в спорных товарах ответчика не указанного признака (две пары соосных друг с другом отверстий), который предваряется словами "могут быть выполнены", а фактически иного признака, сформулированного судом первой инстанции самостоятельно, а именно: "на вертикальных стенках П-образного профиля (захвата) отсутствуют две пары соосных друг другу отверстий по обе стороны от вертикальной оси симметрии основного профиля (четыре пары)" (последний абзац страницы 7 судебного решения).

Кроме того, из обжалуемых судебных актов усматривается, что соответствующий вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в спорных товарах ответчиков указанного самостоятельно сформулированного судом первой инстанции признака основан на заключении патентного поверенного Купцовой Е.В. от 24.07.2020, представленном в материалы дела обществом-ответчиком.

Вместе с тем из заключения поименованного патентного поверенного (т. 1, л.д. 89-101), не привлеченного к участию в деле в качестве судебного эксперта или специалиста, а именно из раздела 6 "Материалы, представленные для патентной экспертизы" следует, что объектом его исследования являлось "краткое описание и фотографии изделия "Якорь", а не спорные товары, приобретенные истцом у ответчиков. При этом из обжалуемых судебных актов не усматривается, что суды устанавливали идентичность изделий, отраженных в "кратком описании" и фотографиях, предоставленных для проведения исследования патентному поверенному не истцом, а ответчиком, со спорными товарами, выявленными в гражданском обороте истцом. В частности, из обжалуемых судебных актов не следует, что суды обозревали и сопоставляли вещественные доказательства, представленные истцом, и фотоизображения, которые исследовались патентным поверенным Купцовой Е.В.

При этом коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что в материалах дела представлены заключения эксперта региональной торгово-промышленной палаты Петрова И.М. от 06.03.2020 (т. 2, л.д. 60-64) и от 23.03.2020 (т. 1, л.д. 59-61), представленные истцом. Из указанных заключений (раздел 6 "Исследовательская часть") следует, что названным лицом непосредственно исследовались спорные товары, приобретенные истцом у ответчиков, и по результатам такого исследования сделан вывод об использовании в спорных изделиях каждого признака полезной модели истца, приведенного в независимом пункте формулы.

Вместе с тем в решении суда первой инстанции в нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключениям Петрова И.М. оценка не дана.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключения эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы. Не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указанная позиция должна применяться и к документам, называемым "заключение специалиста", а не "заключение эксперта". Отклонение таких заключений на основании статей 55.1 и 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представляется неправильным.

При этом, как указывалось выше, апелляционный суд в обжалуемом постановлении отметил различие выводов эксперта Петрова И.М. и патентного поверенного Купцовой Е.В., однако посчитал данное обстоятельство несущественным с учетом вывода суда первой инстанции о наличии у одного из ответчиков права преждепользования, исключающего нарушение патентных прав истца.

Вместе с тем в силу вышеприведенной нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ установление использования в спорных товарах ответчиков каждого признака полезной модели истца, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, имеет принципиально важное значение для правильного разрешение настоящего спора.

Более того, суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о неиспользовании в спорных изделиях одного из признаков первого независимого пункта формулы вышеуказанной полезной модели и о праве преждепользования первого ответчика на техническое решение, тождественное полезной модели истца, носят взаимоисключающий характер.

При этом, как следует из обжалуемого решения суда первой инстанции, право преждепользования первого ответчика было установлено судом на основании бланка заказа покупателя от 11.04.2016 N 3185 (т. 2, л.д. 148) и показаний свидетеля Лобашова Андрея Павловича, который пояснил, что "весной 2016 года приобрел у ООО "СтальНорд" теплицу, к которой в подарок прилагались якоря тепличные, схожие с вещественными доказательствами, представленными истцом" (последний абзац страницы 2 - первый абзац страницы 3 судебного решения).

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что, вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, на основании указанных доказательств невозможно установить тождество либо эквивалентность каких-либо признаков соответствующих технических решений, поскольку в документе "заказ покупателя" от 11.04.2016 N 3185 не указаны какие-либо иные сведения о спорном товаре, кроме "Якорь тепличный 25*25". Из указанного описания (названия) невозможно установить наличие либо отсутствие каких-либо признаков и сопоставить их с признаками вышевоспроизведенного первого независимого пункта формулы полезной модели. Невозможно установить тождество либо эквивалентность признаков сравниваемых технических решений и из приведенных в судебном решении свидетельских показаний поименованного в заказе покупателя от 11.04.2016 N 3185 Лобашева А.А., который оперировал категорией "сходства" признаков либо внешнего вида устройств, неприменимой в патентом праве.

Апелляционный суд дополнительно в обоснование вывода о праве преждепользования общества на спорную полезную модель указал, что в суд апелляционной инстанции обществом был представлен ответ на его запрос от общества с ограниченной ответственностью "Спутник Череповец", в соответствии с которым по заявке общества от 27.05.2015 в печатном издании "Спутник Череповец" от 01.06.2015 N 21 размещен рекламный материал названного ответчика. В представленной копии страницы 50 газеты "Спутник Череповец" содержится реклама о продаже обществом в магазине "Профильцентр" теплиц от производителя стальных и оцинкованных от 4 300 руб., якоря в подарок; реклама реализуемого товара содержит фотографию теплицы и изображение якорей тепличных, по внешнему виду аналогичных якорям, приобретенным истцом у ответчиков при контрольных закупках. Данная реклама, содержащая изображения спорного товара, размещена значительно ранее (01.06.2015) даты приоритета полезной модели истца (16.12.2016).

Вместе с тем в силу вышеприведенных норм права "аналогичный внешний вид" изделий (устройств) в отсутствие вывода о совпадении признаков технических решений не является критерием для констатации права преждепользования на полезную модель.

Кроме того, коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 127 Постановления N 10, для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, то есть исходя из того, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 128 Постановления N 10).

Так, согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

При этом безотносительно к вышеприведенному выводу о необоснованности и противоречивости вывода о праве преждепользования ответчика из обжалуемых судебных актов усматривается, что делая вывод о наличии у общества-ответчика такого права на спорное техническое решение суды не определили объем такого права использования технического решения.

Вместе с тем данное обстоятельство имеет важное значение для правильного разрешения спора, поскольку расширение любым путем объема использования полезной модели влечет необходимость получения преждепользователем разрешения патентообладателя на использование охраняемой патентом полезной модели.

Так, суды не учли, что из заказа покупателя от 11.04.2016 N 3185, на основании которого суды пришли к выводу о наличии у ответчика права преждепользования, следует, что обществом-ответчиком до даты приоритета полезной модели истца было введено в гражданский оборот десять "якорей тепличных 25*25", в то же время истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчикам по факту реализации "якорей тепличных" в суммарном количестве 16 штук, что превышает количество опор, указанных в заказе покупателя от 11.04.2016 N 3185.

Суд по интеллектуальным правам также не усматривает оснований не согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы о необоснованном отказе в удовлетворении иска к ответчику Володину А.В.

Так, в обжалуемом решении суда первой инстанции не приведены мотивы отказа в удовлетворении иска к поименованному ответчику. При этом, если предположить, что суд первой инстанции пришел к выводу об идентичности спорных товаров, реализованных самостоятельно каждым из двух ответчиков и распространил выводы об отсутствии признаков полезной модели истца в изделиях одного ответчика (общества) на товары второго ответчика (предпринимателя Володина А.В.), то суду в соответствии с требованиями статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежало мотивировать вывод об идентичности таких товаров.

Апелляционный суд, отклоняя довод истца, приведенный в апелляционной жалобе, о необоснованности отказа в иске к Володину А.В., указал, что согласно материалам дела Володин А.В. (агент) реализовывал спорную продукцию в рамках агентского договора от 02.03.2020, заключенного с обществом (принципал). Пунктом 1.2 агентского договора предусмотрено, что агент осуществляет юридически значимые действия, направленные на реализацию продукции принципала контрагентам (третьим лицам). В пункте 1.3 агентского договора указано, что собственником продукции является принципал. При таких обстоятельствах, поскольку Володин А.В. фактически реализовывал продукцию общества, в отношении которой у последнего имеется право преждепользования, оснований для вывода о нарушении Володиным А.В. исключительного права истца при продаже данной продукции не имеется.

Вместе с тем, как справедливо отметил заявитель кассационной жалобы, из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не представляется возможным определить, на основании каких документов апелляционный суд пришел к выводу о том, что конкретные спорные товары, реализованные Володиным А.В., являлись продукцией второго ответчика - общества. При этом наличие между ответчиками агентских отношений не исключает необходимость установления источника происхождения конкретного спорного товара в целях определения, распространяется ли на такой товар право преждепользования.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности доводов заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судами вышеприведенных норм материального права, нарушении норм процессуального права, регламентирующих порядок исследования доказательств и содержание судебного решения (постановления), а также о несоответствии выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела, что в соответствии с положениями статей 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного решения и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку для вынесения законного и обоснованного решения необходимо исследование доказательств и установление фактических обстоятельств дела, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит учесть вышеизложенное, устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства. Кроме того, суду первой инстанции в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежит распределить расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 16.12.2020 по делу N А13-7550/2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Е.Ю. Пашкова

Н.Н. Погадаев