Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2021 г. по делу N СИП-244/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку не соответствует представленным по делу доказательствам вывод Роспатента об отсутствии у истца исключительного права на противопоставленное графическое произведение (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 октября 2021 г. по делу N СИП-244/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2022 г. N С01-2271/2021 по делу N СИП-244/2020 настоящее решение отменено

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 5 октября 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица ABC Design GmbH (Dr. Rudolf-Eberle-Stabe 29, 7977 Albbruck, Germany) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, кор. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.12.2019, принятого по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица "ABC Design GmbH" - адвокат Дмитриев В.В. (по доверенности от 24.04.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности N 01/32-659/41 от 02.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ABC Design GmbH (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 27.12.2019, принятого по возражению от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2020 было рассмотрено и отклонено ходатайство Роспатента о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранного лица - Benton Marketing Lim. (правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 350373), так как согласно представленной компании вписки из торгового реестра Белиза правообладатель был удален из реестра 03.01.2017 и подвергнут принудительной ликвидации в январе 2020 года.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором поддерживает оспариваемое решение, считает, что указанный ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и законные интересы заявителя, просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

Заявитель и Роспатент дополнительно представили письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Роспатент представил копии материалов административного дела, касающиеся рассмотрения заявления компании о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 350373 N 35605, N 456203, которые приобщены к материалам дела.

Судебное заседание неоднократно откладывалось по ходатайству заявителя для предоставления возможности урегулировать спор мирным путем, посредством отказа от заявленных требований в случае положительного решения по второй заявке на регистрацию изобразительного обозначения в качестве товарного знака на имя компании.

До судебного заседания суд через систему "Мой Арбитр" 28.09.2021 от Роспатента поступили письменные пояснения с приложением решения и уведомления от 23.09.2021 относительно заявки N 2021705583, от компании поступило ходатайство об отложении судебного заседания на месяц. Указанные документы приобщены к материалам дела.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Согласно части 5 статьи 159 АПК РФ арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Рассмотрев ходатайство компании, судебная коллегия считает, что основания для отложения судебного разбирательства отсутствуют, поскольку по заявке компании о регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака принято положительное решение, а с учетом того, что рассмотрение дела по существу неоднократно откладывалось по аналогичному ходатайству компании, настоящее ходатайство компании об отложении судебного разбирательства направлено на затягивание судебного процесса.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования, просил удовлетворить их, заявил ходатайство о приобщении в качестве вещественного доказательства по делу каталога товаров на иностранном языке "Kollektion 2003/2004", который протокольным определением приобщен к материалам дела.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, товарной знак "" по свидетельству Российской Федерации N 350373 зарегистрирован 16.05.2008 по заявке N 2007706888 от 15.03.2007 с приоритетом от указанной даты (далее - спорный товарный знак) в отношении товаров "велосипеды, в том числе велосипеды трехколесные; верх откидной для детских колясок; колеса для велосипедов; коляски детские; санки; седла для велосипедов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сиденья безопасные детские; чехлы для детских колясок; тележки (ходунки) для детей; электромобили для детей". 12-го класса и товаров "ковры; коврики развивающие для детей; подстилки мягкие гимнастические" 27-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Указанный товарный знак первоначально зарегистрирован на имя иностранного лица Ballinger Limited (Великобритания), впоследствии исключительное право на товарный знак передано иностранному лицу Benton Marketing Limited (Белиз) (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 27.08.2008 N РД0040174).

Компания 22.04.2019 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку полностью, на основании того, что его регистрация была произведена в нарушение требований, установленных пунктами установленных статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), а также пунктами 3, 7(3) Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктами 3, 7(3)" имеется в виду "пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7"

Доводы возражения компании сводились к следующему:

- изначально заявка на товарный знак по свидетельству N 350373 подана 15.03.2007 ООО "Балтийская Торговая Компания", которое ликвидировано 10.04.2007 и исключено ЕГРЮЛ;

- после ликвидации от имени ООО "Балтийская Торговая Компания" 27.06.2007 подписан договор о передаче права в отношении заявки на оспариваемый товарный знак иностранному лицу BELLINGER LIMITED;

- элемент "ABC DESIGN" спорного товарного знака воспроизводит часть фирменного наименования компании;

- спорный товарный знак зарегистрирован с нарушением прав компании на фирменное наименование и её исключительного права на графическое обозначение;

- лицо, подавшее возражение, ведет хозяйственную деятельность по производству однородных товаров с 1988 года и является лидером на европейском рынке в производстве и продаже детских колясок, манежей, стульчиков для кормления и автомобильных кресел для детей;

- лицо, подавшее возражение, фактически осуществляет деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемого товарного знака, под обозначением "ABC DESIGN", которые поставлялись на территорию Российской Федерации до даты подачи заявки на спорный товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков в ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003, зарегистрированных ранее в отношении товаров 12, 18, 28-го классов МКТУ. На дату приоритета спорного товарного знака лицу, подавшему возражение, принадлежало исключительное право на товарный знак "ABC DESIGN", сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- компания пыталась получить правовую охрану своего обозначения на территории Российской Федерации знака по международной регистрации N 1081003 от 24.05.2011 и зарегистрировать его по заявке N 2008717893, но получила отказ ввиду наличия регистрации спорного товарного знака;

- воспроизведенное в указанных товарных знаках, а также в спорном товарном знаке, графическое обозначение создано отделом дизайна компании "ABC Design" ранее даты приоритета спорного товарного знака.

- комбинированные товарные знаки, включающие в себя изобразительные элементы оспариваемого товарного знака, были зарегистрированы, а графический элемент - опубликован в патентном ведомстве ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003. Изобразительный элемент спорного товарного знака воспроизводит графическое произведение, авторское право на которое возникло у лица, подавшего возражение;

- компания являясь производителем, в том числе, детских колясок, маркируемых обозначением "ABC DESIGN", не позднее, чем с 2004 года начало сотрудничество с ООО "Балтийская Торговая Компания" - подателем заявки на оспариваемый товарный знак, что подтверждается распечатками с сайтов www.babyshop.ru, www.kolyaski.ru, распечаткой с сайта организатора общероссийской выставки "Мама и дитя - 2004" - Online каталог: "Балтийская Торговая Компания";

- до даты приоритета спорного товарного знака ООО "Балтийская торговая компания" приобретало у компании детские товары под обозначением "ABC DESIGN";

- заявка N 2007706888 на регистрацию спорного товарного знака в отношении товаров 12-го и 27-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, поданная ООО "Балтийская торговая компания", подписана от имени последнего по доверенности, выданной генеральным директором Тарановым П.Н., который подписал договор о передаче права в отношении указанной заявки иностранному лицу BELLINGER LIMITED и письмо о приобретении у заявителя детских товаров со спорным обозначением;

- ООО "Балтийская торговая компания" не могла не знать о том, что обозначение "ABC DESIGN" используется компанией для маркировки товаров, которые однородны товарам спорного товарного знака. ООО "Балтийская торговая компания" состояло с компанией в партнерских отношениях, реализовывало детские товары, позиционировало себя как официального представителя компании в Российской Федерации, то есть фактически выступало агентом;

- компания не давала согласия на регистрацию обозначения "ABC Design" в качестве товарного знака на имя ООО "Балтийская торговая компания";

- после совершения правообладателем действий, направленных на вытеснение с рынка Российской Федерации детских товаров компании, она отказалась от использования на территории Российской Федерации сходного обозначения и изменила средство индивидуализации товаров на обозначение "FD Design" (www.abc-design.de/ru);

- коляски, а также другие детские товары компании, маркированные обозначением, тождественным спорному товарному знаку, поставляются в Российскую Федерацию, по крайней мере, с 2001 года, о чем свидетельствуют документы об участии в выставках, счета на оплату, дипломы, данные сайтов в сети Интернет;

- с 17.04.2003 коляски с обозначением, тождественным спорному товарному знаку, производства компании представлены в Санкт-Петербурге в сети магазинов для новорожденных "Здоровый малыш", а ЗАО "Спецобслуживание" приобретало детские товары у лица, подавшего возражение, в значительном объеме до приоритета спорного товарного знака, о чем свидетельствуют данные веб-архивов;

- ЗАО "Спецобслуживание" было расположено по одному адресу с подателем заявки на спорный товарный знак (Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, д. 25, офис. 20);

- согласно данным сети Интернет на 04.02.2005 количество магазинов "Здоровый малыш" составляло 57, а на 06.02.2007 количество магазинов "Здоровый малыш" составляло 59 (распечатка из веб-архива www.babyshop.ru), более 60 магазинов в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области и т.д.;

- ЗАО "Спецобслуживание" задолго до приоритета спорного товарного знака длительное время закупало у компании детские коляски и другие детские товары, что подтверждается накладными, счетами;

- до даты приоритета спорного товарного знака лицо, подавшее возражение, поставило в Российскую Федерацию детские коляски и другие детские товары, маркируемые обозначением "ABC Design", на общую сумму не менее 11 956 400 рублей;

- детские товары, в том числе коляски, лица, подавшего возражение, до даты приоритета спорного товарного знака предлагались к продаже, выставлялись на сайтах торговой сети "Здоровый малыш" ЗАО "Спецобслуживание" www.babyshop.ru, что подтверждается сведениями из веб-архива;

- с учетом значительного объема поставок детских товаров, маркируемых комбинированным обозначением "ABC Design", регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товара, поскольку ООО "Балтийская Торговая Компания" на момент подачи заявки на спорный товарный знак не являлось изготовителем товаров (а лишь продавцом), поставлявшихся компанией "ABC Design" на территорию Российской Федерации;

- регистрация спорного товарного знака применительно к текущему правообладателю, является введением в заблуждение потребителей, поскольку на дату подачи заявки правообладатель не являлся изготовителем товаров, вводившихся в гражданский оборот на территории Российской Федерации под комбинированным обозначением "ABC Design" до даты подачи заявки N 2007706888;

- вследствие предоставления правовой охраны спорному товарному знаку у потребителей могло создаться несоответствующее действительности представление о том, что качество однородных товаров, маркируемых обозначением "ABC Design", указанных в свидетельстве, обеспечивается под контролем компании и что ООО "Балтийская Торговая Компания", при маркировке собственных однородных товаров обозначением "ABC Design" действуют с согласия компании;

- ООО "Балтийская Торговая Компания" как дилер компании при продвижении соответствующих товаров для детей информировала потребителей о компании как о конкретном производителе товаров, а также о месте происхождения товаров (Германия);

- в Российской Федерации товары для детей компании проверялись в испытательной лаборатории "Ракетно-Космического завода ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева";

- смена первоначального заявителя по заявки N 2007706888 на товарный знак на иных лиц не меняет тех обстоятельств, которые имели место на дату приоритета товарного знака.

Вместе с возражением, а также на заседаниях коллегии представлены, в частности, копии следующих документов:

- распечатка из официального сайта ФНС РФ сведений из ЕГРЮЛ на ООО "Балтийская Торговая Компания" с датой ее исключения из реестра;

- сведения о регистрации товарных знаков "ABC DESIGN" в ФРГ;

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "ABC DESIGN" по заявке N 2008717893 требованиям законодательства;

- распечатка с сайта организатора общероссийской выставки "Мама и дитя - 2004";

- распечатка с официального сайта компании "ABC Design" www.abc-design.de/ru;

- распечатка с сайта "Истории брендов" (www.brandpedia.ru/brand-1017.html), сайта www.strollermania.ru;

- копия счета на размещение стенда "ABC-Design" на 15 000 долларов США от ООО "Астер" N 2912 от 29.09.2004, товаросопроводительных документов о продаже компанией "ABC DESIGN" в Российской Федерации, в т.ч. ЗАО "Спецобслуживание", детских товаров с нотариально заверенным переводом;

- распечатка с сайта www.exponet.ru организатора международных выставок "Мама и дитя" в г. Москве;

- копии дипломов I степени и награждение золотой медалью конкурса "Лучшие детские товары - 2004", II степени и награждение серебряной медалью конкурса "Лучшие детские товары - 2004" за участие в 7-й Московской международной специализированной выставке "Мама и Дитя" 2004;

- распечатки из веб-архива сайтов сети магазинов "Здоровый малыш" www.babyshop.ru на 33 стр., www.kolyaski.ru;

- распечатка "Архив форума: 09.2002-04.2006" с сайта www.2002-2006.littleone.ru с темой обсуждения от 15.01.2006 "Коляски ABC Design - ваши отзывы?";

- копия электронного письма;

- копия решения Роспатента от 20.03.2019 в отношении товарного знака по свидетельству N 358553;

- копия выписки из торгового реестра в отношении компании с нотариально заверенным переводом;

- распечатка с сайта www.top-kolyaska.ru об ассортименте колясок компании.

По результатам рассмотрения возражения компании Роспатент принял решение от 27.12.2019 об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 27.12.2019 (далее - оспариваемое решение) компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного решения недействительным.

В своем заявлении компания приводит доводы, указанные в ранее поданном в Роспатент возражении.

Компания указывает, что с 1988 года производит и реализует детские коляски, манежи, стульчики для кормления и автомобильные кресла для детей, а также являлся правообладателем сходных до степени смешения с оспариваемым товарных знаков, зарегистрированных в ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003 в отношении товаров 12, 18, 28-го классов МКТУ. Заявитель указал, что его товары, маркированные комбинированным обозначения "ABC Design", поставляются в Российскую Федерацию с 2001 года в связи с участием указанного бренда в международной выставке в г. Москве "Мама и Дитя".

Заявитель поясняет, что не позднее 2004 года начал сотрудничество с будущим подателем заявки от 15.03.2007 на спорный товарный знак - ООО "Балтийская Торговая Компания", что подтверждается, в частности, распечаткой с сайта организатора выставки "Мама и дитя - 2004" - Online каталогом: "Балтийская Торговая Компания", 190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 25, сведениями с сайтов www.babyshop.ru и www.kolyaski.ru.

Компания ссылается на то, что 10.04.2007 ООО "Балтийская Торговая Компания" исключено из ЕГРЮЛ, после чего 27.06.2007 подписан документ о передаче прав в отношении заявки на регистрацию товарного знака с иностранным лицом BELLINGER LIMITED и 16.05.2008 зарегистрированный спорный товарный знак, состоящий из отличительной части фирменного наименования компании "ABC DESIGN" и изобразительного элемента, обнародованного ею же не позднее в 1999 году в заявке на товарный знак N EU 001230887 в патентное ведомство ФРГ. При этом товары "велосипеды, в том числе велосипеды трехколесные; верх откидной для детских колясок; колеса для велосипедов; коляски детские; санки; седла для велосипедов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сиденья безопасные детские; чехлы для детских колясок; тележки (ходунки) для детей; электромобили для детей" 12-го класса и товары "ковры; коврики развивающие для детей; подстилки мягкие гимнастические" 27-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны товарам компании, которые поставлялись в Российскую Федерацию до даты приоритета спорного товарного знака.

В указанной связи компания считает, что спорный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Кроме того, компания ссылается на нарушение регистрацией спорного товарного знака её права на фирменное наименование и исключительного авторского права на изобразительный элемент, а также на нарушение регистрацией спорного товарного знака положений статьи 6.septies Парижской конвенции.

По мнению компании, Роспатент неправомерно установил отсутствие у неё заинтересованности в подаче возражения, указав на отсутствие доказательств деятельности с использование спорного обозначения после 2007 года. Заявитель указывает, что правообладатель спорного товарного знака иностранное лицо Benton Marketing Limited обратился с заявлением в антимонопольные органы Российской Федерации о признании действий компании по обороту её детских товаров недобросовестной конкуренцией (дела N А56-2506/2011, N А40-48390/2013) и предъявило к компании иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (дело N А40-161835/2012). Компания считает, что указанные действия направлены на вытеснение с рынка Российской Федерации её детских товаров, указывает, что вынуждена отказаться от использования в Российской Федерации спорного обозначения и изменить средство индивидуализации своих товаров на обозначение "FD Design" (www.abc-design.de/ru).

Компания также не согласна с выводами Роспатента об отсутствии у неё исключительного права на графическое изображение, указывает, что обнародование ею графического изображения в 1999 году в заявке на товарный знак N EU 001230887, поданной в патентное ведомство ФРГ является очевидным публичным использованием спорного графического обозначения до приоритета товарного знака.

Относительно выводов решения об отсутствии доказательств наличия агентских отношений с правообладателем либо с его предшественниками, компания считает, что фактические агентские отношения подтверждаются представленными доказательствами, согласно которым с 17.04.2003 коляски с обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, производства компании "ABC Design" представлены в ассортименте крупнейшей в Санкт-Петербурге сети магазинов для новорожденных "Здоровый малыш", что ЗАО "Спецобслуживание" приобрело детские товары с обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, у компании в значительном объеме до приоритета спорного товарного знака, товары реализовывались в 50 магазинах, что подтверждается распечатками из веб-архива сайта сети магазинов "Здоровый малыш". В свою очередь ЗАО "Спецобслуживание" располагалось по одному адресу с подателем заявки на товарный знак (Санкт-Петербург, пр. Вознесенский, д. 25) и позиционировало себя на общероссийских выставках товаров для детей через подателя заявки на товарный знак.

Компания указала, что ЗАО "Спецобслуживание" задолго до приоритета товарного знака длительное время закупало у неё детские коляски и другие детские товары, что подтверждается следующими доказательствами:

- счет N 30000441433 от 09.02.2004 на поставку детских колясок к заказу от 22.01.2004 на 28 227,46 евро (1 013 066,6 руб. по курсу ЦБ РФ на 22.01.2004);

- накладная N 20000335008 от 09.02.2004 к заказу от 22.01.2004 на поставку детских колясок в количестве 440 картонных коробок общим весом 6 144,75 кг.;

- накладная N 20000340494 от 19.03.2004 к заказу от 04.03.2004 на поставку детских стульев к заказу от 04.03.2004 в 309 картонных коробках общим весом 2 950,95 кг.;

- накладная N 20000340401 от 19.03.2004 к заказу от 04.03.2004 на поставку детских колясок в количестве 382 картонных коробки общим весом 7 616,8 кг.;

- счет N 30000446585 на поставку детских колясок от 19.03.2004 к заказу от 04.03.2004 на 32 334,8 евро (1 128 274,34 руб. по курсу ЦБ РФ на 04.03.2004);

- счет N 30000447765 от 26.03.2004 на поставку детских стульев к заказу от 04.03.2004 на 13 874,1 евро (479 125,39 руб. по курсу ЦБ РФ на 26.03.2004);

- накладная N 20000344955 от 03.05.2004 на поставку детских колясок и других детских товаров общим весом 12 300,35 кг. к заказу от 27.04.2004;

- накладная N 20000348506 от 19.05.2004 на поставку детских колясок 748 кг к заказу от 16.04.2004;

- счет N 30000454895 от 19.05.2004 на поставку детских колясок к заказу от 16.04.2004 на 38 769,12 евро (1 347 288,96 руб. по курсу ЦБ РФ на 16.04.2004);

- счет N 30000454797 от 19.05.2004 на поставку детских колясок, принадлежностей к коляскам, других детских товаров к заказу от 27.04.2004 на 45 648,84 евро (1 586 370,23 руб. по курсу ЦБ РФ на 27.04.2004);

- накладная N 20000353645 от 25.06.2004 на поставку детских колясок, прыгунков к заказу от 17.06.2004 в 548 картонных коробках общим весом 6 755,75 кг.;

- счет N 30000459995 от 25.06.2004 на поставку детских колясок и прыгунков к заказу от 17.06.2004 на 35 913,89 евро (1 267 961,43 руб. по курсу ЦБ РФ на 25.06.2004);

- счет N 30000461207 от 01.07.2004 на поставку детских колясок, принадлежностей к детским коляскам, других детских товаров к заказу от 17.06.2004 на 42 588,66 евро (1 494 389,23 руб. по курсу ЦБ РФ на 17.06.2004);

- накладная N 20000354773 от 01.07.2004 на поставку детских товаров общим весом 6 265,9 кг. к заказу от 17.06.2004;

- накладная N 20000359639 от 18.08.2004 на поставку детских колясок, принадлежностей к детским коляскам, других детский товаров общим весом 6 040,7 кг.; счет N 30000468708 от 31.08.2004 на оплату детских колясок, принадлежностей к детским коляскам, других детских товаров к заказу от 18.08.2004 на 33 967,11 евро;

- накладная N 20000363077 от 14.09.2004 на детские коляски к заказу от 10.09.2004 общим весом 3 392 кг.;

- счет N 30000469980 от 14.09.2004 на оплату детских колясок к заказу от 10.09.2004 на 20 181,14 евро (723 431,31 руб. по курсу ЦБ РФ на 10.09.2004);

- запись в кредит счета N 30000471996 от 29.09.2004 "Образцы для ярмарки! Посылаются безвозмездно" на детские коляски на 3 100,10 евро (на 111 309,72 руб. по курсу ЦБ РФ на 29.09.2004) (для участия в ярмарке "Мама и дитя" 2004 (см. выше);

- накладная N 20000370738 от 16.11.2004 на детские коляски к заказу от 05.11.2004 общим весом 5 929 кг.; счет N 30000477829 от 16.11.2004 на оплату детских колясок к заказу от 05.11.2004 на 27 636 евро;

- накладная N 20000380551 от 01.03.2005 на поставку 175 картонных коробок детских колясок и других детских товаров подателя возражения общим весом 210 кг.;

- международная товарно-транспортная накладная N 7747099 от 03.03.2005 на поставку 175 картонных коробок с детскими колясками 1940 кг. +принадлежности;

- счет N 300004875573 от 03.03.2005 детских колясок и других детских товаров на 14 069,97 евро (513 150,1 руб. по курсу ЦБ РФ на 03.03.2005);

- накладная N 20000397417 от 20.09.2005 на поставку детских колясок и принадлежностей для колясок в 353 картонных коробках общим весом 1 936 кг.;

- счет N 30000504453 от 22.09.2005 на поставку детских колясок и принадлежностей к детским коляскам на 11 173,51 евро (386 851,5 руб. по курсу ЦБ РФ на 22.09.2005);

- накладная N 20000397604 от 20.09.2005 на поставку детских колясок, детских автокресел по заказу от 14.09.2005;

- международная товарно-транспортная накладная от 22.09.2005 на 353 картонных коробок с детскими колясками + принадлежности на 2 232 кг.

Таким образом компания ссылается на то, что до даты приоритета спорного товарного знака поставила в Российскую Федерацию детские коляски и другие детские товары с оспариваемым обозначением на общую сумму не менее 11 956 400 рублей, в том числе ЗАО "Спецобслуживание" общим весом не менее 71 462,2 кг (почти 71,5 тонн) на общую сумму не менее 10 050 218 рублей, что является интенсивным использованием обозначения.

По мнению компании тот факт, что её детские товары, в том числе коляски до приоритета спорного товарного знака предлагались к продаже, выставлялись на сайтах торговой сети "Здоровый малыш" ЗАО "Спецобслуживание" www.kolya.ski.nj, подтверждается сведениями сведения веб-архива, в частности:

- от 12.09.2005: "фотоконкурс, ООО "Балтийская Торговая Компания" совместно с ABC Design GmbH объявляет конкурс на лучшую фотографию "Малыш ABC Design". Условия конкурса: в композиции обязательно должен присутствовать ребенок и продукт компании ABC Design";

- от 30.10.2005: "контакты - ООО "Балтийская Торговая Компания", горячая линия по детским коляскам ABC Design, г. Москва (095) 258-67-23, г. Санкт-Петербург (812) 389-20-69";

- от 30.11.2005: "фотоконкурс, ООО "Балтийская Торговая Компания" совместно с ABC Design GmbH объявляет конкурс на лучшую фотографию "Малыш ABC Design". Условия конкурса: в композиции обязательно должен присутствовать ребенок и продукт компании "ABC Design";

- от 16.12.2005: "28.09.2005. В Москве, с 18 по 21 октября будет проходить выставка "Мир детства 2005". ООО "Балтийская Торговая Компания" рада представить новую коллекцию Star Line от ABC DESIGN GmbH. Ждем Вас в зале N 1".

Ссылаясь на указанные обстоятельства, заявитель поясняет, что на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака ООО "Балтийская Торговая Компания" не могло не знать о том, что комбинированное обозначение "ABC Design" используется в Российской Федерации заявителем для маркировки широко представленных в Российской Федерации детских товаров, которые являются однородными с указанными в перечне регистрации спорного товарного знака, в том числе поскольку общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Торговая Компания" состояло с компанией ABC Design в партнерских отношениях, реализовывало детские товары, маркированные комбинированным обозначением "ABC Design" на территории Российской Федерации, публично позиционировало себя как официальный представитель компании ABC Design в Российской Федерации.

Компания также указывает, что в Российской Федерации её товары проверялись в испытательной лаборатории Ракетно-Космического завода ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (протокол испытания образцов (проб) продукции от 05.05.2004 центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Москве, аттестат аккредитации испытательной лаборатории N_POCC.RU.0001.22MT15). Испытания проводились 22.04.2004, а указанные сведения размещены на сайте ООО "Балтийская Торговая Компания" 14.03.2007 (до даты приоритета спорного товарного знака), что подтверждается распечаткой из веб-архива.

ООО "Балтийская Торговая Компания" на своем сайте размещало информацию о деятельности компании "ABC Design", ее участии в выставках в Европе 2001 - 2003 годах, что подтверждается распечаткой сведений из веб-архива с сайта ООО "Балтийская Торговая Компания" на 13.05.2006, а ООО "Балтийская Торговая Компания" выставляло товары для детей компании АВС Design на общероссийских выставках, что подтверждается распечаткой из веб-архива его сайта от 16.12.2005 и от 30.10.2005.

Компания указывает на ошибочность выводов Роспатента о том, что она не осуществляла фактическую деятельность в Российской Федерации и об отсутствии нарушения регистрацией спорного товарного знака положений пункта 3 ст. 7 Закона о товарных знаках. Ссылается на то, что осуществляла свою деятельность на территории Российской Федерации через посредников, о чем свидетельствует в том числе копия счета на размещение стенда "АВС-Design" на 15 000 долларов США от ООО "Астер" N 2912 от 29.09.2004, товаросопроводительных документов о продаже компанией ABC Design в том числе ЗАО "Спецобслуживание" детских товаров по товаросопроводительным документам.

Компания указывает, что представила достаточные доказательства как наличия правоотношений между нею и подателем заявки на товарный знак, а также связанным с подателем заявки лицом по купле-продаже детских товаров, маркированных спорным обозначением, так и наличия в гражданском обороте детских товаров заявителя со спорным обозначением в больших объемах (известности потребителю Российской Федерации детских товаров заявителя под спорным обозначением).

Заявитель также указывает на ошибочность вывода Роспатента о том, что спорное обозначение не вызывает в сознании потребителей Российской Федерации неправильное представление об изготовителе товаров, считает, что ассоциативные связи потребителей РФ с заявителем, подтверждают, в частности, следующие документы:

- распечатка с сайта организатора общероссийской выставки "Мама и дитя - 2004" - Online каталог, распечатка с сайта www.exponet.ru организатора международных выставках "Мама и дитя" в г. Москве;

- распечатка с сайта "Истории брендов";

- распечатка "Архив форума: 09.2002-04.2006" с сайта 2002-2006.littleone.ru с темой обсуждения от 15.01.2006 "Коляски ABC Design-ваши отзывы?".

По мнению заявителя активное и интенсивное использование в Российской Федерации обозначения подтверждают следующие доказательства:

- коммерческий счет СТ022011 от 19.10.2002 на 560 шт. детских колясок для оплаты московской компанией "Детские коляски Kaspy" (Москва, ул. Зеленодольская, 19-1) на сумму 30 184 долларов США (986 008 рублей 78 копеек по курсу ЦБ РФ на 19.10.2002); счет от 06.03.2003 для оплаты детских колясок компании на 13 897,6 евро (481 947 рублей 92 копейки по курсу ЦБ РФ на 06.03.2003);

- сведения об участии компании в международных выставках в г. Москве "Мама и дитя - 2003" и "Мама и дитя - 2004" (распечатка с сайта организатора выставок www.exponet.ru; счет на размещение стенда "ABC-Design" на 15 ООО долларов США от ООО "Астер" N 2912 от 29.09.2004 (438 225 рубля по курсу ЦБ РФ на 29.09.2004); дипломы I степени и награждение золотой медалью конкурса "Лучшие детские товары - 2004" (2 шт.), диплом II степени и награждение серебряной медалью конкурса "Лучшие детские товары - 2004" за участие в 7-й Московской международной специализированной выставке "Мама и Дитя" 2004), а также через подателя заявки на товарный знак (ООО "Балтийская Торговая Компания") (распечатка с сайта организатора выставки www.exponet.ru, в контактах ООО "Балтийская Торговая Компания" указаны два сайта торговых сетей, на которых предлагались к продаже детские товары, в том числе коляски, компании "ABC Design" задолго до приоритета товарного знака - www.babyshop.ru и www.kolyaski.ru.

При этом компания указывает, что согласно правовой позиции, указанной в деле N СИП-627/2017 не имеет правового значения, ведет ли заявитель хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ссылается на то, что заключение договора уступки права на заявку после исключения из ЕГРЮЛ подателя заявки на товарный знак указывает на недобросовестность при регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыва на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано компанией в суд в срок, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что иными участвующими в деле лицами не оспаривается.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Также не оспаривается лицами, участвующими в деле, заинтересованность заявителя в подаче возражения.

С учетом даты подачи заявки (15.03.2007), по которой зарегистрирован спорный товарный знак, законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются Конвенция по охране промышленной собственности, заключенная в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (далее - Бернская конвенция), Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее - Закон о товарных знаках), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Нормативным правовыми актами, регулирующим процедуру рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, являются Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

В обоснование вывода оспариваемого решения о соответствии правовой охраны спорного знака пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках Роспатент указал на отсутствие в материалах возражения документов о наличии авторского права у лица, подавшего возражение, на графическое изображение. Таким образом, компетентный орган посчитал, что в настоящем случае отсутствует заинтересованность компании с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения по смыслу статьи 1513 ГК РФ.

Таким образом, Роспатент посчитал отсутствующей заинтересованность компании в подаче возражений против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по свидетельству N 350373 в отношении испрашиваемых товаров 12-го и 27-го классов МКТУ по пункту 3(1) статьи 6 и пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента об отсутствии у компании заинтересованности в подаче возражений, судебная коллегия считает указные выводы ошибочными.

Вопреки мнению Роспатента отсутствие доказательств ведения компанией деятельности с использованием обозначения "ABC DESIGN" после 2007 года само по себе не исключает наличие заинтересованности в подаче возражений.

Заинтересованность компании в подаче возражений следует в совокупности из того, что компания является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003 в отношении однородных товаров 12, 18, 28-го классов МКТУ, что товары компании до даты приоритета спорного товарного знака ввозились на территорию Российской Федерации и что правообладатель спорного товарного знака обратился с заявлением в антимонопольные органы о признании действий компании по обороту её товаров недобросовестной конкуренцией (дела N А56-2506/2011, N А40-48390/2013) и предъявило к компании иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (дело N А40-161835/2012).

Относительно соответствия спорного товарного знака положениям пункта 3(1) статьи 6 Закона о товарных знаках Роспатент указал на отсутствие доказательств ведения компанией деятельности с использованием обозначения "ABC DESIGN" после 2007 года. Оценив представленные компанией доказательства, Роспатент установил, что из представленных компанией документов не представляется возможным прийти к выводу, что спорный товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе, либо качестве оспариваемых товаров 12-го и 27-го классов МКТУ, не соответствующее действительности. На дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству N 350373 коллегия не располагает данными о том, что потребители в действительности смешивали сравниваемые обозначения и были, тем самым, введены в заблуждение. При этом Роспатент оценил подтвержденное представленными распечатками размещение сведений о компании и её продукции на сайтах в сети Интернет, а также в дипломах за 2004 год как не приводящие к возникновению устойчивых ассоциаций у потребителя продукции "ABC DESIGN" исключительно с компанией. При этом Роспатент указал, что в дипломах за 2004 год указано, что ими награждено "ООО "Skippy", взаимосвязь с которым компания документально не подтвердила (договор, соглашение и т.п.), а также принял во внимание то обстоятельство, что доказательств фактических ассоциаций у потребителей в отношении восприятия обозначения "ABC design", таких как социальный опрос, материалы возражения не содержат.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих, в частности, элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что спорный товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, судебная коллегия считает их правомерными.

Роспатент не учел, что дипломы выставки "Мама и дитя - 2004" за 2004 год, наряду с тем, что ими награждается "ООО "Skippy", содержат и сведения о товарах и их производителе: "коляски детские (различных моделей) "фирмы "ABC Design GmbH", с указанием страны: Германия или Китай (т. 3, л.д. 6, л.д. 77, т. 4 л.д. 6-8).

Вместе с тем, неотражение указанного обстоятельства в решении Роспатента не привело к неправильным выводам по пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках в связи с тем, что представленные доказательства в совокупности действительно не подтверждают наличие у потребителей стойких ассоциативных связей в отношении обозначения "ABC design" компании как производителя товаров, которые бы указывали на способность спорного товарного знака вводить в заблуждение потребителей.

Доводы заявителя сводятся к иной оценке представленных доказательств как подтверждающих введение потребителей в заблуждение спорным товарным знаком. Вместе с тем, как обоснованно указал Роспатент заявитель не представил доказательств, подтверждающих фактические ассоциации у потребителей в отношении обозначения "ABC design" как связанного именно с заявителем и (или) его товарами, при том, что ввоз товаров компании через посредников на протяжении трех-четырех лет на общую сумму 11 956 400 рублей, участие в выставке детских товаров и размещение сведений о компании и её товарах в сети Интернет сами по себе не подтверждают наличие необходимой стойкой ассоциативной связи у российских потребителей спорных товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действующей на дату приоритета спорного товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

- охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Аналогичные положения на дату подачи заявки содержались и в пункте 2.10 Правил N 32.

При рассмотрении возражения компании в указанной части Роспатент установил, что право на фирменное наименование у заявителя возникло 24.01.1989, т.е. ранее даты приоритета спорного товарного знака (15.03.2007). При этом наименование компании содержит отличительную часть "ABC DESIGN", фонетически тождественную словесному элементу "ABC DESIGN" спорному товарному знаку.

Вместе тем, при исследовании вопроса об использовании однородности сравниваемых товаров, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, Роспатент посчитал, что представленные доказательства не подтверждают ведение компанией фактической деятельности на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием.

Указанный вывод оспариваемого решения основан на том, что на представленных товаросопроводительных документах, таможенных декларациях отсутствует отметка таможенного органа, которая подтверждала бы факт законного пересечения товарами компании государственной границы Российской Федерации, что представленные счета, в том числе, между компанией и ЗАО "Спецобслуживание" не содержат каких-либо печатей, отметок о действительном поступлении денежных средств, а часть счетов, накладных содержат товары "шланг; зонт; сетка москитная; сумка универсальная" и т.д. неоднородные с товарами 12-го и 27-го классов МКТУ спорного товарного знака, представляющими собой либо "велосипеды, санки, коляски, иные средства передвижения для детей", либо сопутствующие им товары "сидения, седла, чехлы" и т.д. Кроме того, Роспатент указал, что часть накладных и счетов содержат артикулы и наименования, например, "6420307 Genio, включая переносную сумку exotic"; "1444301 Tempa Plus prince 2 шт. в упаковке", "8251304 Twister bambus; 8400306 Walker Play blue sea"; "8251300 Twister daisy" и т.д., которые не представляется возможным соотнести с конкретными товарами 12-го и 27-го классов МКТУ спорного товарного знака.

Таким образом, Роспатент исходил из того, что имеется лишь упоминание на сайтах в сети Интернет продукции компании без иных документов, свидетельствующих о ввозе и введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Судебная коллегия считает, что выводы Роспатента о том, что представленные доказательства не подтверждают ведение компанией фактической деятельности на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием сделаны при полном исследовании представленных заявителем доказательств.

В свою очередь Роспатент при установлении тождества фирменного наименования компании, право на которое возникло ранее даты подачи заявки, и словесного элемента спорного товарного знака, исследовал все представленные компанией доказательства в совокупности на предмет того, осуществляла ли компания свою деятельность на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака, и установил что компания фактическое осуществление деятельности не осуществляло.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что регистрация спорного товарного знака не нарушает положений статьи 6.septies Парижской конвенции, судебная коллегия считает их преждевременными в силу следующего.

Согласно статье 6.septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие. Владелец знака имеет право при наличии названных условий воспрепятствовать использованию товарного знака агентом или его представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно пункту 3 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции.

При рассмотрении настоящего дела судебная коллегия учитывает, что на момент подачи возражения компании правовая охрана товарного знака является действующей и что прекращение правовой охраны товарного знака на будущее и признание такой правовой охраны недействительной с даты приоритета товарного знака имеет разные правовые последствия.

Исходя из названных правовых норм, возражение против регистрации товарного знака на агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции. При этом должен быть подтвержден факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя оспариваемый знак, а также, очевидно, тождественность или сходство до степени смешения товарных знаков зарегистрированного агентом и имеющегося у подателя возражения.

Однако Роспатент при проверки указанного довода компании указал, что лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо договоры, соглашения, свидетельствующие об агентских взаимоотношениях с правообладателем оспариваемого товарного знака, либо его предшественниками.

С учетом установленного выше при рассмотрении возражения в Роспатенте представленные доказательства в совокупности подлежали оценке на предмет того, действовало ли ООО "Балтийская Торговая Компания", подавшее заявку на спорный товарный знак, как агент (представитель) компании при реализации на территории Российской Федерации, подтверждают ли они введение указанным лицом как посредником товаров компании в оборот в Российской Федерации.

Согласно абзацу 2 пункта 55 постановления N 10 допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В указанной связи оценке подлежала вся совокупность представленных доказательств, в том числе и сведения веб-архива об информации, размещенной до даты приоритета знака в сети Интернет.

При рассмотрении возражения в Роспатенте компания сослалась на то, что является правообладателем товарных знаков в ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003, зарегистрированных ранее приоритета спорного товарного знака в отношении однородных товаров 12, 18, 28-го классов МКТУ, на территории ФРГ, являющейся государством-участником Парижской конвенции. Таким образом, на дату приоритета спорного товарного знака компании на территории государства-участника Парижской конвенции принадлежало исключительное право на товарные знаки с словесным элементом "ABC DESIGN" и тождественными графическими элементами, из которых состоит спорный товарный знак.

В то же время согласно пункту 2 статьи 1513 и подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, обладает только заинтересованное лицо.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели произведений, а также их правопреемники.

Следовательно, аналогичные ограничения, ранее установленные абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, также следует рассматривать как установлены в пользу правообладателей и их правопреемников.

Вместе с тем, вывод Роспатента об отсутствии в материалах дела доказательств наличия у компании исключительного авторского права на графическое произведение не основаны на нормах права.

Согласно пункту (1) статьи 2 Бернской конвенции термин "литературные и художественные произведения" охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.

Статья 5(1) Бернской конвенции в отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу указанной конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или могут быть предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией.

В соответствии со статьей 5 Бернской Конвенции и пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (действовавшем на дату приоритета спорного товарного знака) на территории Российской Федерации произведениям, созданным в ФРГ, предоставляется такой же режим правовой охраны, как и российским объектам авторского права.

При рассмотрении доводов компании в соответствующей части Роспатент не привел мотивов, по которым обнародованные на территории ФРГ при публикации заявок от 06.07.1999 и от 08.05.2003 (т. 2, л.д. 61-65) спорного графического произведения в виде изображения воздушных шаров, несущих буквы А, В, С не является обнародованием по смыслу Бернской конвенции и не является первым выражением компанией произведения в материальной форме (возникновение авторского права). При этом суд учитывает, что исключительные права компании на указанное произведение никем не оспаривалось (пункт 110 постановления N 10).

В пункте 30 постановления N 10 разъяснено, что авторское право иностранных юридических лиц, признаваемых авторами произведений в соответствии с законодательством страны происхождения произведения, охраняется в Российской Федерации в соответствии с положениями статьи 1231 ГК РФ. При этом такие юридические лица обладают интеллектуальными правами на произведение, предусмотренными российским законодательством.

При таких обстоятельствах не соответствует представленным по делу доказательствам вывод Роспатента об отсутствии у компании исключительного права на противопоставленное графическое произведение.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводом заявителя о том, что Роспатент признал отсутствие у неё права на подачу возражения по основаниям, предусмотренным абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, без учета применимых норм права, а доводы возражения компании в указанной части Роспатент по существу не рассмотрел.

Рассмотрев доводы, изложенные в отзыве Роспатента, судебная коллегия считает, что они соответствуют доводам оспариваемого решения, выводы которого суд признает ошибочными, и не содержат сведений, подтверждающих соответствие решения указанным нормам права.

Принимая во внимание вышеизложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение Роспатента от 27.12.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373 не соответствуют статье 6-septies Парижской конвенции, пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности. При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает 34 решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 136 постановления N 10, при рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, судам следует учитывать, что нарушения данным административным органом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляет последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная же оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения Роспатент не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя, данное обстоятельство могло повлечь вынесение административным органом незаконного решения и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность административного органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица ABC Design GmbH от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373 на изобретение с учетом настоящего решения.

В связи с ликвидацией иностранного лица Benton Marketing Limited (Белиз) решением Роспатента от 29.01.2021 досрочно прекращена правовая охрана спорного товарного знака в связи ликвидацией юридического лица - правообладателя, однако указанное обстоятельство не может препятствовать рассмотрению повторного возражения компании, поскольку из взаимосвязи пунктов 139 и 174 постановления N 10 следует, что не исключается интерес в оспаривании товарных знаков, правовая охрана которых прекращена лишь на будущее время, лицами, считающими, что правовая охрана товарного знака должна быть аннулирована с самого начала, - например, лицами, к которым предъявлено требование, основанное на факте использования товарного знака до прекращения его правовой охраны.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу компании.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2019, принятое по возражению от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373 как не соответствующее статье 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица ABC Design GmbH 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская