Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2022 г. N С01-2271/2021 по делу N СИП-244/2020 Суд отменил судебное решение и направил дело о признании недействительным Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на новое рассмотрение в суд, поскольку при установлении вероятности смешения спорного и противопоставленного ему товарных знаков суд не исследовал в полном объеме представленные доказательства, не дал оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и не применил правовые позиции, выработанные высшими судебными инстанциями

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2022 г. N С01-2271/2021 по делу N СИП-244/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 марта 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Пашковой Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2021 по делу N СИП-244/2020

по заявлению иностранного лица ABC Design GmbH (Dr. Rudolf-Eberle-Strasse 29, 7977 Albbruck, Deutschland) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-661/41), Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-674/2021);

от иностранного лица ABC Design GmbH - Дмитриев В.В. (по доверенности от 24.04.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ABC Design GmbH (далее - компания "ABC Design") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.12.2019, принятого результатам рассмотрения возражения от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 350373.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2021 признано недействительным решение Роспатента от 27.12.2019, принятое по возражению от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373 как не соответствующее нормам статьи 6.septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 22.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 350373.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на нарушение им норм процессуального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Роспатент просит отменить обжалуемое решение, направить дело на новое рассмотрение.

В представленном отзыве на кассационную жалобу компания "ABC Design" ссылается на необоснованность содержащихся в ней доводов.

В судебном заседании представитель Роспатента выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель компании "ABC Design" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 350373 зарегистрирован 16.05.2008 по заявке N 2007706888 с приоритетом от 15.03.2007 в отношении товаров 12-го класса "велосипеды, в том числе велосипеды трехколесные; верх откидной для детских колясок; колеса для велосипедов; коляски детские; санки; седла для велосипедов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сиденья безопасные детские; чехлы для детских колясок; тележки (ходунки) для детей; электромобили для детей" и 27-го класса "ковры; коврики развивающие для детей; подстилки мягкие гимнастические" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Заявка на регистрацию указанного обозначения в качестве товарного знака первоначально подана обществом с ограниченной ответственностью "Балтийская торговая компания" (далее - общество "Балтийская Торговая Компания"), затем права на регистрацию товарного знака по указанной заявке переданы им иностранному лицу Ballinger Limited (Великобритания; далее - компания "Ballinger"), на имя которого товарный знак и был зарегистрирован. Впоследствии исключительное право на товарный знак перешло к иностранному лицу Benton Marketing Limited (Белиз; далее - компания "Benton Marketing") на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 27.08.2008 N РД0040174.

Компания "ABC Design" 22.04.2019 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку полностью на основании того, что его регистрация была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6.septies Парижской конвенции, а также пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Доводы возражения компании "ABC Design" сводились к тому, что она не давала согласие обществу "Балтийская торговая компания" на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ABC DESIGN", тождественного фирменному наименованию заявителя, а также включающего изобразительные элементы, исключительные авторские права на которые принадлежат компании "ABC Design".

Кроме того, компания "ABC Design" указывала на наличие между ним и обществом "Балтийская торговая компания" агентских отношений на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

Спорное обозначение, по мнению компания "ABC Design", также является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя, поскольку продукция заявителя, маркированная тождественным обозначением, в больших количествах поставлялась и поставляется на территорию Российской Федерации и известна российскому потребителю.

Компания "ABC Design" также отмечала, что она ведет хозяйственную деятельность по производству однородных товаров с 1988 года и является лидером на европейском рынке в производстве и продаже детских колясок, манежей, стульчиков для кормления и автомобильных кресел для детей, а также правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003, зарегистрированных в Федеративной Республике Германия (далее - ФРГ) ранее в отношении товаров 12, 18, 28-го классов МКТУ.

Компания "ABC Design" пояснила, что пыталась получить правовую охрану своего товарного знака "" по международной регистрации N 1081003 от 24.05.2011 на территории Российской Федерации и зарегистрировать его по заявке N 2008717893, но получила отказ ввиду наличия регистрации спорного товарного знака.

По мнению компании "ABC Design", регистрация спорного товарного знака применительно к текущему правообладателю способна ввести в заблуждение потребителей, поскольку на дату подачи заявки правообладатель не являлся изготовителем товаров, вводившихся в гражданский оборот на территории Российской Федерации под комбинированным обозначением "ABC Design".

По результатам рассмотрения возражения компании Роспатент принял решение от 27.12.2019 об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе правовой охраны спорного товарного знака.

При этом административный орган исходил из недоказанности компанией "ABC Design" наличия агентских отношений между нею и обществом "Балтийская Торговая Компания", осуществления компанией "ABC Design" деятельности под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака, создания графического изображения "ABC DESIGN" "" отделом дизайна компании "ABC Design", а также того, что спорный товарный знак вызывает в сознании потребителя ложные представления об изготовителе либо о качестве товаров 12-го и 27-го классов МКТУ.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 27.12.2019, компания "ABC Design" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающим проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями Парижской конвенции, Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (далее - Бернская конвенция), Закона о товарных знаках и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности выводов Роспатента об отсутствии у компании "ABC Design" заинтересованности в подаче возражения по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках и статьей 6.septies Парижской конвенции.

Суд первой инстанции исходил из того, что опубликование компанией "ABC Design" на территории ФРГ заявок от 06.07.1999 и от 08.05.2003 на регистрацию товарных знаков, включающих графическое произведение в виде изображения воздушных шаров, несущих буквы А, В, С, является обнародованием произведения по смыслу Бернской конвенции и первым выражением компанией "ABC Design" произведения в материальной форме (возникновение авторского права). При этом суд первой инстанции, сославшись на пункт 110 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), отметил, что исключительные авторские права компании "ABC Design" на указанное произведение никем не оспаривались.

С учетом того что авторское право иностранных юридических лиц, признаваемых авторами произведений в соответствии с законодательством страны происхождения произведения, охраняется в Российской Федерации согласно положениям статьи 1231 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), такие юридические лица обладают интеллектуальными правами на произведение, предусмотренными российским законодательством (пункт 30 Постановления N 10). Ввиду этого суд первой инстанции не согласился с выводом Роспатента об отсутствии у компании исключительного авторского права на противопоставленное графическое произведение.

Суд первой инстанции также установил, что заинтересованность компании "ABC Design" в подаче возражения подтверждается совокупностью следующих обстоятельств: компания является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003 в отношении однородных товаров 12, 18, 28-го классов МКТУ; товары компании до даты приоритета спорного товарного знака ввозились на территорию Российской Федерации; правообладатель спорного товарного знака обратился в антимонопольные органы с заявлением о признании действий контрагентов компании по обороту ее товаров недобросовестной конкуренцией (дела N А56-2506/2011, N А40-48390/2013) и предъявил к ним иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (дело N А40-161835/2012).

Однако суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что компанией "ABC Design" не представлены достаточные доказательства, подтверждающие введение в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, в связи с этим признал правомерным отказ административного органа в удовлетворении возражения по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что регистрация спорного товарного знака не нарушает положений статьи 6.septies Парижской конвенции, суд первой инстанции установил, что административный орган ненадлежащим образом оценил совокупность доказательств, представленных компанией "ABC Design" в подтверждение наличия агентских соглашений с обществом "Балтийская Торговая Компания".

Суд первой инстанции отметил, что, указав на отсутствие каких-либо договоров, соглашений, свидетельствующих об агентских отношениях между заявителем и обществом "Балтийская Торговая Компания", Роспатент не оценил иные представленные доказательства в совокупности на предмет того, действовало ли общество "Балтийская Торговая Компания", подавшее заявку на спорный товарный знак, как агент (представитель) компании при реализации товаров на территории Российской Федерации, подтверждают ли доказательства введение указанным лицом как посредником товаров компании в оборот в Российской Федерации.

Суд первой исходил из того, что в целях проверки правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании положений статьи 6.septies Парижской конвенции и подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правовое значение имеет именно подача заявки на регистрацию товарного знака агентом, а не только непосредственно регистрация такого товарного знака на имя агента.

На основании изложенного, несмотря на досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака в связи с ликвидацией правообладателя - компании "Benton Marketing", суд первой инстанции обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании "ABC Design", указав, что факт ликвидации правообладателя не должен лишать заинтересованное лицо возможности обращения с возражением в отношении правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о соответствии спорного товарного знака положениям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационных жалобах, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент подвергает сомнению правомерность выводов суда первой инстанции о наличии оснований для признания оспариваемого решения недействительным ввиду его несоответствия положениям статьи 6.septies Парижской конвенции и пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

С точки зрения административного органа, отсутствуют основания считать, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку противоречит статье 6.septies Парижской конвенции и подпункту 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, поскольку знак был зарегистрирован на имя компании "Ballinger", которая не признавалась компанией "ABC Design" агентом.

Ссылаясь на то, что спорный товарный не был зарегистрирован на имя общества "Балтийская Торговая Компания", Роспатент полагает, что вопрос наличия или отсутствия между указанным лицом и компанией "ABC Design" агентских отношений не имеет правового значения для рассмотрения вопроса о соответствии предоставления правовой охраны товарному знаку нормам статьи 6.septies Парижской конвенции и подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Тем не менее Роспатент также отмечает, что при рассмотрении возражения исследовал все документы, представленные компанией "ABC Design" в подтверждение наличия агентских отношений с обществом "Балтийская Торговая Компания", и пришел к выводу о том, что материалами административного дела не подтверждается оказание обществом "Балтийская Торговая Компания" агентских услуг или услуг представителя в пользу компании "ABC Design". Соответствующий вывод изложен в оспариваемом решении административного органа на странице 12.

Кроме того, Роспатент указывает, что суд первой инстанции ненадлежащим образом исследовал обстоятельства наличия у компании "ABC Design" исключительного авторского права на графическое произведение, считая недостаточной ссылку на наличие у компании охраняемых в ФРГ товарных знаков, включающих это изображение, при отсутствии документов, подтверждающих получение компанией "ABC Design" исключительного права на данное изображение от непосредственных авторов.

По мнению Роспатента, суду первой инстанции следовало было установить, могут ли юридические лица по германскому законодательству признаваться авторами произведений.

Роспатент также обращает внимание на то, что в заявлении компании "ABC Design" не содержатся доводы о том, какие его конкретные права и законные интересы нарушены оспариваемым решением, а при рассмотрении заявления суд первой инстанции не проверил надлежащим образом обстоятельства наличия у компании "ABC Design" заинтересованности в подаче возражения в отношении товарного знака, правовая охрана которого прекращена.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в возражениях на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Суд первой инстанции верно определил, что с учетом даты подачи заявки (15.03.2007), по которой зарегистрирован спорный товарный знак, законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются Парижская конвенция, Бернская конвенция, Закон о товарных знаках и Правила N 32.

При рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции исходил из того, что на момент подачи возражения компанией "ABC Design" правовая охрана спорного товарного знака являлась действующей и что прекращение правовой охраны товарного знака на будущее в связи с ликвидацией правообладателя и признание такой правовой охраны недействительной с даты приоритета товарного знака имеют разные правовые последствия.

С точки зрения Роспатента, суд первой инстанции не должен был признавать компанию "ABC Design" заинтересованной в подаче возражения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, поскольку на момент рассмотрения дела по существу правовая охрана спорного товарного знака была досрочно прекращена ввиду ликвидации правообладателя, о чем 29.01.2021 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с данным доводом Роспатента, поскольку подача заинтересованным лицом возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является законным правом такого лица и, как справедливо отметил суд первой инстанции, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку имеет правовые последствия, отличные от ее прекращения вследствие ликвидации правообладателя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает правомерным вывод суда первой инстанции о том, что факт ликвидации текущего правообладателя не может служить препятствием для рассмотрения возражения компании "ABC Design", поскольку, как разъяснено в пунктах 139 и 174 Постановления N 10, не исключается интерес в оспаривании товарных знаков, правовая охрана которых прекращена лишь на будущее время, лицами, считающими, что правовая охрана товарного знака должна быть аннулирована с самого начала, - например, лицами, к которым предъявлено требование, основанное на факте использования товарного знака до прекращения его правовой охраны.

Суд первой инстанции также подверг сомнению обоснованность вывода Роспатента об отсутствии у компании "ABC Design" заинтересованности в подаче возражения, отметив, что заинтересованность компании "ABC Design" в подаче возражения следует из совокупности обстоятельств: компания является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в ФРГ по заявкам от 06.07.1999 и от 08.05.2003 в отношении однородных товаров 12, 18, 28-го классов МКТУ; товары компании до даты приоритета спорного товарного знака ввозились на территорию Российской Федерации; правообладатель спорного товарного знака обратился с заявлением в антимонопольные органы о признании действий контрагентов компании "ABC Design" по обороту ее товаров актом недобросовестной конкуренции (дела N А56-2506/2011, N А40-48390/2013) и предъявил иск к лицу, реализующему продукцию компании "ABC Design", о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (дело N А40-161835/2012).

Ссылки Роспатента на то, что указанные дела не могут подтверждать заинтересованность компании "ABC Design", так как компания не выступает по ним в качестве лица, участвующего в деле, подлежит отклонению, поскольку из содержания судебных актов по названным делам усматривается, что основаниями для инициирования споров послужили обстоятельства использования спорного товарного знака на продукции компании "ABC Design".

Суд первой инстанции признал компанию "ABC Design" заинтересованной в подаче возражения также ввиду наличия у нее исключительного авторского права на графическое произведение, в подтверждение которого компания "ABC Design" сослалась на опубликованные заявки на регистрацию товарных знаков от 06.07.1999 и от 08.05.2003 на территории ФРГ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным данный вывод суда первой инстанции по следующим основаниям.

Противопоставляемое графическое произведение создано, как отмечено компанией "ABC Design", сотрудниками отдела дизайна названной компании. Однако в материалах дела отсутствуют какие-либо документы (например, аффидевит, документы, подтверждающие наличие служебных отношений с авторами, и другие), на основании которых можно было бы сделать вывод о переходе исключительного авторского права на служебное произведение от авторов к компании.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с тем выводом Роспатента, что в таком случае суду первой инстанции следовало на основании законодательства происхождения противопоставляемого графического произведения установить, признается ли компания "ABC Design" обладателем исключительного авторского права на это произведение.

При этом система континентального права, к которой относится и правовая система ФРГ, близка к российской и предусматривает возникновение первоначального исключительного права у работодателя с сохранением личных неимущественных прав за автором-работником.

Однако, сославшись на разъяснения, содержащиеся в пункте 30 Постановления N 10, суд первой инстанции не дал надлежащую правовую оценку соответствующим обстоятельствам, позволяющим признать компанию "ABC Design" обладателем исключительного права на графическое произведение.

Ссылка компании на то, что исключительное авторское право на данное произведение принадлежит ей постольку, поскольку ей принадлежит товарный знак, в который это произведение включено, подлежит отклонению, ввиду того что это разные объекты и правообладатели в отношении этих объектов могут не совпадать. Никаких доказательств наличия права на произведение как на самостоятельный объект исключительных прав не представлено.

Довод компании "ABC Design" о презумпции авторства также подлежит отклонению по следующим основаниям.

Согласно статье 15 Бернской конвенции для того, чтобы автор охраняемых названной Конвенцией литературных и художественных произведений рассматривался при отсутствии доказательств противоположного как таковой и в соответствии с этим имел право обращаться в странах Союза в суд по поводу нарушения его прав, достаточно, если имя автора будет указано на произведении обычным образом.

Аналогичная норма изложена и в статье 1257 ГК РФ: автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.

Из указанных положений следует, что презумпция авторства относится к непосредственному автору произведения, т.е. к лицу, создавшему такое произведение. Другие лица, получившие исключительные авторские права от автора, обращаясь за защитой таких прав, должны представлять доказательства, подтверждающие принадлежность им этих прав.

Таким образом, выводы суда первой инстанции об ошибочности выводов Роспатента об отсутствии у компании "ABC Design" права на подачу возражения по основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, президиум Суда по интеллектуальным правам признает несостоятельными.

Согласно статье 6.septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательства, оправдывающие его действие. Владелец знака имеет право при наличии названных условий воспрепятствовать использованию товарного знака агентом или его представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно пункту 3 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции.

Проверяя обоснованность довода Роспатента о том, что вопрос наличия или отсутствия между компанией "ABC Design" и обществом "Балтийская Торговая Компания" агентских отношений не имеет значения для рассмотрения вопроса соответствия предоставления правовой охраны товарному знаку нормам статьи 6.septies Парижской конвенции и подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

С точки зрения административного органа, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным на основании статьи 6.septies Парижской конвенции и подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ только в случае, если такое обозначение было фактически зарегистрировано на имя агента или представителя лица, которому принадлежит исключительное право на тождественный или сходный до степени смешения товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, поэтому подача заявки на регистрацию товарного знака агентом или представителем такого лица не имеет правового значения, если впоследствии права перешли к другому лицу.

Действительно, положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ сформулированы так, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции с нарушением требований этой Конвенции.

Поскольку спорный товарный знак не был зарегистрирован на имя общества "Балтийская Торговая Компания", на наличие агентских отношений с которым компания "ABC Design" ссылается в возражении, Роспатент утверждает, что не имеется оснований для признания компании заинтересованной в подаче возражения на основании статьи 6.septies Парижской конвенции и подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Вместе с тем в положениях статьи 6.septies Парижской конвенции, указано, что, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования.

Толкование приведенной нормы позволяет сделать вывод о том, что для признания правовой охраны названного товарного знака недействительной, значимыми являются отношения между принципалом и заявителем именно на момент подачи заявки.

Целью данного положения является предотвращение неправомерного использования более раннего товарного знака агентом или представителем владельца этого торгового знака, поскольку эти лица могут воспользоваться знаниями и опытом, приобретенными в ходе деловых отношений с владельцем, и таким образом получить неоправданную выгоду от его усилий и инвестиций, сделанных владельцем.

Таким образом, для применения названной нормы суду необходимо установить следующие условия в совокупности:

податель возражения должен являться правообладателем более раннего товарного знака;

заявитель должен быть или должен был быть ранее агентом или представителем правообладателя товарного знака;

заявка на регистрацию должна была быть подана на имя агента или представителя без согласия правообладателя, без оправдательных на то причин;

заявка должна касаться тождественных или сходных по существу с первоначальным товарным знаком обозначений.

Принимая во внимание факт подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака обществом "Балтийская Торговая Компания", с которым, по мнению компании "ABC Design", у нее имеются агентские отношения, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии у компании "ABC Design" заинтересованности в подаче возражения по названному основанию.

Направляя в указанной части возражение компании "ABC Design" на повторное рассмотрение в Роспатент, суд первой инстанции отметил, что административному органу необходимо оценить представленные подателем возражения в подтверждение соответствующего довода доказательства в совокупности для определения того, действовало ли общество "Балтийская Торговая Компания", подавшее заявку на спорный товарный знак как агент (представитель) компании при реализации ее товаров на территории Российской Федерации, подтверждается ли введение указанным лицом как посредником товаров компании в оборот в Российской Федерации.

Однако суд первой инстанции не учел, что в оспариваемом решении (страница 12) Роспатент проанализировал представленные компанией "ABC Design" документы и сделал вывод об отсутствии агентских или представительских правоотношений между обществом "Балтийская Торговая Компания" и компанией "ABC Design", дополнительно отметив факт непредставления компанией "ABC Design" каких-либо договоров, соглашений, свидетельствующих о наличии таких отношений.

При подобных обстоятельствах суду первой инстанции следовало проверить указанный вывод Роспатента, самостоятельно исследовав и оценив доказательства, представленные компанией "ABC Design" в подтверждение довода о наличии между нею и обществом "Балтийская Торговая Компания" агентских/представительских правоотношений на дату приоритета спорного товарного знака, определить, действовало ли общество "Балтийская Торговая Компания" зависимо/независимо от правообладателя (например, покупатель или клиент не может считаться агентом либо представителем, поскольку не имеет доверительных обязательств по отношению к правообладателю, т.е. заключение договора поставки товара не свидетельствует о возникновение правоотношений по представительству продавца покупателем при дальнейшей перепродаже товара) и имеется ли совокупность условий, позволяющих применить положения статьи 6.septies Парижской конвенции.

С учетом изложенного обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене по причине неправильного применения норм права, а также несоответствия отдельных выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание то, что судом первой инстанции не дана оценка обстоятельствам наличия между компанией "ABC Design" и обществом "Балтийская Торговая Компания" агентских/представительских отношений, а в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящее дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить отмеченные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2021 по делу N СИП-244/2020 отменить.

Дело N СИП-244/2020 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина

Е.Ю. Пашкова