Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2021 г. N С01-1390/2021 по делу N СИП-1082/2019 Суд частично оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение и о признании патента недействительным частично, поскольку отклонение уточненной формулы судом первой инстанции свидетельствует о необходимости продолжения рассмотрения возражения по иным зависимым пунктам и определения возможности уточнить формулу за счет этих пунктов

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2021 г. N С01-1390/2021 по делу N СИП-1082/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 4 октября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 октября 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и иностранного лица Eurotecnica Melamine AG (c/o Peter Muntwyler, Fursprecher und Notar Targut-Zentrum, 19, 3063, 2 Ittigen, Switzerland) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу N СИП-1082/2019

по заявлению иностранного лица CASALE SA (Via Pocobelli 6, Lugano, 6900, Switzerland)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.10.2019 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2576399 на изобретение и о признании патента недействительным частично.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Eurotecnica Melamine AG.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица CASALE SA - Деркач Т.В. (по доверенности от 18.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-657/41);

от иностранного лица Eurotecnica Melamine AG - Шибаев Р.А., Билык А.В. (по доверенности от 05.01.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо CASALE SA (далее - компания "CASALE") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 04.10.2019 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2576399 на изобретение, о признании патента недействительным частично и о выдаче нового патента с уточненной формулой.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Eurotecnica Melamine AG (далее - компания "Eurotecnica", правообладатель).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 заявленные требования удовлетворены. Решение Роспатента от 04.10.2019, которым удовлетворено возражение компании "CASALE" от 03.09.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2576399 на изобретение, признано недействительным как не соответствующее статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Патент Российской Федерации N 2576399 на изобретение признан недействительным.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, указывая на неправильное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, на несоответствие выводов, изложенных в решении суда, имеющимся в деле доказательствам, а также на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, передать дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, компания "Eurotecnica" просит отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение.

В отзыве на кассационные жалобы, указывая на необоснованность изложенных в них доводов и на законность обжалуемого судебного акта, компания "CASALE" просит отказать в удовлетворении кассационных жалоб, решение суда - оставить без изменения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента выступил по доводам кассационной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Представители компании "Eurotecnica" поддержали позицию, изложенную в кассационной жалобе, просили отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель компания "CASALE" выступил в поддержку доводов, изложенных в отзыве на кассационные жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Законность обжалуемого решения проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2576399 на группу изобретений "Применение мочевины, содержащей формальдегид, в способе получения меламина пиролизом мочевины и родственный способ получения меламина" выдан по заявке N 2011150663/04 (индекс Международной патентной классификации C07D251/60 (2006.01)) с приоритетом от 15.12.2010 на имя компании "Eurotecnica" со следующей формулой:

"1. Применение мочевины, содержащей формальдегид, в способе получения меламина пиролизом мочевины.

2. Применение по п. 1, отличающееся тем, что формальдегид присутствует в мочевине в количестве, составляющем от 10 до 5000 масс. частей на миллион, предпочтительно от 50 до 2000 масс. частей на миллион, еще более предпочтительно от 100 до 500 масс. частей на миллион.

3. Применение по любому из п.п. 1 или 2, отличающееся тем, что формальдегид присутствует в мочевине в результате самого способа получения мочевины.

4. Применение по п. 1, отличающееся тем, что формальдегид добавляют в мочевину, поступающую из установок для получения мочевины, перед подачей указанной мочевины в установку для получения меламина.

5. Применение по п. 1, отличающееся тем, что мочевина представляет собой мочевину любого типа, например, сорта для удобрений или технического сорта или смесь мочевины различных типов.

6. Применение по п. 1, отличающееся тем, что формальдегид добавляют как таковой или в виде соединения или смеси, содержащей формальдегид, например, форм-мочевины.

7. Способ получения меламина пиролизом мочевины, отличающийся тем, что его осуществляют с применением мочевины, содержащей формальдегид, в качестве исходного материала.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что он представляет собой способ, осуществляемый при высоком давлении, или способ, осуществляемый при низком давлении, предпочтительно способ, осуществляемый при высоком давлении.

9. Способ по любому из пп. 7 или 8, отличающийся тем, что формальдегид присутствует в мочевине в количестве, составляющем от 10 до 5000 масс. частей на миллион, предпочтительно от 50 до 2000 масс. частей на миллион, еще более предпочтительно от 100 до 500 масс. частей на миллион.

10. Способ по п. 7, отличающийся тем, что формальдегид присутствует в мочевине в результате самого способа получения мочевины.

11. Способ по п. 7, отличающийся тем, что формальдегид добавляют в мочевину, поступающую из установок для получения мочевины, перед подачей указанной мочевины в установку для получения меламина.

12. Способ по п. 7, отличающийся тем, что мочевина представляет собой мочевину любого типа, например, сорта для удобрений или технического сорта или смесь мочевины различных типов.

13. Способ по п. 7, отличающийся тем, что формальдегид добавляют как таковой или в виде соединения или смеси, содержащей формальдегид, например форм-мочевины.".

Согласно описанию изобретения техническим результатом является обеспечение более явно выраженных характеристик яркости и белизны.

Компания "CASALE" 03.09.2018 обратилась в Роспатент с возражением против выдачи патента, мотивированным несоответствием группы изобретений условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень"

В обоснование доводов возражения к нему были приложены копии следующих источников информации:

книга Robert H. Perry " chemical engineers handbook", "Vapor pressures of pure substances", таблица 2-8, 7-е издание, 1997 г. (далее - источник 1);

патентный документ US 3161638 А, дата публикации 15.12.1964 (далее - источник 2);

книга " Encyclopedia of Industrial Chemistry", "Melamine and Guanamines", с. 171-183, 1990 г. (далее - источник 3);

Золотов Ю.А., "Химическая энциклопедия", Большая Российская энциклопедия, т. 3, М., 1992 г., с. 21, 144, 145 (далее - источник 4);

патентный документ US 7125992, дата публикации 24.10.2006 (далее - источник 5);

патентный документ GB 1104398, дата публикации 28.02.1968 (далее - источник 6);

книга " Encyclopedia of Industrial Chemistry", "Urea", vol. А27, 1996 г., с. 333-363 (далее - источник 7);

книга "Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology", "Urea", 2010 г., с. 1-21 (далее - источник 8);

DIN V 70070:2003-08 "Diesel engines - NOx Reduction additives AUS 32 - Requirements and test methods" (далее - источник 9);

паспорт "Material Safety Data Sheet. Section I - Chemical Product and Company Identification, Urea, Dry", 28.06.2003 (далее - источник 10);

George R. McVey, "Methylene urea - a controlled release nitrogen source for turfgrasses", с. 60-78 (далее - источник 11);

проспект Wahlco, Inc., Formaldehyde-Free Urea Fixed Price Supply Contracts (далее - источник 12);

паспорт "Data sheet of technical grade urea from the company Sabic" (далее - источник 13);

паспорт "Data sheet of technical grade urea from INCOBlue" (далее - источник 14);

паспорт "Data sheet of Urea Prill Feed Grade from Origination Inc." (далее - источник 15);

проспект "Urea Know How", 2011 г., с. 1-16 (далее - источник 16);

W. Cameron, "Cyanamides", in Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, с. 1-15, 17.09.2010 (далее - источник 17);

"Urea Granulation Technology by Stamicarbon, Nitrogen Fertilizer Production Technology Workshop", Brussels, 2003 г., с. 1-14 (далее - источник 18);

патентный документ SU 1010171, дата публикации 07.04.1983 (далее - источник 19);

патентный документ US 3912532, дата публикации 14.10.1975 (далее - источник 20);

патентный документ US 3909348, дата публикации 14.10.1975 (далее - источник 21);

статья Hongming ZHAO, "Factors influencing the yield of melamine inproduction", Hebei Chemical Industry, N 3, 2003 г., с. 41-42 (далее - источник 22);

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2017 по рассмотрению возражения против выдачи оспариваемого патента и отзыв на возражение против выдачи оспариваемого патента;

сведения из сети Интернет, касающиеся подтверждения общедоступности источников информации 9, 18 и 22;

патентный документ US 4507129, дата публикации 26.03.1985;

патентный документ US 4217114, дата публикации 12.08.1980.

Как указала компания "CASALE" в возражении, в отношении несоответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" в описании изобретения не раскрывается какой-либо технический эффект, который возникает в результате наличия формальдегида в исходной мочевине при производстве меламина; возможность осуществления оспариваемой группы изобретений в случае осуществления способа как при низком давлении, так и при высоком давлении не подтверждена; в оспариваемом патенте раскрыто применение содержащей формальдегид мочевины для синтеза меламина согласно конкретному способу, указанному в источнике 2, однако формула изобретения по спорному патенту не ограничена какими-либо конкретными операциями установленного способа и может относиться к любому способу получения меламина, а кроме того, известны и другие способы получения меламина, использование которых не позволит осуществить способ согласно оспариваемому патенту.

С учетом этого в возражении был сделан вывод о том, что в спорном патенте не раскрыты средства, которые позволили бы осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, описывающей группу изобретений по спорному патенту.

В отношении несоответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна" в возражении компании "CASALE" указывалось, что все признаки, приведенные в независимых пунктах 1 и 7 формулы группы изобретений, известны из источников информации 4, 8-16; в патентном документе 6 и в источниках информации 7 и 22 раскрыты признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту, а также признаки зависимых пунктов 3, 5, 8, 10, 12 формулы.

В отношении несоответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" компания "CASALE" отмечала в возражении, что ближайшими аналогами для изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту, являются способы, описанные в источниках информации 3 и 17.

По мнению подателя возражения, отличительным признаком группы изобретений по спорному патенту является использование формальдегида при получении меламина. При этом применение формальдегида известно из источников информации 6-10, 18.

Как указала компания "CASALE", в описании к спорному изобретению не раскрыто какого-либо технического эффекта, возникающего в связи с наличием формальдегида в исходной мочевине, а также не описано и не показано влияние формальдегида на технический результат. В связи с этим компания "CASALE" полагала, что подтверждения влияния отличительного признака на технический результат не требуется.

Компания "CASALE" также ссылалась на то, что в патентных документах 19-21 описано использование формальдегид-содержащего компонента для увеличения белизны бумаги, т.е. указанный компонент фактически позволяет достичь технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-6, 8-13 формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту, в возражении отмечалось, что они либо раскрыты в источниках информации, приведенных в возражении, либо явным образом следуют для специалиста из уровня техники.

Рассмотрев возражение, Роспатент установил, что в описании спорного изобретения показано, каким образом возможно осуществить группу изобретений в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы изобретения по спорному патенту с реализацией указанного назначения, что свидетельствует об отсутствии в возражении доводов, позволяющих признать группу изобретений по спорному патенту несоответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость".

Исследуя доводы подателя возражения о несоответствии спорной группы изобретений условию патентоспособности "новизна", административный орган пришел к выводу о том, что техническому решению, раскрытому в источнике информации 22, присущи все признаки изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил скорректированную формулу изобретения, содержащую один независимый и пять зависимых пунктов. Представленная формула была уточнена путем исключения независимого пункта 1 формулы изобретения и соответствующих ему зависимых пунктов. Изложенный в первоначальной редакции независимый пункт 7, характеризующий способ, был дополнен признаками, касающимися того, что способ осуществляется при высоком давлении, которые, по мнению патентообладателя, не раскрыты в источнике информации 22. Зависимый пункт 8 был исключен из первоначальной редакции формулы изобретения, а остальные пункты остались без изменений.

В результате анализа уточненной формулы Роспатент установил, что в источнике информации 22, действительно, не раскрыт указанный выше признак, касающийся осуществления способа при высоком давлении.

Как указал административный орган, из источников информации 1-21, приведенных в возражении, также неизвестны решения, которым были бы присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте уточненной формулы изобретения.

Роспатент признал, что, как известно из источников информации 2 и 3, способ получения меламина из мочевины можно осуществлять при высоком давлении. В то же время в соответствии с описанием к оспариваемому патенту способ получения меламина может представлять собой способ, осуществляемый при низком давлении, но предпочтительно представляет собой способ, осуществляемый при высоком давлении. При этом в описании в явном виде указано, что в качестве иллюстративного примера можно отметить способ, осуществляемый при высоком давлении, который может быть выполнен с использованием мочевины, содержащей формальдегид, согласно настоящему изобретению. В описании спорного изобретения приведены примеры 1 и 2, показывающие возможность достижения упомянутого выше технического результата.

С учетом изложенного административный орган сделал вывод о том, что способ, раскрытый в описании к спорному патенту, относится исключительно к способу высокого давления. В описании отсутствуют какие-либо сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что примеры 1 и 2, показывающие достижение технического результата, характеризуют какую-либо другую технологию получения меламина, отличную от той, что приведена в описании и на фигуре 1. Достижение технического результата, заключающегося в улучшении характеристик яркости и белизны, проиллюстрировано в описании к оспариваемому патенту только в отношении способа, осуществляемого при высоком давлении, с применением формальдегида.

Как отметил Роспатент, в возражении не приведены источники информации, подтверждающие, что использование высокого давления при получении меламина с использованием в процессе формальдегида не будет влиять на приведенный в описании к спорному патенту технический результат, или что использование низкого давления будет влиять в таком же способе аналогичным образом.

Административный орган обратил внимание на то, что исходя из источника информации 3 способы получения меламина при высоком и при низком давлении существенно отличаются с технологической точки зрения. При осуществлении данных способов протекают различные химические реакции, используется различная реакционная среда и т.п., что в свою очередь может приводить к образованию побочных продуктов, влияющих на свойства конечного изделия.

Роспатент указал на то, что описание спорного изобретения и материалы возражения не содержат сведений, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что признаки, касающиеся использования высокого давления в способе получения меламина с использованием формальдегида, не являются существенными.

При этом источники информации 2 и 3, а также источники информации 1, 4-21 не содержат сведений, подтверждающих известность влияния вышеуказанного признака, касающегося использования высокого давления, на названный заявителем технический результат.

В связи с установленными обстоятельствами административный орган констатировал, что возражение компании "CASALE" не содержит сведений, на основании которых можно было бы сделать вывод о несоответствии изобретения по спорному патенту в объеме уточненной формулы условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Поскольку патентоспособность изобретения по спорному патенту в объеме уточненной формулы оценивалась в рамках материалов возражения, то на заседании 22.03.2019 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о необходимости направления материалов на дополнительный информационный поиск в полном объеме в соответствии с пунктом 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила).

По результатам проведенного поиска 24.05.2019 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которому в объеме уточненной формулы изобретение по спорному патенту соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ. В заключении экспертизы было отмечено: из уровня техники не следует, что добавление формальдегида в мочевину, которую используют для получения меламина при высоком давлении, приведет к получению меламина, из которого будут изготовлены продукты с большей яркостью и белизной.

Исследовав материалы возражения компании "CASALE", приняв во внимание внесенные компанией "Eurotecnica" изменения в формулу изобретения по спорному патенту, Роспатент сделал вывод о том, что изобретение в объеме уточненной формулы изобретения соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ.

Не согласившись с решением административного органа, компания "CASALE" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Компания "CASALE" ссылалась на то, что Роспатент не устанавливал изобретательский уровень в порядке, определенном положениями пункта 24.5.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент).

По мнению компании "CASALE", признак спорного изобретения "осуществление способа при высоком давлении" не является существенным, так как из описания спорного изобретения и приведенных в нем примеров не следует возможность достижения технического результата вследствие этого признака. Заявитель также отмечал неправомерность возложения на него административным органом бремени доказывания несущественности этого признака.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции проанализировал и признал обоснованными доводы заявителя о несоответствии закону и обстоятельствам дела выводов административного органа о патентоспособности изобретения по критерию "изобретательский уровень".

Суд первой инстанции констатировал, что в качестве наиболее близкого аналога Роспатентом рассмотрен противопоставленный источник 22. При этом участвующие в деле лица не оспаривали, что наиболее близким аналогом технического решения по спорному патенту является решение, раскрытое в источнике 22; однако в указанном источнике не раскрыт признак, касающийся осуществления способа при высоком давлении.

Суд первой инстанции указал: как следует из решения административного органа, из противопоставленных источников 2 и 3 известно, что способ получения меламина из мочевины можно осуществлять при высоком давлении.

Исследовав текст описания спорного изобретения, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаком "осуществление способа при высоком давлении" и техническим результатом, выражающимся в получении меламина, из которого изготавливают продукты, обладающей повышенной белизной и яркостью. Напротив, в описании спорного изобретения неоднократно и прямо утверждается, что технический результат достигается именно в связи с использованием мочевины, содержащей формальдегид.

Суд первой инстанции принял во внимание, что, как отмечено в решении Роспатента, согласно описанию спорного изобретения способ получения меламина может представлять собой способ, осуществляемый при низком давлении, но предпочтительно представляет собой способ, осуществляемый при высоком давлении; на предпочтительности использования именно высокого давления настаивает и правообладатель в своем отзыве и пояснениях.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции признал вывод административного органа о наличии в описании спорного изобретения сведений о влиянии рассматриваемого отличительного признака на технический результат ошибочным; установил, что данный отличительный признак не находится в причинно-следственной связи с приведенным в описании изобретения техническим результатом, т.е. не является существенным. Вследствие этого суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента недействительным как не соответствующее статье 1350 ГК РФ.

Определяя на основании пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации меру, которую следует применить для восстановления нарушенных прав заявителя, руководствуясь правовой позицией, изложенной в пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), и учитывая, что в рассматриваемом случае существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения отсутствуют, при этом установлено несоответствие изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень", суд первой инстанции признал спорный патент недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем ГК РФ, Регламент и Правила.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении названных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент указывает, что при принятии решения судом первой инстанции не учтены существенные для дела обстоятельства, касающиеся того, что достижение технического результата, заключающегося в улучшении характеристик яркости и белизны, проиллюстрировано в описании к оспариваемому патенту только в отношении способа, осуществляемого при высоком давлении, с применением формальдегида.

По мнению административного органа, в возражении не приведены источники информации, подтверждающие, что использование высокого давления при получении меламина с применением в процессе формальдегида не будет влиять на приведенный в описании технический результат, или что использование низкого давления в таком же способе будет влиять аналогичным образом.

Роспатент обращает внимание, что согласно источнику информации 3 способы получения меламина при высоком и низком давлении существенно отличаются с технологической точки зрения. При осуществлении данных способов протекают различные химические реакции, используется различная реакционная среда и т.п., что в свою очередь может приводить к образованию побочных продуктов, влияющих на свойства конечного изделия.

С точки зрения административного органа, указание на странице 7 описания к спорному патенту на то, что "для иллюстрации настоящего изобретения ниже приведены примеры осуществления изобретения, не ограничивающие объем изобретения", может свидетельствовать лишь о том, что приведенные примеры 1 и 2 осуществления изобретения также относятся к способу получения меламина при высоком давлении.

Как полагает Роспатент, в описании к спорному патенту отсутствуют какие-либо сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что примеры 1 и 2, показывающие достижение технического результата, характеризуют какую-либо другую технологию получения меламина, отличную от той, что приведена в описании и на фигуре 1, где раскрыта упрощенная блок-схема примера осуществления способа в соответствии с патентным документом 2, осуществляемого при высоком давлении.

Таким образом, по мнению административного органа, достижение технического результата, заключающегося в улучшении характеристик яркости и белизны, проиллюстрировано в описании спорного изобретения именно в отношении способа, осуществляемого при высоком давлении, с применением формальдегида.

Следовательно, как полагает Роспатент, в описании спорного изобретения содержатся сведения, подтверждающие влияние отличительного признака "осуществление способа при высоком давлении" на достигаемый изобретением технический результат, и данный признак является существенным. При этом источники информации, представленные подателем возражения, не содержат сведений, подтверждающих известность влияния существенного отличительного признака, касающегося использования высокого давления, на заявленный технический результат.

Административный орган указывает также на то, что, признавая патент недействительным полностью, суд первой инстанции не учел, что представленная патентообладателем уточненная формула от 22.03.2019 помимо независимого пункта содержит пять зависимых пунктов, признаки которых также могут быть включены патентообладателем в независимый пункт формулы для дальнейшего разрешения вопроса о возможности признания оспариваемого патента недействительным частично.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции не исследовал зависимые пункты уточненной формулы на предмет содержания в них существенных признаков, возможности включения данных признаков в независимый пункт формулы для признания спорного патента недействительным частично.

В кассационной жалобе компания "Eurotecnica" ссылается на то, что вывод суда первой инстанции об отсутствии в описании сведений о возможности достижения технического результата "в отсутствие формальдегида, но при осуществлении способа при высоком давлении" противоречит положениям подпунктов 2, 6 пункта 24.5.3 Регламента, которые не предусматривают рассмотрения каждого существенного признака вне его взаимосвязи с другими существенными признаками.

Правообладатель полагает, что опубликованные до даты приоритета изобретения источники 22 и 3, в которых имеются сведения о влиянии такого отличительного признака, как "высокое давление", на заявленный технический результат, неправомерно не приняты судом первой инстанции во внимание при анализе существенности признаков изобретения.

По мнению компании "Eurotecnica", из источника 22 прямо следует невозможность осуществления с достижением технического результата способа при низком давлении при использовании содержащей формальдегид мочевины, что очевидно указывает на существенность такого признака, как "высокое давление", поскольку способ получения меламина пиролизом мочевины предусматривает только два технологических процесса: либо при низком давлении, либо при высоком. В то же время источник 3 поясняет, что способы получения меламина при высоком и низком давлении кардинально отличаются с технической точки зрения, и это подтверждает, что никакие явления, проявляющиеся при осуществлении способа при высоком давлении, не могут быть заранее распространены на осуществление способа при низком давлении, что в свою очередь объясняет разницу во влиянии такого признака, как "высокое давление", на технический результат.

Как полагает правообладатель, сравнение примера 2, приведенного в описании спорного изобретения, с источником 22 позволяет сделать вывод о том, что высокое давление является существенным признаком.

С точки зрения компании "Eurotecnica", хотя источник 22 был представлен компанией "CASALE" при подаче возражения против выдачи патента в Роспатент, послужил основанием для признания патента не соответствующим условию "новизна" и был отмечен в качестве наиболее близкого аналога в решении административного органа при анализе соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", содержащаяся в этом документе информация о невозможности осуществления с достижением технического результата способа при низком давлении при использовании содержащей формальдегид мочевины неправомерно не была принята судом первой инстанции во внимание.

В подтверждение своих доводов правообладатель приводит в кассационной жалобе релевантную, по его мнению, выдержку из источника 22 в переводе на русский язык, согласно которой "в начале, при производстве многие китайские производители использовали содержащую формальдегид сельскохозяйственную мочевину при получении меламина, в результате была заплачена высокая цена, так как десятки тонн катализатора были серьезно отравлены во всем псевдоожиженном слое, в то время как простая активация бесполезна, и только при его повторном расплавлении для прокаливания его первоначальная активность может быть восстановлена. Таким образом, содержащую формальдегид сельскохозяйственную мочевину запрещают использовать для синтеза меламина".

С позиции правообладателя, неверное толкование абзаца второго пункта 2 статьи 1350 ГК РФ и непринятие во внимание содержания документов 22 и 3 при анализе существенности признаков изобретения привело суд первой инстанции к неверному выводу о том, что признак "высокое давление" не является существенным, и, следовательно, к общему неверному выводу о том, что изобретение не соответствует условию "изобретательский уровень".

Кроме того, компания "Eurotecnica" считает, что именно источник информации 2, который описывает способ получения меламина пиролизом мочевины при высоком давлении, но без применения формальдегида, технически гораздо ближе к спорному изобретению. Выбор же в качестве ближайшего аналога, описанного в источнике 22, способа, осуществляемого при низком давлении, кардинально отличающегося от способа с использованием высокого давления и, более того, "запрещенного к использованию", привел к неправильному пониманию судом первой инстанции сущности заявленного изобретения.

Поэтому суд первой инстанции был обязан предоставить правообладателю право дополнить описание указаниями на то, как именно высокое давление повлияет на свойства меламина, полученного из мочевины с формальдегидом, направив дело на новое рассмотрение в Роспатент.

Правообладатель обращает внимание, что анализ существенности признаков является лишь одним из этапов предусмотренной пунктом 24.5.3 Регламента процедуры проверки изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", и установление существенности или несущественности того или иного признака само по себе еще не может служить основанием для признания изобретения не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень". Однако суд первой инстанции мотивировал несоответствие спорного изобретения условию "изобретательский уровень" исключительно тем фактом, что признак "высокое давление" не является существенным, тем самым не осуществив предусмотренную пунктом 24.5.3 Регламента проверку изобретательского уровня в полном объеме.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (пункт 2 статьи 1350 ГК РФ).

Согласно подпункту 2 пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата (подпункт 3 пункта 10.8 Регламента).

Подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента определено, что признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено (подпункт 1 пункта 26.3 Регламента).

В силу подпункта 1 пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 24.5.3 Регламента известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Как установлено подпунктом 7 пункта 24.5.3 Регламента, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Признавая необоснованным вывод Роспатента о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", на основании анализа имеющихся в деле документов суд первой инстанции правомерно исходил из того, что описание спорного изобретения не содержит как сведений о причинно-следственной связи между признаком осуществления способа при высоком давлении с заявленным техническим результатом, состоящим в обеспечении более явно выраженных характеристик яркости и белизны, так и сведений о влиянии отличительного признака, заключающегося в осуществлении способа при высоком давлении, на заявленный технический результат.

Суд первой инстанции исследовал описание спорного изобретения и правомерно установил, что согласно описанию способ получения меламина может представлять собой способ, осуществляемый при низком давлении, но предпочтительно представляет собой способ, осуществляемый при высоком давлении.

Суд первой инстанции верно указал, что использование термина "предпочтительно" не исключает использование способа при низком давлении.

При этом мотивированными и обоснованными являются выводы суда первой инстанции о том, что приведенные в описании примеры также не подтверждают, что именно отличительный признак "осуществление способа при высоком давлении" влияет на технический результат, поскольку эти примеры демонстрируют влияние либо диоксида титана, либо формальдегида, но не высокого давления на технический результат; в данных примерах не показано каких-либо различий в полученном результате в зависимости от интенсивности давления.

Суд первой инстанции также пришел к верному выводу о том, что поскольку именно в описании спорного изобретения должны содержаться сведения о влиянии отличительного признака на технический результат, при отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает несоответствия указанных выводов материалам дела, в связи с чем соответствующие доводы Роспатента и компании "Eurotecnica", изложенные в кассационных жалобах, следует признать необоснованными.

Заявители кассационных жалоб не подтверждают, каким именно фрагментам описания спорного изобретения соответствуют их доводы о том, что такое влияние раскрыто в описании, в том числе с полнотой, достаточной для понимания наличия и существа влияния вышеприведенного признака на технический результат.

Довод Роспатента о том, что описание спорного изобретения и материалы возражения не содержат сведений, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что признаки, касающиеся использования высокого давления в способе получения меламина с использованием формальдегида, не являются существенными, не может быть принят. Исходя из вышеуказанных нормативных положений рассматриваемая причинно-следственная связь должна быть с определенностью раскрыта в описании или с очевидностью следовать из уровня техники, и это подлежало обоснованию в оспариваемом ненормативном акте.

Ссылки компании "Eurotecnica" в кассационной жалобе на то, что известность влияния признака высокого давления следует из источников 22 и 3, являются противоречивыми, поскольку наличие такой известности при установлении существенности заявляемого признака опровергало бы утверждение правообладателя о наличии изобретательского уровня.

Довод компании "Eurotecnica" о несоблюдении судом первой инстанции алгоритма проверки изобретательского уровня отклоняется, так как из содержания судебного акта усматривается, что стадии указанной проверки судом первой инстанции реализованы; проверка подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не проводилась в силу подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента.

Что касается неверного, по мнению компании "Eurotecnica", выбора наиболее близкого аналога для проверки изобретательского уровня спорного изобретения, то данный довод также не может быть принят. В этом случае в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога спорного изобретения в решении Роспатента указано средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, которому, как установил административный орган, присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения согласно измененной формуле. Из доводов кассационной жалобы не следует и из материалов дела не усматривается, что на стадии рассмотрения возражения в Роспатенте правообладатель выступил против выбора наиболее близкого аналога. Напротив, правообладатель обращает внимание на его содержание в поддержку своих доводов, изложенных в кассационной жалобе.

При этом из содержания процитированного в кассационной жалобе фрагмента перевода релевантной, по мнению компании "Eurotecnica", части источника 22, не усматривается сведений о влиянии уровня давления на получение меламина с теми или иными качественными характеристиками.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о несоответствии решения Роспатента положениям пункта 1 статьи 1350 ГК РФ являются правомерными.

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что, признав спорный патент недействительным в качестве последствия признания недействительным оспариваемого решения административного органа, суд первой инстанции не принял во внимание следующее.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Таким образом, одним из оснований для повторного рассмотрения административным органом поданного возражения является наличие обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.

Как следует из положений части 2 статьи 1248 ГК РФ, в случаях, когда защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны изобретениям, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, такие решения могут быть оспорены в судебном порядке.

Следовательно, в подобных случаях суд осуществляет последующий контроль за законностью решений, принятых соответствующим специально созданным органом, однако не может непосредственно рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции.

Из указанного следует, что вопрос о том, может ли быть в каком-либо объеме сохранена правовая охрана изобретения в случае реализации патентообладателем предусмотренного пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ права внесения изменений в содержание документов заявки отнесен к компетенции Роспатента.

Из материалов дела следует, что представленная патентообладателем уточненная формула спорного изобретения от 22.03.2019 помимо независимого пункта содержит пять зависимых пунктов. Вопрос о том, могут ли содержащиеся в них признаки быть включены патентообладателем в независимый пункт формулы для дальнейшего разрешения вопроса о возможности признания спорного патента недействительным частично, подлежал разрешению при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам.

В кассационной жалобе Роспатент также отмечает это обстоятельство, поясняя, что в данном случае у патентообладателя такое право сохраняется.

Кроме того, в возражении компании "CASALE" также были приведены доводы против зависимых пунктов формулы изобретения, которые не были рассмотрены в связи с принятием уточненной формулы. Отклонение уточненной формулы судом первой инстанции свидетельствует о необходимости продолжения рассмотрения возражения по иным зависимым пунктам и определения возможности уточнить формулу за счет этих пунктов.

Изложенное свидетельствует о наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, в связи с чем президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым изменить решение суда первой инстанции и обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно.

Соответствующие доводы кассационной жалобы Роспатента следует признать обоснованными.

В остальной части решение суда первой инстанции следует признать законным; кассационная жалоба компании "Eurotecnica" удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде государственной пошлины, уплаченной за подачу кассационной жалобы компании "Eurotecnica", относятся на ее заявителя.

Поскольку компанией "Eurotecnica" при подаче кассационной жалобы государственная пошлина была уплачена в размере, превышающем установленный подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 названного Кодекса подлежит возврату указанному заявителю из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

кассационную жалобу иностранного лица Eurotecnica Melamine AG оставить без удовлетворения.

Кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности удовлетворить, решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу N СИП-1082/2019 изменить.

Абзац третий резолютивной части решения от 24.05.2021 изложить в следующей редакции:

"Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица CASALE SA, поданное 03.09.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2576399".

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 оставить без изменения.

Возвратить иностранному лицу Eurotecnica Melamine AG из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы по чеку-ордеру от 23.07.2021 (операция N 4997).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Д.И. Мындря