Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2021 г. N С01-1715/2021 по делу N СИП-155/2021 Суд изменил вынесенное ранее по делу судебное решение, признав спорный товарный знак общеизвестным в РФ товарным знаком, поскольку суд первой инстанции фактически обязал административный орган исследовать те обстоятельства, которые уже были исследованы судом и получили надлежащую правовую оценку, а также такие доказательства, в исследовании которых не было необходимости

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2021 г. N С01-1715/2021 по делу N СИП-155/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 октября 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Борисовой Ю.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общества с ограниченной ответственностью "" (Заневский просп., д. 65, корп. 1, лит. А, пом. 1, Санкт-Петербург, 195213, ОГРН 1027810304950) на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 по делу N СИП-155/2021

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.11.2020 об отказе в удовлетворении заявления о признании знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "" - Усков В.В. (по доверенности от 01.02.2021 N ОК/21-5060);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-661/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "" (далее - общество "") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.11.2020 об отказе в удовлетворении заявления о признании с 01.01.2016 знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса "услуги магазинов по розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 требования общества "" удовлетворены. Суд первой инстанции признал недействительным решение Роспатента от 19.11.2020 об отказе в удовлетворении заявления о признании знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" как не соответствующее нормам пункта 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязал административный орган повторно рассмотреть указанное заявление общества "" с учетом данного решения.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, общество "" и Роспатент обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

В поданной Роспатентом кассационной жалобе указано, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, выводы суда первой инстанции противоречат фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Роспатент указывает: принимая ненормативный правовой акт, административный орган пришел к выводу о том, что обществом "" осуществлялось использование в отношении услуг 35-го класса МКТУ не спорного знака обслуживания, а иных обозначений, в частности товарных знаков "", "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 265652, N 266176, N 336075, N 353493 соответственно. По мнению административного органа, обществ о "" не представило материалы, свидетельствующие об интенсивном использовании на территории Российской Федерации именно спорного знака обслуживания в отношении соответствующих услуг 35-го класса МКТУ.

Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что для потребителей отличительную функцию выполняет именно словесный элемент "" и это свидетельствует о самостоятельной известности именно спорного знака обслуживания. Роспатент полагает, что указанный вывод суда первой инстанции основан на неправильном применении положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ и не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Как отмечает административный орган, существование серии товарных знаков, объединенных словесным элементом "", а также использование таких обозначений, отличающихся от знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 265651 особенностями графического исполнения и наличием в них словесных и графических элементов, влияющих на смысловое, фонетическое и графическое восприятие потребителями, не может само по себе свидетельствовать о широкой известности спорного знака обслуживания.

Роспатент также указывает, что в материалы административного дела не представлены доказательства, подтверждающие незначительность для потребителей и отсутствие влияния на восприятие различий используемых обществом "" обозначений и спорного знака обслуживания. В связи с этим, как считает административный орган, отсутствуют основания считать, что потребитель перенес известность ранее использовавшихся обозначений на спорный знак обслуживания.

Вывод суда первой инстанции о том, что известность спорного знака обслуживания подтверждается использованием обществом "" серии знаков, по мнению административного органа, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, противоречит нормам пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Помимо прочего, в кассационной жалобе указано, что вывод суда первой инстанции об отсутствии анализа представленных заявителем рекламных видеороликов и аудиозаписи является ошибочным, поскольку данные материалы детально исследованы (абзацы четвертый - пятый страницы 11 заключения к оспариваемому решению административного органа): в ходе проведенного анализа Роспатент не смог установить, что именно данные рекламные материалы транслировались на телевидении и радио исходя из представленных обществом "" эфирных справок.

Роспатент также утверждает, что не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывод суда первой инстанции о том, что в оспариваемом ненормативном правовом акте административный орган установил широкий уровень известности спорного знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на испрашиваемую дату. Административный орган лишь установил осуществление заявителем активной деятельности в сфере торговли и известность его как владельца супермаркетов и гипермаркетов, что, по мнению Роспатента, само по себе не свидетельствует о широкой известности спорного знака обслуживания.

Общество "" обжалует решение суда первой инстанции только в части примененной судом восстановительной меры.

В кассационной жалобе общество "" указывает, что административный орган в третий раз рассматривает одни и те же материалы о признании спорного знака обслуживания общеизвестным товарным знаком и, несмотря на наличие вступивших в законную силу судебных актов Суда по интеллектуальным правам, в которых установлена широкая известность этого знака обслуживания, приводит каждый раз новые основания для отказа в признании данного средства индивидуализации общеизвестным.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в оспариваемом ненормативном правовом акте административный орган проанализировал все представленные в материалы административного дела документы, дал дополнительные пояснения в отношении таких документов в ходе рассмотрения дела.

В результате неверного толкования норм материального права Роспатент пришел к выводу о том, что только одно доказательство - распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети "" - подтверждает использование обществом "" спорного обозначения для услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

При этом, как указывает общество "", в нарушение требований действующего законодательства Роспатент оценил доказательства не в их совокупности, а каждое в отдельности.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, процедура рассмотрения его заявления административным органом не была нарушена, суд первой инстанции исправил допущенное административным органом нарушение, самостоятельно оценил представленные в материалы административного дела доказательства, пришел к выводу о широкой известности спорного знака обслуживания, в связи с чем отсутствовали основания для возврата дела на новое рассмотрение в Роспатент.

По мнению общества "", установленных судом первой инстанции обстоятельств достаточно для применения иной восстановительной меры - признания судом спорного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Податель кассационной жалобы также отмечает, что обжалуемое решение суда первой инстанции не соответствует принципу процессуальной экономии.

Общество "" представило отзыв на кассационную жалобу Роспатента, в котором указало на ошибочность содержащихся в ней доводов.

В судебное заседание явились представители Роспатента и общества "".

Представитель Роспатента просил отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель общества "" в судебном заседании поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил отменить решение суда первой инстанции в части обязания Роспатента повторно рассмотреть указанное заявление этого общества, признать спорный знак обслуживания общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" с 01.01.2016.

В судебном заседании объявлен перерыв до 25.10.2021.

После перерыва в судебное заседание явились те же представители лиц, участвующих в деле, поддержали озвученные до перерыва позиции.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, государственная регистрация словесного знака обслуживания "" по заявке N 2003715426 с приоритетом от 11.08.2003 произведена 22.03.2004 за N 265651 на имя компании "Аксус Файненшиал Лтд." в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный знак обслуживания, зарегистрированного Роспатентом 15.10.2009 за N РД0055669, исключительное право на этот знак в отношении всех услуг перешло обществу "".

В Роспатент 29.06.2016 поступило заявление общества "" о признании с 01.01.2016 данного знака обслуживания общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Впоследствии общество "" ходатайством от 28.09.2016 сократило перечень услуг, в отношении которых им испрашивалось признание этого знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, - до услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

В дальнейшем (29.11.2016) в спорный знак обслуживания внесены изменения, в результате чего этот знак приобрел вид "".

В обоснование широкой известности в Российской Федерации оказываемых им услуг под обозначением " " общество "" представило в Роспатент следующие доказательства: годовой отчет O'KEY Group S.A. за 2014 год с переводом на русский язык; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества ""; распечатка с сайта сети "" с доменным именем okmarket.ru со списком городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты ""; письмо о количестве контрагентов общества " "; распечатка с сайта с доменным именем expert.ru с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг "Эксперт 400" 2015 года, посвященный крупнейшим компаниям Российской Федерации по объему реализации продукции; распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети ""; копии свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания общества "" с приложениями; распечатка с сайта с доменным именем okmarket.ru с информацией о проекте "Собственные торговые марки"; презентация "Прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов "" на 2016 год; отчет общества "" об оказанных рекламных услугах в 2012 - 2014 годах; формы документов общества "" для заключения договора на оказание рекламных услуг; копии договоров на оказание рекламных услуг с закрытым акционерным обществом "Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад", с обществом с ограниченной ответственностью "Русс Индор" с приложениями, актами приема-сдачи услуг, счетами-фактурами; распечатка с сайта сети "" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных возможностях в сети ""; копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных обществом "", а также информация с интернет-сайтов о наградах этого общества; копия протокола о принятии общества "" в члены АКОРТ (Ассоциацию компаний розничной торговли); распечатка с сайта с доменным именем acort.ru с информацией о членах ассоциации; информация об исследовании Deloitte, посвященном сфере ритейла за 2015 год; исследование общества с ограниченной ответственностью "Божоле" "Brand Capital", посвященное основным показателям бренда "" за 2014 год; исследование Nielsen "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" ("Тенденции в покупательском поведении в 2014-2015"); копия договора между обществом "" и обществом с ограниченной ответственностью "Приор" Рекламное агентство" от 15.09.2010 N 30/07-171 с дополнительными соглашениями о продлении действия данного договора; сведения по рекламе сети "" из печатных изданий за 2011 - 2014 годы; копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы сети ""; таблицы, обобщающие сведения о рекламе сети "" на улицах; копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети "" на улицах в 2012 - 2014 годах; копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "" на телевидении; копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "" на радио; рекламные ролики общества "" для телевидения и радио, доступные по ссылке: https://goo.gl/JWe9gX; письмо общества "" о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции; распечатка с сайта сети "" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных каталогах ""; примеры рекламных каталогов сети ""; копии актов между обществом "" и производителями рекламной продукции в отношении рекламных каталогов; распечатка с сайта сети "" с доменным именем okmarket.ru с информацией о картах постоянного покупателя сети ""; образец карты постоянного покупателя; копии актов между обществом "" и производителями рекламной продукции в отношении карт постоянного покупателя; распечатка с сайта сети "" с доменным именем okmarket.ru с информацией о подарочных картах сети ""; образцы подарочных карт и купона; копии актов между обществом "" и производителями рекламной продукции в отношении подарочных карт и/или купонов; распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okmarket.ru с переводом на русский язык; копия письма регистратора о принадлежности домена okmarket.ru обществу ""; распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okmarket.ru; распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeydostavka.ru с переводом на русский язык; копия письма регистратора о принадлежности домена okeydostavka.ru обществу ""; распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeydostavka.ru; распечатка с сайта с доменным именем reksoft.ru касательно разработки компанией "Рексофт" интернет-магазина для сети "" и вручения компании "Рексофт" премии "Инноватор года 2014" за данный проект; распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeyinvestors.ru с переводом на русский язык; копия письма регистратора о принадлежности домена okeyinvestors.ru обществу ""; распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeyinvestors.ru; распечатка с сайта с доменным именем vk.com главной страницы сообщества "Розничная сеть ""; распечатки с сайта с доменным именем vk.com главных страниц сообществ конкурентов сети ""; распечатка с сайта с доменным именем youtube.com страниц аккаунта marketokey с переводом на русский язык; копия договора между обществом "" и обществом с ограниченной ответственностью "Экс Либрис" (далее - общество "Экс Либрис") от 01.07.2009 с приложением и дополнительными соглашениями; примеры отчетов общества "Экс Либрис" за 2012 - 2014 годы по результатам мониторинга российских СМИ по теме "Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ"; отчеты "ВЦИОМ" по результатам проведенных социологических опросов в отношении обозначения " " в 2015 и 2017 годах; копии уведомлений о постановке общества "" на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений; ежеквартальный отчет за IV квартал 2016 г.; сведения с сайтов о группе компаний "" и ее пресс-релиз по состоянию на 30.01.2017.

Решением Роспатента от 19.04.2017 в удовлетворении заявления общества "" о признании знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2017 по делу N СИП-354/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018, решение Роспатента от 19.04.2017 признано недействительным. Указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление общества "" от 29.06.2016.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в обоснование широкой известности в Российской Федерации оказываемых обществом "" услуг по розничной продаже товаров под обозначением "", установив, что гипер- и супермаркеты "" расположены в субъектах Российской Федерации с наибольшей численностью и плотностью населения (по состоянию на 2014 год сеть магазинов "" включала 69 гипермаркетов и 39 супермаркетов, из которых в Москве находилось 30 гипермаркетов и Санкт-Петербурге - 25 супермаркетов, а по состоянию на 31.12.2016 - 74 супермаркета и 36 супермаркетов, представленных в 27 субъектах Российской Федерации), проанализировав сведения о численности и плотности населения в различных субъектах Российской Федерации, отчеты социологического исследования ВЦИОМ, суд первой инстанции пришел к выводу о широкой известности заявленного обозначения на территории Российской Федерации. При этом суд указал, что географический охват распространения сети магазинов общества "" не является в данном случае определяющим критерием для установления общеизвестности товарного знака.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 N 300-ЭС18-8497 в передаче кассационной жалобы Роспатента для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

В ходе повторного рассмотрения заявления общество "" дополнительно представило в Роспатент следующие материалы: распечатку сведений Министерства экономического развития Российской Федерации о системообразующих предприятиях; распечатку сведений о рейтинге "Эксперт 400" за 2016 - 2017 годы; распечатку сведений о рейтинге Forbes за 2015 - 2017 годы; распечатку сведений о премиях и благотворительности этого общества; распечатку сведений о партнерствах; распечатку сведений об онлайн-магазине; таблицу о количестве населения и гипермаркетах "" в городах Российской Федерации; распечатку отчета Colliers International; копии эфирных справок телевизионных каналов и радиостанций.

По результатам повторного рассмотрения заявления общества "" от 29.06.2016 Роспатент принял решение от 30.01.2019, которым вновь отказал в удовлетворении этого заявления.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-370/2019 указанное решение Роспатента оставлено без изменения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-370/2019 отменено, решение Роспатента от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении заявления общества "" о признании с 01.01.2016 спорного знака обслуживания общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" признано недействительным как не соответствующее нормам пункта 1 статьи 1508 ГК РФ. Президиум Суда по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление общества "" от 29.06.2016.

В постановлении от 25.05.2020 президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что вопросы о том, повлияли ли внесенные обществом "" изменения при использовании спорного знака обслуживания на существо данного обозначения, остался ли он узнаваемым для потребителей, не влияет ли известность прежних используемых обществом "" обозначений на спорный знак, являются вопросами факта и должны быть установлены Роспатентом при рассмотрении заявления по результатам комплексного анализа спорного знака обслуживания и используемых обществом "" обозначений.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.08.2020 N 300-ЭС20-11110 в передаче кассационной жалобы Роспатента для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Решением Роспатента от 19.11.2020, принятым по результатам очередного рассмотрения заявления общества "" от 20.06.2016, в третий раз отказано в признании с 01.01.2016 спорного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В обжалуемом решении Роспатент указал, что к документам, подтверждающим использование спорного обозначения, относится только распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети "". Остальные документы отклонены Роспатентом как не подтверждающие использование именно спорного знака в отношении услуг магазинов.

Полагая, что решение Роспатента от 19.11.2020 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, общество "", обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции признал, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят Роспатентом в рамках своей компетенции.

При проверке оспариваемого ненормативного правового акта по существу суд первой инстанции исходил из следующего:

длительное (с 2002 года) существование сети магазинов "", значительное количество магазинов этой сети и карта географического покрытия, участие сети магазинов "" в различных конкурсах и полученные награды, широкая рекламная компания магазинов сети "" в печатных средствах массовой информации, в эфирах радиостанций, в телевизионном эфире, количество просмотров потребителями принадлежащих обществу "" интернет-сайтов и официальных страниц социальных сетей, исследования, проведенные в отношении известности гипермаркетов "", свидетельствуют о широкой известности российскому потребителю общества "" как лица, оказывающего услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров";

некоторое снижение количества магазинов/супермаркетов/гипермаркетов обусловлено переходом части покупателей на систему онлайн-заказов, рост количества онлайн-заказов документально подтвержден;

от такого снижения количества магазинов/супермаркетов/гипермаркетов "" степень их известности не снизилась;

общество "" является обладателем серии товарных знаков и знаков обслуживания, объединенных общим словесным элементом "", несущим основную индивидуализирующую функцию;

именно этот словесный элемент, объединяющий все знаки серии, а также зарегистрированный в качестве самостоятельного средства индивидуализации, общество "" просит признать общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком;

Роспатент ошибочно не принял во внимание все представленные обществом "" доказательства, которые содержат как изображение спорного обозначения, так и изображения иных товарных знаков общества "", поскольку именно на спорном обозначении (независимо от того, используется оно самостоятельно либо в составе иных средств индивидуализации с дополнительными элементами) акцентируется внимание потребителя;

представленные в материалы административного дела рекламные материалы (в том числе видеоролики) подтверждают использование спорного обозначения;

поскольку спорное обозначение является словесным (хотя и выполнено в красно-белом цвете) и может быть выражено в звуковом исполнении, представленные обществом материалы радиорекламы, вопреки выводам Роспатента, подтверждают использование этого обозначения.

Роспатент пришел к ошибочному мнению о том, что социологические опросы проведены в отношении разных обозначений: такие исследования подтверждают известность преобладающему большинству опрошенных респондентов обозначения "", применяемого в сфере услуг магазинов/гипермаркетов.

Ссылаясь на установленные обстоятельства, а также на отраженную в постановлении от 25.05.2020 по делу N СИП-370/2019 позицию президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что известность конкретного обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если потребитель перенес известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком), суд первой инстанции признал оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным как не соответствующий требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Полагая, что Роспатент ненадлежащим образом исследовал все представленные в материалы административного дела обществом "" доказательства, в качестве восстановительной меры суд первой инстанции обязал Роспатент в очередной раз рассмотреть заявление этого общества о признании спорного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта в любом случае, и указанных нарушений не выявил.

В кассационных жалобах не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на рассмотрение заявлений о признании знака обслуживания общеизвестным на территории Российской Федерации, а также о применимом законодательстве, в связи с чем выводы суда первой инстанции в этой части не проверяются.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о возможности с целью исследования вопроса широкой известности обозначения "" учета использования не только этого обозначения, но и этого обозначения до внесения в него изменений (""), а также иных принадлежащих обществу "" товарных знаков - "", "", "", "", считает данный вывод не соответствующим положениям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, указывает на наличие в таких товарных знаках иных словесных и изобразительных элементов, влияющих на их фонетическое и зрительное восприятие.

По результатам рассмотрения этого довода президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В кассационной жалобе Роспатент не оспаривает широкую известность потребителям сети магазинов "" и выводы об устойчивом восприятии потребителями получаемых в этих магазинах услуг как оказываемых обществом ""; более того, это обстоятельство следует из решения самого административного органа, а ранее нашло отражение в судебных актах по делу N СИП-354/2017, в том числе и в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 N 300-ЭС18-8497.

Спорным с точки зрения Роспатента является вопрос о том, возможно ли с целью подтверждения широкой известности обозначения "" учитывать не только самостоятельное использование этого конкретного обозначения, но и принимать во внимание использование иных принадлежащих обществу "" товарных знаков - "", "", "", "".

Отказываясь учитывать документы, подтверждающие использование товарных знаков "", "", "", "", Роспатент исходил из того, что они имеют существенные отличия от обозначения, заявленного для признания его общеизвестным.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ общеизвестность товарного знака устанавливается в отношении конкретного товарного знака на определенную дату и в отношении конкретных товаров. В связи с этим для рассмотрения вопроса о том, может ли товарный знак быть признан общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком, важным является то, касаются ли представленные доказательства того обозначения, которое заявляется как общеизвестное.

Однако в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2020 по делу N СИП-370/2019, принятому по результатам судебной ревизии решения Роспатента по тому же заявлению общества "", высказана правовая позиция о том, что известность конкретного обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если потребитель перенес известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком).

Суд первой инстанции правомерно проанализировал используемые обществом "" в своей деятельности товарные знаки и пришел к обоснованному выводу о том, что все они объединены словесным элементом "", выполняющим основную индивидуализирующую функцию. Суд первой инстанции фактически признал, что при восприятии любого из товарных знаков - "", "", "", "" потребитель в первую очередь воспринимает элемент "", по которому определяет приобретаемые услуги как связанные с обществом "".

В такой ситуации суд первой инстанции обоснованно признал, что Роспатент неправомерно не учел документы, представленные в материалы административного дела, касающиеся использования всех перечисленных обозначений, в том числе и упомянутых товарных знаков.

Субъективное мнение Роспатента о том, что на восприятие потребителей в значительной степени влияет изображение "тележки для продуктов" либо дополнительных словесных элементов, выполненных мелким шрифтом, не основано на нормах материального права, устанавливающих правила определения сильных элементов товарных знаков, и не учитывает фактическое восприятие этих обозначений.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным и мотивированным вывод суда первой инстанции о необходимости исследования всех представленных в материалы административного дела документов как касающихся собственно обозначения "", так и подтверждающих использование товарных знаков "", "", "", "".

Верховный Суд Российской Федерации в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) при анализе товарных знаков обращает внимание на необходимость учета сильных элементов товарных знаков, а в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 N 300-ЭС20-12050 - на то, что по сильному элементу образуется серия.

Именно сильный элемент запоминается потребителем ярче всего и именно по воспоминаниям об этом сильном элементе потребитель при обращении к новым обозначениям строит свою ассоциативную связь с ранее увиденным обозначением.

В рассматриваемом случае очевидно, что элемент "" является именно тем элементом, который запоминается потребителем во всех выше перечисленных знаках.

Поэтому именно в отношении этого элемента заявлено о признании его общеизвестным.

Довод Роспатента о том, что в подтверждение возможности учета иных средств индивидуализации (товарных знаков "", "", "", "") не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, как их воспринимают потребители, подлежит отклонению:

во-первых, суд первой инстанции вправе оценивать обозначения с точки зрения их восприятия обычным потребителем;

во-вторых, суд учел, что в опросе ВЦИОМ отмечена известность обозначения "" большинству опрошенных респондентов (94%) как связанному с услугами магазинов/супермаркетов (очевидно, что такая известность не могла бы возникнуть только за счет собственно обозначения "", использование которого, как указал Роспатент, подтверждалось незначительной частью документов; она возникла вследствие переноса потребителем известности всех перечисленных обозначений на обозначение, о признании которого общеизвестным просит общество "").

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно учел радиорекламу, в которой использовалось звуковое воспроизведение спорного обозначения: суд справедливо отметил, что спорное обозначение, несмотря на его выполнение в красном и белом цветовом сочетании, является словесным, фонетическая составляющая этого обозначения ассоциируется у потребителей как с самим заявленным обозначением (вызывая в воображении знакомый образ), так и с сетью магазинов/супермаркетов/гипермаркетов "".

В связи с изложенным доводы Роспатента, направленные на оспаривание вывода суда первой инстанции о необходимости учета документов, подтверждающих использование товарных знаков "", "", "", "", не могут быть признаны обоснованными и подлежат отклонению.

Ссылка суда первой инстанции на решение, вынесенное в рамках дела N СИП-571/2020 и впоследствии отмененное, подлежит исключению из мотивировочной части судебного акта.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что дело N СИП-571/2020 не является преюдициальным по отношению к настоящему делу, оно не связано с настоящим делом ни по кругу лиц, ни по характеру анализируемых обозначений, ни по составу доказательств.

В связи с этим исключение из мотивировочной части обжалуемого судебного акта ссылки на решение по делу N СИП-571/2020 не приводит к необходимости изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

В кассационной жалобе Роспатент не соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии в оспариваемом ненормативном правовом акте анализа рекламных видеороликов и аудиозаписей, считает, что анализ этих доказательств содержится в принятом им решении.

Отклоняя заявленный довод, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Суд первой инстанции исходил из того, что Роспатент анализировал каждое доказательство в отдельности, но уклонился от их исследования в совокупности и взаимной связи.

Исследовав и оценив такие доказательства, суд первой инстанции признал, что они в совокупности и взаимной связи могут быть положены в основу вывода об использовании спорного обозначения.

Сделанный судом первой инстанции вывод Роспатентом мотивированно не опровергнут: в кассационной жалобе, как и в оспариваемом ненормативном акте, анализируется каждое из доказательств в отдельности.

В кассационной жалобе Роспатент ссылается на необоснованный вывод суда первой инстанции о том, что в оспариваемом ненормативном правовом акте административный орган признал широкое использование спорного обозначения, указывает, что позиция о признании широкого использования спорного обозначения в решении этого органа отсутствует.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с тем, что Роспатент не признал подтвержденным широкое использование спорного обозначения (что и послужило основанием для отказа в удовлетворении заявления общества "" и обращения этого общества в суд). Между тем из содержания решения суда первой инстанции усматривается, что суд очевидно исходил из признания Роспатентом широкой известности потребителям сети магазинов/супермаркетов/гипермаркетов "" (а не самого по себе спорного обозначения). Данная техническая ошибка не привела к ошибкам по существу сделанных выводов: суд первой инстанции исследовал факт широкой известности спорного обозначения "" при его использовании для индивидуализации сети магазинов/супермаркетов/гипермаркетов "".

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента, своего подтверждения не нашли.

Решение суда первой инстанции в части признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным как не соответствующего нормам пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является законным и обоснованным и отмене не подлежит.

В своей кассационной жалобе общество "" выражает несогласие с примененной судом первой инстанции восстановительной мерой, считает, что у суда первой инстанции имелись все основания для признания спорного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

При рассмотрении этого довода президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Факт широкой известности российскому потребителю сети магазинов/супермаркетов/гипермаркетов "" и факт устойчивого восприятия потребителями получаемых в этих магазинах услуг как оказываемых обществом "" установлены Роспатентом в ходе рассмотрения заявления общества "" и не являлись спорными в ходе рассмотрения настоящего дела в суде.

Более того, это обстоятельство ранее нашло отражение в судебных актах по делу N СИП-354/2017, в том числе и в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 N 300-ЭС18-8497.

Спорным являлся вопрос о том, подтверждено ли широкое использование именно обозначения "", его широкая известность потребителю соответствующих услуг.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции в отношении предмета спора установил:

общество "" является обладателем серии товарных знаков и знаков обслуживания, объединенных общим словесным элементом "", несущим основную индивидуализирующую функцию;

именно этот сильный словесный элемент, объединяющий все знаки серии, а также зарегистрированный в качестве самостоятельного средства индивидуализации, общество "" просит признать общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком;

Роспатент ошибочно не принял во внимание все представленные обществом "" доказательства, которые содержат как изображение спорного обозначения, так и изображения иных товарных знаков общества "", поскольку именно на спорном обозначении (независимо от того, используется оно самостоятельно либо в составе иных средств индивидуализации с дополнительными элементами) акцентируется внимание потребителя;

представленные в материалы административного дела рекламные материалы (в том числе видеоролики) подтверждают использование спорного обозначения;

поскольку спорное обозначение является словесным (хотя и выполнено в красно-белом цвете) и может быть выражено в звуковом исполнении, представленные обществом материалы радиорекламы, вопреки выводам Роспатента, подтверждают использование этого обозначения.

Роспатент пришел к ошибочному мнению о том, что социологические опросы проведены в отношении разных обозначений: такие исследования подтверждают известность преобладающему большинству опрошенных респондентов обозначения "", применяемого в сфере услуг магазинов/гипермаркетов.

При этом, как следует из содержания обжалуемого судебного акта, все имеющиеся в материалах дела доказательства судом исследованы, рекламные ролики просмотрены в судебном заседании.

Установление этих обстоятельств в совокупности с подтвержденными ранее и не оспариваемыми в ходе судебного разбирательства фактами широкой известности российскому потребителю сети магазинов/супермаркетов/гипермаркетов "" и устойчивого восприятия потребителями получаемых в этих магазинах услуг как оказываемых обществом "", по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, является достаточным основанием для выбора иной меры, направленной на восстановление законных прав и интересов общества "": для признания спорного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении испрашиваемых услуг 35-го класса МКТУ.

Обязав Роспатент в четвертый раз рассмотреть заявление общества "", суд первой инстанции фактически обязал административный орган исследовать те обстоятельства, которые уже были исследованы судом и получили надлежащую правовую оценку, а также такие доказательства, в исследовании которых не было необходимости: доказательства, получившие оценку суда, достаточны для вывода о признании спорного обозначения общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком.

Юридически значимые обстоятельства, необходимые для самостоятельного применения названной восстановительной меры, судом первой инстанции установлены, им дана надлежащая правовая оценка.

Кроме того, при выборе восстановительной меры суду первой инстанции следовало учесть, что заявление общества "" о признании спорного обозначения общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком уже рассматривалось Роспатентом трижды.

Несмотря на указания судов в рамках дел N СИП-354/2017 и N СИП-370/2019 и на установленные судами обстоятельства, при каждом новом рассмотрении Роспатент выдвигал новые основания, в связи с наличием которых заявленное обозначение не может быть признано общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком.

Такое поведение административного органа не может быть признано допустимым. Оно не соотносится с гарантированной частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации государственной защитой прав.

Наличие отдельных процедурных нарушений Роспатента в данной ситуации не должно влечь направление заявления на очередное рассмотрение в Роспатент, поскольку установленных судом обстоятельств достаточно для признания товарного знака общеизвестным.

Требование к Роспатенту исследовать самому рассмотренные и оцененные судом обстоятельства и наконец вынести законное и обоснованное решение при его юридической корректности, по существу, нарушает законные ожидания общества "" на своевременное надлежащее рассмотрение государством его заявления и принятие по нему решения.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, государство обязано учитывать и законные ожидания.

С учетом изложенного кассационная жалоба общества "" подлежит удовлетворению, а обжалуемый судебный акт - изменению в соответствующей части.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство является основанием для изменения судебного акта в указанной части.

На основании изложенного с учетом того, что оспариваемое решение Роспатента обоснованно признано судом первой инстанции не отвечающим требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым, не передавая дело на новое рассмотрение, изменить решение в части восстановления нарушенных прав общества "".

Согласно пункту 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспариваемого в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке.

Между тем с учетом конкретных обстоятельств и установления судом первой инстанции всех необходимых юридически значимых обстоятельств по делу знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 265651 подлежит признанию общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" с 01.01.2016.

Вывод об удовлетворении кассационной жалобы общества "", в свою очередь, является основанием для отнесения бремени расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы на Роспатент в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности оставить без удовлетворения.

Кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "" удовлетворить.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 по делу N СИП-155/2021 изменить.

Абзац третий резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 по делу N СИП-155/2021 изложить в следующей редакции:

"Признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "услуги магазинов по розничной продаже товаров" с 01.01.2016".

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2021 по делу N СИП-155/2021 оставить без изменения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "" 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

Ю.В. Борисова