Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2021 г. по делу N СИП-619/2021 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку спорный товарный знак не зарегистрирован для товаров, в отношении которых истцом заявлено требование о досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 ноября 2021 г. по делу N СИП-619/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2022 г. N С01-2462/2021 по делу N СИП-619/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 8 ноября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Диваж-Столица" (поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, влад. 1, Москва, 108811, ОГРН 1037739928720) к иностранному лицу Revuele OOD (Sofia city 1408, Sofia region (capital) Stolichny municipality, Trialitsa district, residential complex "Strelbishte", st. Trayanovi Gate No. 5, Floor 1, Office 1, Bulgaria) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 334178 в отношении части товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Диваж-Столица" - Миняева А.И. (по доверенности от 31.05.2021);

от иностранного лица Revuele OOD - Игнатенко А.К. (по доверенности от 22.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Диваж-Столица" (далее - истец, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Revuele OOD (далее - ответчик, компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 334178 в отношении товаров - декоративных косметических средств, входящих в 3-й (третий) класс Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "помада губная; пудра для макияжа; румяна; тональный крем; тени для век" вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Судом по интеллектуальным правам в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение заявленных требований о прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении косметических товаров, входящих в 3-й (третий) класс МКТУ: "помада губная, пудра для макияжа, средства для гримирования".

В исковом заявлении общество ссылается на то, что ответчик не использует спорный товарный знак для индивидуализации части товаров 3-го класса МКТУ - декоративной косметики: помады губной, блеска для губ, пудры для макияжа, румян, тонального крема, теней для век.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству Российский Федерации N 334178 истец указывает на то, что с 2013 года под своим товарным знаком DIVAGE по свидетельству Российский Федерации N N 187022 от 04.04.2000 (правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03-го и услуг 35, 39, 42-го классов МКТУ) наряду с другой косметической продукцией производит и выпускает отдельную линию декоративной косметики с указанием на таких средствах обозначения "velvet" (румяна, пудра, тени для век, тональный крем, губная помада), являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ответчику.

Истец утверждает, что косметические средства, выпускаемые с обозначением "velvet", являются однородными товарам 03-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Как указано в иске, введение обществом указанной продукции в оборот подтверждается следующими документами:

- скриншотами с сайта истца https://divage.com в сети Интернет, на котором размещена информация о продукции DIVAGE velvet: жидкая матовая помада, тональный крем, компактная пудра, матовые румяна;

- размещенным на интернет-сайте истца (https://divage.com) перечнем магазинов на территории России, в которых можно приобрести продукцию DIVAGE, включая продукцию DIVAGE velvet;

- декларациями о соответствии, подтверждающими соответствие продукции DIVAGE velvet предъявляемым требованиям;

- скриншотами с сайта Интернет магазина "Золотое яблоко";

- скриншотами с сайта Интернет магазина "Вайлдберриз";

- скриншотами с онлайн-маркетплейса "ЯндексМаркет";

- скриншотами с сайта Интернет-магазина "iBeauty";

- скриншотами с сайта Интернет-магазина "Ашан";

- договором поставки от 30.12.2005 N 1/06 между обществом и открытым акционерным обществом "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" (дистрибьютор парфюмерии и косметики в России) с приложением реестра товарных накладных, согласно которым по указанному договору отгружена продукция истца, в том числе декоративная косметика линии DIVAGE velvet;

- договором поставки от 01.04.2019 N 14408, заключенным между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АШАН", с приложением реестра товарных накладных, согласно которым по указанному договору отгружена продукция истца, в том числе декоративная косметика линии DIVAGE velvet.

Истец также утверждает, что оспариваемый товарный знак на протяжении более трех лет не используется ответчиком в отношении части товаров 3-го класса МКТУ, а именно товаров декоративной косметики (помада губная, блеск для губ, пудра для макияжа, румяна, тональный крем, тени для век). Товарный знак используется ответчиком только в отношении косметических средств для депиляции (крема, восковые полоски, лосьоны после депиляции), а также жидкого мыла, гель-мыла для интимной гигиены.

Истец указывает, что 18.03.2021 направил в адрес ответчика предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на оспариваемый товарный знак в части декоративных косметических средств, однако ответа на указанное предложение общество не получило.

В представленном отзыве на исковое заявление компания просит отказать в удовлетворении заявленных требований, помимо прочего указывает, что требования о прекращении правовой охраны товарного знака заявлены в отношении таких товаров, как, например, "помада губная; пудра для макияжа; румяна; тональный крем; тени для век", которые отсутствуют в свидетельстве на оспариваемый товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание то, что заявленные позиции отсутствуют в перечне рубрик спорного товарного знака, неоднократно предлагал истцу рассмотреть вопрос об уточнении заявленных требований.

Между тем, истец в дополнительных пояснениях от 09.09.2021 (т. 2, л.д. 144-148) просил прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении следующих товаров 3-го класса МКТУ: "помада губная, пудра для макияжа, средства для гримирования", полагал, что товары, реализуемые истцом, и товары, реализуемые ответчиком, относятся к одному классу "косметика", но не являются однородными.

В судебном заседании истец настаивал на принятии уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отношении вышеуказанных позиций, отмеченных в дополнительных пояснениях от 09.09.2021, в неизменном виде. Соответствующее уточнение заявленных требований, как указано выше, принято судом.

В судебном заседании, состоявшемся 27.10.2021, представитель истца поддержал ранее заявленные требования, подтвердил рассмотрение требований по уточненным рубрикам 3-го класса МКТУ "помада губная, пудра для макияжа, средства для гримирования".

Представитель компании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителя в судебное заседание не направил, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Вышеуказанные обстоятельства в силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 334178 зарегистрирован 14.09.2007 с приоритетом от 21.02.2005 по заявке N 2005703503 в отношении товаров 3-го класса МКТУ "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия; мыла; эфирные масла; косметические средства; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, неиспользование правообладателем этого товарного знака для товаров, относящихся к декоративной косметике, общество 18.03.2021 направило по соответствующим адресам предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении части товаров (декоративных косметических средств и парфюмерных средств).

По истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на исковое заявление, дополнительных пояснениях к исковому заявлению, письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные доказательства, выслушав мнение представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для отказа в удовлетворении исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 18.03.2021 о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак, направленным по соответствующим адресам, а также почтовыми квитанциями и описями вложения в ценное письмо, отчетами об отслеживании, что компанией не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом представлены следующие документы:

- скриншоты с сайта истца https://divage.com в сети Интернет, на котором размещена информация о продукции DIVAGE velvet: жидкая матовая помада, тональный крем, компактная пудра, матовые румяна;

- размещенный на интернет-сайте истца (https://divage.com) перечень магазинов на территории России, в которых можно приобрести продукцию DIVAGE, включая продукцию DIVAGE velvet;

- декларации о соответствии, заявителем в которых выступает Истец, подтверждающие соответствие продукции DIVAGE velvet предъявляемым требованиям;

- скриншоты с сайта Интернет магазина "Золотое яблоко";

- скриншоты с сайта Интернет магазина "Вайлдберриз";

- скриншоты с онлайн-маркетплейса "ЯндексМаркет";

- скриншоты с сайта Интернет магазина "iBeauty";

- скриншоты с сайта Интернет магазина "Ашан";

- договор поставки от 30.12.2005 N 1/06 между обществом и открытым акционерным обществом "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" (дистрибьютор парфюмерии и косметики в России) с приложением реестра товарных накладных, согласно которым по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе декоративная косметика линии DIVAGE velvet;

- договор поставки от 01.04.2019 N 14408, заключенный между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АШАН", с приложением реестра товарных накладных, согласно которым по указанному договору была отгружена продукция истца, в том числе декоративная косметика линии DIVAGE velvet.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией декоративной косметической продукции с указанием на таких средствах обозначения "velvet".

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Оценив спорный товарный знак и обозначение, которым помимо прочего маркирует свои товары истец, с точки зрения их сходства, и сравнив соответствующие рубрики на предмет их однородности, судебная коллегия приходит к выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначения и товарного знака.

Таким образом, судебная коллегия, проанализировав изложенные в иске обстоятельства и представленные в их подтверждение доказательства, пришла к выводу о том, что они свидетельствуют о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Между тем, в силу положений части 1 статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

В соответствии с частью 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 3-го класса МКТУ, как "косметические средства" и "парфюмерные изделия" (без указания конкретной подкатегории).

При этом судебная коллегия принимает во внимание позицию ответчика, согласно которой, вопреки мнению истца, вышеуказанная позиция "косметические средства" не является заголовком класса. Данная формулировка не противоречит требованиям, предъявляемым к перечню товаров (услуг), входила ранее (на дату подачи заявки) и входит в настоящее время в действующую редакцию МКТУ.

Помимо этого, как указал ответчик в письменных пояснениях, товары 3-го класса МКТУ "косметические средства" являются единой позицией, правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена именно в отношении данной рубрики.

На вопрос суда о возможном уточнении исковых требований и их формулировании применительно к тем рубрикам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, представитель истца пояснил, что настаивает на рассмотрении требований в том виде, как они заявлены.

В этой связи судебная коллегия считает, что отсутствуют материально-правовые основания для удовлетворения требований истца, поскольку последний настаивает на досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 334178 в отношении товаров 3-го МКТУ: "помада губная, пудра для макияжа, средства для гримирования", именно для которых спорный товарный знак не зарегистрирован.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "3-го класса МКТУ"

Данное обстоятельство исключает возможность исполнения судебного акта, в случае удовлетворения таких исковых требований административный орган не сможет внести соответствующие изменения в перечень рубрик.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В связи с изложенным обстоятельства использования либо неиспользования товарного знака ответчиком в трехлетний период, предшествующий получению им от истца предложения заинтересованного лица, не имеют правового значения для рассмотрения данного дела.

В части доводов истца о злоупотреблении ответчиком правом судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

По смыслу приведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Между тем, доводы общества о злоупотреблении компанией правом являются декларативными, истцом не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что ответчик действовал именно с целью причинить вред другому лицу.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, а судебные расходы относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "Диваж-Столица" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.Ю. Пашкова