Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2021 г. N С01-360/2021 по делу N А72-7758/2020 Оставив без изменения вынесенные ранее судебные акты о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, суд исходил из доказанности фактов наличия у компании исключительного права на спорный товарный знак и его нарушения обществом, а также отсутствия оснований для снижения размера компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2021 г. N С01-360/2021 по делу N А72-7758/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 17 ноября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 ноября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика "Семеновна" (ул. Курдюмова, д. 5, р.п. Карсун, Карсунский р-н, Ульяновская обл., 433210, ОГРН 1177325009707) на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17.11.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2021 по делу N А72-7758/2020 по исковому заявлению иностранного лица Entertainment One UK Limited (W1T 6AG, 45 Warren Street, UK, London) к обществу с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика "Семеновна" о защите исключительного права на товарный знак, при участии в судебном заседании в режиме веб-конференции (онлайн-заседание) представителя иностранного лица Entertainment One UK Limited Дудченко Ю.С. (по доверенности от 20.10.2020),

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Entertainment One UK Limited (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика "Семеновна" (далее - общество) о взыскании 30 000 доллара США компенсации, эквивалентной сумме в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации, за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 1212958.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17.11.2020 требования компании удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 названное решение суда первой инстанции изменено: с общества в пользу компании взысканы компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации N 1212958 в размере, эквивалентном 78,13 доллара США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации; 87 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; 38 рублей 61 копейка в возмещение расходов за осмотр сайта; 2 рубля 28 копеек в возмещение расходов на приобретение вещественных доказательств; 31 копейка в возмещение почтовых расходов.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по делу N А72-7758/2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2021 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по делу N А72-7758/2020 отменено. Дело направлено в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2021, принятом при новом рассмотрении дела, решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17.11.2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества - без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела не дал надлежащей оценки доказательствам неправомерности определения размера компенсации исходя из условия лицензионного договора.

От компании поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором истец изложенные в кассационной жалобе доводы оспорил, считая обжалуемые судебные акты законным и обоснованным.

Представитель компании в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобе в их отсутствие. При этом ответчиком подано ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из судебных актов, компания является правообладателем изобразительного товарного знак по международной регистрации N 1212958, которому правовая охрана предоставлена, в том числе на территории Российской Федерации. Товарный знак охраняется в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе "кондитерские изделия" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Иск мотивирован нарушением обществом исключительных прав компании при предложении к продаже и реализации сахарного печенья "Свинка".

Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, содержащимися в пунктах 59, 61 и 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), и исходил из доказанности факта наличия у компании исключительного права на товарный знак и нарушения этого права обществом при реализации спорного товара.

При определении подлежащего взысканию размера компенсации суд первой инстанции не усмотрел оснований для его снижения.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции в части размера компенсации не согласился и произвел перерасчет компенсации, исходя из результатов сопоставления условий лицензионного договора, представленного истцом в обоснование цены иска, и характера и длительности правонарушения, допущенного ответчиком.

Так, суд апелляционной инстанции констатировал, что стоимость предоставления права использования товарного знака по международной регистрации N 1212958 в рамках лицензионного соглашения от 29.03.2018 N 3139 составляет 15 000 долларов США в отношении двух товаров (галеты/печенье) и зефир. В то же время ответчиком допущено нарушение исключительного права истца при использовании товарного знака в отношении только одного лицензионного товара - печенья. Как следствие, апелляционный суд указал, что расчет компенсации следует производить исходя из стоимости права использования применительно к одному товару (7 500 доллара США) с применением понижающего коэффициента 1/16 ввиду различий территории действия лицензионного соглашения истца (16 стран) и территории, на которой ответчиком допущено нарушение (Российская Федерация), а также понижающего коэффициента 1/12 ввиду несовпадения срока действия лицензионного договора (24 месяца) и длительности правонарушения (2 месяца). Как следствие, согласно расчету апелляционного суда размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, составляет: 2 * 7 500 / (16 * 12) = 78,13 долларов США в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации.

Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, исходил из того, что расчет компенсации, выполненный апелляционным судом и положенный в основу выводов, приведших к частичному удовлетворению иска компании, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Суд кассационной инстанции отметил, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факты принадлежности обществу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416, а также нарушения этого права действиями ответчика по реализации спорного товара установлены судами на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспариваются.

Изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к несогласию ответчика с порядком определения и размером компенсации, присужденной судами первой и апелляционной инстанций за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак.

В пункте 59 постановления N 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований был представлен соглашение о предоставлении лицензии на продвижение продукции (дополнительное соглашение) N 3193 от 29.03.2018 на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака. Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период после заключения указанного договора.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе довода о том, что размер взысканной компенсации не обоснован и не соразмерен последствиям нарушения, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а также двукратного размера такой цены.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

В случае предъявления иска о взыскании компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявление ответчика о снижении размера компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обоснованно обстоятельствами, предусмотренными постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

Поскольку из материалов дела не усматривается то, что обществом в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной компанией, представлялись какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца; а также контррасчет размера компенсации, суды первой и апелляционной инстанции правомерно определили размер компенсации из расчета стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака, определенной соглашением о предоставлении лицензии от 29.03.2018.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что условия соглашение о предоставлении лицензии от 29.03.2018 не могут быть применимы к настоящим правоотношениям, поскольку ответчик использовал принадлежащие истцу произведения при обстоятельствах, которые не являются сходными с существенными условиями названного договора, был предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций, направлен на переоценку, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Таким образом, вопреки доводам, изложенным в кассационной жалобе предпринимателя, суды первой и апелляционной инстанций верно определили размер компенсации, подлежащей взысканию за допущенное им нарушение исключительного права общества на принадлежащий ему товарный знак, дав при этом полную и всестороннюю оценку всей совокупности представленных в материалы дела доказательств, с учетом доводов и возражений участников спора.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17.11.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2021 по делу N А72-7758/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

Е.С. Четвертакова