Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2021 г. N С01-1772/2021 по делу N А40-251307/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку этот суд не проанализировал характер правонарушений, вменяемых конкретному лицу, на предмет того, не носят ли они систематический или длящийся характер, а также имелась ли на момент рассмотрения дела угроза таких правонарушений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2021 г. N С01-1772/2021 по делу N А40-251307/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 11 ноября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 ноября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Ерина А.А.,

судей Голофаева В.В., Снегура А.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" (ул. Станционная (Центральный мкр.), д. 3, эт./пом. 4/409, г. Домодедово, Московская область, 142000, ОГРН 1165009054088) на решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2021 по делу N А40-251307/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "КОМФОРТПЛЮС" (рп. Горки Ленинские, промзона Пуговичино, д. 8, оф. 14, г. Видное, Московская область, 142712, ОГРН 1195027003820) к обществу с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" (ул. Пресненская набережная, д. 10, пом. I, эт. 41, ком. 6, г. Москва, 123112, ОГРН 1027739244741), обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 739112.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "КОМФОРТПЛЮС" - Колесов Е.В. (по доверенности от 15.09.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" - Лосева А.О. (по доверенности от 11.05.2021 N 477-ю);

от общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" - Ким Ю.А. (по доверенности от 28.05.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТПЛЮС" (далее - общество "КОМФОРТПЛЮС") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" (далее - общество "Интернет Решения"), обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" (далее - общество "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ") о запрете обществу "Интернет Решения" ввозить на территорию Российской Федерации, предлагать к продаже и продавать товары с обозначениями "Guocai", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 739112 и о взыскании с ответчиков солидарно компенсации в размере 2 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2021, исковые требования удовлетворены частично: обществу "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" запрещено ввозить на территорию Российской Федерации и продавать товары - повязки для волос, швабры, комплекты для уборки, шкафы, вешалки для одежды, стойки для одежды, стеллажи, подставки для обуви, тумбы, сушилки для посуды, журнальные столики, полки, клетки для домашних животных, вольеры для животных, лежанки для животных, домики для собак, ведра, щетки, полотенца текстильные, органайзеры для белья, коробки для хранения, подставки канцелярские, лотки для бумаг, пуфы, кошельки, портмоне, шкатулки, сумки, смесители для кухни под обозначениями "Guocai", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 739112; с общества "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" в пользу общества "КОМФОРТПЛЮС" взыскана компенсация в размере 500 000 рублей, а также распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Общество "КОМФОРТПЛЮС" и общество "Интернет Решения" представили в материалы дела отзывы, в которых не согласились с изложенными в кассационной жалобе доводами, считают обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель общества "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Представители "КОМФОРТПЛЮС" и общества "Интернет Решения" возражали против доводов кассационной жалобы, настаивали на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов, просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "КОМФОРТПЛЮС" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 739112 (с приоритетом от 17.05.2019), зарегистрированного в отношении товаров 07, 08, 20, 21, 24, 25-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "КОМФОРТПЛЮС" выявило, что общество "Интернет Решения" в сети Интернет на сайте www.ozon.ru осуществляет предложение к продаже следующих товаров: повязки для волос, швабры, комплекты для уборки, шкафы, вешалки для одежды, стойки для одежды, стеллажи, подставки для обуви, тумбы, сушилки для посуды, журнальные столики, полки, клетки для домашних животных, вольеры для животных, лежанки для животных, домики для собак, ведра, щетки, полотенца текстильные, органайзеры для белья, коробки для хранения, подставки канцелярские, лотки для бумаг, пуфы, кошельки, портмоне, шкатулки, сумки, смесители для кухни и иные товары под обозначением "Guocai", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 739112. По данному факту составлен нотариальный протокол осмотра от 21.09.2020.

После выявления указанных обстоятельств, истец приобрел у общества "Интернет Решения" складной тканевый шкаф для хранения одежды (артикул GY-70/12/кофейный), что подтверждается квитанцией к заказу от 02.09.2020 N 50032636-0001-1 на сумму 1 448 рублей, а также кассовым чеком от 02.09.2020 N 3299.

После получения товара, общество "КОМФОРТПЛЮС" установило, что на коробке (упаковке) товара указано наименование компании импортера - общество "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ". О данном лице в качестве продавца товара указано на интернет-сайте по адресу https://www.ozon.ru/context/detail/id/202891675/?tab=reviews.

Кроме того, на интернет-сайте по адресу https://docs.ozon.ru/retail/dogovor-kommercheskoi-postavki-standartnve-usloviva#id в разделе "Предмет договора" указано: "Поставщик передает в собственность OZON товар, а OZON принимает и оплачивает товар".

По мнению истца, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что общество "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" является импортером и поставщиком товара, предлагаемого к продаже и реализуемого на интернет сайте www.ozon.ru обществом "Интернет Решения" с обозначением "Guocai", сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком.

При этом общество "КОМФОРТПЛЮС" не давало своего согласия на использование ответчиками товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 739112.

Указанные обстоятельства явились основанием для направления в адрес указанных лиц 09.10.2020 претензии с требованием о прекращении незаконного использования обозначения "Guocai", а также о выплате компенсации.

Неисполнение обществом "Интернет Решения" и обществом "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" в добровольном порядке содержащихся в претензии требований, явилось основанием для обращения общества "КОМФОРТПЛЮС" с соответствующим иском в арбитражный суд.

Частично удовлетворяя исковые требования в отношении общества "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ", суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 739112 и нарушения его указанным ответчиком, отклонив его доводы о правомерности использовании бренда "Guocai" для реализации продукции на территории Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что наличие регистрации товарного знака Guocai в Китайской Народной Республике, не дает обществу "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" право использовать данное обозначение в Российской Федерации, указав на то, что соответствующие товарные знаки являются независимыми и охраняются только в тех странах, где они зарегистрированы.

Суд первой инстанции отметил, что товарный знак Китайской Народной Республике N 44733035, зарегистрирован в отношении услуг 39-го класса МКТУ (транспортные перевозки, доставка грузов и т.п.), а не товаров 07, 20, 21, 24, 25-го классов МКТУ (швабры, шкафы, полки и т.п.), позднее даты приоритета товарного знака истца.

Суд первой инстанции признал надлежащим доказательством приложенное обществом "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" "разрешение на использование бренда", определив, что данный документ выполнен частично на китайском языке в нарушение статьи 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указа на то, что приведенный в представленном документе номер регистрации 3539093 не является товарным знаком со словесным элементом Guocai (в реестре товарных знаков КНР за указанным номером зарегистрировано изобразительное обозначение в отношении услуг 36-го класса МКТУ).

Также суд первой инстанции счел необоснованной ссылку общества "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" на контракт с компанией "Гоцай Чжаньмао", указав на то, что данный контракт является рамочным, из него не следует, что он заключен в целях поставки товара под обозначением Guocai, а также из него не следует, что поставляемая по нему продукция является оригинальной.

Таким образом, суд первой инстанции признал обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца в части запрета обществу "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ" ввозить на территорию Российской Федерации и продавать товары - повязки для волос, швабры, комплекты для уборки, шкафы, вешалки для одежды, стойки для одежды, стеллажи, подставки для обуви, тумбы, сушилки для посуды, журнальные столики, полки, клетки для домашних животных, вольеры для животных, лежанки для животных, домики для собак, ведра, щетки, полотенца текстильные, органайзеры для белья, коробки для хранения, подставки канцелярские, лотки для бумаг, пуфы, кошельки, портмоне, шкатулки, сумки, смесители для кухни под обозначениями "Guocai", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 739112 и о взыскании компенсации, определенной в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизив ее до 500 000 рублей.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в отношении общества "Интернет Решения", суд первой инстанции принял во внимание его доводы о том, что реализованный и предлагаемый к продаже товар являлся оригинальным и был приобретен продавцом у официального производителя, при этом указанное лицо своевременно приняло необходимые и достаточные меры по устранению выявленного нарушения. При этом установил, что указанное лицо не является изготовителем, импортером либо продавцом спорных товаров, а выступает информационным посредником.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов, исходя из следующего.

Одним из доводов кассационной жалобы является довод об установлении абстрактного запрета по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 739112.

При рассмотрении данного довода общества "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ", Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения, и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления N 10), требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

В суд могут быть заявлены требования, направленные на пресечение конкретного правонарушения (например: об изъятии и уничтожении какой-либо четко и ясно определенной партии товара, о запрете реализации определенной партии товара и прочее).

Установление запрета по ввозу, хранению, перевозке, предложению к продаже и продаже контрафактных товаров, установлены законом и не требуют подтверждения в судебном акте.

Поэтому абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Для вывода о наличии оснований для удовлетворения требований истца о запрете ввозить на территорию Российской Федерации и продавать спорный товар, содержащий обозначение "Guocai", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 739112, судам первой и апелляционной инстанций необходимо было проанализировать характер правонарушений, вменяемых конкретному лицу, на предмет того, не носят ли такие правонарушения систематический или длящийся характер, имелась ли на момент рассмотрения дела угроза таких правонарушений, исходя из тех или иных действий ответчика и имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом из мотивировочной части обжалуемых судебных актов не усматривается, устанавливался ли судами факт длящегося или незавершенного правонарушения.

Вывод суда первой инстанции в части установления запрета ответчику ввозить территорию Российской Федерации спорный товар в нарушение установленных частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебного акта, в обжалуемом решении отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, указанные нарушения не устранил.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении данного спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы о нарушении ответчиками исключительного права истца, в связи с чем считает преждевременным вывод о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в отношении общества "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ".

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование вопроса о наличии у истца права на иск находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, учитывая, что судами не учтены положения статьи 1252 ГК РФ, а также разъяснения, содержащиеся в пункте 57 Постановления N 10, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иные доводы кассационной жалобы при таких обстоятельствах оценке не подлежат и могут быть заявлены при новом рассмотрении дела по существу.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2021 по делу N А40-251307/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

А.А. Ерин

Судьи

В.В. Голофаев

А.А. Снегур