Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2021 г. N С01-1925/2021 по делу N А64-7145/2020 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд, поскольку при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров (услуг), но и различительная способность защищаемого истцом товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2021 г. N С01-1925/2021 по делу N А64-7145/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 2 декабря 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Погадаев Н.Н.,

судьи - Борисова Ю.В., Пашкова Е.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Планета" (610002, г. Киров, ул. Молодой гвардии, д. 14, оф. 4, ОГРН 1174350004399) на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 18.03.2021 по делу N А64-7145/2020 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2021 по тому же делу, по иску общества с ограниченной ответственностью "Планета" к индивидуальному предпринимателю Теселкиной Ольге Юрьевне (ОГРНИП 318682000040311), индивидуальному предпринимателю Шкурину Эдуарду Константиновичу (ОГРНИП 308682904500047), индивидуальному предпринимателю Демину Алексею Алексеевичу (ОГРНИП 317682000012672), индивидуальному предпринимателю Костиной Марине Геннадиевне (ОГРНИП 316682000081623), индивидуальному предпринимателю Лысовой Ларисе Владимировне (ОГРНИП 304682914100284) индивидуальному предпринимателю Решетову Виталию Владимировичу (ОГРНИП 311682909400070), обществу с ограниченной ответственностью "Счастье и Ко" (392003, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 1, ОГРН 1176820010300) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Планета" - Дудченко Ю.С. (по доверенности от 05.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Планета" (далее - истец, общество "Планета") обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Теселкиной Ольге Юрьевне о взыскании 10 000 рублей.

Указанному делу присвоен номер А64-7145/2020.

Общество "Планета" обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Решетову Виталию Владимировичу о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Указанному делу присвоен номер А64-7151/2020.

Общество "Планета" обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Лысовой Ларисе Владимировне о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Указанному делу присвоен номер А64-7150/2020.

Общество "Планета" обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Костиной Марине Геннадиевне о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Указанному делу присвоен номер А64-7149/2020.

Общество "Планета" обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Дёмину Алексею Алексеевичу о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Указанному делу присвоен номер А64-7147/2020.

Общество "Планета" обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Шкурину Эдуарду Константиновичу о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Делу присвоен номер А64-7146/2020.

Общество "Планета" обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Счастье и Ко" (далее - общество "Счастье и Ко") о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Указанному делу присвоен номер А64-8861/2020.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 08.02.2020 дела N А64-7146/2020, N А64-7147/2020, N А64-7149/2020, N А64-7150/2020, N А64-7151/2020, N А64-8861/2020 и N А64-7145/2020 объединены в одно производство для совместного рассмотрения с присвоением объединенному делу N А64-7145/2020.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 18.03.2021, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Планета" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что при определении доминирующих элементов комбинированного товарного знака суды не применили положения пункта 7.1.2.4 "Сравнение комбинированных обозначений" и пункта 7.2.1 "Критерии однородности товаров и/или услуг" Руководства, а также неправильно применили пункт 7.1.2.1 "Сравнение словесных обозначений" Руководства.

По мнению истца, суды ошиблись при выборе объектов для сравнительного анализа на наличие смешения, поскольку сравнивали с товарным знаком истца не обозначение "Рисуй светом" на упаковке контрафактного товара, а всю поверхность упаковки, что является недопустимым, так как истец не заявлял требования в отношении дизайна коробки.

Истец полагает, что суд первой инстанции необоснованно объединил семь ранее принятых к производству дел в одно.

Лысова Л.В. и Костина М.Г. в отзывах указали на несостоятельность доводов жалобы, а также законность и обоснованность принятых по делу судебных актов. Ответчики считают, что доводы кассационной жалобы истца фактически направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и имеющихся в деле доказательств и не являются основаниями для отмены судебных актов.

В судебном заседании истец поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, явку не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в связи со следующим.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 632208, который был зарегистрирован в отношении товаров 28-го "головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; устройства для игр" и услуг 41-го "информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; представления театрализованные; представления театральные; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат оборудования для игр; прокат театральных декораций; развлечение гостей; развлечения; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В торговой точке, где осуществляет предпринимательскую деятельность Теселкина О.Ю., 27.03.2019 был реализован товар (набор для творчества "Рисуй светом"), содержащий обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 27.03.2019 на общую сумму 1 080 рублей, оптический диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

В торговой точке, где осуществляет предпринимательскую деятельность Шкурин Э.К., 14.05.2019 был реализован товар (набор для творчества "Рисуй светом"), содержащий обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 14.05.2019 на общую сумму 750 рублей, оптический диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

В торговой точке, где осуществляет предпринимательскую деятельность Дёмин А.А., 26.03.2019 был реализован товар (набор для творчества "Рисуй светом"), содержащий обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 26.03.2019 на общую сумму 990 рублей, оптический диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

В торговой точке, где осуществляет предпринимательскую деятельность Костина М.Г., 20.03.2019 был реализован товар (набор для творчества "Рисуй светом"), содержащий обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 20.03.2019 на общую сумму 600 рублей, оптический диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

В торговой точке, где осуществляет предпринимательскую деятельность Лысова Л.В., 22.03.2019 был реализован товар (набор для творчества "Рисуй светом"), содержащий обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 22.03.2019 на общую сумму 480 рублей, оптический диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

В торговой точке, где осуществляет предпринимательскую деятельность Решетов В.В., 23.03.2019 был реализован товар (набор для творчества "Рисуй светом"), содержащий обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 23.03.2019 на общую сумму 821 рублей, оптический диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

В торговой точке, где осуществляет предпринимательскую деятельность общество "Счастье и Ко", 29.03.2019 был реализован товар (набор для творчества "Рисуй светом"), содержащий обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу.

В подтверждение факта приобретения товара у ответчика истцом представлены: кассовый чек от 29.03.2019 на общую сумму 1 507 рублей, оптический диск с видеозаписью процесса приобретения товара.

Оптические диски с записью процесса приобретения товара воспроизведены в судебном заседании.

Видеозаписи покупок отображают местонахождение, внешний и внутренний вид торговых точек, процесс выбора приобретаемого товара, процесс его оплаты, выдачи товарного чека.

На видеозаписях покупок отображается содержание чеков (наименование ответчика, ИНН, дата выдачи и др.), соответствующих приобщенным к материалам дела товарным чекам, и внешний вид приобретенных товаров, соответствующий имеющихся в материалах дела.

Истец, ссылаясь на то, что им не предоставлялось ответчикам разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 632208, а ответчики, осуществляя реализацию вышеуказанных товаров, нарушили принадлежащие истцу исключительные права на данный товарный знак, обратился к ответчикам с претензией, предложив выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей с каждого.

Поскольку в досудебном порядке урегулировать возникший спор сторонам не удалось, полагая, что ответчиками нарушены исключительные права истца как правообладателя товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Дело рассмотрено судами первой инстанции на основании положений статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из того, что: используемые словесные элементы не являются сходными; графические и цветовые акценты в виде надписи "Рисуй светом!", размещенные на товарном знаке истца, производят качественно иное общее зрительное впечатление, формируемое при восприятии товарного знака и обозначений, размещенных на товарах, реализованных ответчиками; сходство сравниваемого словесного обозначения и товарного знака истца обусловлено высокой степенью только по фонетическому признаку, однако роль фонетического сходства противопоставляемых обозначений не влияет существенным образом на вывод об отсутствии сходства этих обозначений, поскольку судом установлено отсутствие высокой степени сходства сравниваемых обозначений по другим критериям сравнения.

Суды указали на то, что представленные в материалы дела товары, приобретенные истцом у ответчиков, идентичны по своему оформлению, отличаются лишь размером упаковки. Вместе с тем, на спорных товарах, и упаковке товаров такой элемент товарного знака истца как голова мальчика и пальцы рук со световой указкой не использован вообще.

Суды установили, что: на лицевой стороне коробки, в которую упакован товар, наличествует поясное изображение семьи, состоящей из родителей и двух детей - девочки и мальчика, при этом в изображении ни один из цветов товарного знака фактически не использован, за исключением болотного цвета рукавов рубашки отца; на упаковке товара размещены словесные инструкции по применению набора, также выполненные в иных цветах, нежели цвета товарного знака истца; на оборотной стороне упаковки имеются поясные изображения девочки и мальчика и надпись "РИСУЙ СВЕТОМ", сочетающиеся с многочисленными словесными указаниями по использованию набора и его характеристиками, выполненные в иных цветах, нежели цвета товарного знака истца.

Исследуя восприятие сравниваемых обозначений в целом (общее впечатление), суды пришли к выводу о том, что словесный элемент "Рисуй светом!", входящий в состав охраняемых элементов товарного знака истца, является доминирующим, сильным элементом товарного знака. Тогда как словесное обозначение "Рисуй светом", размещенное на товарах ответчиков, выступает в качестве поддержки образов членов семьи - центральных элементов упаковки товара.

Проводя анализ словесного элемента спорного товарного знака "Рисуй светом!" и словесного обозначения, размещенного на товарах ответчиков, суды пришли к следующим выводам.

Проанализировав признаки фонетического сходства, судами установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку: "Рисуй светом!" и "Рисуй светом".

Сравнивая изобразительные элементы товарного знака истца и обозначений, размещенных на товарах ответчиков, по графическому критерию, судами отмечается разница как в шрифте словесных обозначений, так и цветовом исполнении обозначений. На надписи "Рисуй светом" отсутствует восклицательный знак, надпись обладает дугообразным элементом подчеркивания слова "светом", надпись "набор для рисования в темноте" также выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме, на ином цветовом фоне, нежели надпись "набор для творчества" на товарном знаке истца.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлена разная семантика слов "Рисуй светом" в сравниваемых обозначениях. В спорном товарном знаке, оно употребляется в значении "рисуй светом" в любых условиях, а в противопоставленном случае оно семантически соотносится с набором для рисования в темноте, поэтому говорить о смешении одного знака с другим в данном случае, нет оснований.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившегося в судебное заседание представителя заявителя кассационной жалобы, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 той же статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Суды первой и апелляционной инстанций вопреки доводам истца пришли к выводу об отсутствии сходства изображений и надписей, имеющихся на спорном товаре (его упаковке), с товарным знаком истца.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу N А60-44547/2015).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил N 482.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом коллегия судей кассационной инстанции обращает внимание, что должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Суды установили, что словесный элемент "Рисуй светом!", входящий в состав охраняемых элементов товарного знака истца, является доминирующим, сильным элементом товарного знака.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Коллегия судей кассационной инстанции при этом отмечает, что вывод судов об отсутствии сходства сравниваемых товарного знака и спорного обозначения обусловлен выводом об отсутствии их сходства по графическому критерию, а также разной семантикой слов "Рисуй светом" в сравниваемых обозначениях. Сходство сравниваемого словесного обозначения и товарного знака истца, по мнению судов, обусловлено высокой степенью только по фонетическому признаку.

Между тем, оценивая степень сходства по графическому и семантическому признакам, суды сравнивали с товарным знаком истца не обозначение "Рисуй светом" на упаковке контрафактного товара, а всю поверхность упаковки, что является недопустимым, так как истец не заявлял требования в отношении дизайна коробки.

В то же время суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что вхождение доминирующих словесных элементов "Рисуй светом" товарного знака истца в обозначение, размещенное на спорном товаре ответчика, исключает вывод о несходстве таких обозначений. В данной ситуации возможен лишь вывод об определенной степени сходства (низкой или высокой).

При установлении смешения сходных обозначений проводится анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Вместе с тем в обжалуемых судебных актах не приведен анализ однородности спорного товара ответчика с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

В отсутствие такого анализа вывод об отсутствии сходства до степени смешения не мог быть сделан судами, и является преждевременным.

При выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности товаров осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При этом суд должен учесть влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как указывалось выше, при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров (услуг), но и различительная способность защищаемого истцом товарного знака.

Из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что вышеприведенные нормативные правила и правовые подходы, регламентирующие порядок (алгоритм) установления сходства обозначений до степени смешения, не были соблюдены судами первой и апелляционной инстанций. В частности, из решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций невозможно установить результаты сравнения именно спорного обозначения и товарного знака на сходство по графическому и семантическому критерию; степени сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и спорного товара ответчика; проводился ли фактически анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления).

На основании изложенного следует констатировать, что обжалуемый истцом вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения спорного обозначения на товаре ответчика с товарным знаком истца сделан при неполном установлении обстоятельств дела, имеющих важное значение для правильного разрешения настоящего спора, а также при неправильном применении вышеприведенных норм права и правовых подходов высшей судебной инстанции, регламентирующих порядок установления тождества, сходства, смешения обозначений и средств индивидуализации.

Данные обстоятельства в соответствии с положениями статей 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, в том числе установить степень сходства обозначений, степень однородности товаров, наличие или отсутствие иных обстоятельств, влияющих на возможность смешения спорного обозначения и товарного знака; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции по итогам рассмотрения дела надлежит распределить расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тамбовской области от 18.03.2021 по делу N А64-7145/2020 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова