Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2021 г. N С01-1318/2020 по делу N СИП-647/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на новое рассмотрение, поскольку указанный суд не назначил повторную экспертизу товарных накладных с учетом представленных оригиналов, тем самым не проверил заявление истца о фальсификации ответчиком представленных им доказательств

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2021 г. N С01-1318/2020 по делу N СИП-647/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 6 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Пашковой Е.Ю. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цветковой П.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (судья Ширяева Е.В. при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Володиной Д.А.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "КДВ Воронеж" (ул. Лесная, д. 31, дер. Богданово, р-н Рамонский, Воронежская обл., 396039, ОГРН 1117017010285) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу N СИП-647/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "КДВ Воронеж" к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЕТА" (ул. Танкистов, д. 191А, пом. 14, г. Челябинск, 454085, ОГРН 1137452003479) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 571975 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "КДВ Воронеж" - Оленичев И.П. (по доверенности от 01.12.2020 N Д-8);

от общества с ограниченной ответственностью "АЛЕТА" - Киреев К.Э. (по доверенности от 09.10.2019 N 3).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КДВ Воронеж" (далее - общество "КДВ Воронеж") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЕТА" (далее - общество "АЛЕТА") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 571975 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "сладости, в том числе вата сладкая" вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 требования общества "КДВ Воронеж" оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 требования общества "КДВ Воронеж" оставлены без удовлетворения; заявление общества "АЛЕТА" о возмещении судебных расходов удовлетворено частично: с общества "КДВ Воронеж" в пользу общества "АЛЕТА" взысканы 175 000 рублей в возмещение судебных расходов. В остальной части заявление общества "АЛЕТА" оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество "КДВ Воронеж" просит отменить обжалуемое решение суда и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

В обоснование кассационной жалобы общество "КДВ Воронеж" указывает на то, что суд первой инстанции не осуществил надлежащим образом проверку заявления общества "КДВ Воронеж" о фальсификации доказательств, представленных обществом "АЛЕТА" в подтверждение использования спорного товарного знака.

Общество "КДВ Воронеж" подвергает сомнению обоснованность вывода суда первой инстанции о том, что эксперт не подтвердил факт фальсификации исследуемых доказательств, поскольку установленный факт оказания на исследуемые документы кратковременного высокотемпературного воздействия с целью искусственного старения (не хранение их на солнце, а, например, проглаживание утюгом) сам по себе является признаком фальсификации документов.

Общество "КДВ Воронеж" обращает внимание на то, что суд первой инстанции необоснованно принял в качестве надлежащих доказательств подписанные между обществом "АЛЕТА" и обществом с ограниченной ответственностью "Полесье" (далее - общество "Полесье") товарные накладные.

При первом рассмотрении дела в отношении этих документов общество "КДВ Воронеж" заявляло о фальсификации, однако эксперт их не исследовал ввиду отсутствия оригиналов. При повторном рассмотрении дела в подтверждение их достоверности общество "АЛЕТА" представило удостоверенный нотариусом 30.08.2021 протокол допроса свидетеля Маликовой Н.А. - генерального директора общества "Полесье" (далее - протокол допроса свидетеля).

С точки зрения общества "КДВ Воронеж", изучение представленного самим обществом "АЛЕТА" протокола допроса свидетеля не является достаточным и допустимым средством для проверки спорных документов, поскольку согласно данному протоколу допроса Маликова Н.А. не подтверждала достоверность дат подписания товарных накладных, а также была заинтересована в исходе дела.

Общество "КДВ Воронеж" отмечает, что при первом рассмотрении дела оно неоднократно предлагало осуществить проверку заявления о фальсификации, в том числе и иными способами, не связанными только с назначением экспертизы, но обеспечивающими объективность получаемой информации, в частности путем истребования у общества "АЛЕТА" платежных документов, подтверждающих реальность и даты совершения операций, выписок по расчетным счетам, книги учета дохода и расходов, в которой должны были быть отражены операции, договоров по сделкам, подтверждаемым предположительно фальсифицированными документами.

Общество "КДВ Воронеж" также полагает, что суд первой инстанции неправомерно отклонил его доводы о необходимости отнесения судебных расходов по делу на общество "АЛЕТА" ввиду его недобросовестного процессуального поведения. При этом суд не дал никакой оценки действиям последнего по предоставлению оригиналов спорных товарных накладных лишь при повторном рассмотрении дела.

В приобщении к материалам дела возражения общества "АЛЕТА" на кассационную жалобу, поступившего в Суд по интеллектуальным правам 06.12.2021, президиум Суда по интеллектуальным отказал в связи с отсутствием доказательств заблаговременного направления данного документа в адрес лиц, участвующих в деле, и в адрес суда.

Роспатент направил в адрес суда ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы без участия третьего лица.

В судебном заседании представитель общества "КДВ Воронеж" выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "АЛЕТА" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество "АЛЕТА" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 571975, зарегистрированного 20.04.2016 с датой приоритета от 30.12.2014 в отношении товаров 29-го класса МКТУ "орехи обработанные; семена подсолнечника обработанные" и товаров 30-го класса МКТУ "сладости, в том числе вата сладкая".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, на неиспользование его правообладателем в отношении зарегистрированных товаров 30-го класса МКТУ, общество "КДВ Воронеж" 13.06.2019 направило в адрес общества "АЛЕТА" предложение о добровольном отказе от исключительного права на указанное средство индивидуализации или о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Не получив ответа от общества "АЛЕТА" на данное предложение, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общество "КДВ Воронеж" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

При рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора обществом "КДВ Воронеж" соблюден.

Суд первой инстанции признал, что общество "КДВ Воронеж" доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "сладости, в том числе вата сладкая".

Вместе с тем решением от 21.09.2020 суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований общества "КДВ Воронеж" по причине доказанности обществом "АЛЕТА" использования принадлежащего ему товарного знака в период с 13.06.2016 по 12.06.2019.

Постановлением от 27.01.2021 президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020, направил дело на новое рассмотрение по причине того, что суд первой инстанции неправомерно положил в основу вывода о введении в гражданский оборот товаров 30-го класса МКТУ "сладости, в том числе вата сладкая" документы, подлинники которых не представлены ответчиком по запросу суда; вывод об использовании комбинированного обозначения сформулирован с учетом документов, в отношении которых истцом сделано заявление об их фальсификации, не рассмотренное судом в установленном порядке.

Отменяя решение и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость надлежащей оценки судом первой инстанции фактических обстоятельств по делу и вынесения обоснованного решения с учетом статьи 1486 ГК РФ, статей 87 и 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что процессуальное законодательство предусматривает ряд мер для устранения сомнений в выводах эксперта, в том числе назначение повторной или дополнительной экспертизы (статья 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом статья 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не ограничивает суд в выборе способа проверки заявления о фальсификации документов. По отношению к двусторонним документам (к которым относятся в том числе товарные накладные, договоры) такая проверка может осуществляться, например, путем получения сведений от второй стороны, участвующей в составлении документа.

При повторном рассмотрении дела ответчик представил оригиналы товарных накладных, копии которых ранее представлялись им в дело, в связи с этим истец повторно заявил о фальсификации таких доказательств. В рамках проверки заявления о фальсификации доказательств суд первой инстанции установил следующее.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2020 назначена технико-криминалистическую экспертиза, производство которой поручено эксперту автономной некоммерческой организации Экспертно-правовой центр "Топ Эксперт" Семенову Владимиру Владимировичу. Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1) соответствует ли временной период изготовления подлежащих исследованию документов дате, заявленной на данных документах? Если нет, то в какой временной период они были изготовлены (далее - вопрос N 1);

2) были ли исследуемые документы подвержены разрушающему воздействию: механическому, физическому, химическому или иному (далее - вопрос N 2).

Согласно заключению от 29.02.2020 N 57-02/20 (далее - экспертное заключение) по вопросу N 1 эксперт сделал вывод о том, что временной период изготовления договора от 30.04.2016 N 01/30/2016, договора от 03.12.2018 N 03/12/2018, двух листов с изображением оригинал-макетов "Попкорн" ТМ "Лёва" от 11.12.2018 и "Сладкая вата" ТМ "Лёва" от 15.05.2016, товарной накладной от 10.06.2019 N 1219 не соответствует дате, указанной на данных документах. Исследуемые документы были изготовлены не более 12 месяцев назад (исследование проводилось с 17.02.2020 по 29.02.2020).

По вопросу N 2 в экспертном заключении сделан вывод о том, что договор от 30.04.2016 N 01/30/2016, договор от 03.12.2018 N 03/12/2018, два листа с изображением оригинал-макетов "Попкорн соленый" ТМ "Лёва", "Попкорн сладкий карамель" ТМ "Лёва" от 11.12.2018 и "Сладкая вата" ТМ "Лёва" от 15.05.2016, товарная накладная от 10.06.2019 N 1219 были подвергнуты кратковременному термическому воздействию (искусственному старению). Установить достоверно временной период изготовления исследуемых документов не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части экспертного заключения.

С учетом того, что, сделав в экспертном заключении вывод о наличии признаков кратковременного термического воздействия (искусственного старения) на предоставленные в распоряжение эксперта оригиналы документов, эксперт Семенов В.В. не использовал другие методики по определению давности реквизитов документов, позволяющие проверить документ на предмет фальсификации даже при агрессивном воздействии на него, при первоначальном рассмотрении дела суд первой инстанции пришел к выводу о наличии сомнений в отношении проведенного экспертного исследования.

С целью проверки заявления о фальсификации доказательств при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции исследовал нотариальный протокол допроса свидетеля, в котором зафиксированы пояснения генерального директора общества "Полесье" Маликовой Н.А.

Согласно протоколу допроса свидетеля на вопрос N 1 "Подписывались ли товарные накладные между обществом "АЛЕТА" и обществом "Полесье" N 701 от 29.11.2016, N 757 от 10.03.2017, N 778 от 18.04.2017, N 839 от 02.08.2017, N 919 от 30.01.2018, N 1038 от 10.09.2018, N 1137 от 06.02.2019, N 1219 от 10.06.2019?" Маликова Н.А. дала ответ: "Да, я подтверждаю, что между обществом "АЛЕТА" и обществом "Полесье" подписывались товарные накладные N 701 от 29.11.2016, N 757 от 10.03.2017, N 778 от 18.04.2017, N 839 от 02.08.2017, N 919 от 30.01.2018, N 1038 от 10.09.2018, N 1137 от 06.02.2019, N 1219 от 10.06.2019, что в полном объеме отражено в финансовых и бухгалтерских документах общества "Полесье".

Кроме того, в протоколе допроса свидетеля зафиксировано, что на вопрос N 2 "Товар по товарным накладным N 701 от 29.11.2016, N 757 от 10.03.2017, N 778 от 18.04.2017, N 839 от 02.08.2017, N 919 от 30.01.2018, N 1038 от 10.09.2018, N 1137 от 06.02.2019, N 1219 от 10.06.2019 в адрес общества "Полесье" от общества "АЛЕТА" поставлялся под товарным знаком "ЛЁВА"? Маликова Н.А. дала ответ: "Да, товар по товарным накладным N 701 от 29.11.2016, N 757 от 10.03.2017, N 778 от 18.04.2017, N 839 от 02.08.2017, N 919 от 30.01.2018, N 1038 от 10.09.2018, N 1137 от 06.02.2019, N 1219 от 10.06.2019 в адрес общества "Полесье" от общества "АЛЕТА" поставлялся под товарным знаком "ЛЁВА".

Поскольку ранее суд первой инстанции установил, что вывод заключения эксперта от 29.02.2020 о несоответствии даты, проставленной в товарной накладной от 10.06.2019 N 1219, фактической дате носит вероятностный характер, кроме вывода о том, что исследуемые документы были изготовлены не более 12 месяцев назад, а вторая сторона, участвующая в составлении названных товарных накладных подтвердила факт их подписания и поставки товара, указанного в них, то суд признал, что заявление о фальсификации перечисленных товарных накладных не нашло своего подтверждения.

Вместе с тем, принимая во внимание аналогичные выводы заключения эксперта о наличии признаков кратковременного термического воздействия (искусственного старения) в отношении договоров с обществом с ограниченной ответственностью "Светлая мечта" от 03.12.2018 N 03/12/2018 и от 30.04.2016 N 01/30/2016, а также отсутствие иных сведений о достоверности указанных договоров, суд первой инстанции отнесся к ним критически и не решил не учитывать содержащуюся в них информацию.

На основании изложенных обстоятельств, несмотря на то, что в товарных накладных ответчик использовал спорный товарный знак в измененном виде без использования двух семечек подсолнечника вместо точек буквы "ё" и в ином графическом виде, суд первой инстанции установил, что представленные ответчиком доказательства подтверждают факт использования спорного товарного знака в период с 13.06.2016 по 12.06.2019 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "сладкая вата, сладкий попкорн", в связи с этим отказал в удовлетворении исковых требований.

Кроме того, суд первой инстанции признал необоснованными доводы ответчика о наличии в действиях истца по предъявлению настоящего иска признаков злоупотребления правом.

По результатам рассмотрения заявления ответчика о взыскании судебных расходов суд первой инстанции руководствовался положениями статей 110-112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правовыми позициями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", установил доказанность им факта несения судебных расходов и их связи с настоящим делом.

Разрешая вопрос о размере взыскиваемых в возмещение судебных издержек сумм, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявление общества "АЛЕТА" о взыскании судебных расходов на представителя подлежит удовлетворению в части взыскания с общества "КДВ Воронеж" судебных расходов в размере 175 000 рублей.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем оспариваются выводы суда первой инстанции о доказанности использования обществом "АЛЕТА" спорного товарного знака в отношении товара 30-го класса МКТУ "сладости, в том числе вата сладкая".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Подпунктом 1 пункта С статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015) содержится разъяснение о том, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен (пункт 166 Постановления N 10).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (13.06.2019) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 13.06.2016 по 12.06.2019 включительно.

При первоначальном рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что факт использования ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "сладости, в том числе вата сладкая" подтверждается товарными накладными от 24.02.2016 N 501, от 20.06.2016 N 581, от 16.12.2016 N 713, от 03.03.2017 N 751, от 26.04.2017 N 782, от 14.09.2017 N 858, от 16.01.2018 N 916, от 10.07.2018 N 1010, от 06.02.2019 N 1137, от 09.09.2019 N 1268.

Вместе с тем по результатам рассмотрения кассационной жалобы истца президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что товарная накладная от 24.02.2016 N 501 не относится к спорному периоду с 13.06.2016 по 12.06.2019, а товарные накладные от 20.06.2016 N 581, от 16.12.2016 N 713, от 03.03.2017 N 751, от 26.04.2017 N 782, от 14.09.2017 N 858, от 16.01.2018 N 916, от 10.07.2018 N 1010, от 06.02.2019 N 1137, от 09.09.2019 N 1268 по запросу суда первой инстанции не были представлены в подлинных экземплярах, что не позволяет установить их достоверность.

В отношении товарной накладной от 10.06.2019 N 1219, договора от 03.12.2018 N 03/12/2018 и приложений к нему, договора от 30.04.2016 N 01/30/2016 и приложений к нему президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на необходимость завершения проверки их достоверности по заявлению о фальсификации, поскольку согласно результатам проведенной экспертизы названные документы подвергались кратковременному высокотемпературному воздействию с целью искусственного старения, а также о том, что они были изготовлены не более 12 месяцев назад (исследование проводилось в период с 17.02.2020 по 29.02.2020). В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение.

Согласно статье 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Как установил суд первой инстанции, товарные накладные от 10.06.2019 N 1219, от 06.02.2019 N 1137, от 09.09.2019 N 1268, от 29.11.2016 N 701, от 10.03.2017 N 757, от 18.04.2017 N 778, от 02.08.2017 N 839, от 30.01.2018 N 919, от 10.09.2018 N 1038 свидетельствуют о введении в гражданский оборот ответчиком товара 30-го класса МКТУ "сладости, в том числе вата сладкая", маркированных спорным товарным знаком. В отношении названных документов при первом рассмотрении дела общество "КДВ Воронеж" заявляло о фальсификации.

С учетом представления оригинала товарной накладной от 10.06.2019 N 1219 в отношении данного документа была проведена экспертиза. В экспертном заключении было отмечено, что временной период изготовления товарной накладной от 10.06.2019 N 1219 не соответствует дате, заявленной на документе, а также, что данный документ был подвергнут термическому воздействию (искусственному старению).

Как было указано ранее, в рамках проверки заявлений о фальсификации доказательств суд первой инстанции исследовал протокол допроса свидетеля, согласно которому контрагент ответчика подтвердил факт подписания названных товарных накладных и поставку товаров от ответчика.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что нотариально удостоверенный протокол допроса свидетеля не подтверждает достоверность спорных документов. Так, несмотря на подтверждение фактов их подписания и получения соответствующих товаров, названный протокол допроса свидетеля не содержит вопросов в отношении дат подписания товарных накладных. При этом именно установление даты их подписания является спорным и подвергается сомнению со стороны истца.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что проверка заявления о фальсификации документов возможна различными способами. По поводу двусторонних документов (к которым принадлежат в том числе спорные товарные накладные, договоры) такая проверка, действительно, может осуществляться путем получения сведений от второй стороны, участвующей в составлении документа (свидетельские показания, оригинальные экземпляры документов, выписки по счетам и т.д.).

Сведения о фактах, сообщаемые свидетелем, приобретают статус свидетельских показаний как особого вида доказательств в случае привлечения судом к участию в деле в качестве свидетеля физического лица, располагающего такими сведениями о фактах, и его личного допроса судом.

В статьях 56 и 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

Арбитражный суд и по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство.

По вызову суда свидетель обязан явиться в суд и сообщить сведения по существу рассматриваемого дела, ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.

Суд может приобщить к материалам дела какие-либо письменные объяснения (например, пояснения сторон), нотариально удостоверенные пояснения лица и т.п., но оценивать их следует в качестве письменного или иного доказательства, а не как показания свидетеля.

Допрос свидетеля (физического лица, привлеченного судом к участию в деле в качестве свидетеля) нотариусом возможен только в рамках обеспечения доказательств.

В соответствии со статьей 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 N 4462-I, в порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле. В случае неизвещения заинтересованного лица о производстве обеспечения доказательства нотариальный акт (протокол) исключается из числа бесспорных доказательств.

Из материалов дела следует, что Маликова Н.А., генеральный директор общества "Полесье", указанная в качестве подписанта в спорных товарных накладных со стороны контрагента общества "АЛЕТА", не привлекалась судом первой инстанции в качестве свидетеля, в том числе в рамках рассмотрения заявления о фальсификации этих документов. Обществом "АЛЕТА" не заявлялось ходатайство о допросе названного лица в качестве свидетеля с использованием систем видеоконференц-связи (хотя такой способ участия активно использовался сторонами в данном деле), веб-конференции, об обеспечении этого доказательства в нотариальном порядке, о судебном поручении другому арбитражному суду.

При этом в любом случае протокол допроса свидетеля не содержит ни вопроса о дате подписания спорных документов, ни ответа на него.

В связи с изложенным президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что в совокупности экспертное заключение и нотариально удостоверенные показания Маликовой Н.А. подтверждают достоверность спорных доказательств и исчерпывают проверку заявления об их фальсификации.

Вывод суда первой инстанции о том, что эксперт не подтвердил факт фальсификации исследуемых документов, президиум Суда по интеллектуальным правам также признает несостоятельным и необоснованным, так как сам по себе установленный факт кратковременного высокотемпературного воздействия с целью искусственного старения уже может являться признаком фальсификации документов. Однако в отношении данного обстоятельства суд первой инстанции не дал никакой оценки.

Как было отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2021, сомнения суда первой инстанции в выводах эксперта не свидетельствует о том, что проверка заявления о фальсификации закончена, а такое заявление не обосновано.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления президиума Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 27.01.2021 г."

Наличие сомнений суда первой инстанции в выводах эксперта означает необходимость принятия мер для их устранения.

Процессуальное законодательство предусматривает ряд мер для устранения сомнений в выводах эксперта, в том числе назначение повторной или дополнительной экспертизы (статья 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд первой инстанции имел возможность провести повторную экспертизу с учетом представленных оригиналов товарных накладных.

Таким образом, суд первой инстанции устранился от исследования существенных обстоятельств дела, не провел надлежащим образом проверку заявления истца о фальсификации ответчиком доказательств, не исполнив тем самым и указания президиума Суда по интеллектуальным правам, данные при направлении дела на новое рассмотрение.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным вывод суда первой инстанции о доказанности обществом "АЛЕТА" факта использования спорного товарного знака.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

По результатам проверки законности обжалуемого решения суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебного акта ввиду неполного исследования обстоятельств дела и нарушения норм процессуального права.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить отмеченные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу N СИП-647/2019 отменить.

Дело N СИП-647/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина

Е.Ю. Пашкова