Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. N С01-2167/2021 по делу N СИП-352/2021 Дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения, передано на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции не проверил вывод Роспатента об однородности спорных услуг

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2022 г. N С01-2167/2021 по делу N СИП-352/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 14 января 2022 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Monster Energy Company (1, Monster way, Corona, California, 92879, USA) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2021 по делу N СИП-352/2021

по заявлению иностранного лица Monster Energy Company о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125593, ОГРН 1047730015200) от 15.01.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения в качестве знака обслуживания по заявке N 2019734458.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Клинецкий Евгений Федорович (Московская обл., ОГРНИП 3145040033700026).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41);

от иностранного лица Monster Energy Company - Грядов А.В. (по доверенности от 30.04.2021);

от Клинецкого Евгения Федоровича - Михайлов С.В. (по доверенности от 29.06.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Monster Energy Company (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.01.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения в качестве знака обслуживания по заявке N 2019734458.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Клинецкий Евгений Федорович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2021 требования компании оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением от 28.09.2021, компания обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судом норм материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить указанное решение, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, считает их направленными на иную оценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебного акта не имеется.

Клинецкий Е.Ф. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители компании и Клинецкого Е.Ф.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель компании поддержал кассационную жалобу, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и Клинецкого Е.Ф., указывая на необоснованность кассационной жалобы, просили отказать в ее удовлетворении.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, компания обратилась в Роспатент с заявкой N 2019734458 на государственную регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении услуг 41-го класса "развлечения, а именно: предоставление видеоигр в интерактивном режиме и предоставление временного пользования незагружаемыми видеоиграми, компьютерными играми, электронными играми и интерактивными играми; спонсирование турниров и организация конкурсов по сетевым онлайн-играм; предоставление веб-приложения и интерактивного портала пользователям для участия в онлайн-играх, а также координация игровых турниров, лиг и туров для целей игры в компьютерные игры; развлечения, а именно: предоставление веб-сайта для сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; предоставление веб-сайта, содержащего информацию о сетевых компьютерных играх в интерактивном режиме и о профессионалах сетевых компьютерных игр в интерактивном режиме; развлечения в виде спортивных мероприятий, представлений и соревнований, электронных спортивных мероприятий и соревнований, а также музыкальных представлений и мероприятий; предоставление веб-сайта с развлекательной информацией и новостями о спортсменах" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Роспатента от 09.07.2020 отказано в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019734458 в качестве знака обслуживания ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Указанное решение было мотивировано сходством заявленного обозначения с зарегистрированными в отношении однородных услуг 41-го класса МКТУ на имя Клинецкого Е.Ф. товарными знаками:

"" по свидетельству Российской Федерации N 547193 с приоритетом от 12.02.2014;

"" по свидетельству Российской Федерации N 434154 с приоритетом от 06.08.2009.

Не согласившись с названным решением, компания обратилась в Роспатент с возражением, мотивированным в том числе неправомерностью вывода административного органа о сходстве сопоставляемых обозначений и однородности услуг 41-го класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены.

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством входящих в их состав словесных элементов "MONSTER ENERGY", которые выполняют в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию.

Роспатент также установил, что основное семантическое значение в сравниваемых обозначениях имеет словесный элемент "MONSTER", в то время как элемент "ENERGY" играет второстепенную роль, являясь лишь уточняющей дефиницией к вышеуказанному словесному элементу.

Роспатент также пришел к выводу о том, что услуги 41-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, однородны услугам 41-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку совпадают по роду и назначению, относятся к одной области деятельности - развлекательная деятельность и деятельность в области спорта.

С учетом изложенного Роспатент пришел к заключению о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех указанных в перечне регистрации услуг 41-го класса МКТУ, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания.

Решением Роспатента от 15.01.2021 в удовлетворении возражения компании было отказано.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного ненормативного правового акта недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции подтвердил вывод Роспатента о том, что сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные графические отличия.

Ввиду фонетического и семантического тождества сильного словесного элемента "MONSTER" заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков суд первой инстанции пришел к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Полагая, что компанией не оспаривается вывод Роспатента об однородности услуг 41-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, услугам 41-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции не осуществлял проверку законности оспариваемого решения в этой части.

Исходя из высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также однородности услуг, для индивидуализации которых они предназначены, суд первой инстанции пришел к выводу о вероятности смешения этих обозначений в гражданском обороте.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к заключению о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта нормам подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении названных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы считает не соответствующим обстоятельствам дела вывод суда первой инстанции о том, что обозначение по заявке N 2019734458 выполнено стандартным шрифтом черного цвета.

По утверждению компании, оба словесных элемента заявленного обозначения выполнены не стандартным шрифтом, а оригинальным шрифтом, так называемым Monster Energy шрифтом (Monster Energy Font), который был разработан для компании в 2002 году американской дизайнерской компанией McLean Design.

Заявитель кассационной жалобы считает не соответствующим обстоятельствам дела также вывод суда первой инстанции о том, что компания не оспаривала вывод Роспатента об однородности услуг, в отношении которых подана заявка N 2019734458, и услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Компания отмечает, что в заявлении о признании недействительным решения Роспатента она указывала на неоднородность названных услуг.

Как полагает компания, поскольку суд первой инстанции не осуществлял проверку законности оспариваемого ненормативного правового акта в части анализа однородности сравниваемых услуг, это привело к принятию неправильного судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, в возражениях на нее, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в качестве суда кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления вероятности смешения обозначений (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил N 482.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления N 10 отмечено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Принимая во внимание то, что в составе сравниваемых обозначений словесный элемент "MONSTER" занимает в них доминирующее положение и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что названный словесный элемент является сильным элементом этих обозначений.

Суд первой инстанции также признал правильным вывод Роспатента о фонетическом и семантическом тождестве сильных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в связи с чем пришел к заключению о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Оспаривая вывод суда первой инстанции о сходстве сравниваемых обозначений, компания указывает на ошибочность того вывода суда первой инстанции, что словесные элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом черного цвета. Компания обращает внимание на то, что оба словесных элемента заявленного обозначения выполнены оригинальным шрифтом.

Действительно в обжалуемом судебном акте суд первой инстанции указал, что словесные элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом черного цвета, в то время как правильно отмечено в кассационной жалобе, они выполнены оригинальным шрифтом. Однако суд первой инстанции также отметил, что стиль написания словесных элементов не влияет на восприятие этих обозначений.

Таким образом, суд первой инстанции фактически учел различное графическое исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако пришел к тому выводу, что данные особенности не являются определяющими при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вопрос о том, насколько оригинальность шрифта, которым выполнено заявленное обозначение, носит настолько существенный характер, который мог бы привести к кардинально иному восприятию обозначения по сравнению с таким же обозначением, выполненным стандартным шрифтом, относится к компетенции суда первой инстанции.

Ввиду фонетического и семантического тождества сильного словесного элемента "MONSTER" заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, несмотря на отдельные графические отличия этих обозначений.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции соблюдена методология установления сходства сравниваемых обозначений.

Между тем установление данного обстоятельства не является достаточным для вывода о вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции не проводил проверку вывода Роспатента об однородности услуг 41-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, услугам 41-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, полагая, что компания не оспаривала этот вывод административного органа.

Между тем это не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

В поданном в Роспатент возражении компания выражала несогласие с выводом экспертизы об однородности указанных услуг и приводила в обоснование этого соответствующие доводы.

Так, в возражении (страницы 11-12) компания отмечала, что услуги 41-го класса МКТУ противопоставленных регистраций содержат общие формулировки и не отражают сферу деятельности их правообладателя, в то время как услуги заявленного обозначения содержат конкретные формулировки, напрямую относящиеся к сфере деятельности компании и раскрывающие ее суть.

В поданном в суд заявлении о признании недействительным ненормативного правового акта (страницы 18-20) компания также приводила доводы о неправомерности вывода Роспатента об однородности названных услуг.

Суд первой инстанции не учел указанные обстоятельства и без проверки вывода Роспатента об однородности вышеуказанных услуг, исходя лишь из сходства сравниваемых обозначений, пришел к преждевременному выводу о вероятности смешения названных обозначений.

Как разъяснено в пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", нарушение судом инстанции принципов равноправия и состязательности сторон (статьи 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) может являться основанием для отмены судебных актов, если допущенные нарушения привели к тому, что при рассмотрении дела не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного применения законов и иных нормативных правовых актов.

Поскольку вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров, а последнее из обстоятельств суд первой инстанции не проверял вопреки доводам компании, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции не установил все обстоятельства, необходимые для рассмотрения настоящего дела.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Принимая во внимание решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 13.12.2021 о прекращении с 20.12.2021 полномочий судьи Суда по интеллектуальным правам Ерина А.А. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с уходом в отставку, дело подлежит рассмотрению в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе проверить вывод административного органа об однородности услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, а также вероятности смешения этих обозначений в гражданском обороте, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять законное и обоснованное решение.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2021 по делу N СИП-352/2021 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина