Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2022 г. по делу N СИП-512/2021 Суд признал актом недобросовестной конкуренции действия индивидуального предпринимателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, поскольку действия ответчика по приобретению исключительного права на спорный товарный знак направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству, могут причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести вред его деловой репутации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2022 г. по делу N СИП-512/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2022 г. N С01-230/2022 по делу N СИП-512/2021 настоящее решение отменено в части признания актом недобросовестной конкуренции действий ИП Олейникова Р.О. по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 710946 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 20 января 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В. рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Сафарова Рината Рафкатовича (г. Казань, ОГРНИП 307169011400030) и индивидуального предпринимателя Сафарова Аската Рафкатовича (г. Казань, ОГРНИП 304165836600428) к индивидуальному предпринимателю Олейникову Роману Олеговичу (г. Краснодар, ОГРНИП 319237500081080) о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 710946.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Сафарова Рината Рафкатовича - Галявиев Г.Р. (по доверенности от 20.02.2021);

от индивидуального предпринимателя Сафарова Аската Рафкатовича - Галявиев Г.Р. (по доверенности от 20.02.2021);

от индивидуального предпринимателя Олейникова Романа Олеговича - Кобжицкий Д.А. (по доверенности от 22.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Сафаров Ринат Рафкатович и индивидуальный предприниматель Сафаров Аскат Рафкатович (далее - истцы) обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Олейникову Роману Олеговичу (далее - ответчик, Олейников Р.О.) о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 710946.

В обоснование заявленных требований истцы ссылаются на следующие обстоятельства.

С 2015 года они осуществляют производство и реализацию красок "HOLIDAY PAINT". С 2018 года истцы начали реализовывать данные товары также ответчику и индивидуальному предпринимателю Фобэско Сергею Александровичу.

Вместе с тем Фобэско С.А. 26.07.2018 подал заявку N 2018731539 на регистрацию сходного обозначения "" в качестве товарного знака, права по которой он затем уступил Олейникову Р.О. Данное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя ответчика 20.05.2019 (свидетельство Российской Федерации N 710946).

Спустя некоторое время после приобретения исключительного права на товарный знак ответчик предъявил истцам иск о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации (дело N А65-26788/2020).

С учетом этого истцы полагают, что целью регистрации товарного знака являлось вытеснение Олейниковым Р.О. истцов с рынка и намерение причинить вред, в связи с чем действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак являются недобросовестной конкуренцией.

Олейников Р.О. в отзыве на исковое заявление и дополнительных пояснениях возражает против удовлетворения исковых требований.

Ответчик указывает, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (26.07.2018) являлся физическим лицом, а не предпринимателем. Кроме того, истцы выступали в качестве поставщиков продукции ответчику. Указанное, по мнению ответчика, свидетельствует об отсутствии конкурентных отношений между ним и истцами и само по себе является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Ответчик отмечает, что обозначение "HOLIDAY PAINT" не обладало широкой известностью на момент подачи заявки N 2018731539 на регистрацию товарного знака.

Олейников Р.О. считает, что единственной целью регистрации упомянутого обозначения являлась индивидуализация товаров и услуг, а не намерение причинить вред истцам.

Наряду с этим ответчик обращает внимание на подачу искового заявления в суд в отношении истцов лишь спустя полтора года, воспринимая данный факт как подтверждение своей добросовестности.

Кроме того, Олейников Р.О. ссылается на факт подачи заявки на регистрацию обозначения "HOLIDAY PAINT" другим лицом - индивидуальным предпринимателем Фобэско С.А.

На этом основании ответчик полагает, что не имеется правовых оснований для признания его действий, связанных с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, недобросовестной конкуренцией.

В судебном заседании представитель истцов поддержал исковые требования.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, индивидуальным предпринимателем Фобэско С.А. 26.07.2018 подана заявка N 2018731539 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 2-го и 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В Роспатент 16.04.2019 подано заявление об изменении сведений о заявителе по названной заявке, в соответствии с которым заявителем по заявке стал Олейников Р.О., соответствующие сведения внесены Роспатентом в материалы административного дела по заявке 25.04.2019.

Указанное обозначение было зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака 20.05.2019 с приоритетом по дате подачи заявки, ответчику выдано свидетельство Российской Федерации N 710946 на товарный знак.

Истцы, полагая, что действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на указанный товарный знак содержат признаки недобросовестной конкуренции, обратились в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемыми исковыми требованиями.

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается каждый акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способны каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

По смыслу статьи 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Только установление всей совокупности этих обстоятельств позволяет признать действия по приобретению и использованию прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 Постановления N 10, дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того лица, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.

Суд полагает, что истцы заинтересованы в предъявлении рассматриваемого иска, поскольку в связи с использованием ими сходного со спорным товарным знаком обозначения к ним был предъявлен иск Олейниковым Р.О. о запрещении использования товарного знака и взыскании компенсации.

Таким образом, в настоящем деле подлежат проверке доводы истцов, касающиеся наличия в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции в отношении приобретения и использования последним исключительного права на вышеуказанный товарный знак.

Исследовав представленные истцами в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что они подтверждают данные доводы, ввиду следующего.

Поскольку цель (мотив) совершаемых субъектом действий при недобросовестной конкуренции направлены на создание преимуществ над конкурентами, в данном случае необходимо установление наличия конкурентных отношений между истцами и ответчиком.

Наличие конкурентных отношений, являющихся объектом правонарушения, предусмотренного статьей 14.4 Закона о защите конкуренции, служит необходимым элементом состава данного правонарушения. При отсутствии конкурентных отношений между сторонами спора нельзя признать установленной и субъективную сторону правонарушения, поскольку цель (мотив) совершаемых субъектом действий не могут быть направлены на создание преимуществ над конкурентами.

При этом критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, а также должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, правовое значение в данном случае имеет установление факта наличия конкурентных отношений между сторонами на дату совершения ответчиком действий, направленных на приобретение исключительного права на обозначение "HOLIDAY PAINT" в качестве товарного знака по упомянутой заявке.

Как указано выше, заявление об изменении сведений о заявителе по заявке N 2018731539 подано 16.04.2019. Соответственно именно на эту дату необходимо оценивать наличие конкурентных отношений между сторонами спора.

В силу пункта 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

При исследовании наличия (отсутствия) всей совокупности признаков недобросовестной конкуренции в действиях ответчика суд исходит из следующих обстоятельств.

Из материалов дела следует, что по состоянию на указанную дату стороны вводили в гражданский оборот краски с обозначением "HOLIDAY PAINT".

При этом ответчик закупал данные краски у соистца Сафарова Р.Р.

Так, первая отгрузка данного товара Сафаровым Р.Р. ответчику состоялась 29.10.2018, что подтверждается накладной (том 1, л. д. 60). Впоследствии эти краски неоднократно поставлялись Сафаровым Р.Р. ответчику, что подтверждается имеющимися в материалах дела накладными.

Исходя из существа договорных отношений между сторонами, объемов закупаемой краски, последние поставлялись ответчику для последующей реализации потребителям, что не оспаривалось ответчиком.

Таким образом, по состоянию на 16.04.2019 стороны осуществляли предпринимательскую деятельность на одном и том же товарном рынке по реализации красок.

Вопреки позиции ответчика, указанные договорные отношения между сторонами сами по себе не исключают, что на момент подачи заявления об изменении сведений о заявителе по названной заявке стороны конкурировали между собой на рынке продажи красок.

Как усматривается из обстоятельств настоящего спора, Сафаров Р.Р. и Олейников Р.О. действовали на рынке в качестве самостоятельных субъектов предпринимательской деятельности, имея собственную у каждого цель извлечения прибыли от личных торговых операций.

Таким образом, суд не может согласиться с позицией ответчика о том, что стороны не являлись конкурентами, мотивированной ссылками на имевшие место закупки красок ответчиком у Сафарова Р.Р.

Суд по интеллектуальным правам считает несостоятельным довод ответчика об отсутствии между ним и истцами конкурентных отношений, в обоснование которого ответчик указывает на то, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака (26.07.2018) ответчик не обладал статусом индивидуального предпринимателя, приобретенным позднее - 07.03.2019.

Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака (26.07.2018) в данном случае не является относимой при установлении факта недобросовестной конкуренции со стороны ответчика. Правовое значение имеет дата подачи заявления об изменении сведений о заявителе по заявке N 2018731539, т.е. 16.04.2019. На эту дату ответчик уже обладал статусом индивидуального предпринимателя.

Использование спорного обозначения истцами при осуществлении деятельности по реализации красок под обозначением "HOLIDAY PAINT" до 16.04.2019 и известность ответчику о данном обстоятельстве подтверждается представленными в материалы дела доказательствами - в частности, дилерским договором от 15.12.2017 (т. 1, л. д. 32-36), расходной накладной N 293 от 29.10.2018 (т. 1, л. д. 60), расходной накладной N 310 от 23.11.2018 (т. 1, л. д. 63) и накладной N 46 от 15.04.2019 (т. 1, л. д. 59).

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают факт использования спорного обозначения Сафаровым Р.Р. до даты подачи заявления об изменении сведений о заявителе по заявке N 2018731539 на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (16.04.2019).

Ссылка ответчика на отсутствие широкой известности данного обозначения не имеет в рассматриваемом случае самостоятельного правового значения, с учетом обстоятельств настоящего спора. С учетом того, что Олейников Р.О., начиная с 29.10.2018, приобретал у Сафарова Р.Р. краски с обозначением "HOLIDAY PAINT", он не мог не знать о том, что данное обозначение используется этим лицом.

Кроме того, материалами дела опровергается довод ответчика о том, что целью регистрации упомянутого обозначения являлась только индивидуализация товаров и отсутствие стремления причинить вред истцам и вытеснить их с рынка.

Так, ответчик спустя полтора года после регистрации спорного товарного знака обратился в суд с требованиями к истцам о прекращении незаконного использования товарного знака и о взыскании компенсации в размере 400 000 рублей (дело N А65-26788/2020).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о намерении ответчика причинить вред истцам и вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Таким образом, ответчик первоначально приобретал товар у Сафарова Р.Р., затем зарегистрировал на свое имя товарный знак, имеющий высокую степень сходства с обозначением, которым истцы маркировали этот товар, после чего спустя некоторое время обратился к истцам с иском о запрещении использовать это обозначение и взыскании компенсации.

При этом из представленных в материалы настоящего дела документов, относящихся к делу N А65-26788/2020, следует, что Олейников Р.О. воспринимал соистцов в качестве совместно действующих на рынке реализации красок.

При таких обстоятельствах суд полагает доказанным, что действия ответчика по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 710946 направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, могут причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести вред его деловой репутации.

В связи с этим суд приходит к выводу о наличии в действиях ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 710946, признаков недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного требования истцов о признании действий ответчика, связанных с приобретением и использованием исключительного права на указанный товарный знак, недобросовестной конкуренцией, подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина, уплаченная при обращении с исковым заявлением, в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Сафарова Рината Рафкатовича и индивидуального предпринимателя Сафарова Аската Рафкатовича удовлетворить.

Признать актом недобросовестной конкуренции действия индивидуального предпринимателя Олейникова Романа Олеговича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 710946.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Олейникова Романа Олеговича (ОГРНИП 319237500081080) в пользу индивидуального предпринимателя Сафарова Рината Рафкатовича (ОГРНИП 307169011400030) 3 000 (Три тысячи) рублей и в пользу индивидуального предпринимателя Сафарова Аската Рафкатовича (ОГРНИП 304165836600428) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

С.П. Рогожин

А.А. Снегур