Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2022 г. N С01-2213/2021 по делу N А64-8491/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку им не соблюдена методология установления сходства между спорным обозначением и товарным знаком истца, а также не вынесен на обсуждение сторон вопрос об определении размера компенсации и способе ее расчета

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2022 г. N С01-2213/2021 по делу N А64-8491/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 января 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - Борисовой Ю.В.,

судей - Мындря Д.И., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" (ул. Бульвар Осенний, д. 4, эт. 1, ком. 21А, 21Б, 121609, Москва, ОГРН 1147746779135) на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021 по делу N А64-8491/2020 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" к обществу с ограниченной ответственностью Резервуарный завод "ВЕССЕЛ" (Промышленная зона, здание 39, Тамбовская область, пос. Строитель, 392526, ОГРН 1106829006349) и к обществу с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (ул. Южная, д. 4, г. Котовск, Тамбовская область, 393190, ОГРН 1176820016196) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено областное государственное унитарное предприятие "Усманский водоканал" (ул. Чернышевского, д. 123, г. Усмань, Усманский р-н, Липецкая область, 399370, ОГРН 1214800007674).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" - Миронов В.С. (по доверенности от 10.01.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" - Федосеев В.И. (по доверенности от 26.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БИОКСИ-ПРО" (далее - истец, общество "БИОКСИ-ПРО") обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Резервуарный завод "ВЕССЕЛ" (далее - общество "ВЕССЕЛ", ответчик 1) и обществу с ограниченной ответственностью "Стройиндустрия" (далее - общество "Стройиндустрия", ответчик 2) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 81 661 602 рублей (с учетом уточненных требований, принятых судом).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено областное государственное унитарное предприятие "Усманский водоканал" (далее - предприятие).

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился с кассационной жалобой, в которой просит оспариваемые судебные акты отменить, заявленные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Податель кассационной жалобы утверждает, что именно коммерческое предложение истца взято в основу разработки проектной документации для строительства очистных сооружений в г. Усмань со строительством 2-й очереди, при этом коммерческое предложение основано на зарегистрированном за истцом товарном знаке и дополненным техническими показателями производимой продукции 5 000 кубических метров в сутки аэрации рыбхоза, то есть "БИОКСИ 5000АР".

Вместе с тем общество "БИОКСИ-ПРО" отмечает, что указание конкретного товарного знака в проектной документации не является нарушением, однако исполнение контракта с указанием товарного знака без соответствующего разрешения правообладателя является нарушением прав владельца товарного знака.

Кассатор отмечает, что общество "Стройиндустрия" и общество "ВЕССЕЛ" знакомы с содержанием проектной документации "Очистные сооружения г. Усмани со строительством 2-й очереди" и не могли не знать о коммерческом предложении истца, на основании которого и разрабатывался весь проект.

Относительно вывода суда первой инстанции о том, что аббревиатура "БИОКСИ 5000АР" означает - биологический комплекс сооружений инфраструктуры, аэрационный, производительностью 5000 м3/сутки является общепринятым наименованием очистных сооружений, податель кассационной жалобы утверждает, что указанный вывод является необоснованным, по мнению кассатора, основан исключительно на объяснениях ответчика и ничем не подтвержден.

Общество "БИОКСИ-ПРО" выражает несогласие с оценкой судами первой и апелляционной инстанций спорного обозначения, в частности кассатор не согласен с выводом о том, что оно не порождает у потребителей ассоциативную связь с конкретными товарами, производимыми истцом и маркируемыми товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 328256, а также о том, что вероятность смешения в гражданском обороте продукции истца, маркированной товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 328256, и продукции общества "ВЕССЕЛ", крайне низкая.

Кассатор утверждает, что обозначения "БИОКСИ" и "БИОКСИ 5000АР" являются идентичными, в частности дополнение 5000АР является указанием на технические характеристики и целевое предназначение производимого товара, то есть 5 000 кубических метров в сутки.

Податель кассационной жалобы также отмечает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в частности путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

При этом кассатор указывает, что из содержания акта о приемке выполненных работ КС-2 от 07.07.2020 N 5, подписанного между обществом "Стройиндустрия" и предприятием, следует, что общество "Стройиндустрия" поставило комплект оборудования "БИОКСИ 5000АР". Данным актом определена и его стоимость, которая была взята в основу заявленных исковых требований.

Таким образом, кассатор полагает, что использование его товарного знака на товаро-сопроводительной документации свидетельствует о нарушении его исключительных прав на соответствующее средство индивидуализации.

Общество "ВЕССЕЛ", общество "Стройиндустрия" представили отзывы на кассационную жалобу, в которых выразили несогласие с указанными в ней доводами, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

В судебном заседании, состоявшемся 26.01.2022, представитель общества "БИОКСИ-ПРО" выступил по доводам кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "Стройиндустрия" выступил по доводам, содержащимся в отзыве на кассационную жалобу, просил оставить обжалуемые акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе и отзывах на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и таких нарушений не выявлено.

Как усматривается из материалов дела, общество "БИОКСИ-ПРО" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328256 (дата приоритета - 16.11.2005, дата регистрации - 20.06.2007, срок действия правовой охраны - до 16.11.2025). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "совокупность технических средств (приборов, устройств и установок), обеспечивающих функционирование систем приема, сбора, обработки, обеззараживания и утилизации стоков, в том числе канализационных и бытовых; части указанных технических средств; туалеты передвижные; устройства для вентиляции, охлаждения, нагрева; устройства и аппараты для дезинфекции, дезодорации воздуха; водоспуски для туалетов; кабины душевые; краны; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для ванных комнат, саун; приборы водозаборные" и услуг 37-го класса МКТУ: "установка, ремонт, техническое обслуживание технических средств (приборов, устройств и установок), обеспечивающих функционирование систем приема, сбора, обработки, обеззараживания и утилизации стоков, в том числе канализационных и бытовых".

В ноябре 2019 года предприятие проводило аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди", подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ выбрано общество "Стройиндустрия" (ИНН 6825007671).

Общество "Стройиндустрия" обратилось к истцу с предложением изготовить комплекс очистной станции и сообщить стоимость ее комплектующих.

В итоге 17.12.2019 между обществом "ВЕССЕЛ" и обществом "Стройиндустрия" заключен договор поставки продукции N 191217-RZ-STI, согласно пункту 1.1. которого поставщик обязуется на условиях настоящего договора поставить заказчику продукцию согласно спецификации N 1 для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди". Согласно спецификации N 1 к указанному договору ответчик принял на себя обязательства поставить очистные сооружения биологической очистки хозяйственно бытового стока "БИОКСИ 5000АР".

Истец, ссылаясь на то, что им не предоставлялось ответчикам разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 328256, обратился к ответчику с претензией. Однако в досудебном порядке урегулировать возникший спор сторонам не удалось.

Полагая, что ответчиками нарушены исключительные права на спорный товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Общество "Стройиндустрия", возражая против удовлетворения исковых требований, указало, что товарный знак истца не использовался при осуществлении хозяйственной деятельности общества "Стройиндустрия", обозначение "БИОКСИ 5000АР" включено в документы, подтверждающие исполнение контракта, в описательных целях, отсутствуют признаки сходства до степени смешения спорного обозначения с товарным знаком истца.

Общество "ВЕССЕЛ" также возражало против удовлетворения исковых требований, в обоснование своих возражений указало, что общество продукцию под товарным знаком "БИОКСИ" не выпускает; товарный знак "БИОКСИ" не использует; ни один товар, входящий в комплекс очистных сооружений, поставленный обществом "Стройиндустрия", не был маркирован товарным знаком истца; вся продукция производится обществом "ВЕССЕЛ" под товарным знаком "ВЕССЕЛ".

Истец настаивал, что размещение на паспорте товара, а также декларации о соответствии товара техническим регламентам обозначения "БИОКСИ 5000АР", а также реализация оборудования, на которое оформлены вышеуказанные документы, является нарушением исключительных имущественных прав общества "БИОКСИ-ПРО" на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328256.

Суд первой инстанции установил, что спорное обозначение размещено в паспорте изделия "Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока "БИОКСИ 5000АР", разработанном обществом "ВЕССЕЛ", а также в декларации о соответствии товара техническим регламентам Евразийского экономического союза ЕАЭС N RUД-1Ш.НХ37.В.08322/20, зарегистрированной в Федеральной службе по аккредитации 17.09.2020 и выданной обществу "ВЕССЕЛ".

Вместе с тем суд первой инстанции указал, что в материалах дела не имеется доказательств того, что спорным обозначением маркировалось оборудование, в том числе его составные элементы, поставленное по договору поставки продукции от 17.12.2019 N 191217-RZ-STI, заключенному между победителем аукциона обществом "Стройиндустрия" и обществом "ВЕССЕЛ".

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что аббревиатура "БИОКСИ 5000АР" использована обществом "ВЕССЕЛ" в паспорте изделия для указания общего названия поставляемого комплекса очистных сооружений как совокупности товаров определенной группы, объединенных общим назначением, вместе с тем отметил, что спорное обозначение широко и на протяжении длительного времени используется разными производителями в сфере коммунального хозяйства в отношении идентичных или однородных товаров.

Относительно размещения в декларации о соответствии оборудования для коммунального хозяйства от 17.09.2020 обозначения "БИОКСИ 5000АР", суд первой инстанции отметил, что в указанной декларации отражено, что очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока произведены под торговой маркой "ВЕССЕЛ".

По мнению суда первой инстанции, использование обществом "ВЕССЕЛ" в паспорте товара обозначения "БИОКСИ 5000АР" не является средством индивидуализации товаров, а использовано в общеупотребимом значении, в качестве термина (информации), описывающего характеристики поставленного оборудования, в том числе, указывающего на сферу его применения.

Суд первой инстанции также согласился с позицией ответчиков о том, что использование словесных элементов, входящих в состав чужого товарного знака, в бухгалтерских (первичных документах), исполнительной документации не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Помимо прочего, изучив паспорт изделия, разработанный обществом "ВЕССЕЛ", а также декларацию о соответствии товара техническим регламентам Евразийского экономического союза ЕАЭС N RUД-1Ш.НХ37.В.08322/20, выданную 17.09.2020 обществом "ВЕССЕЛ" в отношении поставленного товара, суд первой инстанции отметил следующее.

В паспорте изделия на очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока "БИОКСИ 5000АР", а также в декларации о соответствии товара, содержится указание на спорное обозначение "БИОКСИ".

Помимо прочего в рамках рассмотрения дела ответчики заявили, что спорное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком истца "БИОКСИ" по свидетельству Российской Федерации N 328256.

Проведя анализ спорных обозначений, на основании общего зрительного восприятия, вида шрифта, графического написания, расположения букв по отношению друг к другу, цветовых сочетаний, используемых в сравниваемых обозначениях, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что между обозначением "БИОКСИ 5000АР" и товарным знаком истца отсутствует графическое сходство.

Суд также отметил низкое звуковое сходство сравниваемых обозначений, поскольку имеется вхождение обозначения "БИОКСИ" в обозначение товарного знака истца, обозначение "БИОКСИ 5000АР" дополнительно содержит цифровые и буквенные элементы, соответственно, имеется несовпадение по используемому буквенному сочетанию, что влечет несовпадение по звукосочетанию.

Суд первой инстанции согласился с доводами ответчиков, что отсутствует семантическое сходство сравниваемых обозначений, поскольку обозначение "БИОКСИ 5000АР" представляет собой аббревиатуру - БИОлогический Комплекс Сооружений Инфраструктуры АэРационный, производительностью 5000 м3/сутки. Смысловое значение, позволяющее отнести обозначение "БИОКСИ 5000АР" к аббревиатуре, применяемой в области коммунального хозяйства, вытекает из указания на производительность биологического комплекса.

Анализируя предоставленное обозначение, суд первой инстанции также указал, что сильным, доминирующим элементом товарного знака истца, на котором концентрируется практически все внимание потребителя, является графическое изображение, имитирующее воду, вытекающую из трубы. При этом суд отметил, что какие-либо графические элементы в обозначении, используемом ответчиками, отсутствует.

Проведя анализ сравниваемых обозначений, суд первой инстанции указал на низкую степень сходства сравниваемых обозначений и пришел к выводу о том, что вероятность смешения товарного знака истца и спорного обозначения, отсутствует.

Суд первой инстанции также отметил, что как следует из пояснений истца, товарный знак используется им для маркировки товаров 11-го класса МКТУ, к числу которых относится оборудование, входящее в состав очистных сооружений. Обществом "ВЕССЕЛ" также производятся товары в области очистки сточных вод, что привело суд первой инстанции к выводу о производстве сторонами по делу товаров одного назначения в сфере коммунального хозяйства.

По мнению суда первой инстанции, использование ответчиками спорного обозначения, не порождает у потребителей ассоциативную связь с конкретными товарами, производимыми истцом и маркируемыми товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 328256, вероятность смешения в гражданском обороте продукции истца, маркированной товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 328256 и продукции общества "ВЕССЕЛ", крайне низкая.

При сравнении товарного знака истца "БИОКСИ" и обозначения "БИОКСИ 5000АР" суд первой инстанции пришел к выводу, что обозначение, использованное ответчиками, не ассоциируется с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 328256 с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия.

Суд первой инстанции указал, что отсутствие сходства до степени смешения обозначения "БИОКСИ 5000АР" с товарным знаком истца, подтверждается также тем, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 793497, правообладатель общество "ВЕССЕЛ", в отношении товаров 06, 07, 11-го и услуг 35, 37, 40, 42-го классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу, что оспариваемые истцом действия ответчиков не нарушают исключительного права истца на товарный знак.

Таким образом, основания обязать ответчиков прекратить производство продукции под товарным знаком "БИОКСИ"; обязать уничтожить за свой счет всю произведенную контрафактную продукцию судом первой инстанции не усмотрены.

В свою очередь, суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции о том, что по смыслу положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) использование словесных элементов, входящих в состав чужого товарного знака, в бухгалтерских (первичных документах), исполнительной документации, не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика, о том, что сходство сравниваемых обозначений до степени смешения отсутствует, а также о том, что оспариваемые истцом действия ответчиков не нарушают исключительного права истца на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции отметил, что суд первой инстанции верно принял во внимание тот факт, что указанная продукция представляет собой узкоспециализированное оборудование производственно-технического назначения в области коммунального хозяйства, а ее покупателями, как правило, являются профессиональные участники рынка очистных сооружений.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, в отзывах на неё, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в силу следующего.

В силу статьи 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями, содержащимися в пункте 162 Постановления N 10.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебных актов в силу следующего.

Так, судебная коллегия соглашается с аргументами кассационной жалобы о том, что выводы суда первой инстанции о том, что аббревиатура "БИОКСИ 5000АР" является общепринятым наименованием очистных сооружений, не основаны на материалах дела, мотивированные суждения, по каким основаниям суды первой и апелляционной инстанций пришли к таким выводам, в обжалуемых судебных актах отсутствуют.

Что касается доводов общества "БИОКСИ-ПРО" о несогласии с оценкой суда первой инстанции на предмет сходства и вероятности смешения спорного обозначения и товарного знака, принадлежащего истцу, судебная коллегия прежде всего отмечает, что как суд кассационной инстанции она проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена, как уже было указано, Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Судебная коллегия не может признать соблюденной судом первой инстанции методологию при оценке сходства и вероятности смешения спорного обозначения и товарного знака истца, в частности, при определении сильного (доминирующего) элемента в комбинированном обозначении.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, при проведении оценки на предмет сходства и вероятности смешения сравниваемых обозначения и товарного знака истца судом первой инстанции не приняты во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 Постановления N 10, согласно которым для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Проанализировав спорное обозначение и товарный знак истца, суд первой инстанции установил низкую степень сходства и пришел в связи с этим к выводу, что вероятность смешения отсутствует.

При этом суд первой инстанции также отметил, что товарный знак используется истцом для маркировки товаров 11-го класса МКТУ, к числу которых относится входящее в состав очистных сооружений оборудование, ответчик (общество "ВЕССЕЛ") также производит товары в области очистных сооружений.

Между тем в соответствии с положениями пункта 162 Постановления N 10 смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Аргументы суда первой инстанции об отсутствии сходства спорного обозначения с товарным знаком истца ввиду того, что Роспатентом на имя общества "ВЕССЕЛ" зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 793497, не могут быть приняты во внимание, поскольку по указанному свидетельству административным органом зарегистрирован 22.01.2021 комбинированный товарный знак, который не входит в предмет спора по данному делу, и эти аргументы не основаны на соответствующей методологии.

По мнению судебной коллегии, вышеизложенное также свидетельствует о несоблюдении судом первой инстанции методологии установления сходства между спорным обозначением и товарным знаком истца, а сделанные судом выводы не основаны на представленных в материалы дела доказательствах.

Заслуживают внимания и доводы кассатора о том, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в частности путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также доводы кассационной жалобы общества "БИОКСИ-ПРО" со ссылками на конкретные материалы дела о том, что использование его товарного знака на товаро-сопроводительной документации свидетельствует о нарушении исключительного права истца на соответствующее средство индивидуализации.

Судебная коллегия также отмечает, что, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что часть оборудования, входящая в состав комплекса биологической очистки, закупалась обществом "ВЕССЕЛ" у иных производителей, в этой связи представленный истцом на основании справки по форме КС-2 от 07.07.2020 расчет размера подлежащей к взысканию компенсации в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ во внимание принят быть не может.

Между тем судом первой инстанции не вынесен на обсуждение сторон вопрос об определении размера компенсации, не определены юридически значимые для дела обстоятельства, в том числе связанные с заявленным размером компенсации и способом ее расчета.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций не были установлены и исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности, и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом фактических обстоятельств настоящего дела.

Кроме того, при новом рассмотрении суду необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021 по делу N А64-8491/2020 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело N А64-8491/2020 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев