Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2022 г. по делу N СИП-595/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2022 г. по делу N СИП-595/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Об исправлении опечаток см. определение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2022 г. по делу N СИП-595/2020

Резолютивная часть решения объявлена 9 февраля 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Березиной А.Н., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кутявиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица Audiotec Fischer GmbH ( 26, 57392 Schmallenberg, Germany) к иностранному лицу Macon Brothers Trading FZC (SM-Office - B1-211 C, Ajman, AE-AJ, United Arab Emirates, LEI 894500M7486R6O4LF679) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 337258 и 450679.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представители иностранного лица Audiotec Fischer GmbH Волков Д.С., Полякова Д.А. (по доверенности от 26.05.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Audiotec Fischer GmbH (далее - компания Audiotec Fischer) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Macon Brothers Trading FZC (далее - компания Macon Brothers Trading) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 337258 в отношении всех зарегистрированных товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 450679 в отношении всех зарегистрированных товаров 7-го и 9-го классов МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Поскольку ответчик является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, которые не являются участником Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (г. Гаага, 15.11.1965), и при отсутствии договора с Объединенными Арабскими Эмиратами о вручении судебных документов, копия определения о принятии искового заявления заседания от 01.10.2020 и поручение о вручении документа (с надлежащим образом заверенным переводом на арабский язык) направлены через Министерство юстиции Российской Федерации компетентному органу Объединенных Арабских Эмиратов для вручения копии определения ответчику в соответствии с нормами международной вежливости и взаимности при оказании правовой помощи.

В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на шесть месяцев.

Согласно письму Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве от 10.11.2020 судебное поручение о вручении документов представителю ответчика направлено компетентному органу Объединенных Арабских Эмиратов.

На момент рассмотрения настоящего дела ответ компетентного органа Объединенных Арабских Эмиратов об исполнении поручения или о невозможности его исполнения в суд не поступил.

Кроме того, копии определения о принятии иска и об отложении предварительного судебного заседания от 01.10.2020 и от 12.07.2021 были направлены ответчику и его представителю на территории Российской Федерации напрямую и возвращены органами почтовой связи за истечением срока хранения корреспонденции.

Ввиду изложенного, с учетом установленного законом предельного срока рассмотрения дела, суд приходит к выводу о принятии исчерпывающих мер по надлежащему извещению иностранного лица, участвующего в деле.

Таким образом, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своего представителя в суд не направил.

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие с последующим направлением в адрес Роспатента копии принятого по данному делу судебного акта.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей компании и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные исковые требования, просили их удовлетворить.

В обоснование иска общество указывает на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, поскольку ведет деятельность по производству и продаже аудиосистем и электронных деталей (компонентов) для автомобилей, относящихся к товарам 9-го класса МКТУ и однородных товарам 9-го класса МКТУ товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 337258 и товарам 7-го и 9-го классов МКТУ товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 450679.

Истец также указывает, что имеет намерение использовать сходное до степени смешения с товарным знаком компании комбинированное обозначение для маркировки производимых товаров и с указанной целью подало заявку N 2019759957 на регистрацию товарного знака в Роспатент. В результате экспертизы указанной заявки в регистрации обозначения в качестве товарного знака отказано 14.02.2021, ввиду сходства до степени смешения со спорными товарными знаками ответчика.

Истец также ссылается на неиспользование товарных знаков ответчиком для маркировки спорных товаров.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 337258, дата регистрации - 12.11.2007, зарегистрированного в отношении товаров 9-го класса МКТУ, и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 450679, дата регистрации - 10.01.2012, зарегистрированного в отношении товаров 7-го и 9-го классов МКТУ, для которых испрашивается прекращение правовой охраны.

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование компанией спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица 23.04.2020.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Компанией Audiotec Fischer соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела направлением 23.04.2020 предложением о добровольном отказе от исключительных прав на спорные знаки обслуживания или об отчуждении исключительного права на него, адресованным ответчику и его представителю по адресам, указным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и месту нахождения ответчика, почтовой квитанцией и транспортной накладной, а также подачей иска 17.07.2020 через систему "Мой Арбитр".

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из положений статей 12 и 1486 ГК РФ и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 162 Постановления N 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При исследовании вопроса о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, судебная коллегия принимает во внимание следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, истцом в Роспатент подана заявка N 2019759957 от 25.11.2019 на государственную регистрацию комбинированного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09-го класса МКТУ.

В результате рассмотрения названной заявки Роспатентом принято решение 14.02.2021 об отказе в регистрации товарного знака, в котором обозначению истца противопоставлен спорные товарные знаки компании Macon Brothers Trading.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Оценив комбинированное обозначение в отношении которого подана заявка N 2019759957 и спорные товарные знаки, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения ассоциируется друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, ввиду фонетического тождества и существенного сходства по графическому критерию. Сравниваемые обозначения имеют тождественный словесный элемент "HELIX" - единственный элемент спорных товарных знаков и заявленного обозначения.

Таким образом, судебная коллегия считает, что спорные товарные знаки и обозначение истца по заявке N 2019759957 являются сходными.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены следующие документы: копия товарных накладных, инвойсов и упаковочных листов.

Оценив указанные доказательства, судебная коллегия считает, что они указывают на ведение истцом деятельности по производству и продаже электронных изделий и компонентов для использования в автомобильной технике. С учетом рода (электронные товары и изделия) и назначения (для использования в автомобильной промышленности), реализуемые истцом товары и товары 7-го и 9-го классов МКТУ спорных товарных знаков могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения, следовательно, эти товары являются однородными.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товары, указанные в заявке N 2019759957 идентичны или однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что общество является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 337258 в отношении товаров 9-го класса МКТУ и по свидетельству Российской Федерации N 450679 в отношении товаров 7-го и 9-го классов МКТУ.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

Поскольку предложение заинтересованного лица, оставленное без удовлетворения, направлено истцом в адрес компании Macon Brothers Trading 23.04.2020, то период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 23.04.2017 по 22.04.2020 включительно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Между тем, компанией в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования товарного знака для маркировки спорных товаров, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования общества о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации по свидетельству Российской Федерации N 337258 в отношении всех зарегистрированных товаров 9-го класса МКТУ и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 450679 в отношении всех зарегистрированных товаров 7-го и 9-го классов МКТУ.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования иностранного лица Audiotec Fischer GmbH удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 337258 в отношении всех зарегистрированных товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 450679 в отношении всех зарегистрированных товаров 7-го и 9-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с иностранного лица Macon Brothers Trading FZC в пользу иностранного лица Audiotec Fischer GmbH 12 000 (двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.Н. Березина

Судья

И.В. Лапшина