Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2022 г. по делу N СИП-1065/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правой охраны товарному знаку, в связи со сходством до степени смешения между обозначением и товарным знаком

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2022 г. по делу N СИП-1065/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 23 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Сидорской Ю.М., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Fabryka Armatur JAFAR S.A. (Kadyiego 12 Street 38-200 ) и общества с ограниченной ответственностью "Сибирь" (Адриена Лежена, д. 13, подъезд 5, тех. этаж, оф. 98, г. Новосибирск, ОГРН 1195476073110) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 07.07.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.04.2021 против предоставления правой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "СпецКомплектСервис" (ул. Адриена Лежена, д. 18/1, кв. 198, г. Новосибирск, ОГРН 1105476064990).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Fabryka Armatur JAFAR S.A. - Беляева О.А. (по доверенности от 21.04.2021 N 35), Брачев С.И. (по доверенности от 21.04.2021);

от Роспатента - Халявин С.Л. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-661/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Fabryka Armatur JAFAR S.A. (далее - фабрика) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 07.07.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.04.2021 против предоставления правой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224.

К участию в деле в качестве третьи лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "СпецКомплектСервис" и общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" (далее - общество "Сибирь").

В Суд по интеллектуальным правам общество "Сибирь" также обратилось с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.07.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224, делу присвоен номер СИП-1070/2021.

Определением от 17.01.2022 по делу N СИП-1070/2021 объединено с настоящим делом. Делу присвоен номер СИП-1065/2021.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название определения Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 17.01.2021"

В суд через систему "Мой Арбитр" 28.02.2021 поступил отзыв от Роспатента, в котором он поддерживает оспариваемое решение, считает его законным и обоснованным, просит в удовлетворении заявленных требований отказать. Поступивший отзыв суд приобщил к материалам дела.

В судебном заседании представители фабрики поддержал заявленные требования, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований.

Общество "Сибирь" и общество с ограниченной ответственностью "СпецКомплектСервис", надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для проведения судебного заседания в их отсутствие, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 123 и 156 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом, товарной знак "JAFAR" по свидетельству Российской Федерации N 667224 зарегистрирован на имя общества с ограниченной ответственностью "СпецКомплектСервис" (в дальнейшем исключительное право на товарный знак отчуждено обществу "Сибирь", дата регистрации договора в Роспатенте 01.10.2020 за N РД0342432) по заявке N 2017740816 от 02.10.2017 с приоритетом от указанной даты (далее - спорный товарный знак) в отношении широкого перечня товаров 6, 7, 11, 19, 20-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно:

- товаров 6-го класса "арматура для трубопроводов для подвода сжатого воздуха металлическая; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; трубы водопроводные металлические; трубопроводы металлические; трубы для вентиляционных установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы металлические. 07 - водонагреватели [части машин]; вентили [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; компрессоры [машины]; краны спускные [водоотделители]; краны [детали машин или двигателей]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; клапаны редукционные [детали машин]".

- товаров 11-го класса "вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; водонагреватели; воздухонагреватели; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; кондиционеры; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; установки водопроводные; установки для кондиционирования воздуха; установки систем водоснабжения".

- товаров 19-го класса "клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; трубы водопроводные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические".

- товаров 20-го класса "клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; краны для бочек неметаллические".

- услуг 35-го класса "изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]".

Фабрика от 27.04.2021 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Доводы возражения сводились к следующему:

- согласно представленным материалам, право на фирменное наименование у Фабрики возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 14.05.2002;

- фирменное наименование Fabryka Armatur "JAFAR" S.A. переводится на русский язык как "акционерное общество Фабрика Арматуры "ЯФАР";

- отличительная часть фирменного наименования "JAFAR" ("ЯФАР") является сходной со спорным товарным знаком;

- основным видом деятельности Фабрики является производство кранов и арматуры, а также литье меди и сплавов меди, неспециализированная торговля, литье иных металлов, обработка металлов и другие, который следует признать однородным оспариваемым товарам 6, 7, 11, 19, 20-го классов и услуг 35-го класса МКТУ;

- представленные с возражением материалы свидетельствуют о введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот Российской Федерации, в том числе, посредством своего официального дистрибьютора, однородных товаров;

- Фабрика является лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку продолжает импортировать на территорию Российской Федерации продукцию, однородную товарам спорного товарного знака;

- при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, в графе "описание заявленного обозначения" заявителем указано, что обозначение "JAFAR" имеет произношение "ДЖАФАР", относится к арабскому имени и не имеет другого значения, что следует рассматривать как обход закона с противоправной целью (пункт 1 статьи 10 ГК РФ);

- слово "JAFAR" образовано путем сложения названия города Ясло (польск. Jaslo), в котором расположено лицо, подавшее возражение, и элементом "FAR", который является акронимом к словосочетанию "fabryka armatur", то есть имеет заложенное смысловое значение "фабрика арматур из Ясло".

На основании изложенного Фабрика просила удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 667224 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке N 667224;

2. ГОСТ 19681-2016;

3. Эксклюзивные дистрибьюторские договоры 2013 - 2017 гг.;

4. Соглашение от 11.06.2013 о смене наименования дистрибьютора;

5. Сертификаты эксклюзивного дистрибьютора;

6. Спецификации, декларации на товары, международные товарно-транспортные накладные и инвойсы;

7. Декларации о соответствии и сертификаты соответствия;

8. Дилерские договоры, спецификации и универсальные передаточные документы к ним;

9. Договоры поставки и спецификации к ним;

10. Копия декларации на товары N 10228010/130421/0156538 с приложением;

11. Выписка из торгового реестра Польши в отношении польской компании F.A. "JAFAR" S.A. с переводом на русский язык;

12. Копия перевода Устава Fabryka Armatur "JAFAR" S.A.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатент пришел к выводу о признал обоснованными доводы возражения о несоответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, на основании чего принял решение от 07.07.2021, которым признал предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительным частично в отношении всех товаров 6-го, 7-го классов МКТУ, части товаров 11-го класса МКТУ "водонагреватели; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; установки водопроводные; установки систем водоснабжения"; части товаров 19 класса МКТУ "клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; трубы водопроводные неметаллические" и всех товаров 20 класса МКТУ".

В отношении остальной части товаров и услуг, указанных в возражении Фабрики, Роспатент отказал в признании спорного товарного знака не соответствующим пункту 8 статьи 1483 ГК РФ поскольку не представлены доказательства ведения фабрикой деятельности в отношении указанных товаров и услуг или однородных им.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 07.07.2021 (далее - оспариваемое решение), фабрика и общество "Сибирь" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

Фабрика считает, что Роспатент при рассмотрении возражений неправильно применил пункт 8 статьи 1483 ГК РФ и не рассмотрел её доводы в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Кроме того, фабрика указывает, что товары 11-го и 19-го классов МКТУ, предназначенные для кондиционирования воздуха, являются однородными по отношению к товарам, предназначенным для отопления.

Кроме того, фабрика настаивает на том, что регистрация спорного товарного знака является злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 ГК РФ.

Общество "Сибирь" считает необоснованным выводы решения Роспатента о сходстве фирменного наименования фабрики и спорного товарного знака, а также о доказанности использования фирменного наименования фабрики до даты приоритета спорного товарного знака.

В указанной связи заявитель настаивает на том, что представленные Фабрикой доказательства не подтверждают ведение ею под своим фирменным наименованием деятельности в Российской Федерации до приоритета спорного знака в отношении однородных товаров и услуг, тогда как общество "Сибирь" представило достаточное количество доказательств, подтверждающих производство и реализацию продукции на территории Российской Федерации вплоть до настоящего момента.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает, что заявленные требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано Обществом в суд в срок, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что иными участвующими в деле лицами не оспаривается.

С учетом даты подачи заявки (02.10.2017), по которой зарегистрирован спорный товарный знак, и пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При проверке решения Роспатента на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия установила следующее.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Применительно к разъяснениям, изложенным в абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в абзаце 3 пункта 162 постановления Пленума N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Из норм гражданского законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции следует, что в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Из представленных в отношении правового статуса компании документов, в частности из выписки из торгового реестра Польши, Роспатент установил, что право на фирменное наименование "Fabryka Armatur "JAFAR" S.A." возникло у фабрики 14.05.2002, т.е. до даты приоритета спорного товарного знака (02.10.2017).

При исследовании фирменного наименования фабрики и спорного товарного знака Роспатент установил, что товарный знак "JAFAR" сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования Фабрики "Fabryka Armatur "JAFAR", при этом часть фирменного наименования "JAFAR" является сильным элементом и несет основную индивидуализирующую функцию. При этом иные элементы фирменного наименования лица, подавшего возражение, относятся к слабым, поскольку представляют собой указание на организационно-правовую форму (S.A. указывает на форму акционерного общества) и на вид предприятия (Fabryka Armatur)).

При рассмотрении вопроса об однородности товаров и услуг фабрики и товаров и услуг регистрации спорного товарного знака Роспатент исследовал эксклюзивные дистрибьюторские договоры от 2013, 2015, 2016, 2017 годов, соглашение о смене наименования дистрибьютора от 2013, сертификат эксклюзивного дистрибьютора, договоры поставки и установил, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, импортировало на территорию Российской Федерации продукцию для водоснабжения.

Кроме того, Роспатент принял во внимание декларации о соответствии на такую продукцию как "арматура трубопроводная промышленная", "гидранты пожарные подземные", в которых Fabryka Armatur "JAFAR" S.A. (АО Фабрика арматур "ЯФАР") указано в качестве изготовителя продукции, и исследовал ГОСТ 19681-2016, согласно которому под арматурой трубопроводной промышленной следует понимать водоразборную арматуру - смесители, краны и лабораторную арматуру, в том числе ниппели, панели и т.п. для холодной и горячей воды при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа и температуре до 75°C, предназначенную для санитарно-технических приборов и водоподогревателей открытого типа, устанавливаемых в зданиях различного назначения.

Исходя из имеющихся в деле документов, датированных до даты приоритета спорного товарного знака, Роспатент установил, что продукция фабрики однородна товарам спорного товарного знака 6-го класса "арматура для трубопроводов для подвода сжатого воздуха металлическая; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; трубы водопроводные металлические; трубопроводы металлические; трубы для вентиляционных установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы металлические" МКТУ, 7-го класса "водонагреватели [части машин]; вентили [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; компрессоры [машины]; краны спускные [водоотделители]; краны [детали машин или двигателей]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; клапаны редукционные [детали машин]" МКТУ; 11-го класса "водонагреватели; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; установки водопроводные; установки систем водоснабжения" МКТУ; 19-го класса "клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; трубы водопроводные неметаллические" МКТУ, 20-го класса "клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; краны для бочек неметаллические" МКТУ.

При этом Роспатент исходил из того, что вышеуказанные товары соотносятся с арматурой для газо- и водоснабжения. Данная трубопроводная продукция работает под давлением и основана на соединениях повышенной герметичности, что позволяет выдерживать высокое давление. Как правило, арматура соединена с резьбой, что обуславливает один и тот же способ и условия производства. Отдельные узлы данной продукции (клапаны, краны, углы) могут быть взаимозаменяемыми.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что в отношении вышеуказанных товаров спорный товарный знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса об однородности спорных товаров и услуг в остальной части Роспатент установил, что материалами возражения не доказана производственная деятельность в отношении товаров 11-го класса МКТУ "вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; воздухонагреватели; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; кондиционеры; установки для кондиционирования воздуха", 19-го класса МКТУ "трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические", а также деятельность однородная услугам 35-го класса "информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; репродуцирование документов; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги субподрядные [коммерческая помощь]" МКТУ спорного товарного знака.

Таким, образом, Роспатент пришел к выводу о том, что в отношении части оспариваемых товаров 11-го, 19-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ у коллегии отсутствуют основания для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 ГК РФ, Роспатент указал, что установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Рассмотрев довод общества "Сибирь" о необоснованности выводов Роспатента относительно сходства до степени смешения спорного товарного знака и фирменного наименования фабрики судебная коллегия отклоняет их ввиду следующего.

Указанные доводы сводятся к тому, что ни фирменное наименование Фабрики "Fabryka Armatur "JAFAR S.A." в целом, ни его отличительная часть "Fabryka Armatur "JAFAR" не тождественна спорному товарному знаку "JAFAR".

Вместе с тем, для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимость установить, является ли спорный товарный знак и фирменное наименование Фабрики сходными до степени смешения для потребителей спорных товаров.

Самостоятельно проанализировав спорный товарный знак "JAFAR" и фирменное наименование "Fabryka Armatur "JAFAR S.A.", судебная коллегия установила, что они содержат тождественный элемент "JAFAR", который является единственным элементом в спорном товарном знаке, а в фирменном наименовании является доминирующим элементом, поскольку S.A. - указание на организационно-правовую форму, а среди иных участников хозяйственного оборота, индивидуализирующую функцию в спорном фирменном наименовании несет не указание на деятельность, связанную с производством арматуры "Fabryka Armatur", а именно фантазийный элемент "JAFAR".

Указанные обстоятельства обуславливают наличие у потребителей спорных товаров стойкой ассоциативной связи между спорным товарных знаков и отличительной частью фирменного наименования Фабрики "Fabryka Armatur "JAFAR".

Мнение общества "Сибирь" о необходимости иной оценки частей фирменного наименования S.A. "Fabryka Armatur", а также его доводы о различном смысловом значении, которое следует придавать элементу "JAFAR" в спорном товарному знаке и в фирменном наименовании заявителя не опровергают указанные обстоятельства.

Рассмотрев доводы общества "Сибирь" о том, что фабрика не подтвердила ведение ею под своим фирменным наименованием деятельности в Российской Федерации до приоритета спорного знака в отношении однородных товаров и услуг, судебная коллегия установила следующее.

Судебная коллегия проверила выводы Роспатента об использовании Фабрикой своего фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и самостоятельно исследовала весь объем представленных Фабрикой с возражением доказательств (т. 4 л.д. 17-150, т. 5 л.д. 1-67, т. 6 л.д. 1-150, т. 7 л.д. 1-43), в том числе ГОСТ 19681-2016; эксклюзивные дистрибьюторские договоры 2013 - 2017 годов, соглашение от 11.06.2013 о смене наименования дистрибьютора; сертификаты эксклюзивного дистрибьютора; спецификации, декларации на товары, международные товарно-транспортные накладные и инвойсы; декларации о соответствии и сертификаты соответствия; дилерские договоры, спецификации и универсальные передаточные документы к ним; договоры поставки и спецификации к ним; копию декларации на товары N 10228010/130421/0156538 с приложением.

Товарный знак (знак обслуживания) индивидуализирует именно товары и услуги, а не лицо, которое их производит, реализует или оказывает (статья 1477 ГК РФ), в то время как фирменное наименование индивидуализирует именно лицо, обладающее исключительным правом на него.

Согласно статье 2 Парижской конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных этой Конвенцией. Исходя из этого их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам. Однако никакие условия о месте жительства или наличии предприятия в стране, где испрашивается охрана, не могут быть поставлены гражданам стран Союза в качестве предпосылки для пользования каким-либо из прав промышленной собственности.

Таким образом, в отношении стран - членов Союза вопрос о месте нахождения предприятия в целях правовой охраны их фирменных наименований при наличии доказательств осуществления деятельности в Российской Федерации не имеет значения.

Представленные доказательства свидетельствуют о том, что Фабрика до даты приоритета оспариваемого товарного знака через аффилированное с нею лицо - общество с ограниченной ответственностью "Яфар Рус" вводила в оборот на территории Российской Федерации различную трубопроводную арматуру и её детали (арматура для газа- и водоснабжения).

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается использование на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака фирменного наименования Фабрики, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении товаров его регистрации

Ссылки общества "Сибирь" на то, что оно само использует обозначение "JAFAR" не опровергают указанных обстоятельств и сами по себе не имеют правого значения для применения положений пункта 8 стаи 1483 ГК РФ.

Доводы общества "Сибирь" по существу не направлены на опровержение указанных обстоятельств, а сводятся к недостаточности установленных сведений для вывода об ведение ею под своим фирменным наименованием деятельности в Российской Федерации до приоритета спорного знака в отношении однородных товаров и услуг. Не привело общество "Сибирь" и доводы об оспаривании по существу выводов решения относительно однородности деятельности Фабрики и товаров и услуг, для которых признано недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку.

Указанные доводы общества "Сибирь" подлежат отклонению, поскольку они сводятся к иной оценке им же самим достаточности представленных доказательств, не содержат мотивов, опровергающих вывод об использовании фирменного наименования.

Рассмотрев доводы фабрики о том, что товары 11-го и 19-го классов МКТУ, предназначенные для кондиционирования воздуха, являются однородными по отношению к товарам, предназначенным для отопления, судебная коллегия отклоняет их ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и верно указал Роспатент в оспариваемом решении, фабрика не представила доказательств введения в оборот на территории Российской Федерации вышеназванных спорных товаров 11-го класса МКТУ, предназначенных для кондиционирования воздуха, а также вышеназванных товаров 19-го класса МКТУ, которые являются комплектующими к ним.

Как указано выше однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Относительно однородности товаров и услуг судебная коллегия учитывает, что смешение обозначений потребителями возможно и при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (абзац 2 пункта 162 Постановления Пленума N 10).

Вместе с тем товары 11-го класса МКТУ "вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; воздухонагреватели; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; кондиционеры; установки для кондиционирования воздуха" по своей природе, роду и виду представляют собой бытовые приборы и не воспринимаются потребителями как товары производителя трубопроводной арматуры (газа- и водоснабжение), следовательно имеется крайне низкая степень сходства.

Аналогичный вывод следует и в отношении товаров 19-го класса "трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические" МКТУ, поскольку они представляют собой комплектующие к указанным бытовым приборам.

При этом суд обращает внимание, что признание определенных товаров производимых фабрикой однородными товарами спорного товарного знака, не влечет за собой вывод о признании других товаров однородным таким товарам (однородность через однородность).

При том, что отсутствует тождество спорного товарного знака и фирменного наименования, то в настоящем случае вероятность смешения фирменного наименования "Fabryka Armatur JAFAR" и товарного знака "JAFAR" в отношении указанных товаров отсутствует.

Следует признать правомерными и выводы Роспатента о том, что Фабрика не представила доказательств ведения деятельности, однородной услугам 35-го класса "информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; репродуцирование документов; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги субподрядные [коммерческая помощь]" МКТУ спорного товарного знака.

Судебная коллегия отмечает, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данный подход к определению возможности установления однородности услуг и товаров может быть применен в рассматриваемом случае с учетом конкретизации деятельности, осуществляемой фабрикой.

Роспатентом при рассмотрении возражения фабрики на основании представленных им документов установлено, что податель возражения осуществляет деятельность по производству и реализации различной трубопроводной арматуры и их деталей (арматура для газа- и водоснабжения).

Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Судебная коллегия отмечает, что доказательств производства и реализации фабрикой иной продукции в материалы дела не представлено.

Таким образом данное обстоятельство является основанием для отказа в признании вышеперечисленных услуг 35-го класса МКТУ спорного товарного знака, однородным деятельности фабрики по производству и реализации трубопроводной арматуры и их деталей (арматура для газа- и водоснабжения).

Ссылки фабрики на то, что Роспатент не рассмотрел ее доводы в отношении всего ранее действовавшего перечня услуг 35-го класса спорного товарного знака, который сокращен в результате принятия решения Роспатента от 15.03.2021 о признании правой охраны спорного товарного знака недействительной частично, отклоняются судебной коллегий, поскольку компетентный орган не имел правовых оснований для рассмотрения по существу возражения в отношении услуг, для которых правовая охрана спорного знака не действовала на момент подачи возражения от 27.04.2021.

Следовательно, Роспатент правомерно осуществил проверку правомерности предоставления правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечня услуг 35-го, для которых знак охраняется с учетом решения Роспатента от 15.03.2021.

Само по себе не указание в оспариваемом решении о том, что перечень услуг 35-го класса МКТУ был ранее признан недействительным на основании решения Роспатента от 15.03.2021, не является существенным нарушением, влекущим за собой признание оспариваемого решения Роспатента недействительным (абзац второй пункта 136 постановления Пленума N 10).

Кроме того, фабрика не приводит доводы о том, каким образом оспариваемое решение в указанной части нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, с учетом того, что и возражение фабрики и решение Роспатента от 15.03.2021 направлены на один и тот же правовой результат - признание предоставления правовой охраны спорного знака недействительной с момента его регистрации в указанной части.

Судебная коллегия рассмотрела доводы фабрики о злоупотреблении правом при приобретении исключительного права на спорный товарный знак.

В обосновании указанного довода Фабрика ссылается на осведомленность общества "СпецКомплектСервис" до регистрации спорного знака о реализации в г. Новосибирске арматуры под обозначение "JAFAR". Вместе с тем подало заявку на регистрацию спорного товарного знака намеренно указав в ней, что обозначение "JAFAR" представляет собой арабское имя, чтобы устранить сходство с фирменный наименование Фабрики, в то время как слово "JAFAR" в её фирменном наименовании образовано путем сложения названия города Ясло (польск. Jaslo), в котором расположено лицо, подавшее возражение, и элементом "FAR", который является акронимом к словосочетанию "Fabryka Armatur", то есть имеет заложенное смысловое значение "Фабрика арматур из Ясло".

Рассмотрев доводы Фабрики о наличии признаков злоупотребления правом в действиях общества "СпецКомплектСервис", связанных с государственной регистрацией спорного товарного знака, суд отклоняет их как необоснованные ввиду следующего.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 постановления Пленума N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 постановления Пленума N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Судебная коллегия считает, что представленные в материалы дела доказательства не подтверждают недобросовестность действий по регистрации обозначения в качестве товарного знака, а, признание действий общества с ограниченной ответственности "СпецКомплектСервис" злоупотреблением правом только на основании самого факта подачи заявки на регистрацию сходного до степени смешения обозначения, при наличии доказательств использования спорного товарного знака правообладателем противоречило бы приведенным выше правовым подходам.

Таким образом, конечные выводы решения Роспатента о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и фирменного наименования Фабрики в отношении товаров 11-го класса МКТУ "водонагреватели; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; установки водопроводные; установки систем водоснабжения"; части товаров 19 класса МКТУ "клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; трубы водопроводные неметаллические" и всех товаров 20 класса МКТУ", как и его выводы об отсутствии сходства до степени смешения спорного товарного знака и фирменного наименования Фабрики в отношении остальных товаров и услуг спорного товарного знака следует признать соответствующими пункту 8 статьи 1483 ГК РФ. Выводы оспариваемого решения Роспатента соответствуют положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ и разъяснениям высшей судебной инстанции.

При указанных обстоятельствах суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует действующему законодательству, в связи с чем требования фабрики и общества "Сибирь" о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований иностранного лица Fabryka Armatur JAFAR S.A. и общества с ограниченной ответственностью "Сибирь" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

А.А. Снегур