Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2022 г. по делу N СИП-321/2021 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком доказано использование спорного товарного знака в отношении заявленных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2022 г. по делу N СИП-321/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 28 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Королевой А.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ул. Лётная, стр. 19, этаж 4, пом. 420.3, г. Мытищи, Московская обл., 141008, ОГРН 1175029027216) к акционерному обществу "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, этаж 2, пом. 13, Москва, 109428, ОГРН 1127747141510) о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общество с ограниченной ответственностью "КТБ НИИЖБ" (ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, этаж 5, пом. 24, Москва, 109428, ОГРН 1197746516032).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" - Матюшкин С.С. (по доверенности от 18.05.2021), Галимов В.В. (по доверенности от 26.04.2021);

от акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" - Снурницына А.И. (по доверенности от 01.07.2021), Кононенко О.В. (по доверенности от 01.07.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "КТБ НИИЖБ" - Гнездилов Р.С. (по доверенности от 07.12.2021), Костюшко Е.Ю. (по доверенности от 01.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (далее - общество "КТБЮРОНИИЖБ", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (далее - общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и общество с ограниченной ответственностью "КТБ НИИЖБ" (далее - общество "КТБ НИИЖБ", третье лицо).

Как следует из искового заявления общества "КТБЮРОНИИЖБ" и дополнительных пояснений к нему, общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" является правообладателем знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 417719, зарегистрированного в том числе в отношении услуг 42-го класса МКТУ "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая".

Общество "КТБЮРОНИИЖБ" отмечает, что отличительная часть его фирменного наименования сходна до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719. По мнению истца, данное обстоятельство исключает для него возможность использовать входящее в состав его сокращенного фирменного наименование обозначение "КТБЮРОНИИЖБ" в своей хозяйственной деятельности.

Более того, по исковому заявлению общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" к обществу "КТБЮРОНИИЖБ" возбуждено дело N А41-8351/2021 о защите исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719.

При этом истец утверждает, что им осуществляется деятельность, однородная услугам 42-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания.

Таким образом, общество "КТБЮРОНИИЖБ" считает себя лицом, заинтересованным в использовании обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719.

Вместе с тем истец не обладает сведениями о том, что названное обозначение используется обществом "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" для индивидуализации услуг, указанных в перечне свидетельства на спорный знак обслуживания.

По мнению истца, изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии предусмотренных законом оснований для досрочного прекращения правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 в отношении услуг 42-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора обществом "КТБЮРОНИИЖБ" по юридическому адресу общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН", а также по адресу, указанному в выписке на товарный знак, было направлено предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719, в том числе в отношении всех указанных в перечне свидетельства услуг 42-го классов МКТУ либо заключить договор об отчуждении исключительного права на данный знак обслуживания.

Принимая во внимание то, что в результате направления указанного предложения истец и правообладатель не достигли соглашения, по истечении установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) двухмесячного срока общество "КТБЮРОНИИЖБ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу.

В Суд по интеллектуальным правам поступили отзыв и дополнительные пояснения к нему, в которых общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" выразило несогласие с правовой позицией истца.

Ответчик обращает внимание на то, что ввиду сходства отличительной части сокращенного фирменного наименования истца до степени смешения со спорным знаком обслуживания и с учетом того, что первое средство индивидуализации имеет более позднюю дату приоритета, чем второе, общество "КТБЮРОНИИЖБ" лишено права на использование соответствующего обозначения. При этом виды осуществляемой им деятельности не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719.

Исходя из указанных обстоятельств, ответчик считает необоснованным довод истца о наличии у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного средства индивидуализации.

Кроме того, общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" отмечает, что ответчик в своей деятельности использует спорный знак обслуживания и является лицом, заинтересованным в его дальнейшей правовой охране.

Таким образом, по мнению правообладателя, в рассматриваемом случае отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований общества "КТБЮРОНИИЖБ" и для досрочного прекращения правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719.

В поступивших в суд письменных пояснениях по настоящему делу общество "КТБ НИИЖБ" поддержало правовую позицию ответчика.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители общества "КТБЮРОНИИЖБ" выступили с правовой позицией по делу по доводам, изложенным в исковом заявлении и в письменных пояснениях к нему, а также поддержали ранее заявленное требование о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 в отношении услуг 42-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

В судебном заседании представители общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" и общества "КТБ НИИЖБ" выразили несогласие с правовой позицией истца по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и в письменных пояснениях к нему, а также просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публикации указанных сведений в информационной системе "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу положений частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения настоящего дела в его отсутствие.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Как следует из материалов дела, 25.01.2021 общество "КТБЮРОНИИЖБ" направило в адрес общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" предложение, что подтверждается представленными истцом копиями предложения, описей вложений в ценные письма и почтовых квитанций.

При этом судебная коллегия учитывает, что ответ на названное предложение был направлен правообладателем лишь 05.03.2021, то есть за пределами двухмесячного срока, установленного законом для урегулирования возникших разногласий во внесудебном порядке.

Таким образом, обратившись в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу 05.04.2021, общество "КТБЮРОНИИЖБ" в полной мере выполнило предусмотренное законом требование о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Для целей признания лица заинтересованным по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию. При этом, в отличие от правообладателя, лицу, заявляющему о своей заинтересованности, не требуется доказывать фактическое осуществление им соответствующей деятельности.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2019 N СИП-726/2018, от 04.03.2019 по делу N СИП-627/2018.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания общество "КТБЮРОНИИЖБ" обосновало фактом использования сходного с ним до степени смешения обозначения при осуществлении видов предпринимательской деятельности, однородных указанным в перечне свидетельства Российской Федерации N 417719 услугам 42-го класса МКТУ, а также связанной с этими обстоятельствами необходимостью устранения возражений общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" против использования истцом обозначения, сходного до степени смешения со спорным знаком обслуживания.

В подтверждение данных обстоятельств обществом "КТБЮРОНИИЖБ" в материалы дела представлены:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении общества "КТБЮРОНИИЖБ";

- копия определения Арбитражного суда Московской области от 19.10.2020 по делу N А41-27242/2020;

- копия определения Арбитражного суда Московской области от 10.03.2021 по делу N А41-8351/2021;

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории со сроком действия с 10.12.2019 по 09.12.2024, подтверждающий факт соответствия испытательной лаборатории ГОСТ/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий";

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "МежРегионИзыскания" от 22.02.2018 N 00390, подтверждающая право общества "КТБЮРОНИИЖБ" на выполнение инженерных изысканий по договору подряда;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "Национальное объединение проектировщиков" от 11.04.2018 N 0000000000000000000000357, подтверждающая право общества "КТБЮРОНИИЖБ" на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "МежРегионИзыскания" от 19.09.2018 N 02491, подтверждающая право общества "КТБЮРОНИИЖБ" на выполнение инженерных изысканий по договору подряда, на выполнение инженерных изысканий с использованием способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "Ассоциация проектировщиков "СтройПроект" от 02.10.2019 N 2, подтверждающая право общества "КТБЮРОНИИЖБ" на осуществление подготовки проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "МежРегионИзыскания" от 05.12.2019 N 0000000000000000000005523, подтверждающая право общества "КТБЮРОНИИЖБ" на выполнение инженерных изысканий;

- аттестат аккредитации испытательной лаборатории сроком действия с 12.12.2017 по 28.09.2021, подтверждающий факт соответствия испытательной лаборатории требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий";

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "Ассоциация проектировщиков "СтройПроект" от 10.03.2021 N 1, подтверждающая право общества "КТБЮРОНИИЖБ" на осуществление подготовки проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации;

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "МежРегионИзыскания" от 16.03.2021 N 0000000000000000000002138, подтверждающая право общества "КТБЮРОНИИЖБ" выполнять инженерные изыскания.

Выражая несогласие с позицией истца о наличии у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719, общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" указывает на то, что на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2013 по делу N А40-114115/2011 и в соответствии с пунктом 5 статьи 58 ГК РФ на истца как правопреемника закрытого акционерного общества "Конструкторско-технологическое бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН 1105029013077) возложена обязанность прекратить незаконное использование знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719, в том числе в сокращенном фирменном наименовании, при осуществлении таких видов деятельности, как научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов; проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования. Следовательно, по мнению ответчика, в отсутствие фактической возможности использовать спорное обозначение общество "КТБЮРОНИИЖБ" не может быть признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Наряду с этим общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" полагает, что представленные обществом "КТБЮРОНИИЖБ" документы не подтверждают его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного обозначения, поскольку не свидетельствуют об однородности осуществляемых истцом видов деятельности (услуги/работы по установке и ремонту оборудования) и указанных в перечне свидетельства Российской Федерации N 417719 услуг 42-го класса МКТУ.

Ответчик также отмечает, что аттестат аккредитации сроком действия с 10.12.2019 по 09.12.2024 не содержит обозначения, тождественного или сходного до степени смешения со спорным знаком обслуживания, и не подтверждает, что истец осуществляет под данным обозначением деятельность, однородную услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания; аттестат аккредитации сроком действия с 12.12.2017 по 28.09.2021 недействителен, поскольку не содержит отметки о подтверждении его действия.

По утверждению ответчика, согласно данным саморегулируемой организации "МежРегионИзыскания" за период членства в названной организации к обществу "КТБЮРОНИИЖБ" многократно применялись меры дисциплинарного воздействия, а решением Дисциплинарной комиссии от 09.07.2019 N 28-02-ДК/19 дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации. Как полагает общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН", изложенное свидетельствует об отсутствии у истца намерения надлежащим образом оказывать соответствующие услуги.

Ответчик также указывает, что членство в саморегулируемой организации "Ассоциация проектировщиков "СтройПроект" предоставляет истцу право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Между тем по смыслу определения понятия "проектная документация", изложенного в части 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проектной документации не включает в себя оказание услуг по классам, в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания.

Кроме того, общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" обращает внимание на то, что на основании приказа Ростехнадзора от 20.05.2019 N СП-22 принято решение об исключении саморегулируемой организации "Национальное объединение проектировщиков" из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства во внесудебном порядке.

При оценке заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания судебная коллегия исходит из следующего.

На основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.2.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, истец является обладателем исключительного права на фирменное наименование с отличительной частью "КТБЮРОНИИЖБ".

При этом суд обращает внимание на то, что в силу положений главы 76 ГК РФ фирменное наименование является охраняемым средством индивидуализации юридических лиц.

Как следствие, истец имеет объективную необходимость в использовании соответствующего обозначения в своей предпринимательской деятельности.

С учетом данного обстоятельства при оценке заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания Суд по интеллектуальным правам исходит из степени сходства обозначения "КТБНИИЖБ" и обозначения "КТБЮРОНИИЖБ".

По мнению судебной коллегии, сравниваемые обозначения характеризуются сходством их отдельных частей "КТБ" и "НИИЖБ" по фонетическому и графическому признакам.

При этом, оценивая степень сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что согласно сложившейся в правоприменительной практике позиции не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом. Для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение. Таким образом, оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от восприятия этого буквосочетания носителями языка, а при регистрации товарного знака - адресной группой потребителей соответствующих товаров.

Судебная коллегия отмечает, что отдельные буквы, входящие в состав спорного знака обслуживания ("КТБНИИЖБ"), не соответствуют в полной мере начальным буквам слов, входящих в состав отличительной части фирменного наименования ответчика ("К, Т, Б, Б, Ж" - от "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона"). В равной степени отдельные буквы отличительной части сокращенного фирменного наименования истца ("КТБЮРОНИИЖБ") не соответствуют в полной мере начальным буквам слов, входящих в состав отличительной части его полного фирменного наименования ("К, Т, Б, Н, И, И, Б, Ж" - от "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона"). Изложенное позволяет суду рассматривать сравниваемые обозначения в качестве словесных элементов, не являющихся аббревиатурами.

Поскольку сравниваемые словесные элементы не имеют самостоятельного смыслового значения, семантический критерий сходства не подлежит учету при определении степени их сходства в целом.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что, несмотря на отдельные отличия, словесные элементы "КТБНИИЖБ" и "КТБЮРОНИИЖБ" обладают сходством и ассоциируются друг с другом в целом.

Судебная коллегия учитывает, что знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 зарегистрирован в том числе в отношении услуг 42-го класса МКТУ "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая".

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ в отношении общества "КТБЮРОНИИЖБ" основным видом осуществляемой им деятельности является деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. К иным видам осуществляемой истцом деятельности относятся в том числе деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; инженерные изыскания в строительстве; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ; экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная.

С учетом общего назначения услуг, для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, и видов деятельности, для осуществления которых зарегистрировано общество "КТБЮРОНИИЖБ", а также исходя из возможности их соотнесения как рода и вида Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об их однородности.

Ввиду изложенного знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 и обозначение "КТБЮРОНИИЖБ", на заинтересованность в использовании которого указывает истец, признаются судебной коллегией сходными до степени смешения.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что, как усматривается из материалов дела, на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2013 по делу N А40-114115/2011, оставленного без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2014 по тому же делу, закрытое акционерное общество "Конструкторско-технологическое Бюро натуральных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН 1105029013077), являющееся правопредшественником истца по настоящему делу, привлечено к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на спорный знак обслуживания.

Более того, на основании решения Арбитражного суда Московской области от 12.07.2021 по делу N А41-8351/2021 были удовлетворены исковые требования общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" к обществу "КТБЮРОНИИЖБ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в период, предшествующий обращению общества "КТБЮРОНИИЖБ" в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу, общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" исходило из утверждения о наличии сходства до степени смешения между спорным знаком обслуживания и обозначением "КТБЮРОНИИЖБ", а также из утверждения о наличии доказательств, подтверждающих факт использования соответствующего обозначения истцом по настоящему делу при осуществлении видов деятельности, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719. В то же время, опровергая доводы истца о наличии оснований для досрочного прекращения правовой охраны спорного знака обслуживания, в рамках настоящего дела общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" стало придерживаться диаметрально противоположной правовой позиции.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что исходя из общеправового принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если ее поведение свидетельствовало о действительности соответствующих сделок.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Учитывая результаты проведенного судом анализа степени сходства спорного знака обслуживания и обозначения, на заинтересованность в использовании которого указывает истец, принимая во внимание то, что для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения достаточно наличия лишь вероятности их смешения в глазах потребителей при использовании таких обозначений в гражданском обороте, а также исходя из установленных судебной коллегией непоследовательности правовой позиции ответчика и ее противоречия содержанию общеправового принципа эстоппель, Суд по интеллектуальным правам полагает, что совокупность имеющихся в материалах дела доказательств подтверждает вывод о наличии сходства до степени смешения между спорным знаком обслуживания и обозначением, на заинтересованность в использовании которого указывает истец.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание то, что предъявление обществом "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" иска к обществу "КТБЮРОНИИЖБ" по делу N А41-8351/2021 о запрете незаконного использования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на указанный знак обслуживания также подтверждает заинтересованность истца в предъявлении искового заявления по настоящему делу.

При таких обстоятельствах изложенные ответчиком доводы, направленные на опровержение состоятельности документов, представленных истцом в подтверждение правовой позиции о собственной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания, отклоняются Судом по интеллектуальным правам.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу о доказанности заинтересованности общества "КТБЮРОНИИЖБ" в досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 в отношении услуг 42-го класса МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно правовой позиции, изложенной Верховным Судом Российской Федерации в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 41 Обзора, для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается, то есть для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона, также не может свидетельствовать об использовании товарного знака.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (25.01.2021), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 25.01.2018 по 24.01.2021.

В своих письменных пояснениях общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" указывает, что, вопреки правовой позиции истца, в юридически значимый для рассмотрения настоящего дела период знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 использовался с согласия правообладателя обществом "КТБ НИИЖБ" для индивидуализации поименованных в перечне свидетельства услуг 42-го класса МКТУ.

В подтверждение соответствующих обстоятельств ответчик и, впоследствии, третье лицо представили следующие доказательства:

- лицензионный договор от 17.08.2015, заключенный между обществом "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" и обществом "КТБ НИИЖБ" (срок действия до 24.09.2019) (далее - [1]);

- документ, подтверждающий факт государственной регистрации договора от 17.08.2015 о предоставлении права использования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 (далее - [2]);

- письменное согласие общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" от 01.06.2020 на использование знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719 обществом "КТБ НИИЖБ" (далее - [3]);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "КТБ НИИЖБ" (далее - [4]);

- свидетельство об аттестации испытательной лаборатории при проведении физико-механических испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и грунтов от 28.05.2020 N 527/20 (далее - [5]);

- свидетельство об аттестации испытательной лаборатории при проведении физико-механических испытаний строительных материалов, изделий, конструкций и грунтов от 18.11.2019 N 485/19 сроком действия до 17.11.2022 (далее - [6]);

- выписка из Реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" от 26.06.2020 N В-294 (далее - [7]);

- заявление об участии в проекте создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" от 29.05.2020 (далее - [8]);

- скриншот страницы резидента инновационного центра "Сколково" (далее - [9]);

- описание научно-исследовательского проекта резидента инновационного центра "Сколково" "Сверхлегкие бетоны на пористых стекловидных заполнителях из минерального сырья" от 06.11.2020 (далее - [10]);

- договор от 04.12.2020 N 04-12-20/ю1, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется выполнить работы по геодезической съемке фасада здания (далее - [11]);

- акт сдачи-приемки от 17.12.2020 по договору от 04.12.2020 N 04-12-20/ю1 (далее - [12]);

- договор от 22.09.2020 N 38-ЛБ/2020, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется выполнить работы по проведению визуально-инструментального обследования отдельных железобетонных конструкций при строительстве объекта "Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (далее - [13]);

- договор от 04.12.2020 N 44-ЛБ/2020, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется провести визуально-инструментальное обследование железобетонных свай при строительстве объекта ТПУ Некрасовка на предмет их технического состояния и по результатам выполненных работ выдать технический отчет и заключение о техническом состоянии железобетонных свай (далее - [14]);

- акт от 03.03.2021 N 1 о выполнении условий договора от 09.11.2020 N 44-ЛБ/2020 (далее - [15]);

- договор от 02.12.2020 N 48-ЛБ/2020, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется оказать услуги по лабораторным испытаниям строительных конструкций и материалов при строительстве объекта "Многофункциональный жилой комплекс" (далее - [16]);

- акт от 01.02.2021 N 2 о выполнении условий договора от 02.12.2020 N 48-ЛБ/2020 (далее - [17]);

- акт от 15.03.2021 N 3 о выполнении условий договора от 02.12.2020 N 48-ЛБ/2020 (далее - [18]);

- акт от 28.04.2021 N 4 о выполнении условий договора от 02.12.2020 N 48-ЛБ/2020 (далее - [19]);

- договор от 30.07.2020 N 31-ЛБ/2020, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется провести лабораторное сопровождение строительно-монтажных работ при строительстве объекта (далее - [20]);

- акт от 09.10.2020 N 1 о выполнении условий договора от 30.07.2020 N 31-ЛБ/2020 (далее - [21]);

- акт от 21.12.2020 N 2 о выполнении условий договора от 30.07.2020 N 31-ЛБ/2020 (далее - [22]);

- договор от 14.01.2021 N 08-ЛБ/2021, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется выполнить работы по лабораторному сопровождению реконструкции кузовного цеха АМО ЗИЛ с устройством надземной автостоянки, офисных помещений и апартаментов (далее - [23]);

- акт от 19.02.2021 N 1 о выполнении условий договора от 14.01.2021 N 08-ЛБ/2021 (далее - [24]);

- договор от 28.09.2020 N 38-ЛБ/2020, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется провести лабораторное сопровождение на объекте "Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI вв." (далее - [25]);

- договор подряда от 19.01.2021 N С3С-210216-1, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется выполнить работы по освидетельствованию качества грунтов основания (дна котлованов) на объекте "Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры" (далее - [26]);

- акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.02.2021 по договору подряда от 19.01.2021 N С3С-210216-1 (далее - [27]);

- акт сдачи-приемки выполненных работ от 09.03.2021 по договору подряда от 19.01.2021 N С3С-210216-1 (далее - [28]);

- акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.04.2021 по договору подряда от 19.01.2021 N С3С-210216-1 (далее - [29]);

- договор подряда от 01.06.2020 N КТБ/010620, по условиям которого общество "КТБ НИИЖБ" обязуется выполнить работы по определению деформаций ползучести по ГОСТ 24544, по определению деформаций усадки и ползучести по методике ГОСТ 24544, по составлению и предоставлению промежуточного отчета, включающего протоколы испытаний (далее - [30]);

- акт приемки от 13.08.2020 N 1, подтверждающий факт исполнения условий договора подряда от 01.06.2020 N КТБ/010620 (далее - [31]);

- презентация о деятельности общества "КТБ НИИЖБ" (далее - [32]);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "Инженерные изыскания в строительстве" от 15.12.2020 N 8970/2020, подтверждающая право общества "КТБ НИИЖБ" на выполнение инженерных изысканий (далее - [33]);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "Инженерные изыскания в строительстве" от 28.04.2021 N 3099/2021, подтверждающая право общества "КТБ НИИЖБ" на выполнение инженерных изысканий (далее - [34]);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "Инженерные изыскания в строительстве" от 28.06.2021 N 5530/2021, подтверждающая право общества "КТБ НИИЖБ" на выполнение инженерных изысканий (далее - [35]);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "СтройАльянсПроект" от 17.10.2019 N 507171019, подтверждающая право общества "КТБ НИИЖБ" на подготовку проектной документации (далее - [36]);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "СтройАльянсПроект" от 16.07.2020 N 507160720, подтверждающая право общества "КТБ НИИЖБ" на подготовку проектной документации (далее - [37]);

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации "СтройАльянсПроект" от 27.04.2021 N 507270421, подтверждающая право общества "КТБ НИИЖБ" на подготовку проектной документации (далее - [38]);

- протокол заседания Экспертной коллегии Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 29.03.2020 (далее - [39]);

- копия согласия Давидюка А.Н. на то, чтобы проект "Сверхлегкие бетоны на пористых стекловидных заполнителях из минерального сырья" был представлен обществом "КТБ НИИЖБ" в некоммерческую организацию Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий для целей присвоения статуса "Участника проекта" (далее - [40]);

- заключение от 13.01.2021 N 3/Д на тему "Обследование отдельных строительных конструкций при строительстве объекта: Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (далее - [41]);

- заключение от 15.12.2020 N 2/Д на тему "Обследование отдельных строительных конструкций при строительстве объекта: Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (далее - [42]);

- заключение от 27.10.2020 N 1/Д на тему "Обследование отдельных строительных конструкций при строительстве объекта: Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (далее - [43]);

- рекомендации по ремонту ж/б конструкций в зимний период при проведении ремонтных работ железобетонных конструкций на объекте: Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (2020 г.) (далее - [44]);

- протокол от 11.01.2021 N 4-28 определения прочности бетона в монолитных железобетонных конструкциях (далее - [45]);

- протокол от 11.01.2021 N 3-28 определения прочности бетона в монолитных железобетонных конструкциях (далее - [46]);

- протокол от 07.01.2021 N 2-28 определения фактической прочности бетона неразрушающими методами (далее - [47]);

- протокол от 07.01.2021 N 1-28 определения фактической прочности бетона неразрушающими методами (далее - [48]);

- заключение от 21.01.2021 N 1 по теме: Обследование отдельных строительных конструкций при строительстве объекта ТПУ Некрасовка на предмет оценки влияния дефектов на несущую способность и возможность их дальнейшего нагружения (далее - [49]);

- протокол от 26.01.2021 N 1 определения прочности бетона в монолитных железобетонных конструкциях (далее - [50]);

- отчет о научно-исследовательской работе по договору от 01.06.2020 N КТБ/010620 (2020 г.) (далее - [51]);

- сведения бухгалтерского учета (выписки из книги продаж общества "КТБ НИИЖБ" за периоды с 01.10.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2021 по 31.03.2021, с 01.04.2021 по 30.06.2021; оборотно-сальдовые ведомости по счету 62 за квартал 2020 г., за сентябрь 2020 г. - декабрь 2021 г., за январь 2020 г. - декабрь 2021 г., за третий квартал 2020 г., за январь 2021 г. - апрель 2021 г., за четвертый квартал 2020 г.) (далее - [52]);

- коммерческое предложение общества "КТБ НИИЖБ" от 23.12.2020 N 88/8 в адрес В/ч N 66631 (далее - [54]);

- коммерческое предложение общества "КТБ НИИЖБ" от 20.01.2021 N 2/8 в адрес В/ч N 66631 (далее - [55]);

- коммерческое предложение общества "КТБ НИИЖБ" от 02.10.2020 N 60/8 в адрес общества с ограниченной ответственностью "ОМКАР" (далее - общество "ОМКАР") (далее - [56]);

- нотариальные протоколы осмотра доказательств в сети Интернет (далее - [57]);

- договор от 09.10.2020 N 41, заключенный между обществом "КТБ НИИЖБ" и обществом "ОМКАР" (далее - [58]);

- акт сдачи-приемки работ от 26.10.2020 по договору от 09.10.2020 N 41 (далее - [59]);

- сопроводительное письмо в адрес общества "ОМКАР" от 09.10.2020 N 64/8 (далее - [60]);

- сопроводительное письмо в адрес общества "ОМКАР" от 26.10.2020 N 71/8 (далее - [61]);

- коммерческое предложение общества "КТБ НИИЖБ" в адрес публичного акционерного общества "Инград" на освидетельствование дна котлованов (далее - [62]);

- гарантийное письмо общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Симоновская" от 20.01.2021 N Исх-200-2021-СЗС (далее - [63]);

- информационное письмо о готовности проведения судебной экспертизы по делу N А40-98586/2019 (далее - [64]);

- определение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2020 по делу N А40-98586/2019 о назначении повторной экспертизы (далее - [65]);

- доверенность на представление интересов общества "КТБ НИИЖБ" в рамках судебного дела N А40-98586/2019 (далее - [66]);

- сублицензионный договор от 04.12.2019 N Л/04/12/19-1 между обществом "КТБ ЖБ" и индивидуальным предпринимателем Тарасовым А.А. на право использования программы AMOCRM (далее - [67]);

В опровержение относимости представленных ответчиком документов как доказательств факта использования последним спорного знака обслуживания в трехлетний период, предшествовавший дате направления предложения заинтересованного лица, общество "КТБЮРОНИИЖБ" указывает на то, что соответствующие документы имеют отношение не к самому правообладателю, а к третьему лицу.

При этом истец обращает внимание на то, что ответчиком и третьим лицом в материалы дела не представлены доказательства фактического оказания услуг и выполнения работ по представленным в материалы дела договорам, а также сведения бухгалтерского учета.

Кроме того, ссылаясь на обстоятельства дела N СИП-218/2021, истец обращает внимание на то, что обозначение "КТБНИИЖБ" использовалось третьим лицом в спорный период в измененном виде "" либо "КТБ НИИЖБ", что, по мнению общества "КТБЮРОНИИЖБ", свидетельствует об изменении существа спорного знака обслуживания и исключает возможность учета представленных доказательств в качестве относимых к настоящему делу.

При этом истец подчеркивает, что случаи использования спорного обозначения в качестве фирменного наименования не могут быть квалифицированы в качестве случаев использования собственно спорного знака обслуживания.

С учетом изложенного общество "КТБЮРОНИИЖБ" полагает, что доводы общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" и общества "КТБ НИИЖБ" не опровергают правовую позицию истца о наличии оснований для досрочного прекращения правовой охраны спорного знака обслуживания.

В ходе производства по настоящему делу истец заявил ходатайство о фальсификации доказательств [41-43 и 45-49]. В обоснование указанного ходатайства общество "КТБЮРОНИИЖБ" привело акт экспертного технико-криминалистического исследования от 06.12.2021 N 833, согласно которому названные документы изготовлены способом монтажа, путем сканирования подписей от имени Сабирова И.Р., Топорковой Е.А., Карпенко С.В., Кочетова А.А., Вязова К.А., Сергеева Д.А. и оттиска общества "КТБ НИИЖБ", с последующей их обработкой с применением графических программ, переноса из одного электронного файла в другой и с распечаткой смонтированных документов. Впоследствии истец ходатайствовал об истребовании оригиналов доказательств [41-43 и 45-49] с целью проверки заявления об их фальсификации.

Вместе с тем ответчик и третье лицо пояснили, что по причине распространения формата дистанционной работы сотрудников в период ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, а также в связи с нецелесообразностью хранения документов в бумажном виде, в работе со своими контрагентами общество "КТБ НИИЖБ" стало придерживаться удобного для обеих сторон порядка формирования и хранения документов в электронном виде.

В подтверждение данного обстоятельства третье лицо представило нотариально удостоверенные скриншоты переписки с представителями его контрагентов, а также пояснения сотрудников Топорковой Е.А., Сабирова И.Р. и Вязова В.А., которые подтвердили, что все подписи и печати, проставленные напротив фамилий указанных лиц в доказательствах [41-43 и 45-49], действительно выполнены путем наложения заранее сохраненных сканов соответствующих подписей и оттиска печати общества "КТБ НИИЖБ".

Таким образом, названные лица не оспаривали утверждение истца о том, что подписи на доказательствах [41-43 и 45-49] были выполнены путем наложения.

При таких обстоятельствах в судебном заседании от 26.01.2022 представитель истца отказался от заявления о фальсификации доказательств и подтвердил свой отказ от этого заявления в судебном заседании от 23.03.2022.

В свою очередь, с учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии необходимости в истребовании оригиналов доказательств [41-43 и 45-49] и отказала в удовлетворении соответствующего ходатайства общества "КТБЮРОНИИЖБ".

Оценив представленные ответчиком доказательства с учетом мнения участвующих в деле лиц по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Большая часть представленных истцом и третьим лицом документов, за исключением доказательств [9, 15, 17-19, 24, 32, 34, 35, 38, 40, 50], имеет отношение к спорному периоду доказывания.

Поскольку, отказавшись от заявления о фальсификации доказательств [41-43 и 45-49], истец не опроверг действительность указанных на иных документах дат их составления, в том числе путем заявления ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы на предмет давности их изготовления, при оценке соответствующих доказательств судебная коллегия исходит из того, что они являются допустимыми и относимыми к обстоятельствам настоящего дела.

Из доказательств [1-3] следует, что на основании лицензионного договора сроком действия до 24.09.2019 общество "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" предоставило обществу "КТБ НИИЖБ" право использования спорного знака обслуживания на территории Российской Федерации в отношении всех услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Впоследствии право использования спорного знака обслуживания было предоставлено ответчиком третьему лицу на основании письменного согласия.

Как усматривается из доказательства [4], основным видом деятельности общества "КТБ НИИЖБ" являются технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Право на осуществления соответствующих видов работ подтверждается в том числе доказательствами [5, 6, 33, 36, 37].

Согласно содержанию документов [7, 8, 10, 39] с 11.06.2020 третье лицо приобрело статус участника инновационного центра "Сколково" и в рамках своей деятельности выполняло проект, целью которого являлись оптимизация технологии сверхлегких бетонов с улучшенными прочностными и эксплуатационными характеристиками, а также запуск производства при авторском сопровождении.

В период своей деятельности, включая спорный период доказывания, общество "КТБ НИИЖБ" предлагало оказываемые им услуги к продаже (доказательства [54-57, 62]) и заключало договоры, предметом которых являются проведение различного рода исследований в области строительства и разработка проектной документации (доказательства [11, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 26, 30, 58]).

Вопреки утверждению общества "КТБЮРОНИИЖБ", в материалах дела имеются доказательства фактического выполнения третьим лицом соответствующих обязательств, включая акты выполненных работ (доказательства [12, 21, 22, 27-29, 31, 59]), заключения (доказательства [41-43, 49]), рекомендации (доказательство [44]), протоколы (доказательства [45-48]), отчет (доказательство [51]) и сведения бухгалтерского учета (доказательства [52]).

Кроме того, из доказательств [64-66] усматривается, что, направив соответствующее информационное письмо, общество "КТБ НИИЖБ" выразило готовность провести судебную экспертизу в рамках арбитражного дела А40-98586/2019. Впоследствии определением Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2020 третье лицо было привлечено к участию в деле N А40-98586/2019 для целей проведения повторной судебной экспертизы.

Совокупность представленных в материалы дела доказательств подтверждает факт осуществления обществом "КТБ НИИЖБ" деятельности, соответствующей содержанию услуг 42-го класса МКТУ "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая", в отношении которых зарегистрирован спорный знак обслуживания.

При этом Суд по интеллектуальным правам учитывает, что заключения (доказательства [41-43, 49]), протоколы (доказательства [45-48]), отчет (доказательство [51]), коммерческие предложения (доказательства [54-57]) и информационное письмо (доказательство [64]) соответствуют раскрытым в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ понятиям "предложения о выполнении работ и об оказании услуг", "при выполнении работ, оказании услуг". Данное обстоятельство позволяет суду сделать вывод о том, что размещенные на перечисленных документах обозначения "КТБНИИЖБ" и "" / "" использованы третьим лицом с целью выделения оказываемых им услуг в гражданском обороте и, таким образом, выполняют индивидуализирующую функцию.

Судебная коллегия отмечает, что одно из использованных обществом "КТБ НИИЖБ" обозначений ("КТБНИИЖБ") является идентичным словесному обозначению "", которым представлен спорный знак обслуживания, в то время как обозначения "" / "" имеют по сравнению с последним некоторые отличия.

Вместе с тем суд обращает внимание на то, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается в том числе использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим предоставленную товарному знаку охрану.

Оценка используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

При сравнении обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общем впечатлении).

В рассматриваемом случае отличие между фактически использованными третьим лицом обозначениями "" / "", с одной стороны, и спорным знаком обслуживания, с другой стороны, заключается в разделении буквенных частей "КТБ" и "НИИЖБ" и в их последовательном расположении друг над другом.

Между тем судебная коллегия полагает необходимым отметить, что, как было установлено ранее, словесный элемент спорного средства индивидуализации и фактически использованное третьим лицом словесное обозначение не являются аббревиатурами и не имеют определенного смыслового значения. При этом порядок включенных в их состав букв является идентичным, а расположение словесных элементов "КТБ" и "НИИЖБ" в составе обозначений "" / "" не исключает возможности их последовательного прочтения в качестве собственно сочетания букв "КТБНИИЖБ".

Таким образом, вопреки правовой позиции истца, внесенные третьим лицом изменения в спорный знак обслуживания не способны привести к принципиально различному восприятию обозначений "КТБНИИЖБ" и "" / "" потребителями услуг 42-го класса МКТУ, в связи с чем фактическое использование обществом "КТБ НИИЖБ" указанного обозначения для индивидуализации оказываемых им услуг может быть квалифицировано в качестве использования спорного знака обслуживания по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При этом суд обращает внимание на то, что выводы, сделанные Роспатентом в решении от 10.06.2014 при оценке охраноспособности спорного знака обслуживания, имеют отношение исключительно к вопросу о наличии оснований для предоставления ему правовой охраны и, таким образом, не могут иметь правового значения для целей установления факта использования этого средства индивидуализации при размещении обозначений "" / "" на документации третьего лица применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Имеющиеся в материалах дела письменное согласие общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" на использование обществом "КТБ НИИЖБ" знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 417719, а также свидетельствующие об аффилированности названных лиц сведения об участии истца в качестве одного из учредителей третьего лица, свидетельствуют о том, что соответствующее обозначение используется обществом "КТБ НИИЖБ" с согласия и под контролем общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН".

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ данное обстоятельство является достаточным для вывода о том, что правообладатель надлежащим образом исполняет предусмотренную законом обязанность по использованию зарегистрированного на его имя средства индивидуализации товаров (услуг).

При этом, отклоняя правовую позицию истца о недостаточности данного обстоятельства для вывода о доказанности факта использования спорного знака обслуживания, судебная коллегия отмечает, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу признание факта использования товарного знака (знака обслуживания) под контролем правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака (знака обслуживания) или соответствующего договора.

Наряду с этим суд учитывает, что наличие отношений аффилированности между ответчиком и третьим лицом в ходе производства по настоящему делу истцом не оспаривалось.

Таким образом, исходя из того что совокупностью представленных ответчиком и третьим лицом доказательств подтвержден факт использования спорного знака обслуживания с целью индивидуализации услуг 42-го класса МКТУ "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая" в период с 25.01.2018 по 24.01.2021 обществом "КТБ НИИЖБ" под контролем и с согласия общества "КТБ ЖЕЛЕЗОБЕТОН", суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур