Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2022 г. по делу N СИП-1120/2021 Суд прекратил производство по делу о признании действий общества актом недобросовестной конкуренцией и о защите исключительных прав на средство индивидуализации, поскольку использованные обозначения, сходны до степени смешения с фирменным наименованием истца, в поисковых системах и платных объявлениях в сети Интернет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2022 г. по делу N СИП-1120/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 мая 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 11 мая 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Витрянским Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" (ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1, комн. 201; 202, Москва, 107140, ОГРН 1127746471434) к обществу с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" (ул. Долгоруковская, д. 40, пом. 19, этаж 2, Москва, 127006, ОГРН 1157746600032) о признании действий общества с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" актом недобросовестной конкуренцией и о защите исключительных прав на средство индивидуализации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общество с ограниченной ответственностью "Желдорзайм" (ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, эт. 9, пом. 5Б, Москва, ОГРН 1157746117506).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" - Какурина Т.Н. (генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита"); Каплан Е.В. (по доверенности от 25.04.2022); Ефимова Е.А. (по доверенности от 25.04.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" (далее - истец, общество "Дорпрофзащита") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Желдорстахование" (далее - ответчик, общество "Желдорстахование") об обязании прекратить использование фирменного наименования истца в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 644316; прекращении предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644316.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и общество с ограниченной ответственностью "Желдорзайм" (далее - общество "Желдорзайм").

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2022 принят отказ истца от искового заявления в части требования о прекращении предоставления правовой охраны спорного товарного знака, производство по делу в указанной части прекращено.

Определением председателя второго судебного состава Суда по интеллектуальным правам Химичева В.А. от 09.03.2022 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Погадаева Н.Н. на судью Силаева Р.В., рассмотрение дела начато с самого начала.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2022 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уточнение заявленных требований в следующей редакции: "Признать действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 644316 от 06.02.2018, недобросовестной конкуренцией; обязать общество с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" прекратить использование фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" в товарном знаке, зарегистрированном в реестре товарных знаков N 644316 от 06.02.2018, в сети Интернет, в том числе на сайте https://dorprof.ru/, в социальных сетях, в поисковых системах и платных объявлениях в поиске в интернет (Google, Яндекс)".

В обоснование заявленных требований общество "Дорпрофзащита" указывает, что осуществляет услуги в сфере страхования от профнепригодности работников локомотивных бригад на железной дороге. 19.05.2021 ему стало известно, что обществом "Желдорстрахование" зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 644316 и указанный товарный знак используется ответчиком для собственной рекламы на сайте https://dorprof.ru/, домен которого принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Желдорзайм".

Истец обращает внимание на то, что зарегистрирован в качестве юридического лица под фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" 15.06.2012, а ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица - 14.04.2017. При этом указанный товарный знак зарегистрирован 06.02.2018.

Кроме того, как следует из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении истца и ответчика, они осуществляют виды деятельности в одной и той же сфере - сфере страхования.

Таким образом, истец приходит к выводу, что регистрация и использование товарного знака, содержащего в себе фирменное наименование общества "Дорпрофзащита", использование сайта, сходного до степени смешения с сайтом истца, использование на сайте общества "Желдорстрахование" фирменного наименования истца в качестве своего сокращенного наименования свидетельствуют о введении в заблуждение потребителей и партнеров общества "Желдорсрахование". Действия ответчика, выразившиеся в незаконном приобретении и использовании вышеуказанного товарного знака, содержат в себе признаки недобросовестной конкуренции.

В процессуально документе, поступившем в Суд по интеллектуальным правам 17.12.2021 истец дополнительно поясняет, что факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в 2012 году, отчетами о деятельности истца в качестве страхового агента за период с 2012 года по настоящее время.

Как отмечает истец, известность правообладателю использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию товарного знака подтверждается тем, что директор ответчика в период с 2012 года по 2016 год был директором истца, о чем свидетельствует, в частности, расширенная выписка из ЕГРЮЛ.

Наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца обозначение причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам, по мнению истца, подтверждается предъявлением требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения (претензиями); использованием интернет-ресурса с использованием (сайта) для привлечения потребителей и введения их в заблуждение.

В поступивших в Суд по интеллектуальным правам 22.02.2022 пояснениях истец также констатировал со ссылкой на положения пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), что ввиду того, что требования о признании действий по приобретению и использованию товарного знака недобросовестной конкуренцией подсудны Суду по интеллектуальным правам, связанные с ними требования о защите исключительного права на средство индивидуализации также подлежат рассмотрению в данном специализированном суде.

Дополнительно письменная правовая позиция изложена истцом в письменных пояснениях от 07.04.2022.

В Суд по интеллектуальным правам 10.12.2021 поступил отзыв ответчика, в котором он указал на несостоятельность заявленных требований, отметил, что государственная регистрация обозначения в качестве спорного товарного знака произведена с соблюдением требований действующего законодательства.

Ответчик также пояснил, что использовал данное обозначение с начала деятельности (2015 года) для индивидуализации предлагаемых услуг - страховой программы по защите от профнепригодности для работников железных дорог.

Ответчик отметил, что при регистрации соответствующего обозначения истец каких-либо заявлений не подавал, доказательств использования фирменного наименования не представил.

Кроме того, общество "Желдорсрахование" указало, что согласно данным сервиса https://web.archive.org/ фактическое использование сайта по доменному имени dorprf.ru началось только в августе 2020 года.

Ответчик представил 09.03.2022 отзыв на уточненное исковое заявление, в котором отметил, что представленные истцом доказательства не подтверждают совокупность критериев, необходимых для подтверждения факта недобросовестной конкуренции, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 2).

В судебном заседании 04.05.2022 представители истца поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении.

Иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по заявке N 2017705183 с приоритетом от 14.02.2017 зарегистрирован 06.02.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 644316 на имя ответчика.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "анализ финансовый; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; менеджмент финансовый; организация сбора денег и подписей; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при страховании; предоставление финансовой информации через веб-сайты; сбор благотворительных средств; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги брокерские; учреждение взаимофондов".

Истец полагает, что ответчик осуществил действия по регистрации (приобретению) и использованию товарного знака, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, просит признать данные действия недобросовестной конкуренцией. Кроме того, заявляет о применении мер защиты исключительного права на средство индивидуализации, просит суд обязать общество "Желдорстрахование" прекратить использование фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 644316, в сети Интернет, в том числе на сайте https://dorprof.ru/, в социальных сетях, в поисковых системах и платных объявлениях в поиске в интернет (Google, Яндекс)

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "Дорпрофзащита" в суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В силу пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов.

Вместе с тем согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства", право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения.

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 Постановления N 10, дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, также подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела о нарушении конкуренции антимонопольным органом).

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Следовательно, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 30 Постановления N 2, в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Парижской конвенции, пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Как разъяснено высшей судебной инстанцией в пункте 30 Постановления N 2, для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1 - 14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10.bis Парижской конвенции.

Применительно к признанию действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Проверяя наличие факта недобросовестного поведения и злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу суд может отказать.

Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.

С точки зрения определения намерений при определении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак изучению подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановления N 10, принимая во внимание то, что требования о признании действий по приобретению и использованию товарного знака недобросовестной конкуренцией подсудны Суду по интеллектуальным правам, судебная коллегия приходит к выводу о возможности рассмотрения и связанных с ними требований об обязании общества "Желдорстрахование" прекратить использование фирменного наименования общества "Дорпрофзащита" в товарном знаке, зарегистрированном в реестре товарных знаков N 644316 от 06.02.2018, в сети Интернет, в том числе на сайте https://dorprof.ru/, в социальных сетях, в поисковых системах и платных объявлениях в поиске в интернет (Google, Яндекс).

В подтверждении доводов о наличии в действиях ответчика по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 644316 недобросовестной конкуренции истцом представлены следующие документы: выписки из ЕГРЮЛ в отношении истца по состоянию на 19.06.2012, 27.06.2016, 30.12.2016, 13.12.2021 и ответчика, досудебная претензия от 08.09.2021, направленная ответчику, кассовый чек от 08.09.2021, подтверждающий направление досудебной претензии; досудебная претензия ответчика в адрес истца; распечатки электронных писем Панова С.А. от 09.09.2021, распечатки с сайтов истца и ответчика, сведения о домене "DORPROF.RU", свидетельство на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 644316, сведения об указанном товарном знаке, акт об оказанных услугах N 2 по агентскому договору от 01.09.2016 N 0947-А-16 за сентябрь - ноябрь 2016 года, акт приема-передачи от 27.08.2012 N 1 2012 год, акт приема-передачи от 26.04.2013 N 13 2013 год, акт приема-передачи бланков строгой отчетности от 04.12.2012 N 009, отчет (акт сдачи-приемки оказанных услуг) по агентскому договору от 04.07.2012 N 16 за декабрь 2015 года, отчет по договорам страхования жизни работников железнодорожного транспорта за период 01.07.2012 - 30.11.2021, распечатка с информацией о новом владельце домена, распечатка с информацией о ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Желдорзайм", ответ Регионального сетевого информационного центра от 23.112021 N 6162-ю, распечатки статей с сайта gudok.ru, выписка из личного кабинета Uniteller с перечнем договоров компании, гарантийное письмо от 10.04.2013, договор оказания услуг за сопровождение интернет ресурсов от 02.03.2016 N 160302, запрос в Инспекцию ФНС России N 8 от 24.08.2012 N 02-п, распечатка интервью Панова С.А. для РЖД-ТВ, образец доверенности от 09.04.2013, образец приказа от 10.12.2012 на фирменном бланке, письмо Муравлева В.В. Шеболдину С.А., приказ от 20.06.2012 N 1 о приеме на работу Панова С.А., приказ от 01.12.2016 N 2-К Муравлева В.В., приказ от 01.04.2013 N 7, распечатки результатов поиска в сети Интернет, уведомление контрагента.

В опровержение аргументов истца ответчик представил следующие документы: письмо Панова С.А. в газету "Гудок" 01.06.2012, письмо Муравлева В. Шеболдину С.А., письмо Шеболдина С.А.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе поступившие в арбитражный суд в электронном виде, в их совокупности и взаимной связи на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии в действиях ответчика по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак признаков недобросовестной конкуренции. При суд считает необходимым отметить следующее.

Как усматривается из представленных материалов, в частности, выписки из ЕГРЮЛ, истец (общество с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита") зарегистрирован в качестве юридического лица 15.06.2012, сокращенное наименование - ООО "Дорпрофзащита", основным видом деятельности является "Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения" (ОКВЭД 66.2).

Ответчик (общество с ограниченной ответственностью "Желдорстахование") зарегистрирован в качестве юридического лица 03.07.2015, сокращенное наименование - ООО "Желдорстахование", основным видом деятельности является "Деятельность страховых агентов и брокеров" (ОКВЭД 66.22), дополнительным видом деятельности, помимо прочего, является "Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения" (ОКВЭД 66.29).

Общество "Дорпрофзащита" в поданном в суд заявлении отмечает, что в 2021 году ему стало известно о регистрации ответчиком сходного до степени смешения с произвольной частью его фирменного наименования ("Дорпрофзащита") товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 644316, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36-го класса МКТУ, в том числе страховых услуг. При этом истец указывает, что услуги истца и ответчика в сфере страхования являются аналогичными. Обращает внимание на претензионные письма ответчика в своей адрес.

Самостоятельно проанализировав спорный товарный знак и произвольную часть фирменного наименования, руководствуясь критериями, указанными в пунктах 41 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), судебная коллегия приходит к выводу о вероятности смешения данных обозначений (за счет высокой степени сходства по фонетическому, семантическому и графическому критериям словесного элемента , выполняющего основную индивидуализирующую функцию в комбинированном обозначении ответчика, с произвольной частью фирменного наименования истца, с учетом однородности оказываемых истцом и ответчиком услуг и рубрик, для которых зарегистрирован товарный знак - "услуги страхования").

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что фирменное наименование истца зарегистрировано в 2012 году (ранее регистрации ответчиком спорного товарного знака).

В этой связи судебная коллегия признает истца заинтересованным в обращении в суд с соответствующим требованием.

Из представленных обществом "Дорпрофзащита" скрин-шотов с сайтов истца (http://dorprf.ru) и ответчика (http://dorprof.ru) следует, что оба юридических лица осуществляют услуги в сфере страхования, информируют потребителей об осуществлении данной деятельности. Анализ видов основной и вспомогательной видов деятельности, приведенных в ЕГРЮЛ, также подтверждает, что истцом и ответчиком оказываются аналогичные услуги.

Из представленной в материалы дела претензии от 04.10.2021 усматривается, что ответчик, направляя ее истцу, в том числе информирует о наличии у ответчика возможности обращения в антимонопольный орган с заявлением о целенаправленном ограничении истцом конкуренции на рынке страхования локомотивных бригад.

Судебная коллегия в этой связи приходит к выводу, что соответствующая деятельность в сфере страховых услуг осуществляется субъектами-конкурентами.

При этом факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе отчетами о деятельности истца в качестве страхового агента за период с 2012 года по настоящее время, приказами на фирменных бланках 2012, 2013 гг.

Судебная коллегия принимает во внимание аргументы истца со ссылкой на письма Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), Дорожной территориальной организацией РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге (ДОРПРОФЖЕЛ) (т. 2, л. 47-48) о том, что программа страхования (страхование от профнепригодности сотрудников железной дороги), для рекламы которой ответчик использует спорный товарный знак, сходный с фирменным наименованием истца, разработана (создана) учредителем общества "Дорпрофзащита" совместно со страховой компанией.

Кроме того, судебная коллегия признает заслуживающими внимания и доводы истца, изложенные в письменных пояснениях от 07.04.2022, о том, что на протяжении длительного времени истец вкладывает ресурсы в продвижение страхового продукта, а ответчик, не направляя свои ресурсы на такое продвижение, получает клиентов, вводя их в заблуждение, пользуясь очевидным сходством средства индивидуализации истца и товарного знака ответчика, а также используя фирменное наименование истца на своем сайте иным способом (например, именуя себя Дорпрофзащитой).

В этой связи судебная коллегия соглашается с суждениями общества "Дорпрофзащита" о том, что ответчик, используя фирменное наименование истца в своем товарном знаке, пользуется в том числе плодами рекламных усилий истца, тогда как именно обширная рекламная деятельность истца с 2012 года создала известность наименованию "Дорпрофзащита" как средству индивидуализации, что подтверждается, в частности копиями публикаций в СМИ (т. 2, л. 55-97), (приложениями 1-6 к письменным пояснениям истца от 07.04.2022).

Доводы ответчика о том, что фирменное наименование истца никогда не использовалось истцом как средство индивидуализации предоставляемых услуг в сфере страхования признаются не основанными на материалах дела.

Относительно аргументов истца об известности правообладателю использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию товарного знака судебная коллегия отмечает следующее.

Как усматривается из представленной в материалы дела выписки из ЕГРЮЛ, по состоянию на 27.06.2016 генеральным директором истца являлся Панов С.А. - в настоящее время генеральный директор ответчика. Данное обстоятельство, как следует из отзыва общества "Желдорстрахование", ответчиком не отрицается.

Приказ о расторжении трудового договора с Пановым С.А. от 30.06.2016 представлен в материалы дела (т. 2, л.д. 58). Из данного трудового договора также усматривается, что Панов С.А. занимал вышеуказанную должность с 20.06.2012.

С учетом установленных выше обстоятельств судебная коллегия отмечает, что вероятность отсутствия осведомленности об использовании такого обозначения иным лицом (до совершения ответчиком предусмотренных законом действий по инициированию регистрации спорного товарного знака) является ничтожно низкой.

Судебная коллегия принимает во внимание и то, что увольнение Панова С.А. из общества "Дорпрофзащита" в связи с возникшей конфликтной ситуацией подтверждается представленными истцом в материалы дела доказательствами и не отрицается самим ответчиком.

Ответчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил надлежащих доказательств, объясняющих мотивы регистрации на имя общества "Желдорстрахование" товарного знака, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца; аргументы ответчика о том, что сокращение "дорпрофзащита" придумано Пановым С.А., носят декларативный характер, соответствующими доказательствами также не подтверждены.

В силу положений статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск совершения или несовершения соответствующих процессуальных действий.

Мотивированных пояснений, подкрепленных надлежащими доказательствами, объясняющими необходимость регистрации товарного знака, не имеющего ничего общего в том числе с фирменным наименованием ответчика, но сходным до степени смешения с фирменным наименованием истца, зарегистрированным еще в 2012 году, как и контраргументов применительно к доводам истца о недобросовестных намерениях ответчика воспользоваться сложившейся репутацией истца в данном рыночном сегменте, общество "Желдорстахование" не привело.

Наличие у правообладателя недобросовестного намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца обозначение причинить вред хозяйствующему субъекту-конкуренту подтверждается предъявлением требований, направленных на пресечение использования соответствующего обозначения.

Отсутствие доказательств фактических убытков истца от действий ответчика на момент обращения за судебной защитой не исключает вывода о том, что поведение ответчика имело направленность на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения за счет иных участников рынка, в том числе посредством влияния на выбор покупателей (потребителей) и использования репутации соответствующего обозначения.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о недобросовестности поведения общества "Желдорстархование", связанного с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 644316. В рассматриваемом случае коллегия судей полагает, что умысел ответчика при приобретении исключительного права на спорный товарный знак был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, целью которого было причинение вреда истцу путем вытеснения его с товарного рынка. Последующее поведение ответчика, выразившееся в предъявлении претензий истцу, который длительное время использовал в хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, в отношении использования этого товарного знака лишь подтверждает недобросовестность умысла при приобретении исключительного права.

В этой связи судебная коллегия признает действия общества "Желдорстрахование", связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 644316, актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883.

Применительно к требованиям истца "об обязании общества "Желдорстрахование" прекратить использование фирменного наименования общества "Дорпрофзащита" в товарном знаке, зарегистрированном в реестре товарных знаков N 644316, в сети Интернет, в том числе на сайте https://dorprof.ru/, в социальных сетях, в поисковых системах и платных объявлениях в поиске в интернет (Google, Яндекс)" судебная коллегия отмечает следующее.

Использование обозначения, сходного с товарным знаком ответчика, в качестве ключевого слова для поиска информации в сети Интернет, что по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, не индивидуализирует какие-либо товары/услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования соответствующего средства индивидуализации.

В судебном заседании 04.05.2022 истец отказался от требований об обязании общества с ограниченной ответственностью "Желдорстархование" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, в поисковых системах и платных объявлениях в поиске в интернет (Google, Яндекс), запрете ответчику использование ключевого слова "Дорпрофзащита", отказ принят судом, производство по делу в указанной части прекращено.

Требования истца об обязании общества "Желдорстрахование" прекратить использование фирменного наименования общества "Дорпрофзащита" в товарном знаке само по себе удовлетворению не подлежат, поскольку признание в рамках данного дела действий ответчика по приобретению и использованию спорного товарного знака актом недобросовестной конкуренции является основанием в силу подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием для признания правовой охраны товарного знака недействительным.

Применительно к заявленным требованиям о запрете использования товарного знака в социальных сетях на заданный судом в судебном заседании 04.05.2022 вопрос, какими именно доказательствами подтверждается совершение именно ответчиком данных действий (например, сведениями об администраторе социальной группы), истец не смог дать пояснений. В материалы дела какие-либо доказательства применительно к требованию о запрете использования товарного знака в социальных сетях в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены, ввиду чего данные требования подлежат отклонению.

Между тем судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения требований о запрете обществу "Желдорстрахование" использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием истца, в сети Интернет, в том числе на сайте http://dorprof.ru/.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Входящие в соответствии с требованиями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания факт принадлежности истцу исключительного права на фирменное наименование и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного обозначения, в отношении однородных услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, установлены.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 78 Постановления N 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Ответчик не отрицает того обстоятельства, что является владельцем сайта http://dorprof.ru/, а также факт использования в соответствующем доменном имени обозначения, сходного со средством индивидуализации истца.

При этом незаконное использование ответчиком в доменном имени соответствующего обозначения, сходного со средством индивидуализации истца, также образует состав правонарушения, в связи с чем судебная коллегия полагает необходимым удовлетворить исковые требования в заявленной обществом "Дорпрофзащита" формулировке и запретить обществу "Желдорстрахование" использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием истца, в сети Интернет, в том числе на сайте http://dorprof.ru/.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований общества "Дорпрофзащита" частично. Действия общества с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 644316 признаются актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883. Усматриваются также основания запретить обществу с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием истца, в сети Интернет, в том числе на сайте http://dorprof.ru/. В остальной части иска заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

производство по делу в части требований об обязании общества с ограниченной ответственностью "Желдорстархование" прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, в поисковых системах и платных объявлениях в поиске в интернет (Google, Яндекс), запрете ответчику использование ключевого слова "Дорпрофзащита" прекратить.

Требования общества с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" удовлетворить частично.

Действия общества с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 644316 признать актом недобросовестной конкуренции.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" использовать обозначение, сходное с фирменным наименованием истца, в сети Интернет, в том числе на сайте http://dorprof.ru/.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Желдорстрахование" (ул. Долгоруковская, д. 40, пом. 19, этаж 2, Москва, 127006, ОГРН 1157746600032) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дорпрофзащита" (ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1, комн. 201; 202, Москва, 107140, ОГРН 1127746471434) 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев