Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 мая 2022 г. N С01-102/2022 по делу N А41-44532/2021 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку судами не было установлено единство намерений ответчика по реализации двух контрафактных товаров в различные даты и в различных торговых точках

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 мая 2022 г. N С01-102/2022 по делу N А41-44532/2021

Судья Суда по интеллектуальным правам Лапшина И.В., рассмотрев без вызова лиц, участвующих в деле, кассационную жалобу иностранного лица Harman International Industries Incorporated (400 Atlantic Street Stamford, CT 06901, USA) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021 по тому же делу по исковому заявлению иностранного лица Harman International Industries Incorporated к индивидуальному предпринимателю Шишовой Светлане Юрьевне (г. Дмитров, Московская обл., ОГРНИП 318290100040632) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Harman International Industries Incorporated (далее - иностранное лицо, истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Шишовой Светлане Юрьевне (далее - предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266284 в размере 100 000 рублей, расходов на приобретение контрафактного товара в размере 250 рублей, почтовых расходов в размере 142 рублей.

Дело рассмотрено в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства.

постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021, заявленные требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 10 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 000 рублей и расходы на приобретение товара в размере 250 рублей. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанные судебные акты, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу решением и постановлением иностранное лицо указывает на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, которые, по мнению заявителя кассационной жалобы, привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Отзыв на кассационную жалобу иностранного лица от предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам не поступал.

Согласно части 2 статьи 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснениям, изложенным в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" арбитражным судом кассационные жалобы на судебные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются без проведения судебного заседания, без вызова лиц, участвующих в деле, и без осуществления протоколирования.

Кроме того, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом положений части 2 статьи 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы иностранного лица судом не усматривается.

В силу части 3 статьи 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266284.

Иностранное лицо обнаружило факт реализации предпринимателем продукции, содержащей обозначения, воспроизводящие внешний вид названного товарного знака.

Полагая, что указанные действия нарушают исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266284, иностранное лицо обратилось к предпринимателю с претензией о досудебном урегулировании спора, которая была оставлена без удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения иностранного лица в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

При принятии решения по настоящему делу суд первой инстанции исходил из доказанности иностранным лицом факта принадлежности ему исключительного права на спорный товарный знак, а также из недоказанности ответчиком наличия предусмотренных законом или договором обстоятельств, в силу которых ему принадлежит исключительное право или право использования в отношении спорного объекта интеллектуальной собственности.

Вместе с тем с учетом фактических обстоятельств дела суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для снижения заявленного ко взысканию размера компенсации и удовлетворил исковые требования иностранного лица частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 10 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил обжалуемое решение без изменения.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу решением и постановлением, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 284, 286, 287 и 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Выражая несогласие с принятыми по настоящему делу решением и постановлением, иностранное лицо указывает на то, что по результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств судами было установлено два факта нарушения исключительного права истца на один товарный знак.

Тем не менее, в нарушение положений действующего законодательства, предусматривающих возможность снижения размера заявленной компенсации ниже минимального предела лишь в случае нарушения одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, суды фактически снизили размер компенсации за каждый из двух случаев нарушения до 5000 рублей, т.е. ниже предусмотренного законом минимального предела.

При этом податель кассационной жалобы обращает внимание на то, что судами не было установлено единство намерений предпринимателя по осуществлению двух случаев продажи контрафактной продукции.

Оценивая законность принятых по настоящему делу судебных актов исходя из доводов кассационной жалобы иностранного лица, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что, как усматривается из обжалуемых решения и постановления, по результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств суды установили, что иностранное лицо является обладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 266284, зарегистрированный в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

При этом суд первой инстанции установил, что контрафактный товар в виде наушников с обозначением "JBL" был реализован предпринимателем в две разные даты в двух различных торговых точках, а именно:

31.10.2020 в магазине, расположенном по адресу: г. Руза, рп. Тучково, ул. Партизан, д. 6;

22.01.2021 в магазине, расположенном по адресу: МО, г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1.

Суд первой инстанции учел, что истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 100 000 рублей (т.е. в твердой сумме на основании положений подпункта 1 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).

Вместе с тем суд отметил, что "истец купил у ответчика товары стоимостью 250 руб., что намного меньше размера заявленной истцом к взысканию компенсации". При этом суд обратил внимание на отсутствие в материалах дела доказательств того, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для снижения размера заявленной ко взысканию компенсации и для частичного удовлетворения исковых требований иностранного лица в размере 10 000 рублей.

Указанные выводы были поддержаны судом апелляционной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных правовых норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак установлен судами по результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств и не оспаривается участвующими в деле лицами.

Доводы кассационной жалобы истца, по существу, сводятся к несогласию с определенным судами размером подлежащей ко взысканию компенсации.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность потребителям), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В пункте 64 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Вместе с тем сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Как указано в пункте 65 постановления от 23.04.2019 N 10, распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

Из приведенных положений закона и разъяснений высшей судебной инстанции следует, что минимальным размером определяемой в твердой сумме компенсации за один случай нарушения исключительного права является 10 000 рублей.

В свою очередь, по общему правилу, снижение указанного размера компенсации до 50% минимального предусмотренного законом предела (т.е. до 5000 рублей) допускается в случае нарушения одним действием исключительных прав на несколько принадлежащих одному лицу объектов интеллектуальной собственности.

В рассматриваемом случае суды установили, что предпринимателем были допущены два факта нарушения исключительного права на один товарный знак иностранного лица.

Тем не менее, в отсутствие предусмотренных законом оснований для снижения заявленного размера компенсации ниже минимального предусмотренного законом предела, суды фактически пришли к выводу о том, что размер компенсации за каждый из двух случаев правонарушения может быть снижен до 5000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что два совершенных ответчиком случая продажи контрафактной продукции могли быть квалифицированы судами в качестве одного случая правонарушения при условии доказанности единства намерений предпринимателя по реализации соответствующих товаров.

Между тем, как обоснованно отмечает податель кассационной жалобы, судами не было установлено единство намерений предпринимателя по реализации двух контрафактных товаров в различные даты и в различных торговых точках. В тексте обжалуемых судебных актов отсутствуют изложенные судами мотивы, которые могли бы свидетельствовать об обратном. В ходе производства по настоящему делу в обоснование соответствующей правовой позиции предприниматель также не ссылался на обстоятельства, которые могли бы подтвердить единство его намерений по реализации двух спорных товаров с незаконным использованием товарного знака истца.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что при принятии решения и постановления по настоящему делу судами были допущены нарушения норм материального права, регламентирующих порядок определения размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав.

Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что, установив два факта правонарушения, суды не определили надлежащим образом размер компенсации, который подлежит взысканию за каждый из них.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что определение размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав осуществляется на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств судами, рассматривающими спор по существу заявленных требований, т.е. судами первой и апелляционной инстанций.

В свою очередь, в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследование и оценка представленных в материалы дела доказательств не входят в компетенцию суда кассационной инстанции, в связи с чем устранение допущенных судами первой и апелляционной инстанций нарушений норм материального и процессуального права не может быть осуществлено на стадии рассмотрения настоящего дела судом кассационной инстанции.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288 ², 289, 291 ¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

И.В. Лапшина