Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 сентября 2022 г. N С01-1089/2022 по делу N А56-15531/2021 Суд первой инстанции правомерно указал, что истец вправе требовать взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, в том числе за период, когда правообладателем товарного знака был другое лицо ООО на основании заключенного между ним и истцом дополнительного соглашения к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, предметом которого является уступка права требования на взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака за период, когда цедент являлся правообладателем товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 сентября 2022 г. - N С01-1089/2022 по делу N А56-15531/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 сентября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Снегура А.А., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Букстар" (ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4, эт. 3, пом. II, ком. 5, Москва, 105064, ОГРН 1097746552375) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022 по делу N А56-15531/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Букстар" к обществу с ограниченной ответственностью "Умная Маша" (Петроградская наб., д. 34, литр. А, пом. 10-Н, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1077847659834) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Дом печати издательства книготорговли "Капитал" (ул. Успенская, д. 5, пом. 14 (оф. 513), г. Красногорск, Московская обл., 143409, ОГРН 1145024009382);

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Букстар" - Акифьевой А.А. (по доверенности от 13.01.2022), Каменской Т.А. (по доверенности от 13.01.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Умная Маша" - Ширстова Е.С. (по доверенности от 31.03.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Дом печати издательства книготорговли "Капитал" - Павловой А.В. (по доверенности от 24.02.2022 N 3),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Букстар" (далее - общество "Букстар") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Умная Маша" (далее - общество "Умная Маша") о взыскании 11 120 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 406400.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дом печати издательства книготорговли "Капитал".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 отменено, принят новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022, общество "Букстар" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить постановление апелляционного суда, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 оставить в силе.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить постановление без изменения.

От третьего лица также поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором оно возражало против удовлетворения кассационной жалобы.

В судебном заседании представители истца просил удовлетворить кассационную жалобу, представители ответчика и третьего лица возражали против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в представленных отзывах.

Заявителем кассационной жалобы заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с рассмотрением дела N А40-171843/2022 в рамках которого оспаривается отказа Роспатента в регистрации дополнительного соглашения к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020 в части уступки права требования.

Рассмотрев названное ходатайство, судебная коллегия не усматривает оснований для его удовлетворения в связи с отсутствием правовых оснований, предусмотренных статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является согласно части 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Из материалов дела следует, что истец с 02.10.2017 является правообладателем товарного знака "АЗБУКВАРИК" по свидетельству Российской Федерации N 406400 с приоритетом от 15.01.2009 в отношении товаров 3, 9, 16, 25, 28-го и услуг 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обращаясь с заявленными требованиями, истец указал на то, что в 2016 году общество "Умная Маша" разработало макет книжной продукции "Азбукварик с 3D картинками", использовав при этом указанный товарный знак. Использование выразилось в размещении товарного знака на лицевой и оборотной стороне книжной продукции. Кроме того, ответчиком разработаны макеты иной книжной продукции, где на обратной стороне также используется товарный знак истца.

Поскольку претензия истца получена ответчиком, но оставлена им без ответа, общество "Букстар" обратилось в суд с исковым заявлением.

Рассмотрев заявленные требования и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1484, 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом в достаточной мере подтвержден факт незаконного использования ответчиком объекта исключительных прав истца на товарный знак.

Суд первой инстанции также указал, что истец вправе требовать взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 406400, в том числе за период, когда правообладателем товарного знака был другое лицо ООО "Издательский дом "Азбукварик" (ОГРН 1087746820182) на основании заключенного между ним и истцом дополнительного соглашения к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020, предметом которого является уступка права требования на взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 406400 за период, когда цедент (ООО "Издательский дом "Азбукварик" - ликвидировано 27.07.2020) являлся правообладателем названного товарного знака.

При определении размера компенсации и взыскании в полном объеме суд первой инстанции не нашел правовых оснований для ее снижения, рассчитанной истцом исходя их положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости товара 11 120 000 рублей (40 000 экз.*139 рублей*2).

Судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу был отклонен довод ответчика о злоупотреблении истцом правом при подаче иска.

Суд апелляционной инстанции указанные выводы суда первой инстанции не поддержал, указав, что право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ). При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции установил, что в части заявленных к обществу "Умная Маша" требований общество "Букстар" является ненадлежащим истцом и оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось.

Между тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 70 Постановления N 10 при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Однако согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" (далее - Постановление N 54) и в абзаце третьем пункта 70 Постановления N 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения.

Исходя из данных нормативных положений, для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившего нарушение исключительного права правообладателя исходя из определенного случая (факта) такого нарушения.

Из обжалуемого постановления и материалов дела следует, что согласно пункту 1.1 и подпунктам 1.1.1 и 1.1.2 дополнительного соглашения к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020 ООО "Издательский дом "Азбукварик" передает, а истец принимает право требования возмещения убытков и взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 406400 при выпуске, предложении к продаже и реализация детских книг третьим лицом (международный стандартный номер книги (ISBN) 978-5-9907570-9-7) в количестве как минимум 40 тысяч экземпляров (тираж от 05.05.2016 в количестве 10 тысяч экземпляров и тираж от 05.06.2017 в количестве 30 тысяч экземпляров, а также любые иные обнаруженные Действующим правообладателем тиражи), при этом нарушителем исключительного права на товарный знак N 406400 указан ответчик - общество "Умная Маша" (ОГРН 1077847659834).

Следовательно, в данном случае, ООО "Издательский дом "Азбукварик" уступило право требования истцу в том числе к определенному лицу, допустившему нарушение исключительного права правообладателя (правонарушителю) и определенного случая (факта) такого нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце третьем пункта 70 Постановления N 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке. Между тем осуществление государственной регистрации договора уступки должно прежде всего обеспечивать уведомление всех третьих лиц об изменении существующих прав, чтобы исключить неопределенность в правах такого участника, но не являться препятствием для реализации мер защиты, предусмотренных для участников таких отношений (определения Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 N 305-ЭС17-14583 и от 24.12.2018 N 305-ЭС18-15666).

Таким образом, поскольку в дополнительном соглашении к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020 (пункты 1.1.1 и 1.1.2) определён конкретный перечень лиц и конкретный случай (факт) нарушения права правообладателя, то данное соглашение в указанной части не подлежит государственной регистрации на основании пункта 2 статьи 389, пункта 3 статьи 433 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в Постановлениях N 10 и N 54.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о том, что в части заявленных к обществу "Умная Маша" требований общество "Букстар" является ненадлежащим истцом, не соответствует вышеприведенным нормам права и разъяснениям судов высший инстанции.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что апелляционным судом допущено неверное применение норм статей 382, 389, ГК РФ, что привело к принятию неверного решения. У суда апелляционной инстанции отсутствовали правовые основания для отмены судебного акта суда первой инстанции.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений.

На основании вышеизложенного, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрение) кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022 по делу N А56-15531/2021 отменить. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 по тому же делу оставить в силе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Умная Маша" (ОГРН 1077847659834) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Букстар" (ОГРН 1097746552375) 3 000 рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур

Судья

Е.С. Четвертакова